COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 19 JUIN 2009

Pôle 5 – Chambre 2 Numéro d’inscription au répertoire général : 07/17988

APPELANTE

SOCIETE UNILEVER NV, agissant en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 455 Weena 3013 AL ROTTERDAM (PAYS BAS) représentée par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour assistée de M^e Dariustz S, avocat au barreau de PARIS, toque RI 7

INTIMEE

S.A.S. ROLLAND prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Plouedern Bp 809 PLOUEDERN 29209 LANDERNEAU cedex représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULA Y, avoués à la Cour assistée de M^e Bruno H, avocat au barreau de BREST, plaidant pour la SELARL C et associés,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 30 Avril 2009, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain GIRARDET, Président Madame G REGNIEZ, Conseiller Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Christelle B

ARRÊT : – contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain GIRARDET, président et Mademoiselle Christelle B, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La société de droit néerlandais UNILEVER est titulaire d’une marque tridimensionnelle internationale désignant la France n° 707 439, déposée le 20 janvier 1999 et présentant la forme d’un parallélépipède composé de trois couches allongées sinusoïdales entrecoupées par des couches plates pour désigner des "glaces (comestibles) ; gâteaux glacés", (insérer visuel)

Ayant constaté que la société par actions simplifiée ROLLAND commercialisait des glaces ayant une forme qui reproduirait, selon elle, les caractéristiques de sa marque tridimensionnelle, la société UNILEVER l’a assignée en contrefaçon.

Par un jugement contradictoire rendu le 23 mai 2007, la troisième chambre, troisième section, du tribunal de grande instance de Paris a :

— annulé la partie française de la marque internationale n° 707 439 pour l’ensemble des produits visés à son enregistrement,

— débouté la société UNILEVER de ses demandes et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du (nouveau) Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 avril 2009, la société UNILEVER, appelante, prie la cour, pour l’essentiel, de :

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé la marque tridimensionnelle internationale n° 707 439,

— dire et juger que la société ROLLAND a commis des actes de contrefaçon de la marque n° 707 439,

— prononcer des mesures d’interdictions, de destruction et de publication,

— condamner la société ROLLAND à lui verser la somme de 60 000 euros de dommages- intérêts au titre de la contrefaçon,

— condamner la société ROLLAND aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La société ROLLAND, intimée, demande essentiellement à la cour, dans ses dernières conclusions signifiées le 24 février 2009, de :

— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

— condamner la société UNILEVER en tous les dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Considérant que la société Unilever NV fait grief à la décision entreprise d’avoir retenu que le signe tridimensionnel déposé à titre de marque était fonctionnel alors que cette forme n’est pas commandée par la nature du produit, et d’avoir violé la loi en retenant que "la forme déposée répond à une fonction technique puisqu’elle est issue directement du procédé breveté par Unilever", alors que la loi ne stipule pas qu’une marque puisse être annulée au motif que la forme déposée serait issue d’un procédé technique ; qu’elle ajoute subsidiairement que le procédé et l’appareillage breveté permettrait de réaliser d’autres formes et que la seule lecture des

revendications suffit à démontrer que le procédé breveté n’impose pas la réalisation d’un dessert glacé sous la forme faisant l’objet de la marque en cause ; qu’elle précise encore que l’effet technique procuré par une forme s’entend de son résultat pratique imposé par des nécessités techniques et qu’une forme qui ne procure pas de résultat technique n’est pas susceptible de constituer une invention et reste disponible pour être enregistrée à titre de marque sous réserve qu’elle satisfasse à l’exigence de distinctivité ; qu’elle souligne à cet égard, que la société Rolland n’apporte aucunement la preuve que la marque ait une caractère « banal » et qu’en toute hypothèse une marque peut acquérir un caractère distinctif par l’usage qui en est fait ; qu’enfin la société Rolland n’établit pas plus que le dépôt de la marque serait frauduleux car procédant de la volonté d’éliminer les concurrents du marché des glaces et des desserts glacés par le prolongement indu des effets d’un brevet ;

Considérant que la société Rolland soutient en substance que la forme déposée se caractérise par un agencement de couches superposées, destiné à l’obtention d’un résultat technique précis consistant à procurer au consommateur une alternance de sensations organoleptiques différentes (légèreté, produit « tranchable ») ; que cette fonction qui consiste à fournir des sensations agréables tant visuelles que gustatives, n’est assurée que par l’utilisation de la technique industrielle brevetée et de la forme que sa mise en oeuvre réalise ; qu’il existe ainsi un lien indiscutable entre la technique brevetée et la forme déposée à titre de marque, le brevet couvrant précisément un produit constitué d’une multiplicité de couches avec alternance de couches plates et de couches en forme de vagues sinusoïdales ; qu’au surplus, cette forme est dépourvue de caractère distinctif car il est usuel que les gâteaux qu’ils soient glacés ou non, aient une forme rectangulaire et se composent de la superposition de différentes couches de crèmes ou de biscuits ; qu’un grand nombre de fabricants en Europe proposent désormais à la clientèle une grande variété de gâteaux glacés feuilletés comportant une ou plusieurs couches en forme de vagues ; qu’ elle soutient enfin que le dépôt de la marque est entaché de fraude car il ne tend qu’au maintien d’un monopole après l’expiration du brevet ;

Sur le caractère fonctionnel

Considérant que la marque internationale opposée ici par la société Unilever a été enregistrée le 20 janvier 1999 et bénéficie de la priorité unioniste du 15 septembre 1998 ;

Qu’elle consiste en la photographie d’une forme parallélépipédique composée de trois couches superposées sinusoïdales, entrecoupées de couches plates ; Qu’elle a été enregistrée pour désigner en classe 30, les glaces comestibles et les gâteaux glacés;

Considérant que selon l’article L711-2 du code de la propriété intellectuelle, les signes constitués exclusivement par la fonction du produit sont dépourvus de caractère distinctif et ne peuvent être enregistrés à titre de marque ; Que ces dispositions doivent être appréhendées à la lumière de l’article 3, e) de la directive 89/104 dont elles réalisent la transposition, lequel exclut l’enregistrement de signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ;

Considérant que deux moyens sont articulés sur ce fondement au soutien de la demande d’annulation, l’un consistant à déduire le caractère fonctionnel de la forme déposée de son procédé d’obtention couvert par un brevet, l’autre consistant à avancer que la fonction satisfaite par cette forme est la recherche d’un résultat visuel et gustatif ;

Considérant sur le premier moyen, qu’un brevet français n° 2 511 848 a en effet été déposé le 25 août 1982 par la société Unilever ; qu’il a pour objet des produits de confiserie glacés et l’appareillage pour leur préparation, que le déposant expose dans la description qu’il a << découvert avec surprise qu’on pouvait extruder des couches très minces de matière alimentaire extrudables telles que des confiseries glacées et que l’invention concerne un produit de confiserie composite comprenant de multiples (par exemple au moins 4) couches extradées superposées de matière de confiserie extrudable, chaque couche ayant une épaisseur inférieure de 5 mm environ ; qu’il comprend des revendications de produit (1 à 8) et des revendications de procédé (9 à 19) qui s’étendent à l’appareillage pour la mise en oeuvre du procédé d’extrusion ;

Que la revendication n° 1 est ainsi rédigée : «produit de confiserie composite caractérisé en ce qu 'il comprend une multiplicité (par exemple au moins 4) de couches minces extrudées superposées de matière de confiserie extrudable, ayant de préférence chacune une épaisseur inférieure à environ 5mm »;

Considérant que l’intimée fait valoir que la mise en oeuvre du procédé breveté permet l’obtention de la forme déposée à titre de marque et que bien plus, cette forme ne peut être obtenue que grâce au procédé couvert par le brevet ; que la forme de la marque litigieuse étant conditionnée par la technique de son obtention, cette marque tomberait sous le coup de l’exclusion prévue par les textes précités ;

Considérant que les premiers juges ont ajouté que la forme déposée qui reproduit exactement le gâteau glacé formé d’une multiplicité de couches plates et de couches en forme de vagues répondait «à une fonction technique puisqu’elle est issue directement du procédé breveté >>; Mais considérant que le procédé d’obtention de la forme d’un produit déposé à titre de marque tridimensionnelle est parfaitement indifférent à cet égard, le caractère exclusivement fonctionnel d’une forme ne pouvant d’évidence s’inférer des conditions dans lesquelles cette forme est industriellement obtenue;

Que seule doit être prise en considération la forme telle que déposée et la fonction qu’elle sert, c’est-à-dire le résultat technique qu’elle procure comme le mentionne l’article 3 de la directive précité ;

Considérant s’agissant du deuxième moyen, qu’il convient de rappeler que l’exclusion des signes constitués exclusivement par la forme imposée par la fonction technique du produit, a pour but d’éviter, comme le rappelle la CJCE, que «la protection du droit de marque aboutisse à conférer à son titulaire un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit, susceptible d’être recherché par l’utilisateur dans les produits concurrents …» (Philips 18 juin 2002 pt 76);

Qu’ainsi un signe constitué exclusivement par la forme d’un produit n’est pas susceptible d’être enregistré s’il est démontré que les caractéristiques fonctionnelles essentielles de cette forme sont attribuables uniquement au résultat technique ;

Considérant que ne peut être qualifié de « résultat technique », l’impression sur les sens, visuel ou gustatif, que peut procurer une forme ; qu’au surplus, comme le relève pertinemment la société Unilever, l’alternance des sensations organoleptiques différentes qui, selon l’intimée, serait le résultat de cette forme, est le résultat du choix des matières utilisées et non pas celui de la forme ; Qu’enfin le caractère « tranchable » du produit n’est pas davantage lié à sa forme ;

Considérant en conséquence que la décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a annulé la marque au visa de l’article L711-2, c);

Sur l’absence de caractère distinctif

Considérant que la société Rolland prétend qu’une forme comme celle déposée, constituée d’une superposition de couches sinusoïdales, est étroitement associée au produit qu’elle désigne ; qu’elle n’est dès lors pas distinctive car il est usuel que les gâteaux épousent une forme rectangulaire et se composent d’une superposition de différentes couches de matières ; Considérant ceci rappelé, qu’il résulte de l’article 3 de la directive 89/104, que le caractère distinctif auquel doit satisfaire un signe pour pouvoir être enregistré, est une exigence autonome qui ne se déduit pas seulement du fait que ce signe ne serait ni générique ni descriptif des qualités des produits et services visés à son enregistrement ; Que cette exigence s’entend de la capacité du signe à identifier aux yeux des consommateurs concernés, l’origine des produits visés à son enregistrement ;

Considérant que pour une marque tridimensionnelle qui est indissociable de la représentation d’un produit, cette exigence sera satisfaite si la forme déposée se différencie de façon significative de celle adoptée par les opérateurs sur le marché, c’est-à-dire si cette différence de présentation est suffisante pour permettre au consommateur d’y voir l’indication d’une origine distincte ;

Considérant en l’espèce, que la forme déposée est un parallélépipède, très évocatrice de celle adoptée pour des cakes, vacherins ou des bûches glacées ; qu’elle donne à voir une superposition de couches avec des sinusoïdes ou vagues de matière crémeuse ;

Que si la preuve n’est pas rapportée qu’antérieurement à la priorité revendiquée, il existait des gâteaux dont les couches superposées épousaient des formes de vagues ou de sinusoïdes, il demeure que le consommateur qui n’est pas habitué à ce que la forme d’un entremet glacé lui signifie l’origine de l’entreprise qui le commercialise, ne pouvait percevoir en 1998, dans cette seule différence décorative, le signe d’une origine ;

Sur l’acquisition du caractère distinctif par l’usage

Considérant que la société Unilever produit aux débats les catalogues Miko 2002, 2003, 2005, 2006, pour en conclure qu’à tout le moins, l’usage intensif de cette forme lui a conféré un caractère distinctif ;

Considérant cependant, que ces documents ne renseignent nullement sur l’importance de 1 ' exploitation du signe et sur 1 ' incidence de cette exploitation sur la perception que peuvent en avoir les consommateurs ;

Que le moyen sera dès lors rejeté ;

Considérant qu’il suit que la marque en cause est nulle comme étant dépourvue de caractère distinctif pour désigner des glaces et des gâteaux glacés ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile.

Considérant que l’équité commande de condamner la société Unilever à verser à la société Rolland la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme, par substitution de motifs, la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société Unilever de ses demandes et a annulé la partie française de la marque internationale n° 707-439,

Dit que la marque est nulle car dépourvue de caractère distinctif, Rejette toute autre demande,

Condamne la société Unilever à verser à la société Rolland la somme 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Fisselier, Chiloux, Boulay avoué;