COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 24 janvier 2017

Pôle 5 – Chambre 1

(n°024/2017, 17 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/14533 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 mai 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/11645

APPELANTE SARL PCK IMPORT EXPORT Société à Responsabilité Limitée au capital de 500.000 euros immatriculée au RCS de Paris sous le n°451 369 268 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège […] Représentée par M^e Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assistée M^e Valérie P de la SCP Marc SABATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1840

INTIMÉE SARL LA NEP Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] Représentée et assistée de M^e Philippe B, avocat au barreau de PARIS, toque : E0804

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 29 novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre M^me Nathalie AUROY, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON

ARRÊT : •contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE La SARL PCK Import-Export, spécialisée dans le commerce de gros alimentaire, notamment de riz, expose être titulaire d’une licence exclusive de commercialisation des produits AROMALI fournis par la société TEK SENG, sur la marque et le modèle dont cette dernière est titulaire depuis un transfert à son profit, à savoir :

- la marque française semi-figurative 'AROMALI PREMIUM GRADE’ déposée le 16 juin 2008 sous le numéro 3 582 819 pour désigner en classe 30 les 'café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, épices, telle que reproduite ci- dessous :

- le modèle français n° 082 768 déposé le 16 juin 2008 représentant l’emballage (082 768-001) et le sac de riz AROMALI (082 768-002), vus de face et de l’arrière, tel que reproduit ci-dessous :

Ayant constaté que la SARL La Nep, située à la même adresse qu’elle et qui est un de ses clients, commercialisait des sacs de riz parfumés reproduisant selon elle les éléments figuratifs de ladite marque et les éléments protégés du dit modèle, la SARL PCK Import-Export, autorisée par ordonnance présidentielle du 26 juillet 2013, a fait procéder le 30 juillet 2013 à une saisie-contrefaçon au siège de cette société, […], 13^e, où plusieurs sacs de riz litigieux ont été saisis, avant de la faire assigner le 13 août 2013 devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque et de modèle et en concurrence déloyale ;

Par jugement contradictoire du 29 mai 2015, le tribunal de grande instance de Paris a : • déclaré irrecevable la demande tendant à la rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon, • dit n’y avoir lieu à rejet de pièces, • dit que les modèles français n° 082 768-001 et 082 768-002 déposés à l’origine par la SARL PCK Import-Export sont nuls pour avoir été divulgués plus d’un an avant le dépôt le 16 juin 2008,

• débouté la SARL PCK Import-Export de l’intégralité de ses demandes, • rejeté la demande reconventionnelle en procédure abusive,

• condamné à la SARL PCK Import-Export à payer à la SARL La Nep la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de constat d’huissier, ainsi qu’aux dépens, • ordonné l’exécution provisoire de sa décision ;

La SARL PCK Import-Export a interjeté appel de ce jugement le 06 juillet 2015 ;

Par ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 23 septembre 2016, la SARL PCK Import-Export demande : • d’infirmer le jugement entrepris, • de dire que la SARL La Nep s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon par imitation de la marque n° 3 582 819 et des deux modèles français n° 082 768 à son préjudice, • de dire que la SARL La Nep s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaire à son préjudice, • de condamner la SARL La Nep à lui verser la somme de 250.000 € en réparation des actes de contrefaçon de marque et de modèle, • de condamner la SARL La Nep à lui verser la somme de 200.000 € en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire, • de faire interdiction totale et immédiate à la SARL La Nep d’importer, d’offrir à la vente et de commercialiser, directement ou indirectement, en France, des produits reproduisant ou imitant la marque française n° 3 582 819 et les modèles français n° 082 768, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, et ce sous astreinte définitive de 1.000 € par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, • d’ordonner que les produits contrefaisants, importés et commercialisés par la SARL La Nep, soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits et détruits, aux frais de la SARL La Nep et ce par devant huissier de justice, en particulier les 75 tonnes en stock au 30 juillet 2013, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et ce sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du ''jugement (sic) à intervenir, le ' Tribunal de céanS (sic) se réservant le droit de procéder directement à la liquidation de l’astreinte, • d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir, en intégralité ou par extraits, à son choix, dans dix journaux ou publications professionnelles, aux frais de la SARL La Nep, sans que le coût de chaque publication professionnelle ne puisse excéder 6.000 € HT,

•de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande en rétractation de l’ordonnance du 26 juillet 2013 et en nullité des opérations de contrefaçon, ainsi en ce qu’il a reconnu que l’action engagée n’était pas frauduleuse,

•de débouter la SARL La Nep de l’intégralité de ses demandes, notamment l’action en déchéance contre la marque,

• de condamner la SARL La Nep à lui verser la somme de 10.000 € en réparation du caractère abusif de l’action en déchéance, • de condamner la SARL La Nep à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au remboursement de la somme de 4.407,09 € et l’intégralité des frais relatifs aux opérations de saisie-contrefaçon et aux entiers dépens ;

Par ses dernières conclusions récapitulatives, transmises par RPVA le 07 octobre 2016, la SARL La Nep demande :

• de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité des modèles n° 082 768-001 et 082 768-002, débouté la SARL PCK Import-Export de l’intégralité de ses demandes, condamné la SARL PCK Import-Export à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de constat d’huissier, ainsi qu’aux dépens et ordonné l’exécution provisoire,

•d’infirmer partiellement pour le surplus le jugement entrepris,

•de prononcer la déchéance de la marque n° 3 582 819 par application de l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle,

•de rétracter l’ordonnance du 26 juillet 2013 et en tout état de cause de dire nulles les opérations de saisie-contrefaçon subséquentes en date du 30 juillet 2013, • de dire qu’elle n’a commis aucun acte de contrefaçon ni de concurrence déloyale et de parasitisme, • de débouter la SARL PCK Import-Export de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’appel, • de condamner la SARL PCK Import-Export à la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif de la procédure, • de condamner la SARL PCK Import-Export à une somme supplémentaire de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2016 ;

MOTIFS DE L’ARRÊT Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;

Considérant que si la SARL La Nep demande au dispositif de ses conclusions de 'rabattre’ l’ordonnance de clôture du 27 septembre 2016, cette demande telle que présentée devant la cour est sans objet dans la mesure où cette première ordonnance de clôture a déjà été révoquée le 18 octobre 2016 par ordonnance du conseiller de la mise en état et où une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée le 22 novembre 2016 ;

I : SUR LA DEMANDE DE REJET DE PIÈCES :

Considérant que si la SARL PCK Import-Export conclut à l’infirmation du jugement entrepris, il apparaît qu’elle ne présente au dispositif de ses conclusions, qui seules saisissent la cour de ses prétentions conformément au deuxième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, aucune demande de rejet de pièces ;

Qu’il sera d’ailleurs relevé que si la SARL PCK Import-Export reproche au tribunal, aux motifs de ses conclusions, de ne pas avoir procédé à l’examen des pièces dont elle demande le rejet des débats, force est de constater que cette société elle-même ne donne pas la liste exhaustive de ces pièces, ne procédant en pages 11 et 12 de ses conclusions que par de vagues allégations générales ('Certaines pièces sont manifestement des attestations de personnes de sa connaissance', 'certaines sont des attestations de complaisance') ;

Qu’en tout état de cause il sera rappelé, comme l’ont indiqué à très juste titre les premiers juges, que l’examen de la force probante de ces pièces relève du fond du litige et que les conditions de forme posées par l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ;

Qu’en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rejet de pièces présentée par la SARL PCK Import-Export ;

II : SUR LA DEMANDE DE RÉTRACTATION DE L’ORDONNANCE SUR REQUÊTE ET DES OPÉRATIONS DE SAISIE- CONTREFAÇON :

Considérant que la SARL La Nep reprend devant la cour sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête en date du

26 juillet 2013 et de nullité des opérations de saisie-contrefaçon subséquentes du 30 juillet 2013 ;

Qu’elle fait valoir qu’en matière de droit d’auteur, à l’expiration du délai imparti par l’article L 332-2 du code de la propriété intellectuelle pour solliciter la mainlevée de la mesure de saisie, la contestation relative à la validité de la requête au vu de laquelle a été autorisée la saisie- contrefaçon relève du pouvoir exclusif de la juridiction saisie au fond de l’action en contrefaçon ;

Qu’elle soutient qu’il n’y a aucune raison pour distinguer entre les régimes prévus en matière de droit d’auteur et de dessins et modèles ou marque et qu’en tout état de cause l’article 496 du code de procédure civile ne s’oppose pas à ce que la juridiction saisie de l’affaire au fond statue sur la validité de la procédure de saisie- contrefaçon et par voie de conséquence sur la validité de l’ordonnance elle-même ;

Que sur le fond elle invoque le caractère erroné de la présentation des faits par la SARL PCK Import-Export dans sa requête en faisant croire au juge qu’elle vendait simultanément en juillet 2013 les deux sacs de riz en cause et que c’est par une présentation trompeuse et mensongère des faits que la SARL PCK Import-Export a obtenu du juge des requêtes une autorisation d’effectuer une saisie-contrefaçon ;

Qu’elle demande en conséquence à la cour de rétracter l’ordonnance rendue sur requête et de dire nulles les opérations de saisie- contrefaçon ;

Considérant que la SARL PCK Import-Export réplique que le juge du fond n’est pas compétent pour rétracter une ordonnance qui a été rendue par un autre juge et qu’en tout état de cause cette demande est mal fondée ;

Considérant ceci exposé, que les articles L 521-4 et L 722-4 du code de la propriété intellectuelle, seuls applicables en matière de saisie- contrefaçon au titre respectivement du droit des dessins et modèles nationaux et du droit des marques nationales, ne prévoient pas de procédure particulière en mainlevée ou cantonnement de la saisie telle que réglementée par l’article L 332-2 qui n’est applicable qu’en matière de protection du droit d’auteur ;

Considérant que la SARL La Nep ne demande pas au demeurant une mainlevée de la saisie-contrefaçon mais la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête ayant autorisé cette saisie- contrefaçon ;

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’articles 496 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge compétent pour statuer sur une

demande de rétractation d’une ordonnance rendue sur requête est le juge qui a rendu cette ordonnance, étant rappelé que la procédure de rétractation ne constitue pas une voie de recours mais a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire ;

Considérant toutefois que si effectivement le juge du fond n’est pas compétent pour statuer sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête, les dispositions précitées de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile ne font pas obstacle à ce que ce juge, appréciant la régularité des éléments de preuve qui lui sont soumis, puisse annuler un procès-verbal de saisie-contrefaçon pour des motifs tirés des conditions de délivrance de l’ordonnance sur requête ;

Considérant qu’il ressort des longs développements de la SARL La Nep sur sept pages de ses conclusions, qu’elle fonde sa demande sur la présence en page 4 de la requête d’une photographie d’un sac de riz prétendument vendu par la SARL PCK Import-Export alors que ce sac appartient à une cliente, M^me L Ngoc M qui déclare l’avoir elle- même apporté lorsque la SARL PCK Import-Export est venue prendre cette photographie ;

Que la SARL La Nep soutient ainsi qu’en faisant croire qu’en juillet 2013 elle vendait simultanément les deux sacs de riz en cause, elle aurait trompé la religion du juge des requêtes ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que cette photographie, qui n’est pas un montage, a bien été prise dans les locaux commerciaux de la SARL La Nep et que ce sac de riz n’a pas été apporté par la SARL PCK Import-Export ni par une personne pouvant avoir des liens avec cette société ; que l’on peut d’ailleurs s’interroger sur les raisons réelles ayant pu conduire un tiers à apporter un sac de riz au moment où la SARL PCK Import-Export prenait ses photographies ; qu’il sera encore observé qu’au moment de la notification de la requête et de l’ordonnance par l’huissier de justice le 30 juillet 2013, la gérante de la SARL La Nep n’a formulé aucune contestation relativement à cette photographie ;

Considérant par ailleurs que la requête contenait plusieurs autres photographies des sacs litigieux en pages 3 à 7, dont l’authenticité n’est pas contestée ;

Considérant enfin que si l’attestation établie par l’expert-comptable de la SARL La Nep le 22 octobre 2013 indique que la dernière facture d’achat de sacs de riz AROMALI auprès de la SARL PCK Import- Export remonte au 26 septembre 2012, il apparaît tant de cette attestation que des documents comptables qui y sont joints, que cette société a vendu ces sacs de riz jusqu’au 18 juin 2013 ;

Considérant dès lors qu’il n’est démontré aucune présentation trompeuse ou mensongère des faits dans la requête, de telle sorte qu’aucun motif tiré des conditions de délivrance de l’ordonnance sur requête du 26 juillet 2013 n’est susceptible d’entraîner la nullité des opérations de saisie-contrefaçon et du procès-verbal qui en a été dressé le 30 juillet 2013 ;

Considérant qu’ajoutant au jugement entrepris, la SARL La Nep sera déboutée de sa demande en annulation du procès-verbal de saisie- contrefaçon ;

III : SUR LA DEMANDE EN DÉCHÉANCE DE LA MARQUE N° 3 582 819 :

Considérant que la SARL La Nep présente pour la première fois devant la cour une demande en déchéance des droits de la SARL PCK Import-Export sur sa marque n° 3 582 819 au motif qu’elle n’a été déposée que pour désigner des produits de la classe 30 et non pas pour les sacs et sachets en papier ou en matières plastiques pour l’emballage de la classe 16 alors que cette marque n’est exploitée sous une forme très altérée que pour des produits d’emballage ;

Qu’elle ajoute que sa demande est recevable puisqu’elle constitue un moyen de défense dans l’action en contrefaçon et peut être formée pour la première fois en cause d’appel ;

Considérant que la SARL PCK Import-Export soulève l’irrecevabilité de cette demande nouvelle en appel et sur le fond soutient que cette demande est mal fondée puisqu’elle est exploitée sans que son caractère distinctif ne soit altéré ;

Considérant que la demande en déchéance de marque présentée devant la cour par la SARL La Nep a pour objet de faire écarter les prétentions adverses de la SARL PCK Import-Export en contrefaçon de ladite marque ; qu’en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, elle est donc bien recevable devant la cour ;

Considérant que la marque a pour fonction de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance ;

Que la marque peut ainsi être reproduite sur les emballages des produits qu’elle désigne sans pour autant désigner l’emballage lui- même et qu’en l’espèce il ne saurait être sérieusement contesté que la marque n° 3 582 819 est exploitée pour désigner du riz, produit de la classe 30 pour la désignation duquel cette marque a été déposée, et non pas pour désigner des emballages ;

Considérant d’autre part qu’il est constant qu’il est bien fait un usage sérieux de cette marque pour la commercialisation notamment de riz ;

Considérant qu’en ce qui concerne la forme sous laquelle la marque est ainsi exploitée, l’article 10, paragraphe 2, sous a) de la directive (CE) n° 89/104 du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, dispose qu’est considéré comme un usage sérieux pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, 'l’usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n 'altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée ;

Considérant que la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans son arrêt Rintisch du 25 octobre 2012 que cet article doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que le titulaire d’une marque enregistrée puisse, aux fins d’établir l’usage de celle-ci au sens de cette disposition, se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque ;

Considérant qu’il s’ensuit que l’article 15 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire et l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle exigent seulement pour justifier d’un usage sérieux que la marque exploitée ne diffère des marques enregistrées que par des éléments n’en altérant pas le caractère distinctif ;

Considérant qu’en l’espèce la marque invoquée est bien reproduite sur les sacs de riz en en reprenant tous les éléments distinctifs, à savoir la dénomination 'Aromali’ en une même police de caractères de même couleur noire, l’arabesque vert sombre, le dessin stylisé d’un grain de riz vertical avec au centre, un trait ondulé, des caractères chinois empiétant sur la droite du grain de riz stylisé ;

Que l’ajout sur les emballages de la reproduction d’un bol de riz n’est pas de nature à altérer le caractère distinctif de cette marque, de telle sorte qu’il en est bien justifié de son usage sérieux ;

Considérant dès lors que la SARL La Nep sera déboutée de sa demande en déchéance des droits de la SARL PCK Import-Export sur sa marque n° 3 582 819 ;

Considérant que la SARL PCK Import-Export demande la condamnation de la SARL La Nep à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère abusif de l’action en déchéance ;

Que toutefois le fait de succomber à une demande en justice ne constitue pas en lui-même un fait fautif susceptible d’engager la responsabilité civile du demandeur ; qu’en l’espèce la SARL PCK Import-Export ne caractérise aucun fait susceptible de faire dégénérer en abus le droit de la SARL La Nep de présenter des demandes en justice en défense à l’action engagée contre elle à titre principale ;

Qu’en conséquence la SARL PCK Import-Export sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour le caractère prétendument abusif de son action en déchéance ;

IV : SUR L’ACTION EN CONTREFAÇON DE LA MARQUE N° 3 582 819 :

Considérant que la SARL PCK Import-Export rappelle que la contrefaçon s’apprécie d’après les ressemblances et non pas les différences, le risque de confusion entre les signes devant être apprécié globalement ; qu’elle reproche au jugement entrepris d’avoir commenté individuellement en les séparant les éléments composant la marque antérieure et le sac litigieux ;

Qu’elle soutient que le sac de riz litigieux reproduit la même combinaison des éléments de sa marque (la couleur verte, le grain de riz stylisé de forme ovale verticale comportant en son milieu un trait stylisé en forme de S, une arabesque verte se dédoublant en partie haute, la dénomination 'PREMIUM GRADE’ au même emplacement, une écriture penchée, des caractères chinois), placés dans la même disposition ;

Qu’elle affirme que la dénomination 'JASMINE RICE’ sur les sacs litigieux est purement descriptive pour désigner du riz thaïlandais et est donc insuffisante pour distinguer les marques ;

Qu’elle en conclut que le cumul de toutes ces ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles rend manifeste le risque de confusion, les sacs ne s’adressant pas seulement à des consommateurs professionnels mais pouvant également être achetés par des particuliers ;

Considérant que la SARL La Nep réplique que le consommateur est un professionnel, s’agissant de sacs de riz vendus dans une contenance de 25 kgs, que la dénomination 'AROMALI’ n’est nullement présente dans le sac de riz qu’elle commercialise, lequel comporte la dénomination parfaitement distincte 'JASMINE R', qu’on ne retrouve pas la même nuance de vert, que le grain de riz n’est pas stylisé de façon identique étant transparent sur son sac avec en son centre un liseré jaune, que les caractères chinois sont différents et son purement descriptifs, que la mention 'PREMIUM GRADE’ renvoie à une qualité du riz et qu’il n’existe aucun risque de confusion ;

Considérant ceci exposé, que la marque seconde n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque antérieure semi-figurative, il convient de rechercher s’il n’existe pas, entre elles, un risque de confusion (qui comprend le risque d’association), lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par les deux marques au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ;

Considérant qu’il est constant que les produits désignés sont identiques, s’agissant de riz ;

Considérant que visuellement, le consommateur accordera, en présence de signes semi-figuratifs, une attention particulière à l’élément textuel dominant, lequel est 'AROMALI’ dans la marque première et 'JASMINE R’ dans le signe contesté, ces deux éléments figurant en position d’attaque 5 Qu’en effet dans les deux signes en cause, l’élément 'Premium Grade’ en plus petits caractères, ne fait que renvoyer à une qualité du riz ainsi que cela ressort notamment du site en ligne 'www.cstgoldrice.co.th', parfaitement compréhensible même s’il est en anglais, commercialisant différents types de riz thaïlandais notamment de la qualité '100 % Premium Grade’ (pièce 56 de la SARL La Nep) ;

Que dans le signe contesté l’élément 'JASMINE R’ figure en grands caractères de couleur rouge tandis que la mention 'Aromatic’ ne figure qu’en bas des sacs, insérée dans la phrase en plus petits caractères Naturally Pure & Aromatid et, à la différence de la mention 'AROMALI’ dans la marque première, ne fait que désigner une caractéristique du produit vendu ;

Qu’en ce qui concerne les éléments figuratifs, c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé des différences substantielles quant aux nuances de vert, aux arabesques (plus large dans le signe contesté et symbolisant une feuille de riz, n’ayant donc pas de caractère distinctif), au grain de riz stylisé au demeurant non particulièrement distinctif pour désigner du riz (blanc et vert dans la marque première, transparent dans le signe contesté avec un liseré jaune en son centre) et aux caractères chinois que la SARL PCK Import-Export ne saurait s’approprier ;

Considérant qu’il apparaît donc que les signes en cause appréciés globalement en leurs éléments dominants et distinctifs, présentent des différences visuelles et phonétiques importantes ;

Considérant que conceptuellement, si un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré de similitude élevé

entre les produits désignés, encore faut-il qu’il puisse exister un risque de confusion entre les signes ;

Considérant que l’appréciation du risque de confusion s’opère par référence au consommateur d’attention moyenne ayant vocation à rencontrer les signes en cause ;

Considérant que la SARL PCK Import-Export expose elle-même dans ses conclusions être spécialisée dans le commerce de gros alimentaire, notamment de riz et exercer son activité commerciale sur le site de la gare des Gobelins à Paris qui, depuis 1980, est un marché gros et demi-gros en produits asiatiques et africains, regroupant des grossistes en produits exotiques et réservé aux professionnels ;

Que la SARL La Nep exerce une activité de grossiste similaire, étant installée sur le même site ;

Qu’il sera relevé que le riz est commercialisé dans des sacs d’une contenance de 20 kgs et ne saurait donc être majoritairement destiné à des particuliers, la consommation moyenne de riz par habitant et par an en France n’étant que de 7 kgs (pièce 59 de la SARL La Nep) ;

Considérant qu’il s’ensuit que le public de référence est un consommateur professionnel, restaurateur ou détaillant de produits alimentaires exotiques, en l’espèce de riz de provenances diverses, ayant de ce fait un degré d’attention élevé quant aux signes en cause et ne confondant pas l’origine des riz commercialisés, destinés à des consommateurs finaux différents ;

Qu’en effet le riz commercialisé sous la marque 'AROMALI’ provient de Thaïlande, à destination essentiellement d’une clientèle asiatique, tandis que celui commercialisé sous la dénomination 'JASMINE RICE’ provient du Cambodge, à destination essentiellement d’une clientèle africaine ;

Considérant que les très nombreuses attestations des clients professionnels versées aux débats par la SARL La Nep (pièces 7 à 37 et 61 à 63) et dont la sincérité n’a fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, notamment par le dépôt d’une plainte pour faux, démontrent l’absence de tout risque de confusion entre les sacs de riz en cause ;

Considérant dès lors qu’en l’état des importantes différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes en cause pris dans leur ensemble, le consommateur de référence moyennement attentif ne sera pas amené à croire que les signes en cause auraient une même provenance ou proviendraient d’entreprises économiquement liées, ni que le signe contesté serait la déclinaison ou l’adaptation de la marque antérieure, de telle sorte qu’il n’existe donc pas de risque de confusion entre les signes en cause ;

Considérant en conséquence que c’est à juste titre que les premiers juges ont dit que la contrefaçon par imitation n’était pas constituée et que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la SARL PCK Import-Export de ses demandes en contrefaçon de marque ;

V : SUR L’ACTION EN CONTREFAÇON DU MODÈLE N° 082 768 :

Considérant que la SARL PCK Import-Export conteste l’annulation de ses modèles n° 082 768-001 et 002 pour défaut de nouveauté en indiquant qu’il n’y a pas divulgation lorsque le modèle n’a pas pu être raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, par des professionnels agissant dans l’Union européenne, avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement ;

Qu’elle soutient que la SARL La Nep n’a produit aucune antériorité de toute pièce destructrice de nouveauté, pas plus que la preuve d’une prétendue auto-divulgation de ces modèles par une commercialisation effective, avant le 16 juin 2007 ;

Qu’elle conteste la pertinence des pièces produites par la SARL La Nep provenant d’une part du site 'www.webarchives.org’ qui sont illisibles et n’ont ni date, ni origine certaines, ce site n’étant pas un site officiel ayant force probante ; qu’elle ajoute qu’il n’est pas démontré que ces captures d’écran, qui comportent des mentions en chinois, proviennent de France ou de l’Union européenne ;

Qu’elle précise que si elle commercialise des produits AROMALI depuis 2004, la SARL La Nep ne prouve pas que les sacs de riz ainsi vendus en 2005/2006 étaient les mêmes que maintenant ;

Qu’elle conteste également la force probante des attestations produites qu’elle qualifie d’attestations de complaisance, les factures qui y sont jointes ne démontrant pas qu’elles portent sur des sacs de riz identiques à ceux actuellement vendus ;

Considérant que la SARL La Nep indique en premier lieu que les modèles n° 082 768-001 et 082 768-002 concernent le même modèle de sac, une fois présenté entièrement déplié (faces recto et verso) et une fois présenté uniquement de face ;

Qu’elle affirme que ces modèles ont été divulgués plus de douze mois avant la date de leur dépôt le 16 juin 2008 puisque la SARL PCK Import-Export a toujours commercialisé le riz AROMALI dans le même sac de riz ainsi qu’en attestent de nombreux professionnels ;

Qu’elle ajoute que si la physionomie du sac avait varié, la SARL PCK Import-Export serait capable de le démonter sans difficulté, ce qu’elle s’abstient de faire, inversant la charge de la preuve ;

Qu’elle affirme en outre qu’il ressort des pièces qu’elle verse aux débats que le sac de riz litigieux était diffusé dès le 16 mars 2007 sur le site du fournisseur de la SARL PCK Import-Export 'www.teksenggricemill.com’ ;

Qu’elle conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a fait droit à sa demande de nullité de ces modèles ;

Considérant ceci exposé, que l’article L 511-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que Seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre, que l’article L 511-3 précise qu'' Un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n a été divulgué’ ;

Considérant enfin que l’article L 511-6 dispose :

'Un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué s’il a été rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen. Il n’y a pas divulgation lorsque le dessin ou modèle n’a pu être raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, par les professionnels agissant dans la Communauté européenne, avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.

(… )

Lorsqu’elle a eu lieu dans les douze mois précédant la date du dépôt de la demande ou la date de priorité revendiquée, la divulgation n’est pas prise en considération :

a) si le dessin ou modèle a été divulgué par le créateur ou son ayant cause, ou par un tiers à partir d’informations fournies ou d’actes accomplis par le créateur ou son ayant cause ;'

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la divulgation destructrice de nouveauté d’un dessin ou modèle peut être celle du dessin ou modèle pour lequel précisément une protection est par la suite réclamée, quel que soit l’auteur de cette divulgation ;

Que toutefois lorsque la divulgation a été opérée par le créateur, celle- ci n’est destructrice de nouveauté que si elle a eu lieu plus de douze mois avant la date du dépôt de la demande ou celle de priorité revendiquée ;

Considérant que dans la mesure où il est invoqué une divulgation opérée par la SARL PCK Import-Export, il convient donc de déterminer si celle-ci a pu intervenir avant le 16 juin 2007 ;

Considérant qu’il sera précisé que les photographies 082 768-001 et 082 768-002 représentent le même modèle contesté, à savoir un emballage, la photographie 001 le représentant déplié, vu de face et de l’arrière et la photographie 002 ne le représentant que vu de face ;

Considérant qu’il incombe à la SARL La Nep, qui conteste la nouveauté de ce modèle, de rapporter la preuve de la teneur et de la date de la divulgation qu’elle invoque ;

Considérant que la SARL PCK Import-Export ne conteste pas commercialiser les produits sous la marque AROMALI depuis 2004 ;

Considérant que la SARL La Nep produit en pièces 39 à 44 des attestations de clients consommateurs de riz AROMALI attestant que depuis le lancement de cette marque le sac est resté identique depuis sa commercialisation et joignant à leur attestation une photographie recto-verso des sacs (attestations de M. S, M^me Victorine T, M. Mohamed A, M^me Annie L, M^me Nathalie M) ;

Que de même M. Michaël D, gérant d’un magasin exotique à Orléans, client des deux sociétés en cause, atteste 'avoir toujours acheté le riz Aromali depuis ses débuts en 2004-2005 (voir les factures attachées) chez PCK depuis le début de la commercialisation des sacs de riz long parfumé Aromali, l’emballage est toujours resté exactement le même, en joignant également une photographie de ce type de sac et les factures, dont l’authenticité n’est pas contestée par la SARL PCK Import-Export, confirmant la commercialisation de riz AROMALI depuis au moins 2005 ;

Considérant que ces attestations émanant de personnes sans lien avec la SARL La Nep sont suffisamment probantes, la SARL PCK Import-Export se contenant d’affirmer péremptoirement qu’il s’agirait 'd’attestations de complaisance’ sans la moindre justification, étant relevé que ces attestations n’ont fait l’objet d’aucune plainte pénale pour faux ;

Considérant que la SARL La Nep verse encore aux débats en pièce 46 les captures d’écran, suffisamment lisibles et dont il n’est pas démontré qu’elles pourraient avoir été falsifiées, tirées du site Internet 'web.archive.org’ reproduisant l’archive du site 'www.teksengricemill.com', de la société thaïlandaise TEK SENG, fournisseur de ce riz auprès de la SARL PCK Import-Export, tel que remontant aux 16 mars et 21 mai 2007 et dont il ressort que le riz AROMALI était à ces dates, déjà commercialisé dans un sac identique au modèle contesté ;

Que ces captures d’écran font également l’objet d’un procès-verbal de constat d’huissier identique en date du 19 novembre 2013 (pièce 50) ;

Considérant que si le site 'web.archive.org’ qui archive la plupart des sites Internet n’est pas un service d’archivage officiel ayant, à lui seul, une force probante suffisante, il n’en reste pas moins que les captures d’écran de ce site faisant l’objet de la pièce 46 sont corroborées par les attestations analysées plus haut et peuvent donc, de ce fait, être également retenues comme éléments de preuve des faits avancés par la SARL La Nep ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces documents que la SARL La Nep démontre que depuis la mise en vente à partir de 2004 par la SARL PCK Import-Export du riz AROMALI, celui-ci est commercialisé depuis le début dans des sacs identiques au modèle n° 082 768 tel que photographié aux numéros 001 (déplié, recto et verso) et 002 (seule face recto), l’apparence de ce sac n’ayant jamais varié depuis 2004 ;

Qu’il sera au demeurant relevé que la SARL PCK Import-Export n’affirme pas expressément dans ses conclusions que son sac de riz AROMALI aurait changé d’apparence et n’aurait pas été identique, antérieurement au 16 juin 2007, à son modèle n° 082 768 et, en tout état de cause, n’en justifie pas ;

Considérant enfin que l’auto-divulgation du modèle est destructrice de nouveauté si elle a eu pour effet de rendre la création accessible au public pourvu qu’elle ait raisonnablement permis aux spécialistes du secteur concerné dans la Communauté européenne d’en prendre connaissance, conformément aux pratiques en usage, avant la date de dépôt ou de priorité revendiquée ;

Considérant que la SARL PCK Import-Export se contente d’affirmer que les pièces produites par la SARL La Nep ne prouveraient pas une divulgation du modèle en cause selon la pratique courante des affaires, dans le secteur intéressé, par des professionnels agissant dans la Communauté européenne au motif que le procès-verbal de constat et les captures d’écran ne démontreraient pas une telle divulgation en France ou dans l’Union européenne, les mentions en chinois excluant de facto selon elle une telle divulgation dans l’Union européenne ;

Mais considérant qu’outre le fait qu’il appartient au titulaire du droit dont la validité est contestée d’établir que l’antériorité qui lui est opposée n’a pu être ainsi raisonnablement connue, il ressort des attestations sus visées et des factures produites que les sacs en cause, antériorisant le modèle contesté, ont été en particulier exploités depuis 2004 sur le territoire national auprès d’une clientèle de professionnels de la restauration ou de la vente au détail de produits alimentaires exotiques, dont le riz, et, de ce fait, rendus accessibles aux spécialistes du secteur de l’alimentation exotique dans l’Union européenne, conformément aux pratiques en usage dans ce secteur ;

Considérant qu’il en résulte que le modèle de sac numéro 082 768 reproduit aux photographies 001 et 002 a été divulgué par son créateur plus de douze mois avant son dépôt et que dès lors le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de ce modèle et, par voie de conséquence, débouté la SARL PCK Import- Export de ses demandes en contrefaçon de modèle ;

VI : SUR L’ACTION EN CONCURRENCE DÉLOYALE ET PARASITAIRE :

Considérant que la SARL PCK Import-Export soutient que la SARL La Nep connaissait parfaitement son sac de riz AROMALI et que le public avait l’habitude de voir et d’acheter ces sacs dans le magasin de la SARL La Nep ;

Qu’elle ajoute que la SARL La Nep a subitement cessé d’acheter des sacs de riz AROMALI et s’est mise à exposer et vendre un sac de riz reprenant les caractéristiques de son propre sac de riz, attirant ainsi la clientèle à l’aide de produits AROMALI, pour vendre à la place ses propres produits ;

Qu’elle affirme qu’il est ainsi déloyal de se servir d’un sac de riz authentique AROMALI pour vendre un riz concurrent dans un sac très similaire, la confusion étant renforcée par le fait que les deux sociétés sont à la même adresse ;

Qu’elle soutient que la SARL La Nep, en important des marchandises reproduisant l’intégralité du conditionnement, l’emballage, la forme, les couleurs de ses propres produits, dans le but de les revendre, à un prix inférieur, s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaire, distincts des actes de contrefaçon allégués ;

Qu’elle ajoute que la SARL La Nep a, de manière fautive, profité indûment et sans bourse délier, de sa réputation et de ses efforts intellectuels et financiers afin d’obtenir des gains substantiels par la revende desdites marchandises contrefaisantes ;

Considérant que la SARL La Nep réplique qu’il n’existe aucun fait distinct constitutif d’actes de concurrence déloyale et parasitaire puisque la SARL PCK Import-Export vise une prétendue reproduction de l’intégralité du conditionnement des produits authentiques AROMALI ;

Qu’elle fait valoir qu’il n’existe aucun risque de confusion, le public concerné, constitué en l’espèce de professionnels avertis, faisant parfaitement la différence entre les deux sacs de riz ;

Qu’elle conteste également les accusations de parasitisme en l’absence de preuve d’investissements financiers et humains depuis 2004 de la part de la SARL PCK Import-Export, la notoriété invoquée par celle-ci étant totalement inexistante ;

Considérant ceci exposé, que c’est par des motifs pertinents et exacts, que la cour adopte, que les premiers juges ont relevé que les sacs utilisés par la SARL La Nep n’étaient pas identiques à ceux utilisés par la SARL PCK Import-Export, les seuls éléments communs aux deux sacs étant des éléments usuels pour la commercialisation de riz (présence d’un bol de riz, mentions descriptives de la qualité telles que 'AAA’ et 'PREMIUM GRADE'), et qu’en particulier la dénomination 'JASMINE RICE’ n’apparaissait que sur les sacs commercialisés par la SARL La Nep ;

Que c’est également à juste titre que les premiers juges ont rappelé que les produits commercialisés étaient différents (riz thaïlandais dans un cas et riz cambodgien dans l’autre), destinés à des consommateurs finaux différents, le public pertinent, composé de professionnels, faisant la différence entre ces deux types de riz, ce qui exclut tout risque de confusion ;

Qu’enfin il est démontré que la SARL La Nep était installée rue de Tolbiac bien avant la SARL PCK Import-Export, qu’aucun détournement de clientèle n’est établi et qu’aucune preuve des investissements allégués par la SARL PCK Import-Export n’était apportée ;

Qu’en conséquence le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a débouté la SARL PCK Import-Export de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;

VII : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Considérant que dans la mesure où la SARL PCK Import-Export est déboutée de l’ensemble de ses demandes, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande de publication judiciaire du présent arrêt à titre de mesure réparatrice complémentaire ;

Considérant que la SARL La Nep reprend devant la cour sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, affirmant que la SARL PCK Import-Export n’a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, que celle-ci a obtenu une ordonnance aux fins de saisie-contrefaçon de façon frauduleuse et que compte tenu de l’assignation elle a, par prudence, retiré de la vente 3.728 sacs de riz JASMINE R ;

Mais considérant que les opérations de saisie-contrefaçon ont été validées et n’apparaissent pas avoir été obtenues frauduleusement,

que toute partie peut se méprendre sur l’étendue de ses droits sans que cela caractérise, de ce seul fait, un comportement fautif susceptible d’engager sa responsabilité civile pour procédure abusive ; qu’il n’est pas démontré que la SARL PCK Import-Export aurait fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice, que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SARL La Nep de sa demande reconventionnelle en procédure abusive ;

Considérant qu’il est équitable d’allouer à la SARL La Nep la somme complémentaire de 10.000 € au titre des frais par elle exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;

Considérant que la SARL PCK Import-Export sera pour sa part, déboutée de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la SARL PCK Import-Export, partie perdante en son appel, sera condamnée au paiement des dépens d’appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;

Déclare sans objet la demande de révocation de l’ordonnance de clôture initiale du 27 septembre 2016 présentée par la SARL La Nep ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant :

Déboute la SARL La Nep de sa demande d’annulation du procès- verbal de saisie-contrefaçon du 30 juillet 2013 ;

Déclare recevable la demande de la SARL La Nep en déchéance des droits de la SARL PCK Import-Export sur sa marque N° 3 582 819 mais l’en déclare mal fondée ; Déboute en conséquence la SARL La Nep de sa demande en déchéance des droits de la SARL PCK Import-Export sur la marque française semi-figurative 'AROMALI PREMIUM GRADE’ déposée le 16 juin 2008 sous le numéro 3 582 819 ;

Déboute la SARL PCK Import-Export de sa demande en dommages et intérêts en réparation du caractère abusif de l’action en déchéance ;

Déboute la SARL PCK Import-Export de sa demande de publication judiciaire du présent arrêt à titre de mesure réparatrice complémentaire ;

Condamne la SARL PCK Import-Export à payer à la SARL La Nep la somme complémentaire de DIX MILLE euros (10.000 €) au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens ;

Déboute la SARL PCK Import-Export de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL PCK Import-Export aux dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.