COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 14 février 2017

Pôle 5 – Chambre 1

(n°039/2017, 9 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/23141 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris -RG n° 14/15475

APPELANTE SAS SYMED Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT PIERRE sous le numéro 450 183 124 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] – ZI n°3 BP 153 97451 SAINT-PIERRE Représentée par M^e Louis BURKARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0878

INTIMEE SAS DOULUX Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT DENIS sous le numéro B 4 44 525 430 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 97420 LE PORT – LA REUNION Représentée par M^e Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 04 janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président Monsieur David PEYRON, Président de chambre Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON

ARRÊT : • contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur David PEYRON, président de chambre pour Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, empêché, et par Madame Karine ABELKALON, greffier.

La société SYMED, dont le siège social est situé sur l’île de la Réunion, exerce, sous le nom commercial SYMBIOSE MEDICAL, une activité de commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé. Elle précise distribuer ses produits exclusivement en pharmacie et parapharmacie.

Elle est titulaire de la marque verbale française 'MARMAILLES PLUS’ n° 3 626 003, déposée le 30 janvier 2009, pour désigner en classe 16 des 'couches en papier ou en cellulose (à jeter) [

La société DOULUX est une société industrielle et commerciale qui fabrique et commercialise, à la REUNION, divers produits d’hygiène vendus aux grandes surfaces, aux pharmacies ou directement aux professionnels.

Reprochant à la société SYMED de tromper les consommateurs sur le pays de fabrication de ses produits, la société DOULUX a saisi, par courrier du 28 septembre 2012, la direction de la répression des fraudes, laquelle, à l’issue d’un contrôle, n’a délivré aucune notification à la société DOULUX.

A la suite de l’utilisation par les deux sociétés d’une même photographie pour leur campagne publicitaire respective, la société SYMED, par exploit d’huissier en date du 22 octobre 2012, a assigné la société DOULUX devant le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion pour qu’il lui soit fait interdiction d’utiliser la photographie litigieuse pour sa campagne publicitaire. Dans le cadre de cette instance, la société DOULUX a sollicité, à titre reconventionnel, qu’il soit fait interdiction à la société SYMED de commercialiser des produits 'MARMAILLES PLUS’ et 'TI COUCH BEBE', en raison notamment de la violation de l’article 39 du code des douanes.

Par ordonnance de référé du 13 mai 2013, le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a fait droit à la demande principale de la société SYMED et à la demande reconventionnelle de la société DOULUX en imposant à celle-ci d’indiquer la provenance des produits et la mention 'importé'.

Par arrêt du 17 septembre 2014, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a confirmé l’ordonnance de référé du 13 mai 2013 en ce qu’elle avait fait enjoint à la société DOULUX de cesser la campagne publicitaire litigieuse mais l’a infirmée en ce qu’elle avait fait droit à la demande reconventionnelle de la société DOULUX.

Le 6 mai 2014, la société DOULUX a déposé la marque verbale française 'MARMAILLES PLUS’ n° 4 088 796 pour désigner en classe 5 des 'alimentspour bébés, culottes ou serviettes hygiéniques'.

Le 25 août 2014, la société SYMED a déposé la marque verbale française 'MARMAILLES PLUS’ n° 4 113 300 pour désigner des produits en classe 5.

C’est dans ces circonstances que la société SYMED a, par exploit d’huissier en date du 13 octobre 2014, assigné la société DOULUX devant le tribunal de grande instance de Paris en revendication de marque.

Cette assignation a été reçue à l’INPI le 16 décembre 2014 en vue de son inscription au registre national des marques au regard de la marque 'MARMAILLES PLUS’ n° 4 088 796, inscription effectuée le 15 janvier 2015.

Par un jugement du 8 octobre 2015, le TGI de Paris a notamment :

•déclaré la société SYMED irrecevable en sa demande de revendication de la demande d’enregistrement déposée par la société DOULUX sous le n° 4088796 et en toutes ses demandes subséquentes,* •débouté les parties de toutes leurs autres demandes, notamment celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, •condamné chacune des parties à supporter ses propres dépens.

Le 17 novembre 2015, la société SYMED a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions, numérotées 3, transmises le 26 septembre 2016, la société SYMED poursuit l’infirmation du jugement, demandant à la cour :

•de juger qu’elle est titulaire de droits antérieurs sur la marque 'MARMAILLES PLUS', tant pour les produits de la classe 16 que pour ceux de la classe 5, et qu’elle est donc recevable et fondée à revendiquer la marque 'MARMAILLES PLUS’ enregistrée sous le n° 4 088 796 pour les produits et services de la classe 5 'aliments pour bébés, culottes ou serviettes hygiéniques ' ; • de juger que le dépôt de la marque 'MARMAILLES PLUS’ par la société DOULUX pour les produits de la classe 5 est frauduleux ; • d’ordonner en conséquence le transfert de cet enregistrement à son nom, de sorte qu’elle sera subrogée dans tous les droits du déposant usurpateur, rétroactivement à la date du dépôt ; • de faire interdiction à la société DOULUX de tout usage de cette marque pour l’avenir, sous peine d’astreinte de 10 000 € par infraction constatée ; • de condamner la société DOULUX à lui verser une somme de 150 000 € en réparation du préjudice moral que lui a causé par ce dépôt malveillant ; • d’ordonner la transcription de la décision à intervenir au registre national des marques, et sa publication dans deux journaux d’annonces légales locaux (Ile de la Réunion), aux frais de la société DOULUX ; •de condamner la société DOULUX à lui payer une somme de 6 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses uniques conclusions transmises le 10 mai 2016, la société DOULUX demande à la cour :

à titre principal : de confirmer le jugement,

à titre subsidiaire, si la cour venait à déclarer recevable la demande formée par la société 'DOULUX’ (sic) :

• de juger que c’est de manière frauduleuse que la société SYMED a procédé à l’enregistrement de la marque « MARMAILLE PLUS » • de juger, en conséquence, qu’elle même était fondée à procéder au dépôt de la marque 'MARMAILLE PLUS’ le 6 mai 2014, • en conséquence, d’ordonner le transfert de la marque déposée par la société SYMED enregistrée le18 janvier 2011 sous le numéro 3 626 003, en fraude des dispositions légales, à son nom, de sorte qu’elle sera subrogée dans tous les droits du déposant usurpateur, rétroactivement à la date du dépôt, • de faire interdiction à la société SYMED de tout usage de cette marque pour l’avenir, sous peine d’astreinte de 10 000 € par infraction constatée, • de condamner la société SYMED à lui verser la somme de 150 000 € en réparation du préjudice moral qu’elle lui a causé par le dépôt malveillant, • d’ordonner la transcription de la décision au Registre National des Marques, et sa publication dans deux journaux d’annonces légales locaux, aux frais de la société DOULUX

en tout état de cause, de condamner la société SYMED à lui verser la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, sauf à parfaire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2016.

MOTIFS DE L’ARRÊT

Considérant qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées ;

Sur les demandes de la société SYMED

Sur la demande en revendication de la demande d’enregistrement n° 4 088 796 de la société DOULUX portant sur le signe 'MARMAILLES PLUS'

Considérant que la société SYMED demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’antériorité de ses droits en tant que titulaire de la marque verbale déposée en janvier 2009 pour les produits de la classe 16, sur le signe 'MARMAILLES PLUS', utilisé également pour la commercialisation de produits relevant de la classe 5, ainsi que le caractère frauduleux du dépôt par la société DOULUX de la marque verbale française 'MARMAILLES PLUS’ n° 4 088 796 pour désigner des produits en classe 5 ; qu’elle prétend justifier en appel de l’enregistrement de la marque de la société DOULUX et sollicite en conséquence l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en sa demande ;

Que la société DOULUX oppose, à titre principal, que la société SYMED ne produit toujours pas le certificat d’enregistrement de sa marque 'MARMAILLES PLUS’ n° 4 088 796 et, à titre subsidiaire, que le dépôt par l’appelante de la marque 'MARMAILLES PLUS’ n° 3 626 003, le 30 janvier 2009, était frauduleux dans la mesure où la société appelante a méconnu les dispositions de l’article 39 du code des douanes et de l’article L. 217-6 du code de la consommation, ses produits étant fabriqués au Vietnam

et non à La Réunion, de sorte qu’elle est fondée à solliciter le transfert à son profit de la marque de sa concurrente ;

Considérant que l’article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle dispose : 'Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut en revendiquer sa propriété en justice ' ;

Que par ailleurs, en application du principe fraus omnia corrumpit, un dépôt de marque est frauduleux lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité présente ou ultérieure ; que la fraude est caractérisée dès lors que le dépôt a été opéré pour détourner le droit des marques de sa finalité, non pour distinguer des produits et services en identifiant leur origine mais pour priver des concurrents du déposant ou tous les opérateurs d’un même secteur d’un signe nécessaire à leur activité ; que le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue ;

Sur la recevabilité de la demande de la société SYMED

Considérant que la société SYMED produit aux débats en cause d’appel la notice de la base de données marques de l’INPI concernant la marque 'MARMAILLES PLUS’ n° 4 088 796 qui montre que la marque a été enregistrée sans modification le 29 août 2014 ; que la société SYMED est donc recevable en sa demande de revendication de la marque n° 4 088 796 de la société DOULUX portant sur le signe 'MARMAILLES PLUS’ ;

Que le jugement de première instance doit donc être infirmé ;

Sur le bien-fondé de la demande de la société SYMED Considérant que la société SYMED est titulaire de la marque française 'MARMAILLES PLUS’ n° 3 626 003 visant les 'couches en papier ou en cellulose (à jeter) ' qu’elle a mentionnées en classe 16 ;

Qu’il n’est pas contesté que la société SYMED exploite cette marque pour commercialiser des couches culottes jetables pour bébés et des lingettes hygiéniques pour bébés (cf. notamment procès-verbal de constat de la SCP MERLE-TERTRE- MARTIN, huissiers, du 10 août 2013 et le catalogue gamme MARMAILLE PLUS) ;

Que comme l’ont retenu les premiers juges, la société SYMED dispose de droits antérieurs sur le signe 'MARMAILLES PLUS’ qu’elle utilise à titre de marque pour vendre des produits de la classe 16, mais également des produits de la classe 5, identiques ou similaires à ceux visés au dépôt de la marque 'MARMAILLES PLUS’ n° 4 088 796 de la société DOULUX, et ce, au moins depuis 2009 ;

Que la connaissance par la société DOULUX de l’existence et de l’utilisation de la marque 'MARMAILLES PLUS’ par la société SYMED n’est pas contestée et résulte à suffisance du fait que les deux sociétés, en concurrence directe sur le territoire restreint

de l’île de la Réunion, s’opposent, au moins depuis 2012, dans des procédures relatives à l’utilisation de cette marque par la société SYMED ;

Que les premiers juges ont à juste raison retenu que la société DOULUX a reconnu avoir déposé le signe 'MARMAILLES PLUS’ n° 4 088 796 en classe 5 pour en interdire l’exploitation à la société SYMED ; que c’est en vain qu’en appel la société DOULUX conteste cet aveu dès lors qu’elle indique très expressément (page 8 de ses écritures) : ' ce n 'est pourtant pas la motivation de la société DOULUX laquelle, en première instance, précise que : « Dès lors la Société DOULUX qui, rappelons-le, est une société réunionnaise, qui fabrique ses produits à la Réunion, était tout à fait fondée et légitime à déposer le nom « MARMAILLES PLUS », non nécessairement pour l’exploiter, mais pour justement empêcher son exploitation, dans le cadre du respect des dispositions du Code des Douanes précité. Il est en effet tout à fait courant q 'une entreprise protège des noms dans un tel but et on ne voit pas très bien où se situe la fraude »

Mise en gras rajoutée

(…) il serait des plus piquants qu’une société qui dépose une marque pour faire échec à une marque déposée en violation de dispositions légales soit accusée de fraude !' ;

Considérant que la société DOULUX invoque vainement les dispositions de l’article L. 217-6 du code de la consommation

2:

Quiconque, sur des produits naturels ou fabriqués, détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus en France, ou sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes, étiquettes, etc., aura apposé ou sciemment utilisé une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire, s’ils sont étrangers, qu’ils ont été fabriqués en France ou qu’ils sont d’origine française et, dans tous les cas, qu’ils ont une origine différente de leur véritable origine française ou étrangère, sera puni des peines prévues par l’article L. 213-1, sans préjudice des dommages-intérêts, s’il y a lieu.

Toutefois, cette disposition ne sera pas applicable lorsque le produit portera, en caractères manifestement apparents, l’indication de la véritable origine, à moins que la fausse indication d’origine ne constitue une appellation régionale protégée par la section 1 du chapitre V du titre 1^er du livre 1^er.

En ce qui concerne les produits français, la raison sociale, le nom et l’adresse du vendeur ne constituent pas nécessairement une indication d’origine.

et de l’article 39 du code des douanes

3: 1. Sont prohibés à l’entrée, exclus de l’entrepôt, du transit et de la circulation, tous produits étrangers, naturels ou fabriqués, portant soit sur eux-mêmes, soit sur des

emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, etc., une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire qu’ils ont été fabriqués en France ou qu’ils sont d’origine française. 2. Cette disposition s’applique également aux produits étrangers, fabriqués ou naturels, obtenus dans une localité de même nom qu’une localité française, qui ne portent pas, en même temps que le nom de cette localité, le nom du pays d’origine et la mention « Importé », en caractères manifestement apparents.

pour prétendre voir qualifier de frauduleux le dépôt par la société par la société SYMED de la marque 'MARMAILLES PLUS’ n° 3 626 003 et, par conséquent, valable le dépôt de sa propre demande d’enregistrement de la marque 'MARMAILLE PLUS’ n° 4 088 796 le 6 mai 2014 ; qu’en effet, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion statuant en référé ayant, comme il a été dit, infirmé l’ordonnance du président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion en ce qu’elle avait fait droit à la demande reconventionnelle de la société DOULUX, le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion, saisi au fond par la société DOULUX, a, dans un jugement du 31 mai 2016, fait droit à sa demande en enjoignant à la société SYMED, sous astreinte, de faire figurer sur les supports publicitaires et emballages de ses produits le nom du pays d’origine et la mention 'importé’ ; que ce jugement, non assorti de l’exécution provisoire, a cependant fait l’objet d’un appel interjeté par la société SYMED ; qu’à ce jour, une décision définitive n’a pas encore été rendue ; qu’en outre, la société SYMED observe avec pertinence qu’une éventuelle violation des dispositions précitées concernerait les conditions actuelles d’utilisation de sa marque 'MARMAILLES PLUS', et non la conformité au droit de la propriété intellectuelle de l’enregistrement de cette marque effectué en 2009, et qu’elle ne pourrait avoir pour sanction que les mesures prévues aux codes de la consommation et des douanes et non un transfert de la marque au bénéfice de la société DOULUX ;

Qu’il sera, en conséquence retenu que c’est bien pour nuire à la société SYMED dans l’usage de sa marque et dans l’exercice de son activité que la société DOULUX a déposé le signe 'MARMAILLES PLUS’ ;

Que le caractère frauduleux du dépôt de la marque étant établi, il y a lieu de faire droit à la demande de la société SYMED en revendication de cette marque dans les conditions prévues au dispositif de cette décision ;

Sur les demandes subséquentes de la société SYMED

Considérant que le sens de la présente décision conduit à faire droit à la demande d’interdiction de la société SYMED dans les conditions qui seront précisées au dispositif ;

Que le dépôt frauduleux effectué par la société DOULUX a nécessairement causé un préjudice moral à la société SYMED qui sera réparé par l’allocation à cette dernière de la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ;

Que l’atteinte portée à la société SYMED étant ainsi suffisamment réparé, il n’apparaît pas nécessaire de faire droit à la mesure de publication sollicitée ;

Sur les demandes de la société DOULUX

Considérant que le sens de la présente décision conduit à rejeter les demandes de la société DOULUX tendant à voir reconnaître le caractère frauduleux du dépôt de la marque 'MARMAILLE PLUS’ n° 3 626 003 de la société SYMED et à voir ordonner le transfert à son nom de ladite marque, ainsi que les demandes subséquentes d’interdiction et de dommages et intérêts ;

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Considérant que la société DOULUX qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant infirmées ;

Que la somme qui doit être mise à la charge de la société DOULUX au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société SYMED peut être équitablement fixée à 6 500 € ;

PAR CES MOTIFS.

LA COUR,

Infirme le jugement déféré, Dit que la société SYMED est recevable et bien fondée en ses demandes tendant à voir déclarer frauduleux le dépôt, le 6 mai 2014, par la société DOULUX de la demande d’enregistrement de la marque verbale française 'MARMAILLES PLUS’ n° 4 088 796 pour désigner en classe 5 des 'aliments pour bébés, culottes ou serviettes hygiéniques’ et à revendiquer cette marque pour ces produits de la classe 5 ;

En conséquence, ordonne le transfert de cette marque 'MARMAILLES PLUS’ n° 4 088 796 au nom de la société SYMED et dit que cette société sera subrogée dans les droits du déposant rétroactivement à la date du dépôt ;

Interdit à la société DOULUX tout usage de cette marque pour l’avenir, sous peine d’astreinte de 1 500 € par infraction constatée ;

Condamne la société DOULUX à payer à la société SYMED la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du dépôt frauduleux ;

Déboute la société DOULUX de ses demandes ;

Condamne la société DOULUX aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement à la société SYMED de la somme de 6 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la présente décision sera transmise à l’INPI par la partie la plus diligente aux fins d’inscription au registre national des marques.