RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C o p ie s e x é c u to ir e s AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS délivrées aux parties le :

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2020

(n°63/2020 , 22pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 18/06869 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5NOT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -3 chambre – 2 section – RG n° 16/09907ème ^ème

APPELANTS

Monsieur X Y Né le […] à […] Z AA AB ([…]) de nationalité française Demeurant […]

Représenté par M^e Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Assisté de M^e Pascale DEMOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0594

SAS SOCIETE DE GESTION AC Y Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 732037056 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […]

Représentée par M^e Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Assistée de M^e Pascale DEMOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0594

INTIMÉES

SAS AI AJ Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 802 144 352 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […]

Représentée par M^e François LEROY de la SCP ZXIT AD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0474 Assistée de M^e Deborah FAUCHER, de la SCP ZXIT AD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0474

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Société MALU NV Société de droit belge Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […]

Représentée par M^e Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistés de M^e Thomas LAMY, M^e Astrid GALAND, M^e Nadège POLLAK tous trois de la SELARL GRALL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0040

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 04 Mars 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur David PEYRON, Président de chambre M^me Isabelle DOUILLET, Conseillère M. François THOMAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M^me Karine ABELKALON

ARRET :

! contradictoire

! par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

! signé par David PEYRON, Président de chambre et par Carole TREJAUT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Cour d’Appel de Paris ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2020 Pôle 5 – Chambre 1 N° RG 18/06869 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5NOT- 2ème page

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EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur X Y est un couturier et créateur. Il est notamment titulaire des marques suivantes :

- la marque française semi-figurative n° 1 513 118 “AC Y” déposée le 28 février 1989 et régulièrement renouvelée, notamment pour les vêtements en classe 25 :

- la marque française complexe en couleur “AC Y” n°3 805 686 déposée le 11 février 2011 et enregistrée le 6 mars 2011, notamment pour les vêtements en classe 25. La licence de cette marque a été concédée à la SOCIETE DE GESTION AC Y par contrat du 6 juillet 2015 enregistrée le 8 juillet 2015 au registre de l’INPI :

- la marque de l’Union Européenne nominale “AC Y” n° 5 875 554 déposée le 4 mai 2007 et enregistrée le 10 avril 2008, notamment pour les vêtements en classe 25. Une licence de cette marque a été concédée à la société SOCIETE DE GESTION AC Y et inscrite au registre des marques le 17 juillet 2015 ;

- la marque de l’Union européenne figurative n° 13 381 793 “AC Y” déposée le 20 octobre 2014 pour designer notamment les vêtements et sous-vêtements en classe 25 :

- la marque de l’Union Européenne n°1 3 381 901 “AC Y” déposée le 20 octobre 2014 pour désigner notamment les vêtements en classe 25 :

La société SOCIETE DE GESTION AC Y (ci-après, la SOCIETE DE GESTION AC Y) se présente comme le cessionnaire des droits exclusifs d’exploitation sur l’ensemble des marques de M. X Y. Elle concède elle- même des sous-licences à des tiers qu’elle sélectionne, notamment à la société AHLERS.

Le 11 mai 2016, la BSI (brigade de surveillance intérieure) de Bourg-en-Bresse a informé la SOCIETE DE GESTION AC Y de la mise en retenue de 120 polos et 477 tee-shirts présumés contrefaire la marque “AC Y”, et l’a informée par lettre du 23 moi 2016 qu’ils étaient en provenance de la société AI AJ.

Autorisés par ordonnance du 25 mai 2016, M. X Y et la SOCIETE DE GESTION AC Y ont fait procéder le 2 juin 2016 à une saisie-contrefaçon au siège de la société AI AJ à Courbevoie, ainsi qu’à l’adresse de son showroom à Aubervilliers.

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Au cours de ces opérations, il a été révélé à l’huissier de justice que cette société travaillait avec la société de droit belge MALU.

La société AI AJ se présente comme une société d’import-export exerçant sous l’enseigne AJ depuis mai 2014 et disposant d’un contrat d’approvisionnement exclusif en France auprès de la société MALU pour la fourniture de produits textiles de la marque

“AC Y”.

La société MALU se présente comme un grossiste réputé ayant pour activité la vente et la distribution de produits textiles et de vêtements, sous licence ou sous marque propre. Elle indique distribuer depuis de nombreuses années des produits AC Y, avec l’assentiment de M. X Y et de la SOCIETE DE GESTION AC Y, notamment à la société AI AJ, et s’approvisionner licitement en produits AC Y auprès de sous-licenciés, directement ou par l’intermédiaire d’autres grossistes au sein de l’Union européenne. Elle précise qu’elle s’approvisionnait notamment auprès d’une société MALU IBERIA, titulaire de plusieurs sous-licences AC Y.

C’est dans ce contexte que M. X Y et la SOCIETE DE GESTION AC Y ont assigné les sociétés AI AJ et MALU en contrefaçon devant le tribunal de grande instance de Paris par actes des 21 juin et 4 juillet 2016.

Le 1 juillet 2016, la BSI d’Aulnay-sous-Bois a informé M. X Y et la^er SOCIETE DE GESTION AC Y de la mise en retenue de 650 chemises et de 21 tee-shirts semblant contrefaire la marque “AC Y”, puis indiqué que ces articles étaient en provenance de la société belge MALU et à destination de la société AI AJ.

M. Y et la SOCIETE DE GESTION AC Y ont fait citer les sociétés MALU et AI AJ respectivement par actes des 11 août et 1 septembre 2016,^er devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon.

Les deux affaires ont été jointes par le juge de la mise en état.

En cours de procédure, les douanes de Bourg-en-Bresse ont indiqué à M. X Y et à la SOCIETE DE GESTION AC Y qu’elles restaient en possession de 477 tee-shirts et 118 polos saisis le 10 mai 2016. Par ordonnance du 18 juillet 2017, M. Y et la SOCIETE DE GESTION AC Y ont été autorisés à pratiquer une saisie réelle de ces tee-shirt et polos. Les opérations de saisie-contrefaçon ont été réalisées le 24 juillet 2017.

Par un jugement rendu le 23 février 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :

! rejeté les demandes de jonction formées par la société MALU,

! rejeté la demande tendant à déclarer commun le jugement aux sociétés LOCAL BOY’Z et DYNAMIC BRANDS,

! prononcé la nullité de la mesure de retenue douanière du 1er juillet 2016 et débouté M. X Y et la SOCIETE DE GESTION AC Y de leurs demandes portant sur les produits visées par cette retenue,

! dit que les droits de M. X Y et la SOCIETE DE GESTION AC Y sur les marques de l’Union Européenne n° 554, 793 et 901 et sur les marques françaises n° 686 et 118 sont épuisés pour l’ensemble des produits retenus le 11 mai 2016 (120 polos et 477 tee-shirts),

! en conséquence, débouté M. X Y et la SOCIETE DE GESTION AC Y de leurs demandes au titre de la contrefaçon,

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! dit que le tribunal de grande instance de Paris dispose du pouvoir juridictionnel pour statuer sur la demande reconventionnelle formée par la société MALU tant à l’égard de M. X Y qu’à l’égard de la SOCIETE DE GESTION AC Y et relative à la violation des règles du droit de la concurrence,

! condamné in solidum M. X Y et la SOCIETE DE GESTION AC Y à payer à la société MALU la somme de 350 000 euros titre de dommages et intérêts pour atteinte à la concurrence,

! condamné in solidum M. X Y et la SOCIETE DE GESTION AC Y à payer à la société MALU et la société AI AJ la somme de 15 000 euros chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

! débouté les parties pour le surplus,

! condamné M. X Y et la SOCIETE DE GESTION AC Y aux dépens,

! dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 3 avril 2018, M. X Y et la SOCIETE DE GESTION AC Y ont interjeté appel de ce jugement.

Dans leur dernières conclusions transmises le 15 novembre 2019, M. X Y et la SOCIETE DE GESTION AC Y demandent à la cour :

! de réformer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a validé la saisie du 2 juin 2016 et débouté les intimées de leurs demandes au titre de l’abus de droit de marque,

statuant à nouveau,

! dire qu’en important, en offrant à la vente et en vendant des chemises, des polos et des t-shirts reproduisant les marques communautaires n°554, 901 et 793 et les marques françaises n°686 et 118 “AC Y”, les sociétés AI AJ et MALU NV se sont rendues coupables de faits de contrefaçon ou à tout le moins d’imitation illicite au sens des dispositions des articles L. […].713-3 du code de la propriété intellectuelle et 9 du règlement 2015-2424 au préjudice de la SOCIETE DE GESTION AC Y et de M. X Y,

en conséquence :

! d’interdire aux sociétés AI AJ et MALU NV, ainsi qu’à toute société ou établissement directement ou indirectement lié à elles, l’usage de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit des marques communautaires n°554, 901et 793 et françaises n°686 et 118 “AC Y”, et ce sous astreinte de 200 € par infraction constatée dès la signification de l’arrêt à intervenir,

! d’ordonner, en vertu des dispositions de l’article L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard la production par les défenderesses de tous documents notamment logistiques, comptables, commerciaux, bancaires, financiers en leur possession de nature à justifier du nombre de produits contrefaisants achetés et vendus,

! de condamner les sociétés AI AJ et MALU “conjointement et solidairement” à payer :

@ à la SOCIETE DE GESTION AC Y, une somme de 350 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon précités,

@ à M. X Y :

une somme de 30 000 € à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon précités,

la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral,

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! d’ordonner à titre de complément de dommages et intérêts, la publication du “jugement à intervenir” dans cinq journaux ou périodiques au choix des requérants et aux frais des sociétés défenderesses, conjointement et solidairement sans que le coût total des publications n’excède la somme de 25 000 € HT,

! d’ordonner le rapatriement des produits contrefaisants distribués sur l’ensemble du territoire français pour être remis aux requérants en vue de leur destruction,

! de dire qu’il sera procédé à la destruction desdits produits contrefaisants et des documents qui les accompagnent sous la direction d’un huissier au choix des requérants et aux frais des sociétés défenderesses à l’exception d’un échantillon qui pourra être conservé par la requérante,

! en tout état de cause, de dire M. X Y hors de cause,

! de déclarer les intimées mal fondées en leurs demandes reconventionnelles et en conséquence de les en débouter,

! de condamner les sociétés défenderesses “conjointement et solidairement” à payer aux demandeurs une somme de 35 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

! de les débouter de l’intégralité de leurs demandes.

Dans ses dernières conclusions transmises le 12 décembre 2019, la société MALU demande à la cour :

! de confirmer le jugement en ce qu’il :

@ a débouté M. X Y et la SOCIETE DE GESTION AC Y de l’ensemble de leurs demandes,

@ prononcé la nullité de la mesure de retenue du 1 juillet 2016 et débouté M. X^er Y et la SOCIETE DE GESTION AC Y de leurs demandes portant sur les produits visés par cette retenue,

@ dit que les droits de M. X Y et la SOCIETE DE GESTION AC Y sur les marques de l’Union Européenne n° 554, n° 793 et n° 901 et françaises n° 686 et n° 118 sont épuisés pour l’ensemble des produits retenus le 11 mai 2016 (120 polos et 477 tee-shirts),

@ débouté M. X Y et la SOCIETE DE GESTION AC Y de leurs demandes au titre de la contrefaçon,

@ s’est reconnu compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle formée par la société MALU tant à l’égard de M. X Y qu’à l’égard de la SOCIETE DE GESTION AC Y et relative à la violation des règles du droit de la concurrence,

@ condamné in solidum M. X Y et la SOCIETE DE GESTION AC Y à lui payer des dommages et intérêts pour atteinte à la concurrence,

! y ajoutant,

! de juger que les délais prévus par l’article L.716-8 du code de propriété intellectuelle n’ont pas été respectés s’agissant de la mise en retenue notifiée le 11 mai 2016 et en conséquence, d’ordonner la mainlevée sur les marchandises retenues, de prononcer la nullité du procès-verbal du 23 mai 2016 et celle subséquente de la saisie-contrefaçon,

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! de condamner in solidum M. X Y et la SOCIETE DE GESTION AC Y à lui payer :

@ la somme de 822 438 euros en réparation du préjudice subi à hauteur de sa perte de marge brute,

@ la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice d’image,

@ la somme de 20 000 euros pour procédure abusive,

! d’ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux français, allemands, belges ou néerlandais au choix de la société MALU et aux frais de M. X Y et de la SOCIETE DE GESTION AC Y in solidum, sans que le coût total des publications n’excède 30 000 euros HT,

! en tout état de cause,

! de débouter la société AI AJ de sa demande en garantie,

! de condamner in solidum M. X Y et la SOCIETE DE GESTION AC Y à lui payer la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises le 26 septembre 2018, la société AI AJ demande à la cour :

à titre principal :

! de constater que la SOCIETE DE GESTION AC Y et M. X Y n’ont pas respecté les délais impératifs prévus par l’article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle impliquant par là même la levée de plein droit des mesures de retenues pratiquées par l’administration des douanes sur les marchandises litigieuses et la nullité des procès-verbaux correspondant censés fonder la preuve de la contrefaçon alléguée par les appelants,

! de constater que le service contentieux des douanes, après instruction du dossier, n’a pas entendu engager de poursuites judiciaires à l’encontre de la société AI AJ dans cette affaire,

! de constater que la SOCIETE DE GESTION AC Y et M. X Y, à défaut de points de vérification objectifs, n’apportent pas la preuve qui est à leur charge du caractère contrefaisant des produits acquis par la société AI AJ auprès de la société MALU,

! de constater que la SOCIETE DE GESTION AC Y et M. X Y ne sauraient s’opposer au cas d’espèce à la revente et à la libre circulation des produits authentiques litigieux sur l’espace économique européen au regard des dispositions de l’article L 713-4 du code de la propriété intellectuelle,

! de constater que la SOCIETE DE GESTION AC Y et M. X Y n’apportent pas la preuve qui est à leur charge du principe et du quantum du préjudice dont ils entendent obtenir réparation,

! en conséquence, de débouter la SOCIETE DE GESTION AC Y et M. X Y de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,

! de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire :

! de constater que la société MALU est tenue à une garantie pour les produits litigieux acquis par la société AI AJ,

! de constater que la société MALU a garanti à la société AI AJ son droit à commercialiser les produits litigieux sur le territoire en cause,

! de constater dès lors la parfaite bonne foi de la société AI AJ,

! en conséquence, de condamner en tant que de besoin la société MALU à garantir la société AI AJ de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge,

! en tout état de cause, de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

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L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2020.

MOTIFS DE L’ARRET

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur les chefs du jugement non critiqués

Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a rejeté les demandes de la société MALU tendant à la jonction de la procédure avec deux autres procédures et tendant à voir déclarer le jugement commun aux sociétés de droit anglais LOCAL BOY’Z (fabriquant et sous- licencié AC Y) et DYNAMIC BRANDS (grossiste après duquel la société MALU prétend s’être approvisionnée pour les produits litigieux).

Il n’est pas davantage critiqué en ce qu’il a dit que le tribunal de grande instance de Paris dispose du pouvoir juridictionnel pour statuer sur la demande reconventionnelle formée par la société MALU tant à l’égard de M. X Y qu’à l’égard de la SOCIETE DE GESTION AC Y et relative à la violation des règles du droit de la concurrence.

Ces dispositions du jugement qui ne sont pas remises en cause seront confirmées.

Sur les demandes en contrefaçon des marques françaises n° 118 et n° 686 et des marques de l’Union européenne n° 554, n° 793 et n° 901 de M. X Y

Sur l’authenticité des produits litigieux

La société MALU soutient, à titre principal, que les produits saisis sont authentiques, M. X Y et la SOCIETE DE GESTION AC Y n’apportant aucun élément objectif susceptible d’établir la preuve de leur caractère contrefaisant. Elle fait valoir que X Y et la SOCIETE DE GESTION AC Y ont concédé des sous-licences “sur toute la griffe” AC Y sans détermination des marques concédées, qu’il n’existe aucune charte graphique précise sur l’utilisation de cette “griffe” de sorte que les sous-licenciés sont autorisés à décliner la marque verbale sur les produits en toute liberté et que l’on constate une multitude de représentations du nom de AC Y sur des produits dont l’authenticité n’est pas contestée, qu’il n’existe aucun contrôle des collections AC Y, pas plus que des emballages et étiquettes des produits, chaque licencié décidant seul de la collection qu’il commercialise en absence de catalogue commun, que la charte invoquée par les appelants est au demeurant respectée sur les produits litigieux.

La société AI AJ fait sienne cette analyse en soulignant que les appelants ne détaillent pas en quoi les vêtements saisis reproduiraient ou imiteraient les marques

“AC Y” en litige, notamment en exposant quelles seraient les différences entre ces marques et la mention AC Y figurant sur les produits saisis, que les appelants procèdent à cet égard par affirmations purement subjectives et qu’ils n’apportent pas la preuve qui leur incombe de la contrefaçon alléguée.

Sans répondre spécialement sur la question principale de l’authenticité des produits litigieux soulevée par la société MALU, M. X Y et la SOCIETE DE GESTION AC Y font valoir notamment que la société LOCAL BOY’Z a affirmé que les produits litigieux n’avaient pas été fabriqués et distribués par elle, que les marques complexe 686 et signature 118 sont grossièrement imitées sur les polos, tee-shirts et chemises, que des étiquettes sont grossièrement cousues sur des tee-shirts, qu’une charte graphique existe qui n’a pas été respectée.

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Les appelants justifient avoir interrogé leur licenciée LOCAL BOY’Z le 16 février 2017 en lui adressant des photographies reçues des douanes en février 2017 concernant des produits saisis (polo réf. 815, tee-shirt blanc col rond réf. 853) et fournissent la réponse de cette société qui affirme, selon la traduction libre proposée : “… ce dont LOCAL BOYZ est certaine est qu’ils ne font partie d’aucune de leurs gammes actuelles. Bien plus, à leur connaissance, ces vêtements ne font pas partie de ceux fabriqués avant par LOCAL BOYZ. C’est la réponse rapide à vos questions et en résumant un examen rapide et superficiel des photos, il n’est pas possible autant que nous sachions que ces marchandises proviennent de chez eux”.

Par ailleurs, certains emballages de vêtements retenus en douane ou saisis reproduisent la marque complexe en couleur 686 de façon altérée (notamment : pièce 7 – photographies fournies par la BSI montrant sur un emballage de tee-shirt l’inscription “pierre cardin paris” dans le rectangle inférieur de couleur noir ; pièce 13 – procès-verbal de saisie- contrefaçon du 2 juin 2016 montrant sur un emballage la reproduction d’un polo dans le rectangle supérieur rouge et l’inscription “pierre cardin paris” dans le rectangle inférieur de couleur noir). La SOCIETE DE GESTION AC Y avait d’ailleurs indiqué aux douanes, par l’intermédiaire de son conseil, en mai et juillet 2016, que les emballages et étiquetages des vêtements litigieux ne correspondaient pas à ceux de la marque (pièces 10 et 10 bis).

En outre, les appelants produisent un document “Technical assistance” de 7 pages, daté du 8 février 2015, destiné à sa licenciée LOCAL BOY’Z définissant une charte graphique (couleurs, modalités d’apposition de la marque signature) duquel il ressort notamment que la marque signature doit être exclusivement appliquée en broderie ou utilisée “en broderie ou en application ton sur ton ou de couleur coordonnée”. Or, les tee-shirts col rond blancs ou de couleur portant la marque signature “AC Y” appliquée en noir sur le devant ou les tee-shirts col V de couleurs variées portant la marque “AC Y” brodée en blanc ne correspondent pas d’évidence avec l’utilisation“en broderie ou en application ton sur ton ou de couleur coordonnée” préconisée. La société MALU conteste le caractère probant de ce document en raison notamment du manque d’homogénéité entre ses différentes pages (non numérotées), mais sa première page est signée par le représentant de la société LOCAL BOY’Z et la production de ce document tend à contredire la thèse d’une absence totale de charte graphique pour l’utilisation des marques

“AC Y”, indépendamment de la question de son respect par l’ensemble des sous-licenciés du réseau.

En l’état de ces éléments, il n’est pas permis de retenir que les produits litigieux, objets des retenues douanières et saisies-contrefaçon, sont authentiques comme le soutiennent les sociétés MALU ET AI AJ, et de rejeter, à ce stade, les demandes en contrefaçon présentées par M. X Y et la SOCIETE DE GESTION AC Y.

Il convient par conséquent d’écarter ce moyen présenté par les sociétés intimées et d’examiner, comme l’a fait le tribunal, la validité des preuves apportées par les appelants et l’argumentation subsidiaire des intimées relative à l’épuisement des droits de marque avant, le cas échéant, la réalité des actes de contrefaçon allégués.

Sur la nullité des mesures de retenue douanière et des actes subséquents

Pour demander l’infirmation du jugement qui a prononcé la nullité de la mesure de retenue douanière du 1 juillet 2016, M. X Y et la SOCIETE DE GESTION AC^er Y font valoir que lorsque les douanes, comme en l’espèce, ont saisi les marchandises, conformément aux dispositions de l’article 323-2° du code des douanes, après confirmation du caractère contrefaisant des marchandises par le titulaire de la marque, la saisine du juge dans le délai de 10 jours prévu par l’article L.716-8 du code de la propriété intellectuelle n’est pas exigée et son absence n’est pas une cause de nullité de la procédure de retenue douanière mais permet seulement d’obtenir mainlevée de cette

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retenue. Ils ajoutent que seules les intimées sont à même de verser aux débats le procès- verbal de la saisie opérée par les douanes qui ne lui a pas été communiqué, eux-mêmes ne pouvant produire qu’un simple courriel de confirmation des douanes. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, les intimées reconnaissant avoir acheté et commercialisé les produits argués de contrefaçon, la cour doit statuer sur le caractère contrefaisant de tous les produits mis en retenue les 11 mai et 1 juillet 2016. Les appelants demandent par ailleurs^er confirmation du jugement qui a validé la retenue douanière opérée le 11 mai 2016.

Les sociétés MALU et AI AJ demandent la confirmation du jugement qui a annulé la retenue douanière du 1 juillet 2016 pour les motifs qu’il contient et poursuivent^er l’annulation de la retenue douanière du 11 mai 2016 soutenant qu’en saisissant, le 25 mai 2016, le président du tribunal de grande instance de Paris d’une requête aux fins de saisie- contrefaçon, les appelants n’ont pas agi dans le délai imparti. La société MALU argue que le délai de 10 jours pour saisir la juridiction a expiré le 24 mai 2016 à minuit, déduction faite du dimanche 15 mai et du lundi de Pentecôte 16 mai considéré comme un jour férié par l’article L. 3133-1 du code du travail.

L’article L.716-8 du code de la propriété intellectuelle prévoit que “(…) Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 716-8-4 et L. 716-8-5, la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s’il s’agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s’être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d’avoir constitué les garanties destinées à l’indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, soit d’avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République (…)”.

L’article R. 718-2 du même code prévoit que “Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. (…) Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant”.

Sur la mise en retenue du 11 mai 2016

C’est à juste raison que sur le fondement de ces dispositions, le tribunal a retenu que le délai de 10 jours, qui a commencé à courir le jeudi 12 mai 2016 (la mesure de retenue douanière ayant été notifiée le 11 mai) et qui a expiré le 26 mai 2016 – les samedis (14 et 21 mai), dimanches (15 et 22 mai) et lundi de Pentecôte 16 mai qui n’entrent pas dans le décompte des jours ouvrables étant déduits -, a été respecté, dès lors que le 25 mai 2016, M. X Y et la SOCIETE DE GESTION AC Y ont saisi le président du tribunal de grande instance d’une requête aux fins d’être autorisés à pratiquer une saisie- contrefaçon.

Sur la mise en retenue du 1 juillet 2016er

La mesure de retenue douanière ayant été notifiée le vendredi 1 juillet 2016, le délai de^er 10 jours a commencé à courir le lundi 4 juillet 2016 et a expiré le 18 juillet 2016, les samedis (2, 9 et 16 juillet), dimanches (3, 10 et 17 juillet) et jour férié (14 juillet) qui n’entrent pas dans le décompte des jours ouvrables étant déduits. Or, M. X Y et la SOCIETE DE GESTION AC Y ont fait délivrer leur assignation en contrefaçon devant le tribunal de grande instance de Paris le 11 août 2016, donc après l’expiration du délai de 10 jours.

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Ils se prévalent de la saisie qui aurait été effectuée par les douanes le 9 août 2016 après qu’ils avaient confirmé le caractère contrefaisant des marchandises retenues et ils versent à ce titre un courriel en date du 9 août 2016 adressé à leur conseil par les douanes, ainsi libellé : “Bonjour Maître, Je vous confirme la saisie des articles AG AH. Bien cordialement”. Ce message, même interprété en se référant à la demande qui le précède – soit un courriel du cabinet DEMOLY du 9 août 2016 (“J’ai noté que les opérations de saisie avaient été reportées à aujourd’hui. Pourriez vous me confirmer par écrit la bonne tenue des opérations ? Je vous en remercie par avance. Bien cordialement”) - ne permet pas, en raison de son caractère très vague, de s’assurer que la saisie douanière évoquée concerne effectivement la retenue du 1 juillet 2016. De plus, les appelants avancent que^er seules les intimées ont été destinataires d’un procès-verbal de saisie mais ne justifient pas avoir sollicité les douanes à ce sujet ni avoir adressé une sommation de communiquer à leurs adversaires pour obtenir ce procès-verbal. Il sera retenu dès lors que le délai de 10 jours imparti par l’article L.716-8 précité n’a pas été respecté.

Par suite, la mesure de retenue douanière du1 juillet 2016 ayant été levée de plein droit^er en application de l’article L.716-8, elle ne peut être opposée aux sociétés MALU et AI AJ pour prouver la contrefaçon alléguée s’agissant des 650 chemises et des 21 tee-shirts retenus en douane le 1 juillet 2016. Le non-respect des prescriptions de l’article^er L. 716-8 entraîne la nullité de la retenue et des actes subséquents. Il est à cet égard sans incidence que les sociétés MALU et AI AJ, pour les besoins de leurs développements relatifs à l’épuisement des droits de marque, indiquent avoir acheté et commercialisé les produits en cause, leur argumentation développée pour le cas où les procès-verbaux de retenue des douanes ne seraient pas annulés, ne pouvant pallier l’absence de preuve de la contrefaçon alléguée résultant de la mainlevée de plein droit et de la nullité de la mesure de retenue douanière.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a, d’une part, prononcé la nullité de la mesure de retenue douanière du 1 juillet 2016 et débouté M. X Y et la SOCIETE DE^er GESTION AC Y de leurs demandes en contrefaçon portant sur les produits visées par cette retenue et, d’autre part, rejeté la demande d’annulation de la retenue douanière du 11 mai 2016.

Sur l’épuisement des droits de marque

La société MALU prétend rapporter la preuve de ce qu’elle s’est licitement approvisionnée pour les produits (polos et tee-shirts) saisis en douane et dans le show-room de la société AI AJ, d’une part, auprès de la société anglaise DYNAMIC BRANDS (pour les polos et TS col V et TS col rond avec inscription), laquelle s’est approvisionnée directement auprès de la société LOCAL BOY’Z, sous-licenciée AC Y, et d’autre part, auprès de la société MALU IBERIA, ancienne sous-licenciée AC Y établie en Espagne, au plus tard pendant la période d’écoulement de son stock (pour les TS col rond sans inscription objets de la retenue douanière du 1 juillet 2016er annulée). Elle en déduit qu’elle s’est approvisionnée en produits authentiques auprès de fournisseurs sous-licenciés ayant leur siège dans l’espace économique européen et ce, avec le consentement du titulaire de la marque, conformément à l’article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle.

La société AI AJ fait valoir qu’elle apporte des éléments objectifs et concordants tendant à démontrer que les appelants ont été parfaitement informés de la mise en circulation des produits de marque AC Y sur le territoire de l’Union européenne et qu’étant informés de cette mise en circulation, ils n’ont pas cherché à tarir cette source d’approvisionnement et qu’elle même s’est approvisionnée en produits authentiques auprès de la société MALU, fournisseur ayant son siège dans l’espace économique européen, conformément aux dispositions de l’article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle. Elle soutient que pour chaque produit saisi en ses locaux et objet de la procédure initiée par la SOCIETE DE GESTION AC Y, elle produit les

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factures et attestations correspondantes, faisant apparaître une chaîne d’approvisionnement parfaitement licite.

M. X Y et la SOCIETE DE GESTION AC Y soutiennent que les intimées échouent à démontrer que chacun des produits litigieux a été mis dans le commerce dans l’espace économique européen par le titulaire de la marque ou avec son consentement. Ils font valoir que :

- en ce qui concerne les polos :

- il n’est pas établi que les polos référencés 815 par la société AI AJ correspondent à la référence 203-000408 figurant sur les cartons de polos de la société MALU et utilisée sur les factures des sociétés LOCAL BOY’Z et DYNAMIC BRANDS, ni que les références PO 150790 ou 150790A, qui sont des références de clients et pas de produits ou de commande, correspondent à la référence 203-000408,

- aucune quantité de produits ne figure sur les factures de LOCAL BOY’Z à DYNAMIC BRANDS, ni sur celles de DYNAMIC BRANDS à MALU, qu’il n’est donc pas établi que les polos achetés à DYNAMIC BRANDS proviennent bien de LOCAL BOY’Z et qu’il s’agit donc bien des polos objets de la présente instance,

- les couleurs indiquées sur les factures de LOCAL BOY’Z à DYNAMIC BRANDS sont “BK/BLUE” (bleu/noir), alors que les couleurs des polos commandés à la société DYNAMIC BRANDS par MALU sont beaucoup plus nombreuses ; rien ne démontre que la mention “ASSTD” figurant sur la facture de LOCAL BOY’Z signifie que la commande porte sur divers coloris,

- en ce qui concerne les tee-shirts col V (réf. 830) :

- alors qu’il reconnaissait que la référence 853 correspond à des tee-shirt à col rond, le tribunal ne pouvait sans se contredire juger que cette référence 853 est utilisée indifféremment par AI AJ pour désigner des cols ronds ou en V et en conclure que la licéité de l’approvisionnement produit par produit était suffisamment établie,

- les quantités de tee-shirts col V facturées par LOCAL BOY’Z à DYNAMIC BRANDS, de DYNAMIC BRANDS à MALU sont masquées sur les factures versées aux débats,

- la facture DYNAMIC BRANDS n° 922 ne comporte aucun descriptif autre que

“t- shirts”,

- en ce qui concerne les tee-shirts col rond (réf. 853) :

- ces tee-shirts portent une référence 853 que AI AJ prétend utiliser aussi pour des tee-shirts col à col V, ce qui est invérifiable et étrange car ces deux types de modèles sont très différents,

- la facture DYNAMIC BRANDS n° 924 ne comporte aucun descriptif autre que

“t- shirts”,

- la mention “BK/BLUE” figure dans la colonne “color” de la facture LOCAL BOY’Z à DYNAMIC BRANDS, ce qui laisse entendre que les tee-shirts sont de couleur noir ou bleu – alors que le tee-shirt saisi par les douanes est blanc et que celui décrit dans le procès-verbal de saisie- contrefaçon du 24 juillet 2017 (effectuée en douane) est gris -, la mention “ASSTD” en bas à gauche de la facture pouvant se référer à un assortiment de tailles et pas de couleurs,

- les quantités sont masquées sur les factures de LOCAL BOY’Z à DYNAMIC BRANDS et de DYNAMIC BRANDS à MALU, de même que sur le bon de commande.

L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque française ainsi que l’usage d’une marque française reproduite, sans l’autorisation du propriétaire de la marque.

En vertu de l’article 9 du règlement CE n° 207/ 2009 du 26 février 2009, le titulaire d’une marque communautaire enregistrée dispose d’un droit exclusif et est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque pour des produits on des services identiques à ceux pour lesquels elle est enregistrée.

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Toutefois, selon les articles L. 713-4 du même code et 13 du règlement précité, le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle ci, pour des produits qui ont été mis dams le commerce de1'espace économique européen, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

Ainsi, le titulaire de la marque ne peut pas s’opposer à la libre circulation des produits marqués à l’intérieur de l’espace économique européen, après que ces produits ont été mis dans le commerce de cet espace par lui-même ou avec son consentement.

Il incombe à celui invoque l’épuisement du droit de le prouver pour chacun des exemplaires du produit concerné par le litige, c’est à dire d’établir que chaque exemplaire des produits argués de contrefaçon a été mis dans le commerce dans l’espace économique européen, par le titulaire de la marque ou avec son consentement, même implicite.

En l’espèce, il est établi que la société LOCAL BOY’Z est concessionnaire d’une licence l’autorisant à apposer les marques “AC Y” sur “les vêtements de sport, de loisir et de style décontractés pour homme” ainsi qu’en atteste l’accord de licence en date du 2 décembre 2014 produit aux débats.

Il n’est pas contesté que M. Y et la société SOCIETE DE GESTION AC Y, d’une part, et la société MALU, d’autre part, ont entretenu depuis des années des relations commerciales régulières, les premiers n’ignorant pas que la seconde revendait des produits marqués “AC Y”.

Les produits concernés sont :

• des polos référencés 815 de couleurs diverses, soit ceux retenus en douane le 11 mai 2016 et ceux contenus dans les 19 cartons saisis dans le show-room de la société AI AJ le 2 juin 2016 ;

• des tee-shirts col rond référencés 853 de couleurs diverses comportant la signature AC Y en noir, retenus en douane le 11 mai 2016 ;

• des tee-shirts col V référencés 860 de couleurs diverses comportant la signature AC Y brodée en blanc, soit retenus en douane le 11 mai 2016 et ceux saisis dans le show-room de la société AI AJ le 2 juin 2016.

C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a estimé, au vu notamment des bons de commande et factures produits aux débats, qu’il était établi que les vêtements précités destinés à la société AI AJ provenaient de la société anglaise LOCAL BOY’Z, fabricant sous licencié AC Y, et que ces vêtements avaient donc été mis sur le marché de l’espace économique européen par le titulaire des marques ou du moins avec son consentement et qu’il a dit en conséquence que la preuve de l’épuisement des droits de marque était suffisamment rapportée et débouté M. X Y et la SOCIETE DE GESTION AC Y de l’ensemble de leurs demande en contrefaçon.

Il sera ajouté, pour répondre aux objections des appelants en ce qui concerne les correspondances entre les références des produits utilisées par la société AI AJ et celles utilisées par les sociétés MALU et LOCAL BOY’Z et DYNAMIC BRANDS, que c’est à juste raison que le tribunal a retenu que la référence 815 figurant sur les étiquettes cartonnées des polos destinés à la société AI AJ correspond à la référence 203- 000408 mentionnée par la société MALU sur les cartons de polos saisis et que les références 853 et 860 figurant sur les étiquettes respectivement des tee-shirts col rond et des tee-shirts col V correspondent aux références 203-000407 et 203-000399 mentionnées sur les cartons de ces mêmes vêtements par la société MALU et que les références 203- 000408, 203-000399 et 203-000407 sont aussi celles qui apparaissent sur les factures émises par la société LOCAL BOY’Z. Ces constatations ressortent en effet du procès- verbal de saisie-contrefaçon dans le show room de la société AI AJ le 2 juin 2016 et des factures MALU y annexées (pièce 13 appelants), ainsi que des factures et documents

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“sales shipement” (expédition de ventes) produits par la société MALU (ses pièces 24, 25, 27, 27bis, 29, 29bis, 30, 30bis, 32, 32bis, 33, 33 bis, 35, 35bis, 38, 41, 42, 44, 45). La correspondance entre les documents LOCAL BOY’Z et DYNAMIC BRANDS (ces derniers ne comportant pas de référence 203-000408 ou 203-000399 ou 203-000407) s’infère des mentions portées sur les uns et les autres concernant la nature des produits concernés (polo PC ou AC Y ; PC Mens [homme] Tshirt R Neck [ras le cou]) ; PC Mens Tshirt V), des quantités achetées et vendues et des numéros de bons de commande (“purchase order”) (PO15-0790 ou PO15-0790A pour les polos /PO15-0789 ou PO15-0789A pour les TS col rond / PO15-0753 ou PO15-0753A pour les TS col V), numéros également utilisés par la société MALU. Par ailleurs, si, sur les bons de commande de la société AI AJ, les tee-shirts col V sont référencés 853 (et non 860 comme sur les étiquettes cartonnées des tee-shirts col V saisis), d’autres mentions permettent de les rattacher aux documents des sociétés MALU, DYNAMIC BRANDS et LOCAL BOY’Z (n° de commande CD0774, quantités (2 340 et 1 800), n° “shipment” (SH16-1250 ou SH16-1615), n° “purchase order” (PO15-0789 ou PO15-0789A), ce qui a conduit le tribunal à constater que la société AI AJ utilise indifféremment la référence 853 pour désigner, sur ses bons de commande, les tee-shirts à col rond ou à col V.

En ce qui concerne les quantités facturées, si elles n’apparaissaient pas, pour avoir été biffées, sur les documents émanant des sociétés LOCAL BOY’Z et DYNAMIC BRANDS initialement versés par la société MALU, celle-ci fournit en appel les mêmes documents mais faisant apparaître les quantités commandées et facturées (ses pièces 27bis, 28bis, 29bis, 30bis, 31bis, 32bis, 33bis, 34bis, 35bis), ce qui permet de vérifier que les quantités mentionnées sur les documents émanant des sociétés LOCAL BOY’Z et DYNAMIC BRANDS ne révèlent pas d’incohérence avec celles apparaissant sur les bons de commande de la société AI AJ et les factures adressées à cette dernière par la société MALU. Si ces quantités ne correspondent pas exactement, la société MALU observe pertinemment que les sociétés DYNAMIC BRANDS et MALU sont des grossistes qui peuvent commander de plus grandes quantités que celles commandées par le seul client AI AJ.

En ce qui concerne les couleurs des polos et des tee-shirts col rond, la cour fait sienne l’analyse du tribunal qui a estimé que la mention “BK/BLUE” sur les factures de la société LOCAL BOY’Z, alors que les commandes initiales de la société MALU (pièces 27 et 33) portent sur des vêtements unis de diverses couleurs, n’est pas de nature à remettre en cause la traçabilité des polos et tee-shirts col rond alors que les factures de la société LOCAL BOY’Z portent la mention “ASSTD” indiquant qu’elles concernent des vêtements de diverses couleurs conformément à la commande.

Les sociétés mises en cause ayant démontré que les polos et tee-shirts litigieux proviennent de la société LOCAL BOY’Z, licenciée AC Y, M. X Y et la SOCIETE DE GESTION AC Y ont nécessairement consenti à leur commercialisation au sein de l’espace économique européen, quelles que soient les différences évoquées supra qu’ils relèvent entre les marques invoquées et celles apposées, notamment, sur les emballages de ces produits, et ne peuvent donc voir leurs demandes en contrefaçon prospérer.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les droits de M. X Y et de la SOCIETE DE GESTION AC Y sur les marques françaises 118 et 686 et sur les marques de l’Union européenne 554, 793 et 901 sont épuisés pour l’ensemble des produits (polos et tee-shirts) retenus le 11 mai 2016 et en ce qu’il a débouté en conséquence ces derniers de l’ensemble de leurs demandes en contrefaçon.

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Sur la demande de garantie de la société AI AJ à l’encontre de la société MALU

Les demandes en contrefaçon de marques de M. X Y et la SOCIETE DE GESTION AC Y étant rejetées, la demande en garantie de la société AI AJ à l’encontre de la société MALU est sans objet.

Sur les demandes reconventionnelles de la société MALU

Sur la demande de mise hors de cause de M. X Y

Pour demander la mise hors de cause de M. X Y, les intimés font valoir que ce dernier, qui a concédé à la SOCIETE DE GESTION AC Y les droits exclusifs d’exploitation sur l’ensemble de ses marques déposées en France et dans le reste du monde, n’est donc pas l’exploitant des contrats de licence, que c’est la SOCIETE DE GESTION AC Y qui est l’interlocuteur des licenciés et qui fait en sorte que la commercialisation des produits se fasse dans le respect des termes des contrats de licence, que M. X Y n’est même pas signataire du contrat de licence consenti à la société LOCAL BOY’Z, qu’il n’est donc pas concerné par les demandes de la société MALU.

Les intimées répondent à juste titre que la demande de mise hors de cause n’est aucunement justifiée dès lors que M. X Y est le titulaire des marques invoquées, qu’il a initié la présente instance aux côtés de la SOCIETE DE GESTION AC Y et qu’il est bien, contrairement à ce qui est soutenu, le signataire, le 2 décembre 2014, de l’accord de licence conclu avec la société LOCAL BOY’Z (pièces 25 et 25bis appelants).

La demande de mise hors de cause de M. X Y sera par conséquent rejetée.

Sur l’abus du droit des marques par M. Y et la SOCIETE DE GESTION AC Y

La société MALU soutient que M. X Y et la SOCIETE DE GESTION AC Y, bien que parfaitement avisés de l’épuisement du droit sur les marques et des différentes ventes et approvisionnements qu’elle a réalisés, n’ont pas hésité à adresser des mises en demeure à ses clients, à saisir l’administration douanière et à engager diverses poursuites judiciaires dans le seul but de lui nuire. Elle fait valoir qu’il y a manifestement un abus de la part du titulaire de droits qui, connaissant la complète désorganisation du réseau de sous-licenciés, croit pouvoir d’une main concéder ses droits en licence sur une multitude de produits, toucher les royalties correspondantes, et de l’autre main, reprendre ce qu’il a donné en saisissant ou en faisant détruire ces mêmes produits de façon arbitraire. Elle considère que ces comportements constituent une faute au regard des dispositions de l’ancien article 1382 du code civil et qu’ils lui ont causé un préjudice, toujours actuel, lié à la désorganisation de son réseau et à une perte de confiance de ses clients qui sont réticents à l’idée de s’approvisionner auprès d’elle.

Les appelants contestent l’abus reproché et sollicitent la confirmation du jugement qui a rejeté la demande.

C’est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a rejeté la demande de la société MALU en retenant notamment qu’il ne peut être reproché au titulaire de marques d’agir en justice pour la défense de son droit de propriété industrielle, la circonstance que son action n’aboutisse pas n’étant pas suffisante à caractériser une faute, et que la société MALU est mal fondée à invoquer une procédure parallèle ayant donné lieu à la destruction des marchandises retenues par les douanes alors que cette destruction a fait suite à un accord transactionnel.

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Sur les atteintes portées par M. X Y et la SOCIETE DE GESTION AC Y au droit de la concurrence

La société MALU soutient qu’en insérant des clauses interdisant les ventes passives dans les contrats de licence alors que le réseau AC Y est un réseau de distribution exclusive, en adressant des courriers à ses fournisseurs licenciés leur demandant de ne plus l’approvisionner, en résiliant les contrats de licence MALU IBERIA, son autre fournisseur en produits AC Y, en adressant de multiples courriers à ses clients leur demandant de justifier de leur chaîne d’approvisionnement et en initiant à son encontre plusieurs saisies douanières et actions judiciaires pour faire obstacle à son activité économique, M. X Y et la SOCIETE DE GESTION AC Y ont cherché à tarir son approvisionnement et à l’évincer du marché, en violation des règles du droit de la concurrence. Elle fait valoir que ces agissements lui ont causé un préjudice considérable, tant commercial que moral.

En réponse, M. X Y et la SOCIETE DE GESTION AC Y arguent qu’aucun des contrats de licence de marques n’interdit la conclusion de ventes passives et n’organise de protection territoriale absolue mais que ces contrats prévoient licitement la possibilité pour le donneur de licence de contrôler la qualité des produits et le respect de l’image de marque de AC Y, par exemple en soumettant la vente par correspondance ou par internet à l’accord du concédant. Elle précise que les contrats de licence conclus avec la société MALU IBERIA ont été résiliés entre mai 2014 et avril 2015 suite à de graves manquements du licencié à ses obligations contractuelles (ventes de produits hors licence par MALU IBERIA (chaussettes, sous-vêtements féminins), ventes actives par MALU IBERIA à MALU, notamment de produits non inclus dans la licence en Allemagne à travers des réseaux “hard discount”) et que ces contrats ne peuvent être à l’origine d’un préjudice postérieur de plus de 3 ans à leur résiliation pour la société MALU. Elle ajoute que contrairement à ce que le tribunal a retenu, l’article 7 du contrat de licence conclu avec la société LOCAL BOY’Z prévoit la possibilité pour le licencié de procéder à des ventes passives y compris en dehors des territoires sous licence. Elle fait encore valoir que le courrier adressé à la société ABANTEX le 7 mai 2014 pour lui demander de cesser de vendre des produits AC Y au groupe MALU était motivé par le fait que cette société avait revendu des marchandises à des établissements en Allemagne qui nuisaient de manière significative à l’image de la marque et que cette pièce doit en toute hypothèse être écartée dans la mesure où elle concerne la mise en vente de chaussettes, qui plus est trois ans avant les faits, et ne présente pas de lien sérieux avec la demande principale. Les appelants affirment qu’ils ne s’opposent pas aux ventes hors territoire lorsqu’il s’agit de vente passives et confirment régulièrement aux douanes le caractère authentique de marchandises portant leurs marques. Ils contestent enfin la réalité du préjudice invoqué en soulignant que les pièces fournies à ce titre par la société MALU (attestation commissaire aux comptes et lettre AWG) ne sont pas probantes.

Sur les agissements reprochés

L’article L. 420-1 du code de commerce dispose : “Sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à : 1° Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises (…)”.

L’action concertée qui a pour objet de limiter l’accès au marché d’une entreprise ou le libre exercice de la concurrence constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité civile de l’auteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

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L’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prohibe tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur.

Les règles applicables à un réseau de distribution exclusive ont été précisées par le règlement n°330/2010 du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101 § 3 du TFUE à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées et au travers des Lignes directrices sur les restrictions verticales publiées par la Commission européenne le 19 mai 2010. Il ressort de l’article 4.b.i) du règlement n°330/2010 et du considérant 51 des Lignes directrices que les ventes passives ne peuvent être interdites au sein d’un réseau de distribution exclusive, ce qui signifie qu’un distributeur membre d’un réseau de distribution exclusive a l’obligation de satisfaire à des commandes qu’il n’aurait pas sollicitées, émanant de clients situés en dehors du territoire qui lui a été attribué en exclusivité.

C’est par de justes et pertinents motifs, que la cour adopte, que le tribunal a écarté les griefs formulés par la société MALU relatifs : i) aux action douanières et judiciaires engagées par M. Y et la SOCIETE DE GESTION AC Y à l’encontre de la société MALU : le tribunal a estimé à juste raison, notamment, qu’il ne pouvait être considéré que les retenues douanières avaient été sciemment mises en oeuvre pour faire obstacle à l’activité économique de la société MALU dès lors qu’il n’était pas établi qu’à la date de ces retenues, M. Y et la SOCIETE DE GESTION AC Y savaient que les produits saisis provenaient de la société MALU, ii) aux pressions exercées sur des clients de la société MALU (les sociétés SILAG et AWG en Allemagne, METRO CASH aux Pays-Bas) au moyen de courriers adressés par la société AHLERS: le tribunal a retenu à juste raison que ces courriers n’émanaient pas des demandeurs mais de la société AHLERS, une sous-licenciée, et que ces démarches n’étaient pas par principe fautives dès lors qu’il ne peut être reproché à un licencié ou un titulaire de marque, dans un réseau de distribution exclusive, d’interroger des revendeurs sur l’origine de produits afin de vérifier le respect des exclusivités territoriales concédées, et ce d’autant que les réponses apportées par la société MALU avaient été en l’espèce parcellaires et de nature à renforcer la méfiance de la société AHLERS.

En revanche, constitue une pratique anticoncurrentielle le fait d’exiger d’un distributeur exclusif qu’il prohibe une commercialisation via un site internet dans la mesure où ce faisant, il interdit les ventes passives, à savoir celles conclues à la demande d’un client situé en dehors du territoire qui a été attribué en exclusivité au distributeur qui visite le site internet de ce distributeur et prend contact avec lui pour conclure une vente.

Or, comme le tribunal l’a constaté, le contrat de licence conclu le 3 juillet 2014 entre M. X Y, celui-ci “agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de gérant de la SARL DE GESTION AC Y”, et la société AHLERS pour une exclusivité sur divers territoires dont l’Allemagne, la Belgique et la France, stipule (article 6) que “Le licencié s’engage également, sauf autorisation expresse et écrite du concédant à ne pas commercialiser les articles faisant l’objet de la présente concession au moyen de vente par correspondance et/ou télématique (tels qu’internet)”. Le fait d’interdire par principe la vente sur internet, sauf accord de la tête de réseau, revient à prohiber les ventes passives, ce qui est illégal.

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Sont de même illégales les clauses similaires suivantes contenues dans des contrats de licence signés entre M. X Y, celui-ci “agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de gérant de la SARL DE GESTION AC Y”, et la société MALU IBERIA :

-“Le Licencié accepte, sauf autorisation expresse du concédant par écrit, de ne pas vendre les produits par courrier direct ou par réseaux multimédia (tels que l’Internet) (…)” et “le licencié accepte de ne pas distribuer les produits sous licence portant la marque AC Y (…) à travers des réseaux de vente par correspondance, IV) y compris via Internet” (articles 6 et 9 du contrat du 2 janvier 2010 portant sur des sous-vêtements pour hommes pour les Pays-Bas) ;

- “Le concessionnaire s’engage à vendre les produits qu’à des clients donnant l’assurance de ne pas les exporter en dehors du territoire concédé et ne pourra faire appel aux réseaux électroniques tels qu’ Internet sauf accord écrit du concédant. La vente par réseaux numériques interactifs ou similaires ne permettant pas en effet le respect de la concession territoriale accordée par la Concédant” (contrat du 29 décembre 2011 portant sur des sous-vêtements hommes pour la Finlande et les pays Baltiques) ;

-“Le licencié s’engage à ne pas proposer à la vente les modèles portant la griffe AC Y par tout moyen de commerce électronique, par toute voie de réseaux numériques interractifs ou tout réseau ayant recours à des techniques identiques ou similaires (tels qu’internet). La vente par réseaux numériques interactifs ou similaires ne permettant pas en effet le respect de la concession territoriale accordée par le concédant” (article 6 des deux contrats du15 octobre 2013 portant l’un sur des pyjamas pour hommes et femmes pour l’Espagne et l’autre des sous-vêtements pour hommes pour la Bulgarie, Croatie et Roumanie). Il est indifférent que ces contrats de licence n’aient plus été en vigueur au moment des faits de contrefaçon de marques invoqués par M. X Y et la SOCIETE DE GESTION AC Y dès lors que les atteintes anticoncurrentielles alléguées à titre reconventionnel par la société MALU constituent des faits distincts de ceux de contrefaçon et que les appelants n’ont pas soulevé l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle au motif qu’elle ne se rattacherait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant au sens de l’article 70 du code de procédure civile.

En revanche, l’article 7 de l’accord de licence signé en décembre 2014 (pièce 25 et 25 bis appelants) entre la société AC Y UK LIMITED et la société LOCAL BOY’Z, mais cosigné par M. X Y à titre personnel, stipule : “Le preneur de licence s’engage à s’interdire de vendre, distribuer ou proposer à la vente les articles sous licence :

1. à tout client non compris dans les territoires sous licence ; ou

2. en dehors du strict cadre de commandes spontanées d’articles sous licence émanant de clients situés dans l’Espace Economique Européen (y compris en dehors des Territoires sous Licence). Le preneur de licence reconnaît que le donneur de licence l’a dûment informé avoir accordé des licences exclusives de fabrication et de distribution de vêtements pour hommes de style décontracté dans chacun des pays de l’Union Européenne. Le preneur de licence s’engage à s’interdire de vendre, distribuer ou proposer à la vente les articles sous licence autrement que conformément aux stipulations du présent article”. Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, cette stipulation ne revient pas à interdire au licencié de procéder à des vente passives en dehors de son territoire, le point 2 de l’article prévoyant précisément une exception au point 1 pour des “commandes spontanées (…) émanant de clients situés dans l’Espace Economique Européen (y compris en dehors des Territoires sous Licence)”, ce qui correspond à des ventes passives.

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Par ailleurs, comme les premiers juges l’ont retenu, la volonté d’évincer la société MALU de la commercialisation passive de produits AC Y acquis par cette société auprès de la société DYNAMIC BRANDS ou auprès de licenciés (les sociétés MALU IBERIA ou ABANTEX) est amplement établie au vu des courriels adressés par M. POCH (AC Y Espagne) à M. AL AM AN, dirigeant de la société MALU (et aussi de la société MALU IBERIA), les 23 avril 2014 (“Pourquoi, après tant d’années à travailler ensemble et après avoir obtenu la confiance de M. AO pour différents contrats, avez vous vendu en Allemagne des chaussettes X AO ? Vous n’avez pas ce pays et vous n’avez pas cette licence. Nous avons fait des efforts pendant des années pour apporter à AR le style X AO avec de meilleurs produits, de meilleurs emballages et de meilleures boutiques (milieu de gamme ou milieu haut de gamme) et maintenant vous avez mis fin a toute possibilité de sauver la situation. Comment aurais je pu vous protéger devant M. AO, il y a une semaine, lorsque votre action illégale est parvenue au bureau ?Nous travaillons tous pour M. AO, vous aussi, et nous devons respecter son style, sa position, sa stratégie et sa marque. S’il vous plaît, AL, retirez vous d’Allemagne immédiatement avec toutes vos ventes et revenez du coté de X AO”), 19 mai 2014 (“Etre l’agent de M. AO et avoir sa confiance c’est le plus grand honneur. Nous travaillons tous pour M. AO, toi aussi. En vendant des produits qui ne sont pas les tiens, dans un territoire qui ne t’appartient pas, tu attaques M. AO et son système de licences. Tu gagneras de l’argent, mais tu crées des problèmes aux autres licenciés et à nous tous. J’ai transmis (…) l’idée de te visiter pour parler du stock et des possibles voies de solution des problèmes. Entre-temps, tu dois arrêter tes ventes illégales, AL. Le fait qu’il y ait un décalage entre la loi européenne et nos contrats ne veut pas dire que tu doives agir furtivement. Fais marche arrière, AL, sur tes ventes en Allemagne et autres…”), 29 septembre 2014 (“Quand vous dites que vous agissez en appliquant les lois européennes, je peux vous dire que… vous agissez contre [M. Y] et contre sa confiance envers nous. Quittez l’Allemagne, AL” ; (…) il n’y a aucune justification pour ce que vous faites en Allemagne. Quittez l’Allemagne !”) ; 13 octobre 2017 (“M. AO insiste pour que tu arrêtes tes ventes sans contrat en Allemagne d’immédiat. Rien n’avancera entre AR et M. AO tant que tu ne sortiras pas du marché allemand”). En outre, les conseils de M. X Y et de la SOCIETE DE GESTION AC Y sont intervenus auprès de la société ABANTEX, un sous- licencié, pour lui indiquer : “(…) Abantex a signé un contrat de licence avec X AO concernant des chaussettes pour homme, femme et enfant pour le territoire espagnol. Comme vous le savez, la politique d’entreprise de X AO comporte plusieurs aspects essentiels parmi lesquels figure notamment le respect par les licenciés des territoires. A cet égard, nous disposons d’informations et de documents attestant du fait que votre entreprise a vendu des marchandises X AO au Groupe AR. Cette entreprise a à son tour revendu les marchandises en question a des établissements situés en Allemagne qui nuisent de manière significative à l’image de la marque. Afin de remédier à cette situation, je vous demande, par le biais de la présente, de cesser toute vente de produits X AO au Groupe AR”. Contrairement à ce qui est soutenu, ce courriel est pertinent pour apprécier l’existence des pratiques anticoncurrentielles reprochées bien que se rapportant à une période antérieure aux faits de contrefaçon de marques, et alors que la violation de l’accord de licence par le licencié ABANTEX (ventes de chaussettes hors licence) et l’atteinte prétendument portée à l’image de la marque par la commercialisation des produits en Allemagne ne sont nullement démontrées. En outre, les appelants invoquent vainement des violations de la société MALU à ses obligations contractuelles (pages 46 et 52 de leurs conclusions), cette dernière n’étant pas licenciée AC Y.

Enfin, le tribunal a justement retenu que la volonté d’empêcher la société MALU de s’approvisionner en produits AC Y s’est concrétisée par la résiliation, par courriers en date des 7 et 21 avril 2015 signés de M. X Y, des deux contrats de licence conclus le 15 octobre 2015 précités, devant s’achever au 28 février 2017, dont bénéficiait la société MALU IBERIA, cette résiliation étant motivée par des manquements contractuels et une atteinte portée à l’image de la marque du concédant.

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Il est relevé que la société MALU soutient, sans être contredite, que les deux autres contrats (des 2 janvier 2010 et 29 décembre 2011 ) n’ont pas été renouvelés. Les appelants avancent que les résiliations ont été justifiées par des ventes actives réalisées par la société MALU IBERIA en dehors du territoire concédé mais force est de constater que ces ventes actives ne sont en rien établies, pas plus que des ventes de produits hors licence (chaussettes ou sous-vêtements féminins) ou l’atteinte portée à l’image de la marque AC Y par la commercialisation des produits, la société MALU arguant pertinemment que, dans un réseau de distribution exclusive, les clients de la société MALU IBERIA, telle la société MALU, devaient par principe être libres de revendre les produits AC Y à des magasins discount.

C’est donc à juste raison que le tribunal a retenu qu’en insérant des clauses contractuelles dans des contrats de licence de marque contribuant à la mise en place d’un réseau de distribution exclusive, qui ont pour effet de restreindre de manière générale les ventes passives, et en s’attachant à prendre des mesures afin d’empêcher la société MALU de poursuivre la commercialisation de produits AC Y ainsi acquis, M. X Y et la SOCIETE DE GESTION AC Y ont mis en oeuvre des mesures contraires aux règles de la concurrence qui ont pour effet de restreindre l’accès de cette société à ce marché, ce qui est constitutif d’une faute engageant leur responsabilité.

Sur les réparations

Les agissements de M. X Y et la SOCIETE DE GESTION AC Y ont causé un préjudice commercial à la société MALU, caractérisé par le manque à gagner consécutif à la diminution des quantités de produits AC Y qu’elle a pu commercialiser.

Elle fournit l’attestation de son commissaire aux comptes attestant que la marge brute dégagée au cours de l’année 2016 au titre de la commercialisation des produits AC Y s’est établie à 822 438 euros HT (sa pièce 22). Ce document n’est toutefois pas de nature à permettre d’évaluer précisément le préjudice subi par la société MALU au titre de la perte de commandes sur le marché des polos et tee-shirts directement concerné par la présente procédure.

Par ailleurs, si la société MALU justifie de ce que la société AWG, l’un de ses clients, l’a informée, en janvier 2017, de sa décision de cesser toute commande auprès d’elle de produits AC Y, cette décision faisant suite à un courrier adressé à la société AWG par la société AHLERS en décembre 2016 indiquant que des pulls marqués AC Y commercialisés par AWG étaient d’origine douteuse, ces courriers ne se rattachent pas directement aux faits de la cause qui concernent des polos et des tee-shirts.

Comme il a été dit, le contrat de licence signé avec la société LOCAL BOY’Z ne contient pas de clause interdisant ou limitant les ventes passives.

Il sera précisé enfin que, par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris du 25 octobre 2019, dans une procédure parallèle en contrefaçon de marques initiée à son encontre en avril 2017 par M. X Y et la SOCIETE DE GESTION AC Y concernant des sous-vêtements, la société MALU a obtenu l’allocation d’une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des mêmes pratiques anticoncurrentielles (clauses insérées dans les contrats de licences limitant les ventes passives et volonté d’évincer la société MALU de la commercialisation passive des produits) mises en oeuvre par les demandeurs.

Compte tenu de ces éléments, la cour évalue à la somme de 100 000 € le préjudice commercial subi par la société MALU pour les polos et des tee-shirts objets du présent litige.

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Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice moral subi par la société MALU du fait de l’atteinte portée à son image auprès de ses clients, en lui allouant une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts.

C’est donc la somme globale de 150 000 € que M. X Y et la SOCIETE DE GESTION AC Y paieront in solidum à la société MALU en réparation de son entier préjudice. Le jugement sera réformé en ce sens.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de publication. La société MALU sera déboutée de sa demande en ce qu’elle concerne le présent arrêt.

Sur le caractère abusif de la procédure

La société MALU fait valoir que M. X Y et la SOCIETE DE GESTION AC Y la connaissent parfaitement depuis de nombreuses années et savent qu’elle s’approvisionne de façon licite en produits AC Y et qu’en conséquence, les produits litigieux, à partir du moment où AI AJ a déclaré les avoir acquis auprès d’elle, ne pouvaient sérieusement être argués de contrefaçon. Elle ajoute que les appelants savent que leurs agissements visant à l’évincer du marché sont répréhensibles et particulièrement préjudiciables que ce soit sur son chiffre d’affaires ou sur sa réputation et qu’ils ont touché des royalties sur chacun des produits argués de contrefaçon.

Les appelants concluent à la confirmation du jugement et au rejet de la demande en faisant valoir que la société MALU invoque au titre de la procédure abusive le même préjudice que celui invoqué au titre de la violation des règles de la concurrence.

C’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté la demande de la société MALU.

Sa demande en ce qu’elle concerne la procédure d’appel sera rejetée pour les mêmes motifs.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. X Y et la SOCIETE DE GESTION AC Y, parties perdantes pour l’essentiel, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

Les sommes qui doivent être mises à la charge de M. X Y et la SOCIETE DE GESTION AC Y au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les sociétés MALU et AI AJ en appel peuvent être équitablement fixées à 10 000

€ pour chacune.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Rejette la demande de mise hors de cause de M. X Y,

Confirme le jugement déféré si ce n’est en ce qu’il a condamné in solidum M. X Y et la SOCIETE DE GESTION AC Y à payer à la société MALU la somme de 350 000 euros titre de dommages et intérêts pour atteinte à la concurrence,

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Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne in solidum M. X Y et la SOCIETE DE GESTION AC Y à payer à la société MALU la somme de 150 000 euros titre de dommages et intérêts pour atteinte à la concurrence,

Y ajoutant,

Rejette les demandes de la société MALU au titre de la publication de la décision et de la procédure abusive,

Condamne in solidum M. X Y et la SOCIETE DE GESTION AC Y aux dépens d’appel et au paiement aux sociétés MALU et AI AJ de la somme de 10 000 € à chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE PRÉSIDENT LE GREFFIER

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