COUR D’APPEL DE VERSAILLES DR ARRET DU 07 juin 2016

12^e chambre R.G. N° 15/02212 Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 mars 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : 01 N° Section : N° RG : 12/10642

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SA AUTOBIZ anciennement dénommée SHAKAZOOLA FRANCE […] 92150 SURESNES Représentant : M^e A laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 41492 Représentant : M^e Charles G de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0488
- APPELANTE

SASU ELITE AUTO N° SIRET : B 4 00 835 161 195 route nationale 10 78310 Coignières Représentant : M^e Richard G de la SELEURL G LEGAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0112 – N° du dossier 20120731 INTIMEE

Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 mai 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M^me Dominique ROSENTHAL, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M^me Dominique ROSENTHAL, Président, Monsieur François LEPLAT, Conseiller, Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

Vu l’appel interjeté le 23 mars 2015, par la société Shakazoola France, actuellement dénommée Autobiz, d’un jugement rendu le 5 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :

* prononcé l’annulation de la marque française 'RepriseCash’ n°3767778 pour défaut de caractère distinctif, * dit que le jugement sera transmis au registre national des marques de l’institut national de la propriété industrielle aux fins d’inscription à l’initiative de la partie la plus diligente, dès qu’elle aura acquis un caractère définitif, * rejeté les demandes plus amples ou contraires, * condamné la société Shakazoola à payer à la société Elite Auto la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

Vu les dernières écritures en date du 22 avril 2016, par lesquelles la société Autobiz, anciennement dénommée Shakazoola France, demande à la cour de:

' la recevoir et la dire bien fondée en son appel principal,

' dire irrecevable et mal fondée la société Elite Auto en ses appels incidents et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

' confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a reconnu que la marque française 'RepriseCash'

enregistrée à l’institut national de la propriété industrielle sous le n° 3767778 n’était pas descriptive mais simplement évocatrice des produits et services visés à l’enregistrement,

' infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a annulé la marque française 'RepriseCash’ enregistrée à l’institut national de la propriété industrielle sous le n° 3767778 au motif qu’elle constituait l’expression usuelle des produits et services visés à l’enregistrement,

Et statuant à nouveau :

' dire valide la marque française « RepriseCash » enregistrée à l’institut national de la propriété industrielle sous le n°3767778,

' faire interdiction à la société Elite Auto de faire usage des signes associés 'Reprise’ et 'Cash’ et d’exploiter les noms de domaine http://www.cash-reprise.fr et http://www.cash-reprise.com, sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée,

' ordonner le transfert forcé et à titre gratuit par la société Elite Auto à la société Shakazoola

France des noms de domaine http://www.cash-reprise.fr et http://www.cash-reprise.com, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

' condamner la société Elite Auto au paiement d’une indemnité de 45.000 € au titre du préjudice subi, toutes causes confondues,

' ordonner la publication de la présente décision dans trois journaux ou périodiques choisis par la société Shakazoola France, aux frais de la société Elite Auto dans la limite de la somme de5.000 € HT par insertion,

' condamner la société Elite Auto au versement d’une indemnité de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Vu les dernières écritures en date du 25 mars 2016 aux termes desquelles la société Elite Auto prie la cour de:

' dire la société Shakazoola irrecevable, à tout le moins mal fondée, en son appel et l’en débouter, ' dire la société Elite Auto recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles, ' confirmer le jugement entrepris en tous ses points, sauf en ce qu’il a débouté la société Elite Auto de sa demande visant à ce que le tribunal considère que la combinaison des dénominations Reprise et Cash est descriptive, Statuant à nouveau,

' dire que l’expression « RepriseCash » est l’adjonction, dans leur acception usuelle, de deux termes du langage courant pour former une expression descriptive s’agissant des produits et services visés à l’enregistrement,

' confirmer l’annulation de la marque française « RepriseCash » n°3 767 778 et ordonner l’inscription de cette annulation au registre national des marques de l’institut national de la propriété industrielle par transmission du greffier à l’institut national de la propriété industrielle de la décision d’annulation intervenue,

En toutes hypothèses,

' prononcer la déchéance des droits de la société Shakazoola sur l’enregistrement de la marque française n°3 767 778 pour l’ensemble des produits et services désignés en classes 16, 35, 38, et 41, et ce à compter de l’expiration du délai de cinq ans suivant la publication de son enregistrement au BOPI 2011-05 le 4 février 2011, soit à compter du 4 février 2016,

' ordonner que la société Shakazoola justifie, dans le délai d’un mois de la signification de l’arrêt à intervenir, de son inscription au registre national des marques auprès de l’Institut National de la propriété Intellectuelle, et à défaut autoriser la société Elite Auto à faire inscrire ledit arrêt,

' condamner la société Shakazoola au versement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

* condamner la société Shakazoola au versement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il convient de rappeler que : * la société Shakazoola, actuellement dénommée Autobiz, exerce par le biais d’un site internet accessible sous le nom de domaine www.autobiz.fr une activité payante de fourniture d’informations automobiles à destination d’une clientèle de professionnels et de particuliers, * elle y propose un service dit 'reprise facile’ qui permet à l’utilisateur, propriétaire d’un véhicule d’occasion, d’obtenir l’estimation de la valeur côte de son véhicule, * l’utilisateur se voit proposer une mise en relation avec un membre du réseau de concessionnaires partenaire dans le but de finaliser la vente de son véhicule, * le 20 septembre 2010, la société Shakazoola a procédé au dépôt de la marque française nominative 'RepriseCash’ enregistrée sous le numéro 10 3 767 778, pour désigner les produits et services suivants:

' Classe 16 : journaux et revues ;

' Classe 35 : conseil en matière d’achat et de vente de véhicules. Service de vente au détail et en gros de véhicules neufs ou d’occasion. Service d’approvisionnement à savoir achat de véhicules neufs ou d’occasion pour les professionnels ou les particuliers ; ' Classe 38 : service en ligne de conseil, d’assistance, d’achat et de vente de véhicules automobiles neufs ou d’occasion

' Classe 41 : édition d’annonces de vente et d’achat de véhicules automobiles neufs ou d’occasion par réseau Internet,

* la société Shakazoola a concédé à la société Peugeot le droit d’utiliser cette marque, * la société Elite Auto est spécialisée dans les services liés à la vente et à l’achat de véhicules automobiles ou de produits qui s’y rapportent, * elle exerce ses activités sur des sites internet, dont depuis 2010 le site 'Cash-Reprise', accessible sous les noms de domaine www.cash- reprise.fr et www.cash-reprise.com, * par courrier du 20 juillet 2012, le conseil de la société Shakazoola a mis en demeure la société Elite Auto de cesser l’usage des termes 'Cash-Reprise’ à quelque titre que ce soit, * par lettre du 27 juillet 2012, le conseil de la société Elite Auto a opposé le défaut de caractère distinctif de la marque 'RepriseCash', * le 2 octobre 2012, la société Elite Auto a assigné la société Shakazoola devant le tribunal de grande instance de Nanterre en annulation de la marque 'RepriseCash’ pour descriptivité, à titre subsidiaire pour dégénérescence, * la société Shakazoola a conclu à la validité de la marque et reconventionnellement a sollicité la condamnation de la société Elite Auto pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale,

* c’est dans ces circonstances, qu’est intervenu le jugement déféré;

Sur la validité de la marque 'RepriseCash':

sur les dispositions de l’article L.711-2 a) du code de la propriété intellectuelle:

Considérant que la société Autobiz, anciennement dénommée Shakazoola France, poursuit l’infirmation du jugement déféré, en ce qu’il a annulé la marque 'Reprisecash’ en considérant que cette

expression était usuelle à la date de son dépôt pour tous les services visés à l’enregistrement;

Qu’elle rappelle que l’existence du caractère usuel d’une marque s’apprécie uniquement à la date de la demande d’enregistrement, au regard des services et produits visés et soutient que les annonces versées aux débats par la société Elite Auto qui mentionnaient l’expression 'Reprise Cash’ antérieures ou concomitantes à la date du dépôt, le 20 septembre 2010, n’émanent que d’un annonceur, la société Aramis présentant son service 'Reprise Illico’ les 9 juin et 10 septembre 2010, que les autres annonces sont soit non datées soit postérieures, donc non pertinentes;

Considérant que la société Elite Auto réplique au caractère usuel de la marque au regard des produits et services visés, invoquant l’annonce de lancement de l’offre 'reprise-illico’ par la société Aramis Auto en 2010, l’utilisation commune de l’expression 'reprise cash’ ou de ses déclinaisons sur des forums d’utilisateurs dès 2008, dans des communications commerciales pour l’achat et la vente d’automobiles, notamment 'reprise [ou achat] cash’ sur www.annuaire.indexweb.info, 'achat cash/reprise’ sur www.motodepot.fr, 'boutique de reprise cash’ sur www.blurayenfrancais.fr. 'prix de reprise cash express’ sur www.commentcamarche.net;

Considérant en droit, qu’aux termes des dispositions de l’article L.711-2 a) du code de la propriété intellectuelle, sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service;

Que le caractère usuel d’un signe doit s’apprécier par rapport d’une part, aux produits et services désignés dans l’enregistrement et d’autre part, à la perception présumée d’un consommateur moyen des produits ou services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en se plaçant à la date du dépôt;

Considérant en l’espèce, que la marque 'RepriseCash’ a été déposée le 20 septembre 2010 pour désigner:

' Classe 16 : journaux et revues ;

' Classe 35 : conseil en matière d’achat et de vente de véhicules. Service de vente au détail et en gros de véhicules neufs ou d’occasion. Service d’approvisionnement à savoir achat de véhicules neufs ou d’occasion pour les professionnels ou les particuliers ;

' Classe 38 : service en ligne de conseil, d’assistance, d’achat et de vente de véhicules automobiles neufs ou d’occasion

' Classe 41 : édition d’annonces de vente et d’achat de véhicules automobiles neufs ou d’occasion par réseau Internet;

Qu’à l’examen des pièces versées aux débats par la société Elite Auto, extraits de site internet, forums de discussion, il n’est nullement démontré qu’à la date de son dépôt en septembre 2010, la dénomination 'Reprise Cash’ constituait intrinsèquement dans le langage courant ou professionnel, la désignation usuelle de ces produits ou services, de sorte que la marque 'RepriseCash’ ne saurait encourir la nullité sur le fondement des dispositions de l’article L.711-2 a) du code de la propriété intellectuelle ;

sur les dispositions de l’article L.711-2 b) du code de la propriété intellectuelle:

Considérant que la société Elite Auto, formant appel incident, sollicite également l’annulation de la marque 'RepriseCash', au visa de l’article L.711-2 b) du code de la propriété intellectuelle, faisant valoir que les termes 'reprise’ et 'cash’ ainsi que leur combinaison sont descriptifs des produits et services visés à l’enregistrement de la marque;

Qu’elle rappelle que la combinaison de deux termes descriptifs n’est pas distinctive si la signification de l’ensemble n’est pas différente, prend en compte les règles grammaticales, même si la combinaison n’est pas elle-même inscrite au dictionnaire, que les altérations mineures sont insuffisantes à conférer un caractère distinctif, que les règles afférentes aux termes et expressions descriptives préservent la faculté d’un usage normal dans la vie des affaires par l’ensemble des acteurs économiques et par le public;

Considérant que soutenant la validité de la marque 'RepriseCash', la société Autobiz expose que cette expression n’est pas la désignation nécessaire ou générique des produits et services visés au dépôt, est au contraire distinctive et constitue un néologisme évocateur résultant de la combinaison arbitraire et subtile d’un terme anglais et d’un terme français;

Considérant que l’alinéa b) de l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de services;

Qu’il en résulte qu’est également refusée la distinctivité d’un signe descriptif d’une caractéristique du produit ou du service considéré;

Considérant qu’un message marketing n’est distinctif que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services afin de permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produit et services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commercial et qu’il ne doit pas être composé exclusivement de signes ou indications pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service;

Considérant que selon l’édition 2005 du dictionnaire Petit Larousse, le terme 'reprise’ se définit comme le 'rachat d’un matériel, d’un objet usagé à celui à qui on vend un matériel neuf; somme correspondante';

Que dans le secteur automobile, ce vocable est amplement utilisé pour désigner le rachat d’un ancien véhicule (pièce 10 de la société Elite Auto), est immédiatement associé à la suggestion 'reprise voiture’ par les principaux moteurs de recherche;

Considérant que le terme 'cash’ est défini dans le dictionnaire précité comme signifiant 'comptant; argent liquide; espèces', est communément utilisé pour qualifier un mode de paiement au comptant applicable à une transaction notamment sur des sites internet tels que www.affairs.fr, www.easy-cash.fr, www.allovendu.com et ce, dans tous les secteurs d’activité; qu’une recherche du mot 'cash’ sur la base marques de l’institut national de la propriété industrielle fait apparaître 849 résultats, une autre recherche sur le moteur www.societe.com révèle l’existence de plus de 900 dénominations sociales comportant la dénomination 'cash’ adoptée par des entreprises ayant une activité dans le domaine de détail et notamment d’occasion;

Considérant que la société Autobiz soutient que si dans le langage courant le nom commun 'reprise’ peut apparaître descriptif de l’acte de commerce, l’adjonction du terme 'cash’ au signe d’attaque permet de modifier le sens de l’expression d’ensemble en la rendant distinctive, le recours à cet adjectif individualisant le message marketing;

Mais considérant que ainsi que le relève la société Elite Auto, la 'reprise’ étant un type d’opération d’achat et 'cash’ étant une modalité de paiement, la juxtaposition de ces deux termes, accolés dans un ordre sémantique habituel pour former l’expression 'reprise cash’ au sein de laquelle le terme 'cash’ qualifie la nature de l’opération de reprise, n’a pour signification que la somme de ces deux mots;

Qu’ainsi, l’association du vocable 'reprise’ à l’adjectif 'cash’ ne constitue pas une modification inhabituelle et particulière d’ordre

syntaxique qui conférerait à l’expression une syntaxe arbitraire, de sorte qu’elle ne sera pas perçue par le consommateur auquel elle s’adresse comme un simple néologisme évocateur;

Qu’au demeurant, les termes 'reprise’ et 'cash’ sont fréquemment associés depuis 2009, dans le cadre d’offres de services portant sur le rachat d’objet d’occasion avec paiement comptant, ainsi qu’il ressort notamment:

- d’un encart publié sur internet concernant des négociants auto indépendants en France ayant pour titre : Reprise ou achat cash de votre voiture d’occasion,
- des articles concernant le lancement du service de reprise par la société Aramis Auto utilisant les expressions : Aramis Auto se propose ainsi de reprendre à un particulier son véhicule cash et en 24h, Aramis reprend votre voiture cash,

— des sites internet :

*Car&Cash : votre auto reprise et payée cash en 3 étapes,

*Direct occasion : la reprise cash en 48h de votre voiture,

*Top-reprise : nous reprenons votre voiture cash,

*Motodepot : achat cash/reprise,

*Vendre-mon-vehicule : pour la reprise ou le rachat immédiat de votre véhicule d’occasion, nous avons le savoir-faire (…) Tant par l’achat comptant, où vous obtiendrez un paiement cash et immédiat de votre véhicule d’occasion,

— d’une recherche des termes 'reprise cash’ sur le moteur de recherche Yahoo aboutissant à une moyenne de 10 millions de résultats, dont de nombreux sites proposant la 'reprise cash’ de voiture d’occasion;

Considérant que la société Elite Auto soutient que la dénomination 'RepriseCash’ est descriptive de tous les produits et services visés à l’enregistrement de la marque;

Qu’au contraire, la société Autobiz fait valoir qu’en l’absence de toute référence au marché de l’automobile, la marque 'RepriseCash’ n’est descriptive d’aucun des services pour lesquels elle a été enregistrée;

Considérant néanmoins que force est de constater que cette expression désigne une caractéristique des produits et services visés au dépôt de la marque;

Qu’en effet, si cette expression ne comporte aucune référence au marché de l’achat et de la vente de véhicules automobiles, il n’en demeure pas moins que le public de référence, à savoir le consommateur ayant recours à un service de reprise d’un véhicule et souhaitant un paiement cash, comprendra le signe 'RepriseCash’ comme décrivant les modalités de cette reprise et désignant ainsi une caractéristique des services visés à l’enregistrement, soit les conseils et assistance en matière d’achat et de vente de véhicules, le service de vente de véhicules neufs ou d’occasion, le service en ligne de conseil, d’assistance, d’achat et de vente de véhicules automobiles neufs ou d’occasion, l’édition d’annonces de vente et d’achat de véhicules automobiles neufs ou d’occasion par réseau internet;

Que dès lors, l’expression 'RepriseCash ' ne présente pas une distinctivité suffisante pour le consommateur de référence qui la percevra immédiatement et sans autre réflexion comme une description des produits et services visés au dépôt de la marque, et nullement comme une évocation indirecte qui ne dépasse pas le domaine licite de la suggestion;

Considérant par voie de conséquence, que la marque 'RepriseCash’ sera annulée en application des dispositions de l’article L.711-2 b) du code de la propriété intellectuelle ;

Que dès lors, par substitution de motifs, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a prononcé l’annulation de la marque et la transmission du jugement une fois définitif au registre national des marques;

Considérant qu’il s’ensuit que la demande tendant à voir prononcer la déchéance de la marque pour dégénérescence en application de l’article L.714-6 du code de la propriété intellectuelle est sans objet;

Que la demande en déchéance au fondement de l’article L.174-5 du code de la propriété intellectuelle n’a pas davantage lieu d’être examinée;

Considérant que la marque 'RepriseCash’ étant annulée, aucun acte de contrefaçon ne saurait être reproché à la société Elite Auto, le jugement étant également confirmé sur ce point;

Sur la concurrence déloyale et le parasitisme:

Considérant que la société Autobiz reproche à la société Elite Auto des actes de concurrence déloyale et parasitaire au visa de l’article 1382 du code civil, faisant valoir que le dépôt et l’exploitation

des noms de domaine 'cash-reprise.fr’ et 'cash-reprise.com', constituent une imitation délibérée de la marque 'RepriseCash’ et du nom de domaine 'reprise-cash-by-peugeot.fr', ce qui porte atteinte à l’image de sa marque et relève d’actes de parasitisme, de détournement de clientèle;

Mais considérant, qu’en incriminant, au titre d’actes de concurrence déloyale, le dépôt et l’exploitation des noms de domaine 'cash- reprise.fr’ et 'cash-reprise.com’ par la société Elite Auto, la société Autobiz ne caractérise aucune faute distincte de l’usage du terme 'RepriseCash’ dont il a été dit qu’elle ne pouvait se réserver l’usage;

Qu’s'agissant du grief de parasitisme, la société Autobiz d’une part, ne communique aucun élément établissant les investissements prétendument engagés, d’autre part, ne justifie pas exploiter personnellement les noms de domaine 'reprisecash.fr’ et 'reprisecashcom’ ;

Considérant ainsi que les prétentions de la société Autobiz au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme seront rejetées;

Sur la procédure abusive:

Considérant que l’action en justice, comme l’exercice du droit d’appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable; que ces exigences ne sont pas satisfaites en l’espèce, de sorte que sera rejetée la demande en dommages et intérêts formée par la société Elite Auto pour procédure abusive;

Sur les autres demandes:

Considérant que le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application;

Qu’en vertu de ce texte, il y a lieu de faire droit aux prétentions de la société Elite Auto, au titre de ses frais irrépétibles exposés à l’occasion de ce recours, contre la société Autobiz qui succombe et doit supporter la charge des dépens d’appel;

PAR CES MOTIFS

Contradictoirement,

Confirme le jugement déféré par motifs substitués,

Y ajoutant,

Condamne la société Autobiz à payer à la société Elite Auto la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société Autobiz aux dépens d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M^me Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.