COUR D’APPEL DE VERSAILLES ARRET DU 30 avril 2020

12^e chambre N° RG 18/07168 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SXB3

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 juillet 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 15/05008

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SAS WKDA FRANCE N° SIRET : 803 822 360 […] 92130 ISSY LES MOULINEAUX Représentant : M^e Claire R, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2018361 Représentant : M^e Tania K de l’AARPI KERN & WEYL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0291 – par M^e H

Société AUTO GROUP GMBH anciennement dénommée WKDA HOLDING GMBH […] Représentant : M^e Claire R, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2018361 Représentant : M^e Tania K de l’AARPI KERN & WEYL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0291 – par M^e H APPELANTES

SA AUTOBIZ anciennement dénommée SHAKAZOOLA FRANCE N° SIRET : 440 238 772 4 place des Vosges Immeuble le Lavoisier 92400 COURBEVOIE Représentant : M^e Anne-Laure D, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42495 Représentant : M^e Myriam M de l’ASSOCIATION COUSIN ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R159 INTIMEE

Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 mars 2020

les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique ROSENTHAL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Thérèse ANDRIEU, Président, Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller, Madame Dominique ROSENTHAL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre G, Vu l’appel interjeté le 18 octobre 2018, par la société WKDA France et la société WKDA Holding Gmbh, nouvellement dénommée Auto Group Gmbh, d’un jugement rendu le 5 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a : * débouté la société Autobiz de ses demandes au titre de la contrefaçon de la marque 'autobiz’ et de la concurrence déloyale et parasitaire, * dit recevable la demande de nullité de la marque 'vendezvotrevoiture.fr’ n°4136039 formée par la société Autobiz, * annulé l’enregistrement de la marque 'vendezvotrevoiture.fr’ n°4136039 dont la société WKDA France est titulaire pour les produits et services : véhicules, appareils de locomotion par terre, publicité, * invité la partie la plus diligente à procéder à l’inscription au registre national des marques du jugement une fois celui-ci passé en force de chose jugée, * condamné in solidum les sociétés WKDA Holding et WKDA France à payer à la société Autobiz la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les dernières écritures en date du 19 décembre 2019, par lesquelles les sociétés WKDA France et Auto Group Gmbh demandent à la cour de : * dire que la société Autobiz n’a pas d’intérêt à soulever la nullité de la marque 'vendezvotrevoiture.fr', * dire que la marque n’est pas dénuée de distinctivité s’agissant des produits et services visés, * infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de la marque 'vendezvotrevoiture.fr’ pour les produits et services : véhicules, appareils de locomotion par terre, publicité,

* infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnées in solidum au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

* condamner la société Autobiz au paiement, à chacune d’elles, de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les dernières écritures en date du 21 janvier 2020, aux termes desquelles la société Autobiz prie la cour de

*confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité de la marque 'vendezvotrevoiture.fr’ n° 4136039 pour les produits et services suivants : véhicules; appareils de locomotion par terre; publicité, ainsi qu’en ce qu’il a condamné les sociétés

WKDA Holding Gmbh et WKDA France à payer à la société Autobiz la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

* y ajoutant, prononcer la nullité de la marque 'vendezvotrevoiture.fr’ n° 4 136 039 pour défaut de caractère distinctif pour les produits et services suivants :

Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; moteurs pour véhicules terrestres; amortisseurs de suspensions pour véhicules; carrosseries; chaînes antidérapantes; châssis ou pare-chocs de véhicules; stores (pare-soleil) pour automobiles; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; véhicules électriques; caravanes; tracteurs; vélomoteurs; cycles; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles; poussettes; chariots de manutention;

Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de

télécommunication pour les tiers; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de placement; portage salarial; gestion de fichiers informatiques; optimisation du trafic pour les sites Web; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; locations d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces

publicitaires; relations publiques; audits d’entreprises (analyses commerciales);

Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; affaires immobilières; services de caisses de prévoyance; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; services de financement; analyse financière; constitution ou investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds;

Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport; distribution de journaux; distribution des eaux, d’électricité ou d’énergie; distribution (livraison de produits); remorquage; location de garages ou de places de stationnement; location de véhicules; transport en taxi; réservation de places de voyage; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement;… contrôle technique de véhicules automobiles;

* prononcer la nullité de la marque 'vendezvotrevoiture.fr’ n° 4136039 pour caractère déceptif pour tous les services suivants:

Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de placement; portage salarial; gestion de fichiers informatiques; optimisation du trafic pour les sites Web; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires; relations publiques ; audits d’entreprises (analyses commerciales);

Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; affaires immobilières; services de caisses de prévoyance; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; services de financement; analyse financière; constitution ou investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds;

Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; informations en matière de transport; services de logistique en matière de transport; distribution de journaux; distribution des eaux, d’électricité ou d’énergie; distribution (livraison de produits); remorquage; location de garages ou de places de stationnement; location de véhicules; transport en taxi; réservation de places de voyage; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement contrôle technique de véhicules automobiles;

Évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs; recherches scientifiques et techniques; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels; programmation pour ordinateur; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; consultation en matière de conception et de développement d’ordinateurs; numérisation de documents; logiciel-service (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industrielle);authentification d’œuvres d’art; audits en matière d’énergie; stockage électronique de données;

* ordonner la transcription de la décision à intervenir au registre national des marques à l’initiative de la partie la plus diligente,

* condamner in solidum les sociétés WKDA au versement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile dont le montant sera recouvré par Maître Anne Laure D, avocat au barreau de Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il convient de rappeler que :

* la société Autobiz, anciennement dénommée Shakazoola, exploite un site Internet 'www.autobiz.fr’ permettant notamment aux particuliers d’estimer et de mettre en vente leur voiture d’occasion,

* elle est titulaire de la marque française semi-figurative 'autobiz’ déposée le 8 janvier 2004, enregistrée sous le numéro 043267585 pour désigner notamment les logiciels et services de reconstitution de bases de données, * la société de droit allemand WKDA Holding Gmbh, devenue Auto Group Gmbh, est spécialisée dans le domaine de la cotation automobile, édite un site internet 'www.vendezvotrevoiture.fr’ par lequel elle propose des services d’évaluation de véhicules automobiles d’occasion ainsi que de mise en vente, * elle a créé plusieurs filiales en Europe dont la société WKDA France, * la société WKDA France a déposé la marque française 'vendezvotrevoiture.fr’ enregistrée le 24 novembre 2014 sous le numéro 4136039, pour désigner des produits et services relevant des classes 12, 35, 36, 39 et 42, * à la fin de l’année 2014, la société Autobiz aurait constaté, l’usage sans son autorisation, dans le cadre du système de référencement Adwords de Google, du mot-clé 'autobiz’ par les sociétés WKDA France et WKDA Holding Gmbh pour les besoins de la promotion du site Internet 'www.vendezvotrevoiture.fr', * estimant que l’usage de ce mot-clé portait atteinte à sa marque et caractérisait des actes de concurrence déloyale, la société Autobiz a assigné les sociétés WKDA France et WKDA Holding Gmbh devant le tribunal de grande instance de Nanterre en contrefaçon et concurrence déloyale, * dans le cadre de cette action, la société Autobiz a sollicité l’annulation de la marque 'vendezvotrevoiture.fr’ pour défaut de caractère distinctif, * c’est dans ces circonstances, qu’est intervenu le jugement déféré.

Ne sont pas remises en cause dans le cadre de la présente procédure d’appel les dispositions du jugement entrepris qui ont débouté la société Autobiz de ses demandes au titre de la contrefaçon de la marque 'AUTOBIZ’ et d’actes de concurrence déloyale et parasitaire.

En revanche, les appelantes sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité partielle de la marque 'vendezvotrevoiture.fr’ pour défaut de caractère distinctif. L’intimée demande reconventionnellement que la portée de cette nullité soit étendue à tous les produits et services désignés par cette marque. Sur l’intérêt à agir de la société Autobiz:

Les sociétés WKDA France et Auto Group Gmbh soulèvent le défaut d’intérêt à agir de la société Autobiz pour demander la nullité de la marque 'vendezvotrevoiture.fr'. Elles font valoir que le dépôt de cette marque n’entrave nullement l’activité de la société Autobiz.

Cependant, ainsi que l’observe la société Autobiz, celle-ci a un intérêt légitime, au sens de l’article 31 du code de procédure civile, à pouvoir utiliser librement les termes 'vendez votre voiture’ pour désigner les produits et services en lien avec son activité dans le domaine de la cotation automobile, la mise à disposition de ses clients d’une plate- forme en ligne leur permettant d’estimer, de mettre en vente leurs véhicules d’occasion, l’appropriation à titre de marque de cette expression usuelle étant susceptible d’entraver cette activité.

Cet intérêt à agir est d’autant plus démontré que le 27 août 2019 la société WKDA France a adressé à la société Autobiz une lettre de mise en demeure lui reprochant d’avoir porté atteinte à cette marque en reprenant l’expression 'vendez votre voiture’ dans un nom de domaine.

Le jugement sera confirmé sur la recevabilité de la société Autobiz à agir en nullité de la marque 'vendezvotrevoiture.fr'.

Sur la nullité de la marque 'vendezvotrevoiture.fr':

La société Autobiz soutient la nullité de la marque 'vendezvotrevoiture.fr’ pour désigner les produits et services visés à son enregistrement, exposant que ce signe n’est composé que de termes génériques et descriptifs formant une phrase constituée de la formule à l’impératif 'vendez votre voiture’ à laquelle est accolée l’extension de nom de domaine 'fr'. Elle expose que cette marque informe de manière directe le consommateur de ce qu’elle désigne des services de vente de véhicules et par extension, tous les produits complémentaires ou annexes aux véhicules, ainsi que tous les services complémentaires ou annexes à la vente de tels produits, que le dépôt de cette marque permet à la société WKDA France de s’arroger un monopole injustifié qui prive les concurrents d’utiliser librement un signe nécessaire à leur activité.

La société WKDA France réplique à la distinctivité de cette marque qui sera perçue comme l’indicateur de l’origine commerciale des produits et services en cause, ajoutant que le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle ne s’est pas opposé à son enregistrement pour désigner les produits et services visés au dépôt.

Or, sur ce point, l’enregistrement de la marque par l’Institut national de la propriété industrielle ne présume en rien de sa validité sur laquelle il appartient au tribunal, saisi de cette question dans un litige en contrefaçon, de se prononcer.

Aux termes de l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019: Ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : (…) 2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ;

3° Une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation du service ;

4° Une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ;

8° Une marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ;

En l’espèce, ainsi que l’a retenu le tribunal, le signe 'vendezvotrevoiture.fr’ constitué par l’expression 'vendez votre voiture’ et l’extension de nom de domaine 'fr’ sera appréhendé par le consommateur moyen normalement informé, raisonnablement attentif et avisé comme une adresse de site internet qui lui permet de vendre sa voiture en ligne.

Ainsi, appliqué à des véhicules, appareils de locomotion par terre, publicité, ce signe désigne une caractéristique du service qui a pour objet la vente de véhicules en ligne et est dépourvu de caractère distinctif. Faute de distinctivité, la marque litigieuse n’est pas apte à exercer sa fonction essentielle de garantie d’origine et ne peut priver ceux qui exercent la même activité de la libre disposition de ces termes usuels et nécessaires.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de l’enregistrement de la marque pour désigner ces produits et services.

La marque encourt également la nullité pour défaut de distinctivité au regard des autres produits de la classe 12 mentionnés au libellé du dépôt, lesquels se rattachent pour les uns, directement aux véhicules automobiles, à leurs composants et accessoires (moteurs,

amortisseurs, caravanes…), pour d’autres, à d’autres types de véhicules similaires vendus par les mêmes circuits de distribution en ligne (véhicules électriques, vélomoteurs…).

Concernant les services de la classe 35, l’annulation prononcée par le tribunal pour le service de publicité doit être également étendue, pour le même motif, aux autres services désignés au dépôt (diffusion de matériel publicitaire, publicité en ligne, location de temps publicitaire, diffusion d’annonces publicitaires, analyses commerciales, administration commerciale …), dès lors qu’ils s’y rattachent et sont susceptibles d’être mis en œuvre pour les besoins de la vente de véhicules.

S’agissant des services visés en classe 36 (assurances… services de financement… estimations financières…), il est usuel qu’ils soient proposés en même temps que l’achat de véhicules, de sorte que la nullité de la marque est également encourue pour ces services complémentaires.

Il en est de même des services désignés en classe 39 (transport, remorquage, location de véhicules…) et le service de contrôle technique de véhicules automobiles visé en classe 42, en lien étroit et direct avec la vente et l’achat de véhicules en ligne.

Par voie de conséquence, l’annulation de l’enregistrement de la marque 'vendezvotrevoiture.fr’ sera étendue à tous les produits et services désignés en classes 12, 35, 36, 39 et au service de contrôle technique de véhicules automobiles visé en classe 42.

La société Autobiz poursuit également la nullité de cette marque pour caractère déceptif s’agissant des autres services mentionnés en classe 42.

Cependant, elle n’apporte aux débats aucun élément qui démontrerait que ce signe serait trompeur au regard de ces services, notamment sur leur nature, qualité ou provenance géographique, de sorte que sa demande ne saurait prospérer sur ce point.

Sur les autres demandes :

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application ;

En vertu de ce texte, il y a lieu de faire droit aux prétentions de la société Autobiz au titre de ses frais irrépétibles exposés à l’occasion de ce recours, contre les sociétés WKDA France et Auto Group Gmbh

qui succombent et doivent supporter la charge des dépens d’appel avec droit de recouvrement direct.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :

— déclaré la société Autobiz recevable à agir,
- prononcé la nullité de l’enregistrement de la marque 'vendezvotrevoiture.fr’ n° 4136039 pour les produits et services suivants : véhicules; appareils de locomotion par terre; publicité,

— condamné les sociétés WKDA Holding Gmbh et WKDA France à payer à la société AUTOBIZ la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,

Prononce la nullité de l’enregistrement de la marque 'vendezvotrevoiture.fr’ n° 4136039 pour les produits et services désignés en classes 12, 35, 36, 39 et le service de contrôle technique de véhicules automobiles visé en classe 42,

Ordonne l’inscription du présent arrêt au registre national des marques sur réquisition du greffier ou sur requête de l’une des parties,

Condamne in solidum les sociétés WKDA France et Auto Group Gmbh à payer à la société Autobiz la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne in solidum les sociétés WKDA France et Auto Group Gmbh aux dépens d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.