R É P U B L I Q U E

F R A N Ç A I S E

NL 20-0120 20/10/2021 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L.713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 14 décembre 2020, la société TREK BICYCLE CORPORATION, société de droit américain (le demandeur), a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL 20- 0120 contre la marque n° 16/4321037 déposée le 9 décembre 2016, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont est titulaire la société par actions simplifiée AB THEMATIQUES (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2020-14 du 3 avril 2020. 2. La demande en nullité a été formée à l’encontre de la totalité des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : Classe No 9 : Supports de données et/ou d’enregistrement magnétiques, optiques ou numériques ; disques acoustiques ; disques compacts (audio-vidéo) ; disques optiques ; disques vidéo digitaux ; vidéocassettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur, cartes magnétiques, cartes de téléphone, bandes vidéo, archives sur bandes vidéo ; films (pellicules) impressionnés ; dessins animés, logiciels ; appareils d’enseignement audiovisuels ; cartouches de jeux vidéo, programmes d’ordinateur (enregistrés ou téléchargeables), publications électroniques, téléphones portables, appareils de traitement de données, supports de données optiques ou magnétiques, équipements de traitement de données. Classe No 38 : Télécommunications ; émissions télévisées ; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur, communication par terminaux d’ordinateurs, radiotéléphonie mobile, transmission par satellite, diffusion de programmes de télévision, télévision par câbles, satellite ou tout réseau numérique, fourniture d’accès à des réseaux de télécommunication, diffusion de films, musique, vidéos et programmes de télévision via Internet ; Classe No 41 : Enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; location, montage et production de films sur bandes vidéo, studio de cinéma ou de télévision, location d’appareils et accessoires cinématographiques, location de films cinématographiques, location de décors de spectacle, divertissement télévisé, exploitation de publications électroniques en ligne, production de programmes pour le cinéma ou la télévision, information en matière de récréation, services de jeux proposés en ligne, jeux d’argent, exploitation de salles de jeux, location d’enregistrements sonores, activités culturelles ; location de postes de radio et de télévision, location de magnétoscopes, montage de programmes radiophoniques et de télévision, organisation de concours (éducation ou divertissement), photographie, postsynchronisation, Rédaction de scénarios, sous-titrage, production de spectacles, représentation de spectacles, services de studio d’enregistrement. 3. Le demandeur invoque des motifs relatifs de nullité et se fonde sur les droits antérieurs suivants, dont il est titulaire :

- La marque de l’Union Européenne TREK déposée le 7 mai 2003, enregistrée le 29 août 2007 puis renouvelée le 6 juin 2013 sous le n° 3157815, sur le fondement de l’atteinte à sa renommée ; 2

- Le nom de domaine antérieur TREKBIKES.COM réservé le 12 septembre 1995, sur le fondement du risque de confusion. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt de la marque contestée ainsi que par courrier simple et courriel adressé au mandataire ayant procédé au dépôt. 6. Suite au rattachement électronique effectué par ce dernier pour le titulaire de la marque contestée, la demande en nullité lui a été notifiée, par courrier recommandé en date du 23 décembre 2020, reçu le 30 décembre 2020. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Le 26 février 2021, le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse lesquelles ont été portées à la connaissance du demandeur par courrier recommandé en date du 3 mars 2021, reçu le 5 mars 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et à produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier. La notification attirait son attention sur le fait que les observations du titulaire de la marque contestée pouvaient contenir des demandes de preuves d’exploitation (usage sérieux, acquisition de la distinctivité, renommée …) de la marque antérieure et qu’il lui appartenait d’en apprécier la portée. 8. Le 6 avril 2021, le demandeur a présenté des observations en réponse et produit des pièces, lesquelles ont été portées à la connaissance du titulaire de la marque contestée par courrier recommandé du 8 avril 2021, reçu le 12 avril 2021. 9. Le 7 mai 2021, le titulaire de la marque contestée a présenté ses deuxièmes observations, lesquelles ont été portées à la connaissance du demandeur par courrier recommandé du 17 mai 2021, reçu le 20 mai 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et à produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier. 10. Le 17 juin 2021, le demandeur a présenté ses dernières observations et produit des pièces, lesquelles ont été portées à la connaissance du titulaire de la marque contestée par courrier recommandé du 23 juin 2021, reçu le 26 juin 2021. 11. Le 19 juillet 2021, le titulaire de la marque contestée a présenté ses troisièmes et dernières observations, lesquelles ont été portées à la connaissance du demandeur par courrier recommandé du 30 juillet 2021, reçu le 3 août 2021. 12. Conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R716-8 du Code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 26 juillet 2021. 3

Prétentions du demandeur 13. Dans son exposé des moyens, le demandeur présente les arguments suivants :  A u soutien de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure de l’Union Européenne T REK n° 003157815 : La marque antérieure désigne notamment les « Véhicules terrestres, En particulier bicyclettes et leurs composants; Bicyclette». Elle jouit d’une renommée en France pour les vélos en raison de sa participation au Tour de France depuis 1997 qui a permis un développement de ses points de vente permettant une large distribution de ses produits, des chiffres de vente importants. En outre, ses qualités techniques sont reconnues et relayées dans la presse. Il existe un lien entre les marques en conflit dans l’esprit du public : les signes en cause sont strictement identiques et il existe un lien entre les activités en cause, dès lors que les marques de produits sportifs, à l’instar de la marque antérieure TREK, utilisent leur site internet pour couvrir et diffuser des évènements sportifs avec des articles et des vidéos couvrant ces évènements. En outre, il convient de prendre en compte l’ancienneté de la marque antérieure qui fait l’objet d’investissements publicitaires très importants et qui est largement présente dans la presse et sur les réseaux sociaux, de sorte que le titulaire de la marque contestée tire un avantage indu du fait de cette renommée et du fort caractère distinctif de cette marque. A l’appui de cet argument, le demandeur fournit des pièces (il fait à cet égard référence aux annexes 1 à 16).  A u soutien du risque de confusion avec le nom de domaine TREKBIKES.COM : Les signes en cause sont visuellement et phonétiquement fortement similaires. Le site Internet « https://www.trekbikes.com/fr/fr_FR/ » est activement exploité pour des « produits destinés à la pratique du vélo mais également un blog diffusant des articles et des vidéos d’évènements liés à l’univers du cyclisme ». Ces services étant identiques ou à tout le moins fortement similaires aux produits et services couverts par la marque contestée et notamment ceux « en lien avec la production et la diffusion de vidéos et programmes et de divertissement», et similaires aux activités culturelles de la marque contestée. Le demandeur fournit des copies d’écrans ainsi que des pièces et fait à cet égard référence aux annexes 9, 18,19 et 20. Le nom de domaine invoqué a un rayonnement international  I l demande le remboursement des frais de procédure 4

14. Dans ses observations, le demandeur indique notamment que la portée de la demande de preuves d’usage est limitée aux « bicyclettes », la demande en nullité portant sur l’atteinte à la renommée de la marque TREK pour les bicyclettes. Il fournit de nouvelles preuves d’usage qui doivent être appréciées dans leur globalité et qui montrent un usage de la marque TREK pour des bicyclettes sur une partie substantielle du territoire de l’Union Européenne au cours de la période pertinente. En réplique au titulaire de la marque contestée, il rappelle s’agissant de la renommée de la marque antérieure :

- que les pièces fournies dans sa demande établissent l’importance des investissements publicitaires réalisés, la large et intense communication notamment via les réseaux sociaux (annexes 10 et 13) et le déploiement de la marque et de sa renommée sur l’ensemble du territoire français (annexes 2 et 3) ;

- qu’un lien peut s’établir « entre une marque de renommée de vélos, et les services de diffusion, production de vidéos d’évènements sportifs, de divertissements relatifs à des vélos sous cette marque »;

- que compte tenu de l’identité des signes, de la renommée de la marque antérieure et de son fort caractère distinctif intrinsèque, le titulaire de la marque contestée risque de tirer profit de cette renommée pour attirer l’attention des consommateurs sur ses propres services. I l fournit des pièces complémentaires : Annexes 1 à 15. 15. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur répond aux arguments développés dans les secondes observations du titulaire de la marque contestée, et fait notamment valoir :  S ur l’usage sérieux de la marque antérieure :

- que la déclaration de son directeur financier précédemment fournie (Annexe 1) a été effectuée devant notaire et est corroborée par d’autres éléments chiffrés précédemment versés (annexes 2 à 12 et 13 à 15) ;

- que la marque antérieure est reproduite sur chaque facture et sur chaque vélo (annexes 2 et 3), en sorte que le lien entre les vélos et la marque TREK est bien établi  S ur la renommée de la marque antérieure :

- que la marque antérieure fait preuve d’une exploitation intense et étendue depuis de nombreuses années,
- que le chiffre de ventes de vélos est très conséquent sur la période 2010-2014 en Europe (1,3 milliard USD) et en France (94 millions USD) (pièce 1),
- que le budget pour la promotion de la marque est important de 2010 à 2020 : dépenses publicitaires pour l’Europe étant de 133 millions USD dont 13 millions USD pour la France (pièce 1),
- que le Tour de France a permis à la marque de se faire connaître en Europe et en France à la fin des années 90 et au début des années 2000, le site Internet « TREKBIKES.COM » a été visité 11 millions de fois entre 2010 et le 5 juin 2021 (pièce 1 PJ H),
- que les vélos TREK font l’objet d’une large publicité dans la presse spécialisée entre 2013 et 2019 pour l’Espagne et la France (pièces 15, 18, 23, 24). 5

 Que le public concerné qui a à l’esprit la marque TREK renommée pour des vélos établira « un lien avec cette marque et des programmes télévisuels diffusés sous une marque strictement identique spécifiquement dédiés aux vélos et donc montrant de tels vélos et qui ont le vélo comme objet ». Ces activités, sans être similaires, se chevauchent de sorte qu’un lien peut s’établir dans l’esprit du consommateur ;  Que le titulaire de la marque contestée tirera profit de l’identité des signes et bénéficiera de la renommée de la marque antérieure pour attirer l’attention des consommateurs sur ses propres services, économisant ainsi les dépenses nécessaires pour promouvoir ses propres services, ce qui constitue un avantage déloyal et un parasitisme caractérisé. I l fournit des documents complémentaires : Pièces 1 à 25 Prétentions du titulaire de la marque contestée 16. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée :  de mande des preuves de l’usage sérieux de la marque antérieure, en application de l’article L. 716 2 3 1° et 2° du Code de la propriété intellectuelle sur une double période : 5 ans précédant la demande en nullité, soit du 14 décembre 2015 au 14 décembre 2020 5 ans précédant la date de dépôt de la marque contestée, soit du 9 décembre 2011 au 9 décembre 2016  s oulève l’absence de similitude entre les produits et services La marque antérieure et le nom de domaine invoqués visent des produits de cyclisme, alors que la marque contestée est enregistrée pour des produits et services des classes 9, 38 et 41. En outre, le demandeur n’a pas effectué de réelle comparaison entre les produits et services en cause ne sorte qu’il n’a pas démontré leur similarité.  s oulève l’absence de risque de confusion et d’atteinte à la renommée Il conteste la renommée de la marque antérieure en France. En tout état de cause, cette notoriété pour des vélos ne peut s’étendre à l’ensemble des produits et services des classes 9, 38 et 41 en cause, qui sont très différents et particulièrement dissemblables. Le demandeur n’a pas démontré l’atteinte à la renommée Il invoque l’article L. 716-2-4 3° 3° du Code précité selon lequel « est irrecevable … 3° La demande en nullité fondée sur le 2° du I de l’article L. 711-3 lorsque le titulaire de la marque antérieure enregistrée n’établit pas, sur requête du titulaire de la marque postérieure, qu’à la date du dépôt ou à la date de priorité de cette marque postérieure, la marque antérieure invoquée avait acquis une renommée au sens de cette disposition. »  I l demande le remboursement des frais de procédure 6

17. Dans ses deuxièmes observations, le titulaire de la marque contestée :  S oulève l’irrecevabilité de la demande en nullité, pour défaut d’usage de la marque antérieure, contestant les preuves d’usage fournies par le demandeur et notamment :

- l’annexe 1 qui est un document interne corroboré par aucun document externe émanant d’une entité indépendante.

- les factures fournies (annexes 2, 4 et 6) même reliées à des catalogues (annexes 3, 5, 7 et 8) qui ne citent pas directement la marque TREK et portent sur les années 2014, 2016 et 2020, aucune facture ne couvrant la période allant de décembre 2011 à 2014.

- les articles de magazines de 2014, 2020 et 2013 (annexes 13, 14 et 15) insuffisants pour démontrer l’usage sérieux.  S ur l’absence de renommée de la marque antérieure au jour du dépôt de la marque contestée le 9/12/2016, soutient que plusieurs des conditions cumulatives nécessaires ne s ont pas remplies, et notamment :

- que la marque antérieure ne bénéficie d’aucune renommée sur le territoire de l’Union Européenne à la date du dépôt de la marque contestée pour des bicyclettes et au regard du public pertinent.

- concernant la part de marché détenue par la marque, qu’aucun document n’est fourni.

- concernant l’intensité de l’usage de la marque : L’annexe 10 de la demande est un document interne qui n’est corroboré par aucun document externe émanant d’une entité indépendante ; et les documents annexés sont aussi des documents internes. Les chiffres comportent des montants globaux réalisés en 2015 et 2019 et aucune indication du montant des ventes en 2016.

- qu’aucun document ne permet d’apprécier la proportion du grand public connaissant la marque et la situation géographique de ce public avant le 9 décembre 2016
- qu’aucun élément ne démontre un usage continu de la marque pour des vélos sur la durée, antérieurement à 2016.

- qu’aucun élément de preuve certaine n’a été apporté concernant les investissements réalisés pour promouvoir la marque avant 2016 pour des vélos.  S ur l’absence d’atteinte à la renommée de la marque antérieure : Il n’existe aucune proximité entre les produits de vélos et les produits et services désignés par la marque contestée. Ainsi, en l’absence de tout lien entre les produits et services en cause, aucun préjudice ne peut être invoqué en l’espèce.  S ur l’absence de risque de confusion avec le nom de domaine TREKBIKES.COM : Il considère qu’en l’absence de comparaison entre les produits et services en cause effectuée par le demandeur – qui indique que le nom de domaine proposerait un blog diffusant des articles et des vidéos d’évènements liés à l’univers du cyclisme – il est impossible de connaître les produits et services au regard desquels le risque de confusion doit être apprécié. 7

Le blog susvisé ne constitue aucunement un service commercialisé sous la marque TREK, et l’activité principale du site « trekbikes.com » est exclusivement liée à la vente de vélos et accessoires. En outre, le nom de domaine est descriptif et sera immédiatement compris par le public pertinent comme faisant référence au vélo et au trek, mot désignant une randonnée. 18. Dans ses troisièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée réitère son argumentation quant à :  L ’irrecevabilité de la demande en nullité, pour défaut d’usage de la marque antérieure : Il conteste les nouvelles preuves d’usage fournies par le demandeur, en particulier la pièce 1 et ses annexes qui sont toujours des documents internes corroborés par aucun document externe émanant d’une entité indépendante.  L ’absence de renommée de la marque antérieure : Il conteste la recevabilité des nouvelles pièces fournies par le demandeur, en particulier la pièce 1 et ses annexes qui sont toujours des documents internes corroborés par aucun document externe émanant d’une entité indépendante : aucun chiffre n’est corroboré par une certification des comptes émanant d’une tierce partie indépendante. Le demandeur confond la notoriété des coureurs cyclistes ayant remporté le Tour de France avec la prétendue renommée de la marque TREK qui n’est qu’un sponsor parmi tant d’autres.  L ’absence de lien entre les marques et l’absence d’atteinte à la prétendue renommée : La marque contestée est une marque de divertissement et de médias sans lien avec la marque antérieure invoquée. Le titulaire de la marque contestée est l’un des principaux groupes d’audiovisuel en Europe et n’a pas besoin de tirer profit d’une marque de vélos présente sur quelques Tour de France, parmi une quantité d’autres sponsors. II.- DECISION A. S ur la recevabilité de la demande 19. Dans ses observations en réponse, le titulaire de la marque contestée requiert que le demandeur rapporte des preuves de l’usage sérieux de la marque antérieure, en application de l’article L. 716 2 3 1° et 2° du Code de la propriété intellectuelle sur une double période :

- Les cinq années précédant la demande en nullité, soit du 14 décembre 2015 au 14 décembre 2020,
- Les cinq années précédant la date de dépôt de la marque contestée, soit du 9 décembre 2011 au 9 décembre 2016. 8

20. L’article L.716-2-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Est irrecevable : 1° La demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve : a) Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; b) Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage. 2° La demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve : a) Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; b) Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage». 21. Par ailleurs, aux termes de l’article L.714-5 du même code : « Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’Etat. Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ; 2° L’usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ; 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; 4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation ». 9

22. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. 23. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). 24. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. 25. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. 26. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 9 décembre 2016 et la demande en nullité a été formée le 14 décembre 2020. 27. La marque antérieure invoquée a été enregistrée le 29 août 2007 ; cette marque a été régulièrement renouvelée depuis (le 6 juin 2013). 28. Par conséquent, la marque antérieure avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité et également à la date du dépôt de la marque contestée. 29. Comme le précise le titulaire de la marque contestée dans ses premières observations, et en application de l’article L.716-2-3 1° et 2° du code précité, le demandeur devait donc prouver l’usage sérieux de sa marque :

- au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en nullité, soit du 14 décembre 2015 au 14 décembre 2020 inclus,
- mais également au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt de la marque contestée, soit du 9 décembre 2011 au 9 décembre 2016, et ce pour l’ensemble des produits invoqués à l’appui de la demande en nullité, à savoir : Classe 12 : « Véhicules terrestres, En particulier bicyclettes et leurs composants; Bicyclettes ». 30. A cet égard, comme le relève à juste titre le demandeur dans ses premières observations et contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée dans ses premières observations, les preuves d’usage doivent porter uniquement sur les produits susvisés, seuls 10

produits invoqués à l’appui de sa demande, et non sur l’ensemble des produits et services figurant dans la marque antérieure. 31. Dans ses premières observations, le demandeur a produit les pièces suivantes, qu’il a ainsi nommées :

- Annexe 1 : déclaration sous serment de 2020 signée par Monsieur C B D F de la société Trek Bicycle Corporation attestant des ventes de vélos sous la marque TREK en France, de 2015 à 2019,
- Annexe 2 : échantillon de 5 factures en date du 1er juillet 2014 jusqu’au 11 novembre 2014 portant la marque TREK
- Annexe 3 : Catalogue 2014 de vélos TREK
- Annexe 4 : échantillon de 6 factures en date du 11 janvier 2016 jusqu’au 30 novembre 2016 portant la marque TREK
- Annexe 5 : Catalogue 2016 de vélos TREK
- Annexe 6 : échantillon de 9 factures en date du 13 janvier 2020 jusqu’au 20 août 2020, portant la marque TREK
- Annexe 7 : supplément au manuel d’entretien 2020/2021 des vélos de la gamme FUEL, qui porte la marque TREK
- Annexe 8 : manuel de la gamme EMONDA 2021, qui porte la marque TREK
- Annexe 9 : catalogue TREK de 2019
- Annexe 10 : manuel d’entretien 2020 des vélos de la marque TREK de la gamme SUPERCALIBER
- Annexe 11 : supplément au manuel d’entretien 2021 des vélos de la gamme POWERFLY de la marque TREK
- Annexe 12 : manuel d’entretien 2020 des vélos de la gamme DOMANE de la marque TREK
- Annexe 13 : article du 17 septembre 2014 intitulé « Trek Emonda SLR » annonçant la mise en vente du dernier modèle de la marque TREK et un article du 9 septembre 2015 intitulé « Trek Powerfly + FS9 »
- Annexe 14 : présentation du TREK Domane SLR 2020 dans un article du 11 mars 2020
- Annexe 15 : Magazine Vélomag, numéro d’avril 2013, intitulé « Vélos 2013 ROIS DES SENTIERS ET DES VILLES ». 32. Dans ses secondes observations, le demandeur a produit les pièces complémentaires suivantes, qu’il a ainsi nommées :

- Pièce n°1 : déclaration sous serment du 15 juin 2021 signée par Monsieur C B D F de la société Trek Bicycle Corporation, avec sa traduction ;  Pièce n°1 (Attachment A – Pièce jointe A) : Chiffres de ventes annuelles de vélos TREK en Europe de 2010 à 2014. 11

 Pièce n°1 (Attachment B – Pièce jointe B) : Chiffres de vente annuelles de vélos TREK en France de 2010 à 2014.  Pièce n°1 (Attachment C – Pièce jointe C) : Factures complémentaires montrant l’usage de la marque TREK en France de 2010 à 2016.  Pièce n°1 (Attachment D – Pièce jointe D) : Extraits de catalogues complémentaires montrant l’usage de la marque TREK en France de 2010 à 2020.  Pièce n°1 (Attachment E – Pièce jointe E) : Dépenses publicitaires en Europe de 2010 à 2020.  Pièce n°1 (Attachment F – Pièce jointe F) : Dépenses publicitaires en France de 2010 à 2020.  Pièce n°1 (Attachment G – Pièce jointe G) : Données relatives au nombre total de visites du site « trekbikes.com » de la demanderesse de 2010 au 5 juin 2021.  Pièce n°1 (Attachment H – Pièce jointe H) : Données relatives au nombre total de visites du site français « trekbikes.com/fr/fr_FR/ » de la demanderesse de 2010 au 5 juin 2021.  Pièce n°1 (Attachment I – Pièce jointe I) : Factures montrant l’importance des dépenses de sponsoring pour le Tour de France.

- Pièce n°2 : facture n° 130753 du 22 décembre 2011, adressée au magasin « Culture Vélo » situé à Agen en France.

- Pièce n°3 : catalogue TREK de 2011.

- Pièce n°4 : échantillon de 17 factures en date du 2 mars 2012 au 19 décembre 2012.

- Pièce n°5 : catalogue TREK de 2012.

- Pièce n°6 : échantillon de 17 factures en date du 24 janvier 2013 au 3 décembre 2013.

- Pièce n° 7 : catalogue TREK de 2013.

- Pièce n°8 : échantillon de 19 factures, en date du 2 janvier 2014 au 22 décembre 2014.

- Pièce n° 9 : catalogue TREK de 2014.

- Pièce n°10 : échantillon de 7 factures, en date du 16 janvier 2015 au 14 décembre 2015.

- Pièce n°11 : catalogue TREK de 2015.

- Pièce n°12 : échantillon de 8 factures, en date du 2 mars 2016 au 13 décembre 2016.

- Pièce n°13 : catalogue TREK 2016.

- Pièce n° 14 : Extrait du site polonais « mtb.pl » du 21 novembre 2017 montrant les vélos portant la marque TREK.

- Pièce n° 15 : revue de presse espagnole pour les années 2013, 2014 et 2015 qui montrent, notamment pages 8, 10, 11, 16, 21, 23, 27, 29, 31, 34, 37 et 43, des vélos portant la marque TREK, ou l’usage de la marque TREK en association avec des vélos (notamment en couverture de magazines).

- Pièce n° 16 : Catalogues danois de 2013 et 2019 montrant l’usage de la marque TREK en relation avec des vélos.

- Pièce n° 17 : Catalogues Bénélux de 2014 et 2019 montrant l’usage de la marque TREK en relation avec des vélos.

- Pièce n° 18 : revue de presse pour la France montrant l’usage de la marque TREK de 2014 à 2019 en relation avec les vélos : extraits du magazine « VELO TOUT 12

TERRAIN » n°196 (avril/mai 2015), n°200 (août/septembre 2015), n°211 (août/septembre 2016), n°213 (Octobre/novembre 2016), n° 214 (novembre/décembre 2016), n°245 (Juillet/août 2019), n°247 (octobre 2019) ; extraits du magazine « Le Cycle » de 2014. 33. La plupart des éléments de preuve de l’usage sont datés dans la période pertinente. Les éléments de preuve postérieurs à la période pertinente tels que certains catalogues et brochures (Annexes 8 et 11) peuvent néanmoins être pris en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés, afin de confirmer l’usage de la marque pendant la période pertinente. 34. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque antérieure invoquée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Lieu de l’usage 35. Les preuves doivent démontrer que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union Européenne. 36. En l’espèce, les factures fournies le 6 avril 2021 (Annexe 1 Attachement VIII ; annexes 2, 4 et 6) et le 17 juin 2021 (Pièce n°1 Attachment C ; Pièces n° 2, 4, 6, 8, 10 et 12) datées de 2010 à 2020 sont adressées à des clients situés en France. Par ailleurs, les catalogues et brochures visent la France (Annexes 3, 5, 7, 9, 10, 12 ; Pièce n° 1 Attachment D ; Pièces n°3, 5, 7, 9, 11, 13), le Danemark (pièce n° 16) et le Bénélux (pièce n°17). Enfin, les articles de journaux désignent la France (Annexes 13, 14 et 15 ; Pièces 18, 19 et 23) et l’Espagne (Pièce n° 15). 37. En conséquence, les documents produits par le demandeur permettent d’établir un usage de la marque antérieure en France et dans l’Union Européenne pendant la période pertinente. Nature et Importance de l’usage 38. Les preuves doivent démontrer que la marque invoquée est utilisée en tant que marque, c’est-à- dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée. 13

39. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). 40. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. Nature de l’usage 41. En l’espèce, il ressort des catalogues et brochures fournies dans les premières observations (annexes 3, 5, 7, 9, 10, 12) et dans les secondes observations (pièce n° 1 Attachment D ; pièces n° 3, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 17) que le signe TREK est utilisé sous sa forme verbale tel qu’enregistré ainsi que sous les formes suivantes : Ce signe se trouve également apposé sur des vélos, en voici quelques exemples : 14

42. Sur les factures fournies le 6 avril 2021 (Annexe 1 Attachement VIII ; Annexes 2, 4 et 6) ainsi que sur celles fournies le 17 juin 2021 (Pièces n° 1 Attachment C p. 77 à 129 ; Pièces n° 8, 10 et 12), l’un des signes suivants apparaît clairement en haut de chaque document : 43. Il apparaît que la présentation particulière de ce signe et la présence d’un logo n’altèrent pas le caractère distinctif et immédiatement perceptible du signe TREK, ces éléments n’ayant qu’une faible incidence visuelle. 44. Si comme le relève le titulaire de la marque contestée, sur certaines des factures fournies le 17 juin 2021 (Pièce n° 1 Attachment C p. 1 à 76 ; pièces n° 2, 4 et 6), le signe susvisé n’apparaît pas, ces documents peuvent toutefois être pris en compte. En effet, comme le fait valoir le demandeur, sur toutes les factures susvisées, dans la rubrique « description » ou « désignation », apparaissent des termes comme « FUEL », « REMEDY », « EMONDA », « DOMANE », « SUPERFLY », « POWERFLY », « X-CALIBER », « MADONE », « MARLIN » et des indications « 7000 E WSD », « 7100 E TW, « 7300 DISC », « SPEED CONCEPT », « SESSION 9.9 », « SKYE », « COBIA », « 7.2 FX », « 7.1 FX », « NEKO » qui correspondent au nom de la gamme de vélo de la marque TREK à laquelle ils appartiennent. Ces références apparaissent dans les catalogues et brochures fournis par le demandeur et ce dernier a mis en relation les factures et les catalogues de la marque TREK permettant ainsi d’établir un lien entre les factures produites et les articles proposés à la vente. A titre d’exemple, il en est notamment ainsi des documents suivants fournis dans les secondes observations du demandeur :

- La Pièce n°2 qui est une facture n° 130753 du 22 décembre 2011, adressée au magasin « Culture Vélo » situé à Agen en France. La colonne « désignation » mentionne un produit « 7000 E WSD…» et un produit « 7100 E (TW)… ». Or les noms « 7000 » et « 7100 » correspondent à des gammes de vélos de la marque TREK, figurant dans la Pièce n° 3, page 227 du catalogue TREK de 2011 (page 11, 26, 31 et 36 du catalogue pour identifier le millésime) qui mentionnent les marques 7000 « Nouveauté en 2011 / Le nouveau modèle 7000… » et 7100 « Collection / (..) 7100 » respectivement, associées à la marque TREK figurant sur des reproductions de vélos ;

- La Pièce n°4 qui est un échantillon de 17 factures en date du 2 mars 2012 au 19 décembre 2012, portant sur les modèles « MADONE », et/ou « 7300 DISC », « SPEED CONCEPT », « FUEL », « REMEDY », « SESSION 9.9 », « SKYE », 15

SUPERFLY », « COBIA », « 7.2 FX », « 7.1 FX », adressées à diverses boutiques situées partout en France (notamment des magasins « Culture Vélo »). Ces modèles sont des gammes de vélos TREK qui se retrouvent dans le catalogue 2012 (Pièce n° 5, voir en première page du document pour le millésime) où l’on voit ces noms de gamme associés à la marque TREK figurant sur des reproductions de vélos : pages 32- 34 du catalogue pour « MADONE », page 81 pour « SPEED CONCEPT », pages 132 à 136 pour « FUEL », pages 150 à 156 pour « REMEDY », pages 170-171 pour « SESSION 9.9», pages 236-240 pour « SKYE », pages 182-193 pour « SUPERFLY », page 196 pour « COBIA », pages 256-257 pour « 7.2 FX », et page 258 pour « 7.1 FX » ; De même, le demandeur a établi ces liens dans ses premières observations au regard des documents suivants :

- L’Annexe 2 qui est un échantillon de 5 factures en date du 1er juillet 2014 jusqu’au 11 novembre 2014 portant sur différents modèles adressées à diverses boutiques situées en France, mise en relation avec l’Annexe 3 désignant le catalogue TREK 2014 mentionnant les produits désignés dans les factures ;

- L’Annexe 4 qui est un échantillon de 6 factures en date du 11 janvier 2016 jusqu’au 30 novembre 2016 adressées à diverses boutiques situées en France, mise en relation avec l’Annexe 5 désignant le catalogue TREK 2016 mentionnant les produits désignés dans les factures ;

- L’Annexe 6 qui est un échantillon de 9 factures en date du 13 janvier 2020 jusqu’au 20 août 2020 adressées à diverses boutiques situées en France, mise en relation avec l’Annexe 5 désignant le catalogue TREK 2016, l’Annexe 7 désignant le supplément au manuel d’entretien 2020/2021 des vélos de la gamme FUEL et l’Annexe 8 désignant le manuel de la gamme EMONDA 2021, qui porte la marque TREK et le nom EMONDA en première page, tous ces documents mentionnant les produits désignés dans les factures. 45. Le demandeur a également fourni 70 factures (Annexe 1 attachement VIII) datées de 2015 à 2020 adressées à diverses boutiques situées en France et relatives à la vente de vélos, accessoires et composants de vélos (selle Trek Fashion, tige de selle Trek Madone, pédalier Trek Madone, computer part Trek Madone etc). 46. Enfin, le demandeur a fourni des catalogues et brochures visant le Danemark (pièce n° 16), et le Bénélux (pièce n°17), ainsi que des articles de journaux et de magazines spécialisés dans le domaine du cyclisme parus en France (Annexes 13, 14 et 15 ; Pièces n°18, 19 et 23) et en Espagne (Pièce n° 15) relatifs à l’usage de la marque TREK pour des vélos et des produits relatifs au cyclisme. 47. Ainsi, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, les documents susvisés appréciés de manière globale et combinés les uns avec les autres permettent clairement d’établir 16

un lien entre les produits mentionnés dans les factures et référencés sous les abréviations susmentionnées avec le signe contesté TREK. 48. Par conséquent, les éléments de preuve permettent de démontrer effectivement l’usage du signe à titre de marque tel qu’il a été enregistré et sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif au regard des vélos et des composants de vélos. Importance de l’usage 49. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). 50. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533). 51. En l’espèce, le demandeur a fourni de nombreuses factures relatives à la vente de vélos, accessoires et composants de vélos en France :

- 103 factures comprises entre le 5 janvier 2010 et le 12 septembre 2016 (Pièce n° 1 Attachment C ),
- 70 factures comprises entre le 15 janvier 2015 et le 18 août 2020 (Annexe 1 attachement VIII),
- 1 facture du 22 décembre 2011 (Pièce n° 2),
- 17 factures entre le 2 mars 2012 et le 19 décembre 2012 (Pièce n° 4),
- 17 factures entre le 24 janvier 2013 et le 3 décembre 2013 (Pièce n° 6),
- 19 factures entre le 2 janvier 2014 et le 22 décembre 2014 (Pièce n° 8),
- 7 factures entre le 16 janvier 2015 et le 14 décembre 2015 (Pièce n° 10),
- 6 factures entre le 11 janvier 2016 et le 30 novembre 2016 (Annexe 4)
- 8 factures entre le 2 mars 2016 et le 13 décembre 2016 (Pièce n° 12)
- 9 factures entre le 13 janvier 2020 et le 20 août 2020 (Annexe 6). 52. Ces factures peuvent être combinées aux brochures et catalogues, montrant la commercialisation en France (Annexes 3, 5, 7, 9, 10 et 12 ; Pièce n° 1 (Attachment D – Pièce jointe D , Pièces n° 3, 5, 7, 9, 11, 13) mais également au Danemark (Pièce n° 16) et au Bénélux (Pièce n° 17) de vélos et de composants de vélos. 53. Il a également fourni des articles de journaux et de magazines spécialisés dans le domaine du cyclisme parus en France (Annexes 13, 14 et 15 ; Pièces n° 18, 19 et 23) et 17

en Espagne (Pièce n° 15) relatifs à l’usage de la marque TREK pour les produits relatifs au cyclisme et dans le cadre du Tour de France. 54. Tous ces documents témoignent d’un usage constant et régulier du signe portant sur un volume important de vélos et composants de vélos pendant la période pertinente. 55. C ombinés et pris dans leur ensemble, ils permettent d’établir que l’usage du signe TREK ne constitue pas un usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque mais répond bien à une réelle justification commerciale permettant de créer ou de conserver un débouché pour ces produits. 56. Les pièces transmises fournissent ainsi des indications suffisantes concernant l’importance et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée par son titulaire au cours de la période pertinente pour des vélos et des composants de vélos. Usage pour les produits enregistrés et invoqués 57. L’article L. 716-2-3 du code de la propriété intellectuelle dispose, en son dernier alinéa, qu’ : « Aux fins de l’examen de la demande en nullité, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». 58. La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la marque antérieure invoquée, la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante. 59. En l’espèce, il convient de relever que la marque antérieure a été enregistrée et est invoquée pour les produits suivants visés à l’enregistrement : « Véhicules terrestres, En particulier bicyclettes et leurs composants; Bicyclettes ». 60. Il ressort clairement des pièces et des arguments du demandeur que le signe TREK est utilisé pour désigner des vélos et des composants de vélos. 61. Ainsi, l’usage pour ces produits permettant de retenir un usage sérieux pour les « Véhicules terrestres, En particulier bicyclettes et leurs composants; Bicyclettes » de la marque antérieure invoquée, cette dernière sera réputée enregistrée pour ces produits. 62. Les documents fournis par le demandeur permettant d’établir l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente dans l’Union Européenne en relation avec les produits visés au point 59, la demande en nullité doit être déclarée recevable au sens de l’article L. 716-2-3 1° et 2° du code de la propriété intellectuelle. B. S ur les motifs relatifs de nullité 18

1. S ur le droit applicable 63. Le demandeur fonde sa demande en nullité sur l’article L.711-3 I 2° et 4°, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019. 64. Il invoque à cet égard l’existence d’une atteinte à la renommée de la marque antérieure TREK n° 003157815 ainsi que l’existence d’un risque de confusion entre la marque contestée TREK et le nom de domaine TREKBIKES.COM. 65. Toutefois, la marque contestée a été déposée le 9 décembre 2016, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de cette ordonnance, le 11 décembre 2019. 66. En conséquence, la validité de la marque contestée doit être appréciée au regard de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992, dans sa version en vigueur au jour du dépôt de cette marque. 67. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 » ; 68. A cet égard, en application des articles L.711-4 et L.714-3 combinés du code précité et conformément à la jurisprudence (notamment Cass. Civ. Com. 7 juin 2016, 14-16.885), peut être déclaré nul l’enregistrement d’une marque portant atteinte à la renommée d’une marque antérieure. 69. En outre, en application de l’article L.711-4 précité et conformément à la jurisprudence (notamment CA Paris, 5 juillet 2013, n°12/15747), peut être déclaré nul l’enregistrement d’une marque portant atteinte à un nom de domaine antérieur. 70. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces disposition. 2. S ur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure de l ’Union Européenne TREK n° 00 3157815 71. L’atteinte à une marque de renommée, au sens des articles précités ainsi que de la jurisprudence, suppose l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en France ou dans le cas d’une marque de l’Union européenne dans l’Union, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, la démonstration d’une atteinte à la renommée, c’est-à-dire un usage sans juste motif de la marque contestée qui tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la 19

renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à écarter l’atteinte. a) Sur la renommée de la marque antérieure 72. La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. 73. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 9 décembre 2016. Par conséquent, le demandeur doit démontrer que la marque de l’Union européenne antérieure TREK n° 003157815 a acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date, pour les produits pour lesquels la renommée est invoquée par le demandeur, à savoir : « Classe 12 : Véhicules terrestres, En particulier bicyclettes et leurs composants; Bicyclettes ». 74. Le demandeur fait valoir que la marque antérieure TREK fait preuve d’une d’exploitation intense et étendue depuis de nombreuses années pour des vélos et que le Tour de France lui a permis de se faire connaitre en France et en Europe à la fin des années 1990 et au début des années 2000 avec les victoires successives des coureurs Armstrong et Contador sur des vélos TREK. Il ajoute que le Tour de France est un évènement mondial existant depuis 1903 et d’importance majeure en France dont la marque TREK est sponsor. A cet égard, il fournit, notamment :

- Annexe 1 : Un extrait de la page Wikipédia de Trek Bicycle Corporation relatant notamment les exploits sportifs de Lance Armstrong sur des vélos TREK durant le Tour de France dans les années 90, ainsi qu’un extrait de la page dédiée à la formation de coureurs TREK – SEGAFREDO sur le site Internet du Tour de France ;

- Annexe 2 : Un article du 27 juillet 2015 extrait du site Internet www.europe1.fr indiquant que le Tour de France 2015 avait fait 3,5 millions de téléspectateurs en moyenne sur France Télévision, confirmant la très forte audience en France de cet évènement sportif. 75. De plus, le demandeur fait valoir que les produits TREK et particulièrement les vélos sont accessibles dans plusieurs points de revente en France et fournit au soutien de ces propos les très nombreuses factures visées au point 51. Il indique également que ces produits sont accessibles dans plusieurs pays de l’Union Européenne et fournit à cet effet des catalogues et brochures visant le Danemark (pièce n° 16), et le Bénélux (pièce n°17), et portant sur l’usage de la marque TREK pour des vélos et des produits relatifs au cyclisme. 20

76. Par ailleurs, le demandeur fait valoir que la marque TREK a fait l’objet d’investissements publicitaires considérables et est associée à un chiffre de vente de vélos important en France et dans l’Union Européenne. A l’appui de son argumentation, le demandeur fournit les documents suivants :

- Annexe 10 de la demande (et Annexe 1 du 6 avril 2021) : Une déclaration sous serment de 2020 signée par Monsieur C B D F de la société Trek Bicycle Corporation attestant des ventes dans l’Union Européenne de vélos portant la marque TREK s’élevant à 172 476 250 USD en 2015 et d’un montant total des dépenses publicitaires investies pour la commercialisation de la marque TREK dans l’Union Européenne

d’ environ 9 166 318 USD en 2015 ;

- Pièce n° 1 de 17 juin 2021: Une nouvelle déclaration sous serment du 15 juin 2021 signée par Monsieur C B D F attestant de ventes dans l’Union Européenne de vélos portant la marque TREK qui s’élevaient à 1,3 milliard de USD entre 2010 et 2014 et d’un montant total des dépenses publicitaires consacrées à la commercialisation de la marque TREK dans l’Union Européenne d’ environ 69 millions de USD de 2010 à 2014 ;

- Pièce n° 1 de 17 juin 2021 et pièce jointe J : dans la déclaration du 15 juin 2021, Monsieur C B atteste que de 2013 à début 2021, le demandeur a dépensé près de 5,5 millions de USD pour le parrainage et la publicité des équipes cyclistes professionnelles TREK dans le cadre de la course cycliste professionnelle du Tour de France. La pièce jointe J présente les factures entre le demandeur et ses filiales françaises indiquant les dollars publicitaires dépensés pour les frais de parrainage et les dépenses de marketing dans le cadre du Tour de France (239 300 USD pour 2013, 239 300 USD pour 2014, 300 000 USD pour 2015 et 318 000 USD pour 2016). 77. En outre, les vélos TREK dont les qualités sont largement reconnues en France par les opérateurs du secteur, ont fait l’objet d’une large publicité dans la presse spécialisée en France et en Espagne. A cet effet, le demandeur fournit notamment les documents suivants :

- Annexe 3.2 de la demande : deux extraits du site www.culturevelo.com, à savoir un article du 1er juillet 2009 indiquant que Culture Vélo est le fournisseur officiel du Tour de France 2009 et un article du 8 juillet 2010 indiquant que Culture Vélo est au cœur du Tour de France ;

- Annexe 4 de la demande (et Annexe 13 du 6 avril 2021) : deux extraits du site www.culturevelo.com, à savoir deux articles sur les vélos TREK testés par Culture Vélo, un article du 17 septembre 2014 relatif aux Tests réalisés sur Trek Emonda SLR et un article du 9 septembre 2015 relatif aux tests réalisés sur Trek Powerfly + FS9, dans lesquels le commerçant met en lumière les grandes qualités techniques et esthétiques des modèles de vélo TREK concernés et rappelle que « le TREK MADONE… a … été pendant 10 ans une référence absolue ».

- Annexe 11 de la demande (et Annexe 15 du 6 avril 2021) : Le numéro d’avril 2013 du Magazine Vélo mag intitulé « Vélos 2013 ROIS DES SENTIERS ET DES VILLES » dans lequel figurent des annonces commerciales relatives aux vélos TREK ; 21

- Pièce n° 15 : revue de presse espagnole pour les années 2013, 2014 et 2015 qui montrent des vélos portant la marque TREK notamment en couverture de magazines spécialisés ;

- Pièce n° 18 : revue de presse française pour les années 2014 à 2019 qui montrent des vélos portant la marque TREK dans des magazines spécialisés ;

- Pièce n° 19 : Articles de presses, clichés et extraits du site du tour de France montrant les victoires de Lance Armstrong, Alberto Contador, Andy Schleck, Richie Porte et Julien Bernard sur des vélos TREK lors du Tour de France. Il est indiqué que les cycles Trek sont « habitués à entretenir des ambassadeurs de la notoriété d’Armstrong, de Cancellara, des Schleck, de Voigt, d’Ivan Basso ou de Contador » ;

- Pièce n° 20 : les extraits de blogs du public suivant le Tour de France où la marque TREK est bien visible sur des supports utilisés lors des étapes du Tour : Étape du Tour 2013 Annecy- Semnoz, l’étape du tour 2015 – St Jean de Maurienne, l’étape du Tour 2016 Megève – Morzine ;

- Pièce n° 21 : Cliché de la victoire par le Coureur de l’équipe TREK du Pro UCI 2015 du Tour de France ;

- Pièce n° 23 : Article de presse et publicité diffusés dans le magazine « TOP VELO » d’août 2009, présentant les nouveautés 2010 et le TREK MADONE 2010 et indiquant que « cette année encore, le millésime tient toutes ses promesses » ;

- Pièce n° 24 : article extrait du site www.topvelo.fr indiquant que le vainqueur du « Top Vélo award » 2021 est un vélo TREK et précisant en page 5 que « La marque Trek bénéficie d’une longue histoire faite d’innombrables victoires dans le peloton professionnel. Mais aussi d’une longue histoire et d’une cote d’amour certaine auprès du public cyclo sportif que nous sommes ». A cet égard, si, comme le relève à juste titre le titulaire de la marque contestée, la pièce n° 24 est effectivement datée de 2021, donc postérieurement à la date de dépôt de la demande contestée, l’article susvisé comporte des informations relatives à la marque TREK qui sont bien antérieures à cette date. 78. En outre, le demandeur indique que la marque TREK est présente sur les réseaux sociaux depuis une longue période et fournit à cet effet une Annexe 13 qui comporte les documents suivants : - extraits Facebook indiquant que la page TREK a été créée le 17 mai 2010 et comporte 1 557 272 abonnés en 2020 ; - extraits Facebook indiquant que la page LOOK de la marque d’un concurrent ne possède que 197 523 abonnés en 2020 ; - extraits Twitter indiquant que la page TREK a été créée en novembre 2008 et comporte 234 900 abonnés en 2020 ; - extraits Twitter indiquant que la page PINARELLO d’un concurrent ne comporte que 23 400 abonnés en 2020 ; - extraits Instagram, indiquant que la page TREK a été créée en 2012 et comporte 1 100 000 abonnés en 2020 ; - extraits de la chaine Youtube Trek Bicycle comportant 161 000 abonnés et dont la vidéo « réglage de suspension VTT » avait 670 681 vues le 25 mai 2016. 22

79. Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par le demandeur que depuis plusieurs années :

- la marque TREK est utilisée pour désigner des vélos dans plusieurs pays de l’Union Européenne principalement en France et fait l’objet d’une large distribution ;

- la marque sponsorise régulièrement des coureurs cyclistes de renom et des évènements sportifs dans le domaine du cyclisme, en particulier le Tour de France qui est mondialement connu ;

- la marque TREK a fait l’objet d’une grande communication médiatique dans la presse spécialisée et sur les réseaux sociaux ;

- la marque bénéficie d’un grand succès dans le secteur du vélo et est reconnue par les professionnels de ce secteur. 80. Si certains documents fournis par le demandeur ne sont pas de source externe et émanent du directeur financier de l’entreprise, ils peuvent toutefois être pris en compte dans le cadre d’une appréciation globale des pièces et contribuent à établir la renommée de la marque TREK dans l’Union Européenne et en particulier en France. Il en est ainsi des chiffres de vente et du budget publicitaire et promotionnel figurant dans l’annexe 10 Attachment III to VII et IX to XIV de la demande (et l’annexe 1 Attachment III to VII et IX to XIV des observations du 6 avril 2021) et dans la Pièce 1 Attachment A B E F G H qui peuvent être combinés aux nombreuses factures fournies par le demandeur et à l’ensemble des pièces susvisées. 81. Dès lors, l’ensemble des pièces énumérées ci-avant permettent d’établir que depuis une période antérieure au dépôt de la marque contestée (déposée le 9 décembre 2016) la marque TREK est connue d’une partie significative du public pertinent, à savoir le grand public mais également les professionnels et amateurs du secteur du vélo, principalement en France, mais également dans d’autres pays de l’Union Européenne, en relation avec les vélos et notamment pour des « Véhicules terrestres, En particulier bicyclettes et leurs composants; Bicyclettes ». 82. Ainsi, la renommée de la marque antérieure au jour du dépôt de la marque contestée a été démontrée pour les « Véhicules terrestres, En particulier bicyclettes et leurs composants; Bicyclettes » de la classe 12. b) Sur la comparaison des signes en cause 83. La marque contestée porte sur le signe verbal, reproduit ci-dessous : 84. La marque antérieure porte sur le signe verbal, ci-dessous reproduit : 23

TREK 85. La reproduction s’entend de la reprise d’un signe à l’identique, sans modification ni ajout ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. 86. En l’espèce, force est de constater que les signes en cause sont identiques. c) Sur les liens entre les signes dans l’esprit du public 87. Il est constant que pour déterminer si l’utilisation de la marque contestée risque de porter préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure, ou d’en tirer un profit indu, il convient d’analyser si, compte tenu de tous les facteurs pertinents, un lien ou une association entre les signes sera établi dans l’esprit du public concerné. 88. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance entre ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public. 89. En l’espèce, la demande en nullité fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure de l’Union Européenne TREK n° 003157815 porte sur tous les produits et services visés dans l’enregistrement de la marque contestée, à savoir : « Classe No 9 : Supports de données et/ou d’enregistrement magnétiques, optiques ou numériques ; disques acoustiques ; disques compacts (audio-vidéo) ; disques optiques ; disques vidéo digitaux ; vidéocassettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur, cartes magnétiques, cartes de téléphone, bandes vidéo, archives sur bandes vidéo ; films (pellicules) impressionnés ; dessins animés, logiciels ; appareils d’enseignement audiovisuels ; cartouches de jeux vidéo, programmes d’ordinateur (enregistrés ou téléchargeables), publications électroniques, téléphones portables, appareils de traitement de données, supports de données optiques ou magnétiques, équipements de traitement de données. Classe No 38 : Télécommunications ; émissions télévisées ; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur, communication par terminaux d’ordinateurs, radiotéléphonie mobile, transmission par satellite, diffusion de programmes de télévision, télévision par câbles, satellite ou tout réseau numérique, fourniture d’accès à des réseaux de télécommunication, diffusion de films, musique, vidéos et programmes de télévision via Internet ; Classe No 41 : Enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; location, montage et production de films sur bandes vidéo, studio de cinéma ou de télévision, location d’appareils et accessoires cinématographiques, location de films cinématographiques, location de décors de spectacle, divertissement télévisé, exploitation de publications électroniques en ligne, production de programmes pour le cinéma ou la télévision, information en matière de récréation, services de jeux proposés en ligne, jeux d’argent, exploitation de salles de jeux, location d’enregistrements sonores, activités culturelles ; location de postes de radio et de télévision, location de 24

magnétoscopes, montage de programmes radiophoniques et de télévision, organisation de concours (éducation ou divertissement), photographie, postsynchronisation, Rédaction de scénarios, sous-titrage, production de spectacles, représentation de spectacles, services de studio d’enregistrement. ». 90. La marque antérieure a un caractère distinctif intrinsèquement normal. Elle connait un grand succès dans le domaine du cyclisme et est connue d’une partie significative du public pertinent, ainsi qu’il a été précédemment établi (points 79 et 81). 91. En outre, il ressort des points 83 à 86 que les signes en présence sont strictement identiques. 92. Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, le demandeur invoque la stricte identité des signes, le lien qui existe entre les secteurs de produits et services en cause et la renommée de la marque antérieure. Il fait ainsi valoir qu’ « il est courant, depuis de nombreuses années, dans l’industrie du cyclisme qui est celle de la marque antérieure TREK, et du sport en général… de créer un univers autour de la marque avec divers services de nature différente et notamment des services de diffusion et de production de vidéos d’évènements sportifs et de divertissements y relatifs afin de cultiver l’image et la renommée de sa marque auprès du public ». A l’appui de son argumentation, il fournit les documents suivants :

- Annexe 16-1 : la marque de sport Quicksilver, notamment connue pour ses articles de surf et de snowboard propose sur son site internet des articles et diverses vidéos liées à des évènements sportifs en lien avec ses produits ;

- Annexe 16-2 : la marque ROSSIGNOL spécialisée dans les articles de ski notamment a également une partie dédiée à des articles et vidéos relatant les évènements sportifs auxquels la marque peut participer ; - Annexe 16-3 : La marque LOOK spécialisée dans le domaine du cyclisme a également sa page blog sur laquelle se trouvent des articles relatant des évènements sportifs, permettant au public de suivre les participations de la marque aux diverses courses et de lire des portraits de sportifs, promouvant la marque ou étant sponsorisés par la marque. Le demandeur en déduit que « Le public pourra … raisonnablement s’attendre à ce qu’une marque de produits sportifs tels que les vélos pour TREK, couvre et diffuse par vidéo, reportage, des évènements sportifs » et établira « un lien avec cette marque et des programmes télévisuels diffusés sous une marque strictement identique spécifiquement dédiés aux vélos et donc montrant de tels vélos et qui ont le vélo comme objet ». 93. Dès lors, les consommateurs seront vraisemblablement incités à établir un lien entre les deux signes du fait de la reprise à l’identique de la marque antérieure en relation avec les services suivants de la marque contestée : 25

« Publications électroniques ; émissions télévisées ; diffusion de programmes de télévision, télévision par câbles, satellite ou tout réseau numérique, diffusion de vidéos et programmes de télévision via Internet ; divertissement télévisé, exploitation de publications électroniques en ligne ». 94. Les produits et services susvisés de la marque contestée et les produits pour lesquels la marque antérieure est renommée n’ont certes pas les mêmes nature, fonction et destination et ne sont pas complémentaires, comme le souligne à juste titre le titulaire de la marque contestée. Toutefois, ils peuvent être associés dans l’esprit du public compte tenu de l’identité des signes, de la renommée de la marque antérieure invoquée dans le domaine du sport et du cyclisme en particulier, et de la pratique courante des entreprises de ce secteur à créer un univers autour de la marque avec des services de publication d’articles et de de diffusion de vidéos en rapport avec des évènements sportifs afin de cultiver l’image et la renommée de le marque auprès du public. 95. Il en va différemment pour les produits et services suivants de la marque contestée, qui diffèrent grandement des bicyclettes de la marque antérieure, appartiennent à différents secteurs économiques et ciblent des consommateurs spécifiques aux besoins différents et pour lesquels aucun lien particulier ne peut être établi :

- Les « Supports de données et/ou d’enregistrement magnétiques, optiques ou numériques ; disques acoustiques ; disques compacts (audio-vidéo) ; disques optiques ; disques vidéo digitaux ; vidéocassettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur, cartes magnétiques, cartes de téléphone, bandes vidéo, archives sur bandes vidéo ; films (pellicules) impressionnés ; dessins animés, logiciels ; appareils d’enseignement audiovisuels ; cartouches de jeux vidéo, programmes d’ordinateur (enregistrés ou téléchargeables), téléphones portables, appareils de traitement de données, supports de données optiques ou magnétiques, équipements de traitement de données », qui n’ont pas de rapport avec les produits dans le domaine du cyclisme pour lesquels la marque antérieure bénéficie d’une renommée.

- Les services de « Télécommunications ; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur, communication par terminaux d’ordinateurs, radiotéléphonie mobile, transmission par satellite, fourniture d’accès à des réseaux de télécommunication, diffusion de films, musique ; Enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; location, montage et production de films sur bandes vidéo, studio de cinéma ou de télévision, location d’appareils et accessoires cinématographiques, location de films cinématographiques, location de décors de spectacle, production de programmes pour le cinéma ou la télévision, information en matière de récréation, services de jeux proposés en ligne, jeux d’argent, exploitation de salles de jeux, location d’enregistrements sonores, activités culturelles ; location de postes de radio et de télévision, location de magnétoscopes, montage de programmes radiophoniques et de télévision, organisation de concours (éducation ou divertissement), photographie, postsynchronisation, Rédaction de scénarios, sous-titrage, production de spectacles, représentation de spectacles, services de studio d’enregistrement », qui n’ont pas de rapport avec les produits dans le domaine du cyclisme pour lesquels la marque antérieure bénéficie d’une renommée. 26

96. Par conséquent, bien que les signes soient identiques et la marque antérieure intrinsèquement distinctive, et que celle-ci bénéficie d’un degré élevé de connaissance sur le marché pertinent, l’intensité de sa renommée n’apparait pas telle que la marque contestée puisse évoquer la marque antérieure dans l’esprit du consommateur concerné compte tenu des grandes différences entre les produits et services précités au point 95 et les produits pour lesquels la renommée de la marque antérieure TREK a été démontrée. d) Sur la démonstration de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure 97. L’existence d’un lien entre les marques, tel que retenu au point 93, ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve d’une atteinte effective et actuelle à sa marque ou d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur (C-252/07 Intel, 27 novembre 2008). 98. Cette atteinte est constituée par un usage sans juste motif de la marque contestée qui soit tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, soit porte ou porterait préjudice à son caractère distinctif, soit porte ou porterait préjudice à sa renommée. Un seul de ces trois types d’atteinte suffit pour que la protection de la marque de renommée puisse s’appliquer. 99. Le demandeur fait notamment valoir que l’usage de la marque contestée « tire indûment profit de la distinctivité et de la renommée de la marque antérieure… ». Il rappelle que la marque TREK est ancienne et jouit d’une renommée pour ses produits de cyclisme de haute qualité, et des investissements importants ont été réalisés au cours de plusieurs décennies afin de créer et de maintenir son image auprès des consommateurs. Il considère qu’en raison de la stricte identité des signes, de la renommée et du caractère distinctif intrinsèque de la marque TREK, la marque contestée détournerait cette dernière de sorte que son image sera transférée à la marque opposée, avec pour conséquence que la commercialisation des produits et services sous la marque contestée soit facilitée par leur association avec la marque antérieure de renommée. 100. Le titulaire de la marque contestée soutient quant à lui qu’aucun élément du dossier ne permet de supposer que la marque TREK contestée tirerait profit de la marque invoquée, d’autant plus qu’il est « l’un des principaux groupes d’audiovisuel en Europe qui n’a pas besoin de « tirer profit » d’une marque de vélos pour offrir ses prestations intellectuelles relevant du domaine de l’artistique dont le sérieux et la qualité sont largement reconnus par les professionnels du secteur. ». 101. La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. Il s’agit du risque que l’image de 27

la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. 102. En l’espèce, le demandeur a démontré que la marque TREK, en raison de son usage intensif et des investissements réalisés, a acquis une renommée pour des bicyclettes pour lesquelles il a démontré un lien avec certains produits et services de la marque contestée. Il a également démontré d’importants investissements dans la promotion et la technologie aux fins de compter parmi les principaux acteurs sur le marché des vélos comme étant des vélos de qualité et très performants, utilisés, notamment, par de célèbres coureurs du Tour de France. 103. Ainsi, compte tenu de la renommée de la marque antérieure pour des produits dans le domaine du sport, et plus particulièrement du cyclisme, de l’identité entre les signes, et des relations existantes entre certains produits et services de la marque contestée et les produits pour lesquels la marque antérieure est renommée, il existe un risque que les consommateurs établissent un lien entre les signes en conflit. 104. Ce lien entre les signes pourrait faciliter la mise sur le marché des « Publications électroniques ; émissions télévisées ; diffusion de programmes de télévision, télévision par câbles, satellite ou tout réseau numérique, diffusion de vidéos et programmes de télévision via Internet ; divertissement télévisé, exploitation de publications électroniques en ligne » de la marque contestée, réduisant la nécessité d’investir dans la publicité et permettrait à son titulaire de bénéficier des efforts commerciaux déployés par le demandeur pour créer et entretenir l’image de la marque antérieure. Ces produits et services pourraient ainsi bénéficier de l’attractivité de la marque antérieure renommée, du seul fait qu’ils sont désignés par un signe identique à celui de la marque antérieure renommée, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée. e) Sur l’usage sans juste motif de la marque contestée 105. Lorsque le demandeur est parvenu à démontrer l’existence soit d’une atteinte effective et actuelle à sa marque soit, à défaut, d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur, il appartient au titulaire de la marque contestée d’établir que l’usage de cette marque a un juste motif. 106. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée n’a pas invoqué un juste motif pour utiliser la marque contestée. Dès lors, en l’absence de toute indication contraire, il convient de supposer que le titulaire n’a aucun juste motif pour utiliser la marque contestée. f) Conclusion 28

107. En conséquence, sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure n°3157815, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle pour les services suivants : « Publications électroniques ; émissions télévisées ; diffusion de programmes de télévision, télévision par câbles, satellite ou tout réseau numérique, diffusion de vidéos et programmes de télévision via Internet ; divertissement télévisé, exploitation de publications électroniques en ligne ». 3. S ur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre la marque contestée TREK et le nom de domaine TREKBIKES.COM 108. Il est de jurisprudence constante que le nom de domaine ne peut constituer une antériorité opposable au dépôt d’une marque postérieure qu’à la condition qu’il ait donné lieu à une exploitation effective sous la forme d’un site Internet antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée (TGI Paris, 3e ch., 17 janvier 2014, n°11/03304) et qu’il bénéficie d’une connaissance sur l’ensemble du territoire national (CA Paris, 5 juillet 2013, n°12/15747). 109. La portée non seulement locale des signes d’usage doit s’apprécier non seulement au plan géographique mais aussi au plan économique. Ainsi, il faut que le signe soit « effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires » (CJUE, 29 mars 2011, affaire C-96/09 P). 110. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous le nom de domaine et de sa portée non seulement locale et ce, tant au jour du dépôt de la marque contestée qu’au jour où l’Institut statue. 111. En l’espèce, le demandeur fait valoir que le nom de domaine antérieur TREKBIKES.COM « propose des produits destinés à la pratique du vélo mais également un blog diffusant des articles et des vidéos d’évènements liés à l’univers du cyclisme » et que le site Internet « https://www.trekbikes.com/fr/fr_FR/ » est activement exploité et « couvre de nombreuses publications qu’il s’agisse de photographies, vidéos ou d’articles ». 112. La marque contestée a été déposée le 9 décembre 2016. Le demandeur doit donc démontrer l’exploitation effective du nom de domaine invoqué pour les activités mentionnées ci-dessus avant cette date. 113. Il produit à cet effet des copies de captures d’écran ainsi que les documents suivants sur lesquels il s’appuie pour fonder son argumentation sur le risque de confusion avec le nom de domaine invoqué :

- Annexe 18 : il s’agit de la Fiche WhoIs du nom de domaine <trekbikes.com>, indiquant que le nom de domaine TREKBIKES.COM a été enregistré le 12 septembre 1995 au nom de la société américaine Trek Bicycle Corporation ;

- Annexe 9 : Articles disponibles sur le blog Trek Bicycle « blog.trekbikes.com/fr » ; il s’agit de six articles en date du 31 octobre 2019, 29 septembre 2019, 6 août 2019, 23 juillet 2019, 3 juillet 2019, 17 juin 2019 ; 29

- Annexe 19 : ce document est constitué d’extraits du site Internet https://web.archive.org comportant des captures d’écran du site www.trekbikes.com en 2016. En revanche, le demandeur n’a pas fait de lien entre les autres pièces fournies à l’appui de sa demande et son argumentation relative au risque de confusion avec le nom de domaine invoqué. En conséquence, ces documents, et en particulier les documents suivants, ne seront pas pris en compte dans le cadre de ce fondement :

- Annexe 14 : Extrait du site Internet www.trekbikes.com en date du 02/09/2020 et faisant référence au mouvement #GoByBikes lancé par la société Trek ;

- Pièce n°1 (Attachment G – Pièce jointe G) : Données relatives au nombre total de visites du site « trekbikes.com » du demandeur de 2010 au 5 juin 2021 ;

- Pièce n°1 (Attachment H – Pièce jointe H) : Données relatives au nombre total de visites du site français « trekbikes.com/fr/fr_FR/ » du demandeur de 2010 au 5 juin 2021. 114. Les articles de site internet (Annexe 9 précitée) et extraits du blog « The Trek Blog » figurant aux pages 32 et 33 de l’exposé des moyens fournis par le demandeur à l’appui de sa demande ne permettent pas de prouver l’exploitation effective du nom de domaine trekbikes.com lors du dépôt de la marque contestée le 9 décembre 2016, dès lors qu’ils sont postérieurs à cette date et font référence à des évènements qui se sont produits postérieurement à cette date. En outre, l’annexe 19 qui mentionne le nom de domaine trekbikes.com avant la date de dépôt de la marque contestée porte :

- sur la publication d’un article intitulé « people for bikes » du 26 janvier 2016 qui cible les villes américaines et est donc destiné au public américain ;

- sur deux extraits de la rubrique « les histoires de Trek » en date du 2 juillet 2016 et du 1er novembre 2016 relatifs à divers évènements du monde du cyclisme qui ne sont pas, à eux seuls, susceptibles de démontrer une exploitation réelle et effective du nom de domaine pour les activités revendiquées. En effet, ces deux extraits ne sont corroborés par aucune autre pièce permettant notamment d’appréhender les activités réellement proposées ainsi que la fréquentation et la visibilité du site Internet susvisé. 115. En conséquence, le demandeur n’ayant pas démontré qu’il exploitait effectivement le nom de domaine antérieur trekbikes.com pour les activités revendiquées au point 111 au jour du dépôt de la marque contestée, la connaissance de ce nom de domaine invoqué sur le territoire national ne saurait, en conséquence, être davantage établie. 30

A cet égard, la copie d’écran fournie en page 36 de l’exposé des moyens du demandeur comportant une liste de pays associés à la marque TREK ne saurait être prise en compte dès lors qu’elle n’est pas datée et ne comporte pas d’indication relative à sa source. 116. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’existence du risque de confusion entre la marque contestée et le nom de domaine trekbikes.com, le demandeur n’ayant pas démontré que ce nom de domaine était effectivement exploité pour les activités revendiquées au jour du dépôt de la marque contestée et bénéficiait d’une connaissance sur le territoire national. 117. En conséquence, la demande en nullité fondée sur le nom de domaine antérieur trekbikes.com est rejetée. C. Conclusion 118. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle pour les produits et services visés à l’enregistrement en ce qu’elle porte atteinte à la renommée de la marque antérieure TREK n° 003157815 pour les produits et services visés au point 93. 119. En revanche, l’atteinte au nom de domaine antérieur n’est pas démontrée (point 117). D. Sur la répartition des frais 120. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 121. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée et publié au Journal officiel le 6 décembre 2020, précise dans sa notice que « le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il est applicable aux procédures en cours ». 122. Il indique en outre, dans son article 2.II. qu’ « au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance». 123. En l’espèce, bien que le demandeur ait sollicité la prise en charge de ses frais de procédure et de représentation, il ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits et services visés initialement dans sa demande. 124. Il en va de même du titulaire de la marque contestée ayant sollicité la prise en charge des frais exposés pour sa défense. En effet, le titulaire de la marque contestée ne peut être considéré 31

comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait partiellement droit à la demande en nullité pour certains des produits et services visés. 125. Il convient par conséquent de rejeter les demandes de répartition des frais exposés formulées par chacune des parties. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL20-0120 est partiellement justifiée. Article 2 : La marque n° 16 / 4321037 est déclarée partiellement nulle pour les produits et services suivants : « Publications électroniques ; émissions télévisées ; diffusion de programmes de télévision, télévision par câbles, satellite ou tout réseau numérique, diffusion de vidéos et programmes de télévision via Internet ; divertissement télévisé, exploitation de publications électroniques en ligne ». Article 3 : Les demandes de répartitions des frais sont rejetées. 32