DC21-0127 14/03/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE 1. Le 31 août 2021, Madame E D F (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC21-0127 contre la marque n°12/3920186, déposée le 15 mai 2012 et ci-dessous reproduite :

L’enregistrement de cette marque, dont la société à responsabilité limitée STARDUST CAPITAL est titulaire (le titulaire de la marque contestée) suite à une transmission totale de propriété inscrite le 18 avril 2013 sous le n° 599953, a été publié au BOPI 2012/36 du 7 septembre 2012. 2. Dans le récapitulatif de la demande, le demandeur a indiqué que cette dernière portait sur une partie des produits et services de la marque contestée, mais il a cité l’intégralité des produits et services pour lesquels cette marque est enregistrée, à savoir : « Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d’alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; Classe 44 : Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services d’opticiens ; salons de beauté ; salons de coiffure ; toilettage d’animaux ; jardinage ; services de jardinier-paysagiste ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en déchéance, dans lequel le demandeur requiert, en application des dispositions de l’article L.716-3 selon lesquelles « la déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance », le prononcé de la déchéance des droits du titulaire sur la marque contestée, pour l’ensemble des produits et services qu’elle désigne, « à compter de l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de son dépôt, soit le 15 mai 2017 ou, a minima, à compter de la date de la présente demande en déchéance ». Il demande également que soit mis à la charge de la défenderesse les frais exposés dans la limite du barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors de la cession totale de la marque contestée à son profit. Un courrier simple et un courriel ont également été envoyés au mandataire ayant procédé à l’inscription du dit transfert de propriété. 6. La demande a été notifiée au titulaire de la marque contestée à l’adresse indiquée lors de ce rattachement, par courrier recommandé en date du 19 octobre 2021, reçu le 26 octobre 2021. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

7. Aucune observation ou preuve de l’usage de la marque contestée n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 27 décembre 2021. II.- DECISION A- Sur le fond 8. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 9. En vertu du dernier alinéa de l’article L.716-3 du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 10. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 11. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». 12. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 15 mai 2012, et son enregistrement a été publié au BOPI 2012-36 du 7 septembre 2012. La demande en déchéance a été déposée le 31 août 2021. 13. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 14. Le titulaire de la marque contestée devait prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 31 août 2016 au 31 août 2021 inclus, pour l’ensemble des produits et services désignés dans l’enregistrement. 15. En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque contestée, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de cette marque pour les produits et services visés, ni aucune indication de motifs valables de non-usage. 16. Le demandeur a requis le prononcé de la déchéance des droits du titulaire sur la marque contestée « à compter de l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de son dépôt, soit le 15 mai 2017 ou, à minima, à compter de la date de la présente demande en déchéance ». 17. Il convient à cet égard de préciser qu’à la lumière de l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, la date à laquelle est survenu un motif de déchéance doit s’entendre comme celle faisant suite à une période de non-usage ininterrompue de cinq ans au plus tôt après la date d’enregistrement de la marque contestée.

18. Ainsi, en l’absence de la preuve d’un usage sérieux pour les produits et services visés à l’enregistrement de la marque contestée FARGEON, le motif de déchéance est survenu au plus tôt le 7 septembre 2017 (la publication de l’enregistrement ayant eu lieu au BOPI 2012/36 du 7 septembre 2012). 19. La date d’effet requise par le demandeur, à savoir le 15 mai 2017 (correspondant à la date d’expiration d’un délai de cinq ans suivant la publication du dépôt de la marque contestée), est donc antérieure à la survenance du motif de déchéance précédemment évoquée. 20. Ainsi, à défaut d’une requête au sens de l’article L.716-3 dernier alinéa précité, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance. 21. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 31 août 2021 pour l’ensemble des produits et services visés à l’enregistrement. B- Sur la demande de répartition des frais 22. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 23. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II., qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 24. En l’espèce, le demandeur a présenté dans sa demande en déchéance une demande de prise en charge des frais exposés. Il doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à la demande pour l’intégralité des produits et services visés initialement dans la demande en déchéance. 25. En outre, le titulaire de la marque contestée n’a pas présenté d’observations dans le délai qui lui était imparti. La présente procédure n’a par conséquent donné lieu à aucun échange entre les parties au cours de la phase d’instruction, en sorte que le demandeur, représenté par un mandataire, n’a pas exposé d’autres frais que ceux nécessaires à la présentation de sa demande. 26. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros).

PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC21-0127 est justifiée. Article 2 : La société STARDUST CAPITAL est déclarée déchue de ses droits sur la marque n°12/3920186 à compter du 31 août 2021 pour l’ensemble des produits et services désignés à l’enregistrement. Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société STARDUST CAPITAL au titre des frais exposés.