NL 22-0056 Le 24/02/2023

DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE,

Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ;

Vu le Code de la propriété intel ectuel e dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-2, L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;

Vu le Code de la propriété intel ectuel e dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juil et 1992 et notamment ses articles L.711-2, L.711-3, L.711-4 et L.714-3 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nul ité ou déchéance de marque ;

Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nul ité ou en déchéance d’une marque.

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I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 22 mars 2022, la société de droit anglais MARKS & CLERK PROPERTIES LIMITED (le demandeur) a formé une demande en nul ité enregistrée sous la référence NL 22-0056 contre la marque n°18 / 4416963, déposée le 3 janvier 2018, ci-dessous reproduite :

L’enregistrement de cette marque dont la société d’exercice libéral à responsabilité limitée M&C AVOCATS ASSOCIES est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2018- 17 du 27 avril 2018.

2. La demande en nul ité a été formée à l’encontre de l’intégralité des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :

« Classe 45 : Services juridiques ».

3. Le demandeur invoque un motif relatif de nul ité et se fonde sur une atteinte à la marque de l’Union européenne antérieure n°001091487, déposée le 1er mars 1999 dont l’enregistrement a été effectué le 2 août 2000 et publié le 19 septembre 2000 et régulièrement renouvelée. Il en est devenu titulaire par une transmission de propriété inscrite au registre des marques de l’Union européenne le 2 juil et 2007 sous le n°001335705, portant sur le signe ci-dessous reproduit :

M & C

4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nul ité.

5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nul ité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi qu’à l’adresse indiquée par le demandeur dans le récapitulatif de la demande en nul ité.

6. La demande en nul ité a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement par courrier recommandé en date du 15 avril 2022, reçu le 21 avril 2022. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu deux fois dans les délais impartis.

8. La phase d’instruction s’étant terminée à l’expiration du dernier délai de réplique du titulaire de la marque contestée, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 7 décembre 2022.

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Prétentions du demandeur

9. Dans son exposé des moyens, le demandeur soutient que les services désignés par les marques en cause sont identiques.

Il ajoute que les signes sont similaires en ce qu’ils ont en commun les éléments d’attaque M&C qui constituent l’élément dominant de la marque contestée par leur présentation. Il précise que les termes AVOCATS ASSOCIES constituent une mention usuel ement employée et descriptive de la nature des services fournis sous la marque, à savoir des services juridiques rendus par des avocats.

Il sol icite que la répartition de frais exposés soit mise à la charge du titulaire de la marque contestée à hauteur de 3.000€.

10. Dans ses premières observations en réponse, le demandeur :

— soutient que la marque antérieure est parfaitement apte à distinguer les services juridiques.

— fournit des pièces attestant de l’usage sérieux de la marque antérieure en France et dans plusieurs pays européens dans la période al ant du 3 janvier 2013 au 22 mars 2022 pour désigner des services juridiques et précise à cet effet : • faire partie du groupe MARKS&CLERK présent dans le monde via des filiales implantées notamment en France, au Royaume-Uni et au Luxembourg qui exercent une activité de conseil en propriété industriel e et utilisent la marque antérieure avec le consentement du titulaire. • fournit des exemples de factures concernant des prestations juridiques :  En France : Factures émises par l’entité française Marks & Clerk France à destination de clients domiciliés en France, en Al emagne et au Royaume- Uni sur la période 2013 à 2022 en annexes 2 à 11.

 Au Luxembourg : Factures émises par l’entité Marks & Clerk (Luxembourg) LLP à destination de différentes entités en Europe en annexes 15 à 19.

 Au Royaume-Uni : factures émises par la société Marks & Clerk LLP située à Londres et la société Marks & Clerk LLP située à Birmingham à destination de différentes entités en Europe (Pays-Bas, Espagne, Italie, Belgique, Suède) en annexe 25.

• souligne que ces factures attestent de l’usage de la marque invoquée dans une partie substantiel e de l’Union européenne. Il relève que cette exploitation de la marque verbale sous une forme semi-figurative doit être considérée comme équivalente et n’altère pas le caractère distinctif de la marque résultant de M&C. • relève que ces factures sont corroborées par les autres éléments qu’il fournit, à savoir des extraits des sites internet marks-clerk.fr et marks-clerk.com présentant les prestations juridiques du groupe Marks & Clerk de 2008 à 2022 et des modèles de papier à entête, de plaquettes et de cartes de visite mentionnant la marque invoquée et des brochures présentant et promouvant les services juridiques rendus par les différents Cabinets de Conseils en Propriété industriel e du Groupe Marks & Clerk. 3

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— rappel e que les services en cause sont strictement identiques aux « services juridiques » couverts par la marque antérieure invoquée et que la classification de Nice n’a qu’une portée administrative mais aucune portée juridique.

— relève que les lettres M&C apparaissent fortement distinctives au regard des services en cause.

11. Dans ses deuxièmes et dernières observations en réponse, le demandeur réitère son argumentation et notamment :

— confirme que l’ensemble des sociétés du groupe Marks&Clerk International utilise la marque antérieure avec son autorisation

— soutient que les factures fournies montrent que des services juridiques très divers sont proposés. En outre, il n’a pas à démontrer l’usage de sa marque dans tous les secteurs du droit pour bénéficier d’une protection pour les services juridiques

— affirme que les preuves fournies concernent bien plusieurs territoires de l’Union européenne.

Prétentions du titulaire de la marque contestée

12. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée :

— soulève l’irrecevabilité de la demande en nul ité au sens de l’article L.716-2-4 du Code de la propriété intel ectuel e et soutient à cet effet que la marque semi-figurative M&C ASSOCIES était dépourvue de caractère distinctif au jour du dépôt de la marque contestée le 3 janvier 2018.

— présente une requête au sens de l’article L.716-2-3 1° et 2° invitant le demandeur à rapporter la preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquel e la demande en nul ité a été formée et au cours des cinq années précédant la date de dépôt de la demande contestée.

— relève l’absence d’identité des services en cause, les services juridiques de la marque antérieure n’étant pas enregistrés en classe 45 mais en classe 42, classe qui ne comprend pas les services juridiques.

— souligne l’absence de similitude entre les signes, la marque déposée étant stylisée alors que la marque antérieure est verbale. L’adjonction des termes AVOCATS ASSOCIES dans la marque contestée créée une différence conceptuel e. En outre, les lettres M&C de la marque antérieure ne sont pas distinctives.

— demande la répartition des frais exposés à hauteur de 1.100€.

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13. Dans ses deuxièmes observations, le titulaire de la marque contestée :

— réitère sa demande d’irrecevabilité de la demande en nul ité pour défaut de caractère distinctif de la marque antérieure, cel e-ci étant exclusivement constituée des initiales des fondateurs de la société MARKS & CLERK. Or, les initiales sont dépourvues de signification propre.

— Soutient que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’usage de la marque antérieure : • en ce que les factures de prestations juridiques en conseils en propriété intel ectuel e émanant exclusivement de la société française MARKS & CLERK France, de la société MARKS & CLERK (Luxembourg) LLP. Or, il n’est pas prouvé que la société MARKS & CLERK France et/ou la société « Marks & Clerk (Luxembourg) LLP », seraient des filiales de la société requérante. • les factures versées aux débats ne concernent que deux pays membres (en l’occurrence la France et le Luxembourg), le Royaume-Uni ne faisant plus partie de l’Union Européenne et à ce titre, ne sont pas suffisantes pour rapporter la preuve d’un usage sérieux du signe. • les preuves fournies ne concernent pas la marque invoquée mais une marque semi-figurative

• la marque antérieure n’est exploitée que pour des services très spécifiques de conseils en propriété intel ectuel e. Ainsi, le demandeur ne pourrait en tout état de cause revendiquer qu’une protection pour la sous-catégorie correspondant à son domaine de niche, à savoir les prestations de conseils en propriété intel ectuel e.

- relève l’absence de similitudes entre les signes.

14. Dans ses troisièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée complète son argumentation et notamment :

— affirme que la France et le Luxembourg ne constituent pas une partie substantiel e de l’Union européenne.

- rappel e que le demandeur est une société de conseils en propriété intel ectuel e et non un cabinet d’avocats ni une société de juristes : el e ne propose pas des services juridiques dans d’autres pans du droit.

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II.- DECISION

A- Sur la recevabilité de la demande en nullité 1. Sur la requête en fourniture de preuves d’usage de la marque antérieure (article L.716-2-3 1° et 2° du code de la propriété intellectuelle)

15. Dans ses observations, le titulaire de la marque contestée requiert que le demandeur rapporte des preuves de l’usage sérieux de la marque antérieure « entre le 22 mars 2017 et le 22 mars 2022 (soit cinq ans précédant la date de dépôt de la demande en nullité) et entre le 3 janvier 2013 et le 3 janvier 2018 (soit cinq ans précédant la date de dépôt de la marque contestée) ».

16. L’article L.716-2-3 du code de la propriété intel ectuel e dispose qu’:

« Est irrecevable :

1° La demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve :

a) Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ;

b) Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage.

2° La demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve :

a) Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ;

b) Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage.

Aux fins de l’examen de la demande en nullité, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non- usage établis ».

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17. L’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 susvisé relatif à l’usage de la marque de l’Union européenne dispose que :

« 1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l’Union européenne est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.

Constituent également un usage au sens du premier alinéa :

a) l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire ;

b) l’apposition de la marque de l’Union européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l’Union dans le seul but de l’exportation.

2. L’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire ». 18. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels el e a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.

19. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).

20. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.

21. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.

22. En l’espèce, la demande en nul ité a été formée par le demandeur le 22 mars 2022 et la marque postérieure a été déposée 3 janvier 2018.

23. La marque antérieure n° 001091487 a été enregistrée le 2 août 2000 soit depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nul ité, d’une part, et à la date de dépôt de la marque postérieure, d’autre part.

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24. Le demandeur devait donc prouver l’usage sérieux de la marque antérieure n° 001091487 :

— Au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en nul ité, soit du 22 mars 2017 au 22 mars 2022 inclus ;

- Au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt de la marque postérieure, soit du 3 janvier 2013 au 3 janvier 2018 inclus.

et ce pour les services invoqués à l’appui de la demande en nul ité, à savoir :

« Services juridiques ».

25. Le demandeur a notamment produit à l’appui de ses observations en réponse les pièces suivantes :

— Annexes 2-1 à Annexes 11 : Factures émises par la société MARKS & CLERK France de 2013 à 2022 adressées à des clients situés en France sur lesquel es figurent le signe ou présent sur l’en-tête notamment pour des prestations de « suivi procédure opposition », « demande de brevet en France » (annexe 2-1 pages 1 et 3), « honoraires pour la partie brevets : revue de la décision…. », « honoraires pour la partie marques : suivi de la procédure, courrier à l’office, envoi du certificat d’enregistrement, notification d’une lettre officielle avec proposition de réponse, analyse chance de succès d’une opposition… » (annexe 2-2)…
- Annexe 12 : modèles non datés d’une carte de visite sur laquel e figure le signe , de papier entête, cartons de communication et plaquettes de couverture
- Annexe 13 : Extraits du site internet marks-clerk.fr issu de webarchives.org datés :

 du 13 novembre 2008 : page d’accueil en anglais « Welcome to Marks & Clerk »  du 13 juin 2013 : page montrant le menu du site : « one-stop full service » : UK (patent and trade mark attorneys, solicitors, consulting) Canada, France, Luxembourg, Australia, China, Hong Kong… »  du 11 janvier 2014 : page montrant le menu du site : « UK (patent and trade mark attorneys, solicitors, consulting) Canada, France, Luxembourg, Australia, China, Hong Kong… »  du 3 février 2015 : page du site indiquant « bienvenue sur le site de Marks & Clerk France – La vocation de Marks&Clerk France est de vous aider à protéger et valoriser partout dans le monde vos technologies et produits par des droits de propriété intellectuelle solides ») mentionnant le signe  du 10 juin 2016 : page du site indiquant « bienvenue sur le site de Marks & Clerk France – La vocation de Marks&Clerk France est de vous aider à protéger et valoriser partout dans le monde vos technologies et produits par des droits de propriété intellectuelle solides » mentionnant le signe  du 3 février 2017 : page du site indiquant « bienvenue sur le site de Marks & Clerk France – La vocation de Marks&Clerk France est de vous aider à protéger et valoriser 8

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partout dans le monde vos technologies et produits par des droits de propriété intellectuelle solides ») mentionnant le signe  du 23 juin 2018 : page indiquant « Marks&Clerk France conseils en propriété industrielle – nous recrutons…»  du 3 août 2020 : page indiquant « Marks&Clerk France conseils en propriété industrielle – nous recrutons…»

 du 27 janvier 2021 : page du site indiquant « bienvenue sur le site de Marks & Clerk France – La vocation de Marks&Clerk France est de vous aider à protéger et valoriser partout dans le monde vos technologies et produits par des droits de propriété intellectuelle solides ») mentionnant le signe
- Annexe 14 : extraits non datés des sites internet suivants :  Page 1 : Extrait du site internet suite.endole.co.uk présentant le demandeur : « Marks & Clerk Properties Limited est une société constituée le 24 mars 2004 et dont le siège social est situé à Londres, City of London. Marks & Clerk Properties Limited est en activité depuis 18 ans. Il y a actuellement 2 administrateurs actifs selon la dernière déclaration de confirmation soumise le 28 novembre 2021 »  Page 2 : capture d’écran non datée du site internet « marks-clerk.com » présentant les éléments suivants : « l’Europe – nos services en PI en Europe – Offices : ABERDEEN – BIRMINGHAM… Luxembourg – PARIS – SOPHIA ANTIPOLIS » sur laquel e figure le signe M&C MARKS&CLERK  Pages 3 à 9 : extraits non datés du site internet « marks-clerk.com » présentant les adresses des bureaux de Marks & Clerk en Europe (au Royaume-Uni : Aberdeen, Birmingham, Cambridge, Edimbourg, Glasgow, Londres, Manchester, Oxford – au Luxembourg, à Paris, à Sophia-Antipolis)  Pages 9-10 : extrait non daté du site « marks-clerk.com » présentant une page intitulée « déclaration de confidentialité »

— Annexes 15 à 19 : Factures émises par la société MARKS & CLERK (Luxembourg) LLP en date du 4 décembre 2014, du 10 novembre 2015, du 31 mai 2017, du 8 mars 2018 et du 12 septembre 2019 adressées à des clients situés en France, au Luxembourg et en Italie sur lesquel es figurent le signe ou présent sur l’en-tête notamment pour des prestations de « préparation de dépôts de marque », « analyse de chance de succès d’un appel », « rapport au client… ».
- Annexe 20 : Brochure non datée relative au « Brevet national au Luxembourg » en anglais, non traduit en français, portant le signe
- Annexe 21 : Extrait du site internet « www.editus.lu » daté du 01/02/2021 présentant la société Marks & Clerk (Luxembourg) : « Nous proposons un service sur mesure adapté à vos besoins…. Nous vous assistons dans la gestion d’un large portefeuille en propriété industrielle, en matière de conseils en vue de lancement d’une nouvelle activité commerciale…. Les clients de 9

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Marks & Clerk Luxembourg ont bien entendu accès à tous les services offerts par le groupe Marks & Clerk au niveau mondial… »

Page 3 : « nos produits et services : Droit d’auteur, propriété industrielle, propriété intellectuelle, validation de brevet… »

— Annexe 22 : Extrait du site internet www.siliconluxembourg.lulmarks-derk.luxembourg daté de février 2021 présentant la société Marks & Clerk Luxembourg : « Marks & Clerk (Luxembourg) LLP est un cabinet d’avocats européens spécialisés dans les brevets et les marques, qui se concentre sur l’acquisition, la valorisation et la gestion des droits de propriété intellectuelle, y compris les brevets, les marques, les dessins et modèles, les droits d’auteur et les secrets commerciaux, à l’échelle mondiale »

— Annexe 23 : Extraits issus de webarchive.org du site internet marks-clerk.com montrant la page de présentation de Mark& Clerk Luxembourg datés de 2013, 2014, 2014, 2016, 2017, 2020 et 2021

— Annexe 24 : Brochure en anglais de Marks & Clerk datée d’avril 2013, « Rapport 2013 – changements intervenus en propriété industriel e »

— Annexe 25 : factures établies par les sociétés MARKS&CLERK LLP situées à Londres ou à Birmingham au Royaume-Uni, datées de mars 2013, avril 2016, février 2017, septembre 2018, juil et 2018 et mars 2020, adressées à des clients aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie, en Belgique et en Suède sur lesquel es le signe est présent sur l’en- tête, notamment pour des prestations d’« évaluation de droits », « brevet européen », « marque anglais et opposition à l’encontre d’une marque », « cession ».

— Annexe 26 : Courrier établi par le demandeur, la société MARKS&CLERK Properties Limited situé à Londres en date du 26 octobre 2022 indiquant les éléments suivants :« Toutes les entités commerciales Marks & Clerk sont détenues directement ou indirectement par Marks & Clerk International (MCI), qui est un partenariat non commercial. Marks & Clerk Properties Limited est un partenariat non commercial qui détient les marques Marks & Clerk. Toutes les entités de l’organisation qui utilisent les marques M&C le font avec l’autorisation de Marks & Clerk Properties Limited. Tout usage des marques de commerce au nom de Marks & Clerk Properties Limited par des entités du groupe a été fait au nom et avec l’autorisation du propriétaire des marques. Un tableau illustrant la structure et les relations entre les différentes entités est joint. »
- Annexe 27 : document interne présentant un graphique des sociétés du groupe MARKS & CLERK INTERNATIONAL

— Annexe 28 : extrait du site internet https://find-and-update.company- information.service.gov.uk/company/ relatif à la société MARKS & CLERK PROPERTIES LIMITED (capture d’écran du 27/10/2022) mentionnant l’identité de ses dirigeants, notamment le directeur ayant signé l’attestation fournie en pièce 26 10

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Période de l’usage Sur la période du 22 mars 2017 au 22 mars 2022 inclus 26. Force est de constater que la plupart des éléments de preuve produits par le titulaire de la marque antérieure sont datés de la période de référence.

27. Tel est le cas des factures établies par la société Marks & Clerk France datées de 2017 à 2022 (annexes 5 à 11), des extraits du site internet marks-clerk.fr du 23 juin 2018, du 3 août 2020 et du 27 janvier 2021 (annexe 13), des factures établies par la société Marks & Clerk (Luxembourg) LLP datées de mai 2017, de mars 2018, de septembre 2019 (annexes 17 à 19), des extraits des sites internet « www.editus.lu » et « www.siliconluxembourg.lulmarks- derk.luxembourg » datés de février 2021 présentant le cabinet Marks & Clerk au Luxembourg (annexes 21 et 22), des extraits webarchives.org du site internet marks-clerk.com datés de 2017, 2020 et 2021 (annexe 23) et des factures établies par les sociétés Marks & Clerk à Londres et Marks & Clerk à Birmingham datées de 2018 et 2020 (annexe 25).

28. A cet égard, si certains des documents ne comportent pas de dates, ils peuvent néanmoins être pris en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés, afin de confirmer l’usage de la marque pendant la période pertinente.

29. Ainsi, le modèle de carte de visite et de plaquette de couverture reproduisant la marque invoquée (annexe 12), peuvent être pris en compte en combinaison avec les factures et extraits des sites internet marks-clerk.fr et marks-clerk.com cités ci-dessus reproduisant eux-aussi la marque invoquée et comportant une date comprise dans la période de référence.

Il en va de même des extraits des sites internet suite.endole.co.uk et mark-clerk.com fournis en annexe 14 présentant la société Marks & Clerk Properties Limited et les différents bureaux Marks & Clerk en Europe, en ce qu’ils sont corroborés par les factures établies par la société Marks & Clerk (Luxembourg) LLP et les sociétés Marks & Clerk situées à Londres et Birmingham (annexes 15 à 19 et annexe 25).

30. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque antérieure contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente.

Sur la période du 3 janvier 2013 au 3 janvier 2018 31. Force est de constater que la plupart des éléments de preuve produits par le titulaire de la marque antérieure sont datés de la période de référence.

Tel est le cas des factures établies par la société Marks & Clerk France datées de 2013 à 2018 (annexes 2-1, 2-2 et annexes 3 à 6), des extraits issus de webarchives.org du site internet « marks-clerk.fr » des 13 juin 2013, 11 janvier 2014, 3 février 2015, 10 juin 2016 et 3 février 2017, des factures établies par la société Marks & Clerk (Luxembourg) LLP de 2014, 2015, 2017 et 2018 (annexes 15 à 18) et des factures établies par les sociétés Marks & Clerk au Royaume-Uni datées de 2013, 2016 et 207 (annexe 25).

32. A cet égard, si certains des documents ne comportent pas de dates, ils peuvent néanmoins être pris en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés, afin de confirmer l’usage de la marque pendant la période pertinente. 11

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33. Ainsi, le modèle de carte de visite et de plaquette de couverture reproduisant la marque invoquée (annexe 12), peuvent être pris en compte en combinaison avec les factures et extraits des sites internet marks-clerk.fr et marks-clerk.com cités ci-dessus reproduisant eux-aussi la marque invoquée et comportant une date comprise dans la période de référence.

Il en va de même des extraits des sites internet suite.endole.co.uk et mark-clerk.com fournis en annexe 14 présentant la société Marks & Clerk Properties Limited et les différents bureaux Marks & Clerk en Europe, en ce qu’ils sont corroborés par les factures établies par la société Marks & Clerk (Luxembourg) LLP et les sociétés Marks & Clerk situées à Londres et Birmingham (annexes 15 à 18 et annexe 25).

34. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque antérieure contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente.

Lieu de l’usage 35. Les preuves doivent démontrer que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union Européenne.

36. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée soutient que les documents concernant la France, le Luxembourg et le Royaume-Uni ne sont pas suffisants pour démontrer l’usage sérieux sur le territoire de l’Union Européenne en ce qu’ils ne concernent que deux des Etats-membres, le Royaume-Uni ne faisant plus partie de l’Union Européenne.

37. En premier lieu, concernant les preuves relatives au Royaume-Uni, il convient de rappeler que le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne le 1er février 2020 en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne, et est devenu un pays tiers. Le droit de l’Union européenne est resté applicable au Royaume-Uni et sur son territoire pendant une période de transition qui a pris fin le 31 décembre 2020 conformément aux articles 126 et 127 de l’accord de retrait. À compter du jour suivant la fin de la période de transition, à savoir le 1er janvier 2021, le droit de l’Union européenne n’est plus applicable au Royaume-Uni ni sur son territoire.

38. Dès lors, l’usage au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition constituait un usage au sein de l’Union européenne. Par conséquent, les éléments de preuve relatifs au Royaume- Uni à une période antérieure au 1er janvier 2021 sont pertinents et peuvent être pris en compte. En revanche, les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et portant sur une période postérieure au 31 décembre 2020 ne sauraient être pris en compte pour prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne.

39. Par ail eurs, concernant l’usage en France, au Luxembourg et au Royaume-Uni, les nombreuses factures établies par le cabinet Marks & Clerk situé en France (annexes 2-1, 2-2 à 11), les factures établies par le cabinet Marks & Clerk au Luxembourg (annexes 15 à 19) et les factures établies par le cabinet Marks & Clerk à Londres et à Birmingham (annexe 25) adressées à des clients situés en France, au Luxembourg, au Royaume-Uni et dans d’autres pays de l’Union européenne montrent un usage dans le territoire pertinent.

40. A cet égard, si l’usage de la marque antérieure doit être prouvé sur le territoire de l’Union européenne, il n’est pas requis que l’usage soit géographiquement étendu pour être considéré comme sérieux.

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41. Dès lors, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, les factures susvisées établies par les cabinets Marks & Clerk en France, au Luxembourg et au Royaume-Uni adressées à des clients situés dans divers pays de l’Union européenne, combinées aux extraits des sites internet marks-clerk.com présentant les différents bureaux Marks & Clerk en Europe et notamment en France, au Luxembourg et au Royaume-Uni (annexes 13 et 14) sont suffisantes pour démontrer un usage sur le territoire de l’Union Européenne.

42. En conséquence, les documents produits par le demandeur permettent d’établir un usage de la marque antérieure sur le territoire de l’Union Européenne pendant les deux périodes pertinentes.

Usage par le titulaire ou avec son consentement 43. Les preuves d’usage doivent démontrer que le signe contesté est utilisé à titre de marque pour désigner un produit ou service, commercialisé ou fourni par son titulaire ou une personne autorisée.

44. Le titulaire de la marque contestée soutient que « les factures de prestations juridiques en conseils en propriété intellectuelle émanant exclusivement de la société française MARKS & CLERK France, de la société MARKS & CLERK (Luxembourg) LLP. Or, La société MARKS & CLERK PROPERTIES LIMITED prétend que ces sociétés françaises et anglaises feraient partie du « groupe Marks & Clerk », mais ne verse aucune pièce justificative en ce sens ».

Il estime que le demandeur ne démontre pas que « la société MARKS & CLERK France et/ou la société « Marks & Clerk (Luxembourg) LLP », seraient des filiales de la société requérante. » et qu’il n’a pas fourni de contrat de licence.

45. Le demandeur affirme avoir bien autorisé l’ensemble des sociétés du groupe Marks & Clerk International d’utiliser la marque en cause et fournit à cet effet une attestation du directeur de la société MARKS & CLERK PROPERTIES LIMITED indiquant que le demandeur détient les marques « Marks & Clerk » et que toutes les entités de l’organisation qui utilisent les marques le font avec son autorisation.

46. En l’espèce, si le demandeur n’a pas fourni de contrat de licence, il n’en demeure pas moins que les dénominations des sociétés Marks & Clerk France, Marks & Clerk Luxembourg LLP et Marks & Clerk au Royaume-Uni comportent les termes Marks & Clerk ce qui corrobore leur appartenance au même groupe Marks & Clerk.

Par ail eurs, il ressort des documents fournis que les entités susvisées du groupe Marks & Clerk font référence au site Internet www.marks-clerk.com ou à des adresses incluant @marks- clerck.com accompagnées des noms de vil es européennes (notamment paris@fr.marks- clerk.com en annexe 11 ou luxembourg@marks-clerk.com en annexe 18), venant confirmer que ces entités utilisent les marques du groupe Marks & Clerk avec l’autorisation du demandeur, tel qu’indiqué dans l’attestation du directeur du demandeur fournie en pièce 26.

En outre, il fournit de nombreuses factures émanant des sociétés avec lesquel es il indique être économiquement lié de sorte qu’il est peu probable que le demandeur puisse disposer des documents en cause et les soumettre comme preuves de l’usage de la marque antérieure si cet usage avait été fait contre son gré.

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47. Il apparaît alors que l’usage fait par les sociétés MARKS & CLERK France, MARKS & CLERK Luxembourg et les sociétés MARKS & CLERK au Royaume-Uni s’est fait avec le consentement du demandeur et équivaut par conséquent à un usage par celui-ci. Nature et importance de l’usage 48. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est- à-dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée tel e qu’el e a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée.

49. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que cel e-ci, tel e que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37).

50. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.

Nature de l’usage

->Usage de la marque telle qu’enregistrée

51. La marque antérieure tel e qu’enregistrée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :

M & C

52. En l’espèce, les pièces produites font état d’un usage de la marque antérieure sous les formes modifiées suivantes :

Pour l’usage sur la période du 22 mars 2017 au 22 mars 2022 inclus et sur la période du 3 janvier 2013 au 3 janvier 2018 inclus :

(annexe 2-1, annexes 2-2 à annexes 11) (annexe 2-2) (annexe 14) (annexe 13) 14

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53. Le titulaire de la marque contestée soutient que les preuves d’usage fournies ne concernent pas la marque verbale antérieure invoquée mais une autre marque semi-figurative et qu’en conséquence, l’usage du signe sous cette forme modifiée ne vaut pas usage à titre de marque.

54. A cet égard, il est constant que lorsqu’un ajout (ou une omission) n’est pas distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée.

55. En l’espèce, l’ajout des couleurs rouge et blanc et d’une présentation particulière (lettres en caractères gras accompagnés d’une esperluette insérée entre la lettre M et la lettre C) ainsi que la présence des termes MARKS & CLERK France sur une ligne inférieure en petits caractères n’altèrent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible des lettres M & C, seuls éléments par lesquels la marque antérieure sera lue et prononcée.

56. Par conséquent, et contrairement à ce qu’indique le titulaire de la marque contestée, il est démontré que la marque antérieure invoquée est utilisée sous une forme modifiée qui n’altère pas son caractère distinctif.

->Usage à titre de marque

57. Il ressort de l’ensemble des pièces fournies que le signe antérieur est mis en lien direct avec des services aux fins d’en garantir l’origine, et que la marque a bien été utilisée de manière publique dans la vie des affaires permettant d’établir un lien entre les services et l’usage de la marque contestée.

58. Il ressort donc de ces éléments que la marque antérieure invoquée a été utilisée en tant que marque pour identifier l’origine commerciale des services proposés par le demandeur.

Importance de l’usage

59. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). 60. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux ((CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533).

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Sur la période du 22 mars 2017 au 22 mars 2022 inclus

61. En l’espèce, les nombreuses factures produites datées de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 (annexes 5 à 11 pour la France, annexes 17 à 19 pour le Luxembourg et annexe 25 pour le Royaume-Uni) et les extraits des sites internet marks-clerk.fr et marks-clerk.com datés de 2017 à 2021 (annexes 13 et 23) montrent la fourniture de prestations de conseils en propriété intel ectuel e en France notamment et d’autres pays de l’Union européenne.

62. Ces factures combinées aux extraits des sites internet de marks-clerk et extraits de sites internet de tiers évoquant les services de la marque invoquée témoignent d’un usage constant et régulier du signe pendant la période pertinente.

63. Tous ces éléments combinés et pris dans leur ensemble permettent d’établir que l’usage du signe invoqué ne constitue pas un usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque mais répond bien à une réel e justification commerciale permettant de créer ou de conserver un débouché pour ces services.

64. Les pièces transmises fournissent ainsi des indications suffisantes concernant l’importance et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque antérieure par son titulaire au cours de la période pertinente pour des services de conseil en propriété intellectuelle.

Sur la période 3 janvier 2013 au 3 janvier 2018 inclus 65. En l’espèce, les nombreuses factures produites datées de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 (annexes 2-1, 2-2, 3 à 6 pour la France, annexes 15, 16, 17, 18 pour le Luxembourg et annexe 25 pour le Royaume-Uni) et les extraits des sites internet marks-clerk.fr et marks- clerk.com datés de 2008 à 2018 (annexes 13 et 23) montrent la fourniture de prestations de conseils en propriété intel ectuel e en France notamment et d’autres pays de l’Union européenne depuis de nombreuses années.

66. Ces factures combinées aux extraits des sites internet de marks-clerk et extraits de sites internet de tiers évoquant les services de la marque invoquée témoignent d’un usage constant et régulier du signe pendant la période pertinente.

67. Tous ces éléments combinés et pris dans leur ensemble permettent d’établir que l’usage du signe invoqué ne constitue pas un usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque mais répond bien à une réel e justification commerciale permettant de créer ou de conserver un débouché pour ces services.

68. Par conséquent, les pièces transmises fournissent des indications suffisantes concernant le volume commercial, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque antérieure par son titulaire au cours des deux périodes pertinentes pour désigner des services de conseil en propriété intellectuelle.

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Services pour lesquels la marque antérieure est réputée enregistrée aux fins de l’examen de la présente demande 69. L’article L.716-2-3 du code de la propriété intel ectuel e dispose, en son dernier alinéa, qu’:

« Aux fins de l’examen de la demande en nullité, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non- usage établis ». 70. La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la demande de preuve d’usage et pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante.

71. Il importe en outre, d’apprécier de manière concrète, principalement au regard des produits ou des services pour lesquels le titulaire d’une marque a apporté la preuve de l’usage de sa marque, si ceux-ci constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits et aux services relevant de la classe de produits ou de services concernée, de manière à mettre en relation les produits ou les services pour lesquels l’usage sérieux de la marque a été prouvé avec la catégorie des produits ou des services couverts par l’enregistrement de cette marque (CJUE, 22 octobre 2020 C-720/18 et C-721/18, point 41 ; CJUE 16 juil et 2020, C-714/18 P, point 46).

72. Par ail eurs, l’appréciation de l’usage sérieux doit également tenir compte de l’intérêt légitime de son titulaire à pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de produits et de services, dans la limite des termes visant les produits et services pour lesquels la marque a été enregistrée, en bénéficiant de la protection que l’enregistrement de ladite marque lui confère (TUE, 17 juil et 2005, T-126/03, point 51).

Sur la période du 22 mars 2017 au 22 mars 2022 inclus 73. Sur cette période, il ressort clairement des pièces et arguments du titulaire de la marque antérieure invoquée que cel e-ci est utilisée pour désigner des services de conseil en propriété industrielle (factures détaillant les prestations fournies en annexes 5 à 11, annexes 17 à 19 et annexe 25 ainsi que extraits des sites internet marks-clerk.fr et marks-clerk.com en annexe 13, 14, 23 et extraits de sites internet tiers en annexe 14, 21 et 22).

Sur la période du 3 janvier 2013 au 3 janvier 2018 inclus 74. Sur cette période, il ressort clairement des pièces et arguments du titulaire de la marque antérieure invoquée que cel e-ci est utilisée pour des services de conseil en propriété industrielle (factures détaillant les prestations fournies en annexes 2-1, 2-2, 3 à 6, annexes 15 à 18 et annexe 25 ainsi que extraits des sites internet marks-clerk.fr et marks-clerk.com en annexe 13, 14, 23 et extraits de sites internet tiers en annexe 14, 21 et 22).

75. En l’espèce, pour les deux périodes de référence précitées, le titulaire de la marque contestée soutient que les documents montrent à tout le moins un usage pour les services très spécifiques de conseils en propriété industriel e, ce qui ne saurait rapporter un usage pour la catégorie des services juridiques enregistrés.

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76. Toutefois, les documents fournis montrent que la marque invoquée est utilisée pour des services de conseils en propriété intel ectuel e à savoir conseil er, assister et représenter des tiers dans l’obtention, le maintien, l’exploitation et la protection de droits de propriété intel ectuel e, à savoir dépôt, renouvel ement, opposition de marques, lettres officiel es et lettres de mise en demeure, étude de stratégie de défense, réservation et renouvel ement de nom de domaine (annexe 10, page 5 – annexe 9 page 5), procédure UDRP de nom de domaine (annexe 10, page 7), surveil ance et recherches d’antériorités, dépôt de brevet (annexe 2-2, page 3).

77. Dès lors, comme le relève à juste titre le demandeur, les prestations de conseils en propriété intel ectuel e présentent une nature juridique en ce qu’ils désignent des prestations de conseil, de constitution et de gestion de dossiers juridiques et des formalités procédurales y afférentes dans le domaine de la propriété intel ectuel e, prestations clairement fournies par le demandeur sous la marque invoquée tel que cela ressort de ses pièces et arguments.

78. L’usage pour des services de conseil en propriété intel ectuel e permet ainsi de retenir un usage sérieux de la marque contestée pour les « services juridiques » désignés dans l’enregistrement.

79. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents pour les « services juridiques ».

Conclusion 80. Aux fins de l’examen de la présente demande en nullité, la marque antérieure n°001091487 sera réputée enregistrée pour les services suivants : « Services juridiques». 2. Sur la requête aux fins d’établir qu’à la date du dépôt ou à la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure, susceptible d’être annulée sur le fondement des 2°, 3° et 4° de l’article L. 711-2, avait acquis un caractère distinctif sur le fondement du 1° de l’article L.716-2-4 du code précité 81. Le titulaire de la marque contestée invoque l’irrecevabilité de la demande pour défaut de caractère distinctif de la marque antérieure en se fondant sur l’article L.716-2-4 du Code de la propriété intel ectuel e qui dispose que :

« Est irrecevable : 1° La demande en nullité fondée sur une marque antérieure lorsque le titulaire de la marque antérieure enregistrée n’établit pas, sur requête du titulaire de la marque postérieure, qu’à la date du dépôt ou à la date de priorité de cette marque postérieure, la marque antérieure, susceptible d’être annulée sur le fondement des 2°, 3° et 4° de l’article L. 711-2 avait acquis un caractère distinctif ; 82. A cet égard, il soutient que « les marques dites courtes telles que « M&C », peuvent être considérées comme bénéficiant d’un périmètre de protection restreint, compte tenu du caractère distinctif particulièrement limité des lettres, a fortiori lorsqu’elles ne sont pas stylisées, comme c’est le cas en l’espèce, qui par leur nombre restreint doivent rester à la disposition des intervenants sur un marché donné. »

Il affirme également que « la marque « M&C » n’a acquis aucun caractère distinctif avec le temps et n’a pas non plus de caractère distinctif intrinsèque » et précise que « la marque antérieure revendiquée « M&C » est exclusivement constituée des initiales des fondateurs de la société MARKS 18

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& CLERK. Or, les initiales sont dépourvues de signification propre. Le signe revendiqué étant imposé par le nom des créateurs de la société, ce dernier se trouve donc de facto dépourvu de toute distinctivité. (TGI Paris, 3e ch., 2e section, 11 juillet 2008). »

83. Le demandeur répond, quant à lui, que la marque est parfaitement apte à distinguer les services juridiques d’une entreprise par rapport à ceux d’une autre et le fait qu’une marque soit courte, ne la prive pas de caractère distinctif pour autant.

84. En l’espèce, force est de constater que le titulaire de la marque ne démontre pas que l’association des lettres M et C liées par une esperluette soit dépourvue de caractère distinctif au regard des services juridiques et procède par voie d’affirmation sans apporter la preuve de ses propos.

Il n’établit pas davantage que la séquence M & C soit l’acronyme d’une expression ayant une signification particulière à l’égard des services juridiques en cause.

85. Par ail eurs, à supposer que les lettres M et C soient perçues comme faisant référence aux initiales des fondateurs de la société MARKS & CLERK cette circonstance ne saurait priver la séquence M & C de son caractère distinctif dès lors qu’el e ne présente aucun lien direct et concret avec les services en cause, ni n’en indique une caractéristique précise et ce, y compris au jour du dépôt de la marque contestée.

86. Par conséquent, dès lors que la marque antérieure n’aurait pas été susceptible d’être annulée sur le fondement des articles 2°, 3° et 4° de l’article L. 711-2 du code précité, il n’est pas nécessaire de rechercher si el e avait acquis un caractère distinctif.

87. La demande en nullité doit être déclarée recevable au sens de l’article L.716-2-4 1° du code de la propriété intellectuelle.

B- Sur le droit applicable

88. La demande contestée a été déposée le 3 janvier 2018. En conséquence, la disponibilité du signe doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juil et 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée.

89. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intel ectuel e, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ».

90. A cet égard, l’article L. 711-4 du même code dispose notamment que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée ».

91. Enfin, l’article L.713-3 du code précité précise que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :

b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ».

92. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

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C- Sur le fond

93. En l’espèce, la demande en nul ité de la marque française n°18 / 4416963 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque de l’Union Européenne antérieure n° 001091487.

94. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

95. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.

a) Sur les produits et services

96. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

97. En l’espèce, la demande en nul ité est formée à l’encontre de l’intégralité des services désignés par la marque contestée, à savoir les : « services juridiques ». 98. La marque antérieure invoquée par le demandeur est réputée enregistrée pour les services suivants : « services juridiques ».

99. Par conséquent, les services pour lesquels la marque contestée est enregistrée sont identiques aux services réputés enregistrés de la marque antérieure.

100. A cet égard, le titulaire de la marque contestée ne saurait valablement invoquer l’appartenance des services à des classes différentes de la classification au motif que les services juridiques de la marque antérieure ont été enregistrés en classe 42 alors que selon la classification de Nice, la classe 42 ne comprend pas les services juridiques lesquels relèvent de la classe 45.

Il convient tout d’abord de rappeler que la classification internationale des produits et services, n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique, est sans incidence sur la constatation de l’identité du libel é des services en cause.

Au demeurant, il convient de souligner que la classe 42, qui comprenait initialement les services juridiques, a été restructurée en 2000, soit postérieurement au dépôt de la marque antérieure, avec la création des classes 43 à 45, cette dernière comprenant désormais ces services juridiques.

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b) Sur les signes

101. La marque contestée porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous :

Cette marque a été enregistrée en couleurs.

102. La marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :

M & C

103. Le demandeur soutient que les signes en cause sont similaires.

104. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

105. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

 L’impression d’ensemble produite par les signes

106. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de deux lettres, d’une esperluette, de deux éléments verbaux et d’une présentation particulière en couleurs dans un cadre, et la marque antérieure de deux lettres reliées par une esperluette.

107. Ces signes ont visuel ement et phonétiquement en commun les éléments M & C, constitutifs du signe antérieur, ce qui leur confère des similitudes visuel es et phonétiques.

La présence d’une présentation particulière, notamment les lettres M et C étant présentées partiel ement superposées, et des termes AVOCATS ASSOCIES dans le signe contesté entraîne des différences de physionomie et de sonorités entre les signes.

108. Intel ectuel ement, les signes portent la même évocation de l’association de la lettre M à la lettre C reliées par une esperluette.

Ils diffèrent par la présence des termes AVOCATS ASSOCIES dans le signe contesté.

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Par ail eurs, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, il n’est nul ement avéré que le public perçoive au sein du signe contesté, par sa présentation dans un rectangle bleu, la référence à la plaque professionnel e d’avocat qui est apposée devant les cabinets d’avocats.

109. Ainsi, les signes en cause présentent des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles moyennes. 110. Si les signes diffèrent par la présence des termes AVOCATS ASSOCIES et d’une présentation particulière en couleurs au sein de la marque contestée, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra points 111 à 116).

 Les éléments distinctifs et dominants des signes

111. Les signes en présence ont en commun les éléments M & C, seuls éléments constitutifs de la marque antérieure, qui présentent un caractère distinctif au regard des services en présence (supra points 84 à 86).

112. Au sein du signe contesté, si l’esperluette est inscrite sur une ligne inférieure, il n’en demeure pas moins que les lettres M et C y apparaissent dominantes en ce qu’el es sont immédiatement perceptibles du fait de leur présentation en caractères de grande tail e dans la partie supérieure de ce signe.

113. Par ail eurs, les éléments verbaux AVOCATS ASSOCIES présentés sur une ligne inférieure en caractères de tail e plus réduite sont moins de nature à retenir l’attention du public en ce qu’ils apparaissent faiblement distinctifs au regard des services en cause.

114. Enfin, contrairement à ce qu’indique le titulaire de la marque contestée, les éléments tenant à la présentation particulière du signe contesté dans un rectangle bleu sur fond blanc, avec une cal igraphie bleue et les lettres M et C étant partiel ement superposées, seront perçus par le public comme de simples éléments décoratifs n’altérant pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal par lequel la marque contestée sera lue et prononcée.

115. Ainsi, un consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux marques sous les yeux et ne peut procéder à leur comparaison détail ée ne conservera en mémoire qu’une vision des marques en cause réduite à leurs éléments caractéristiques, à savoir les lettres M et C reliées par une esperluette.

116. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances d’ensemble moyennes renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

c) Autres facteurs pertinents

 Le public pertinent

117. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

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118. En l’espèce, il y a lieu de considérer que les services des marques en cause s’adressent tant au grand public qu’à un public de professionnel, dotés d’un degré d’attention normal à élevé.

 Le caractère distinctif de la marque antérieure

119. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.

120. En l’espèce, comme précédemment exposé (supra point 84 à 86), le caractère distinctif de la marque antérieure, dont le signe ne présente pas de lien direct avec les services couverts, doit être considéré comme normal.

d) Appréciation globale du risque de confusion

121. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

122. En l’espèce, en raison de l’identité des services cités au point 99, des similitudes moyennes entre les signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, conjugué au caractère distinctif normal de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, la marque contestée pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure.

Le fait que les services en présence fassent l’objet d’un degré d’attention élevé des consommateurs n’est pas de nature à écarter le risque de confusion.

123. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les services désignés dans son enregistrement. D- Sur la répartition des frais

124. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de l’article L.716-1-1 précité, prévoit dans son article 2.II., qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : …

c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ».

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Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».

125. En l’espèce, le demandeur a présenté dans sa demande en nul ité une demande de prise en charge des frais exposés. Il doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à la demande pour l’intégralité des services visés initialement dans la demande en nul ité.

126. Par ail eurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises, représentée par un mandataire a présenté à trois reprises des observations en réponse à la demande en nul ité. Le demandeur, représenté par un mandataire a exposé les frais nécessaires à la présentation de sa demande, ainsi que des frais liés aux observations en réplique à deux reprises à cel es du titulaire de la marque contestée.

127. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros).

PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nul ité NL22-0056 est justifiée.

Article 2 : La marque n°18 / 4416963 est déclarée nul e.

Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société M&C AVOCATS ASSOCIES, au titre des frais exposés.

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