OP 23-3467 26 juillet 2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société EFFICHECK (société par actions simplifiée) a déposé, le 19 juin 2023, la demande d’enregistrement n°23 4970566 portant sur le signe semi-figuratif EFFICHECK servant à distinguer les services suivants : « télécommunications ; Fourniture d’accès à des bases de données ; Communications par terminaux d’ordinateurs ; Envoi de données et transfert de documents par voie télématique ; Service de diffusion de données ; audits en matière d’énergie ; Audits de qualité ; Conception de programmes pour traitement de données ; Conception, développement et programmation de logiciels ; Conseils techniques concernant la prévention d’incendies ; Conseils techniques en matière de sécurité ; Contrôle d’appareils, Contrôle de qualité ; Evaluation de la qualité ; Expertises [travaux d’ingénieurs] ; Inspection de bâtiments [expertises] ; Préparation d’études techniques ; Préparation de rapports d’ingénierie ; Préparation de rapports techniques ; Réalisation d’expertises [services d’ingénierie] ; Services de tests de conformité ; Test, analyse et évaluation des produits et services de tiers à des fins de certification ; Services de techniciens, ingénieurs, et informaticiens pour les entreprises ; Audit technique ; Préparation de diagnostics ;

Se rvices de contrôle d’infrastructure et d’équipements liés à la sécurité et à la sûreté ; Services de conseillers en rapport avec le contrôle qualité ; Réalisation d’essais de contrôle de qualité à des fins de certification ; Informations et conseils techniques sur la sécurité électrique ; Etudes, diagnostics et analyses techniques rendus par des ingénieurs pour l’installation d’appareils ; Information et conseils techniques sur les installations fonctionnant à l’aide de tout type d’énergie et leur sécurité ; Contrôle technique et expertise d’installations fonctionnant à l’aide de tout type d’énergies ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; Evaluation de la sécurité ; Inspection d’usines en matière de sécurité ; Réalisation d’audits de conformité réglementaire ». Le 14 septembre 2023, la société EFFY (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale française EFFY déposée le 6 décembre 2017 et enregistrée sous le n°17 4 410 836. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la société déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée. Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin le 13 mai 2024, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION a) Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». En l’espèce, dans ses premières observations en réponse à l’opposition, la titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de la marque invoquée à l’appui de l’opposition n’était pas encourue. La notification de l’Institut impartissait à la société opposante un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier pour fournir ces pièces, soit jusqu’au 22 janvier 2024.

Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. Enfin, dans le cadre d’une appréciation globale, les pièces doivent être examinées conjointement. En l’espèce, en premier lieu, il convient de souligner que dans l’acte d’opposition, la société opposante revendique comme servant de base à l’opposition, les produits et services suivants : commutateurs, indicateurs (électricité), compteurs, dispositifs électriques et électroniques, appareils émetteurs et/ou récepteurs de données numériques, appareils et instruments de télécommande, alarmes, avertisseurs, détecteurs, capteurs permettant le contrôle et la surveillance des systèmes d’éclairage, de chauffage, de ventilation, de climatisation, de distribution d’eau, de gaz et d’électricité; appareils, instruments et dispositifs électriques et électroniques de contrôle et de mesure de la production, de la distribution et de la consommation d’énergie; bornes et distributeurs d’électricité; appareils, instruments et dispositifs électriques et électroniques de maîtrise et d’optimisation de la consommation d’énergie; appareils, instruments et dispositifs électriques et électroniques pour installations de production et de distribution d’énergie; appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité; logiciels, programmes d’ordinateurs et applications mobiles permettant le contrôle, et l’optimisation de la production, de la distribution et de la consommation d’énergie; logiciels, programmes d’ordinateurs et applications mobiles dans le domaine du génie climatique, de la consommation énergétique, du rendement énergétique, des économies d’énergie et de la protection de l’environnement ; installation, construction, maintenance et réparation d’appareils de contrôle, de mesure, de diagnostic dans le domaine du génie climatique, de la production énergétique, de la consommation énergétique ou de la distribution d’énergie; audits en matière d’énergie et conseils en matière de génie climatique, de production énergétique, d’économie d’énergie, de gestion de l’énergie et d’énergie renouvelable; services de contrôle, de mesure, de diagnostic dans le domaine du génie climatique, de la production énergétique, de la consommation énergétique ou de la distribution d’énergie; étude de projets techniques et recherches techniques dans le domaine de la construction, de la rénovation et l’entretien de bâtiments; étude de projets techniques et recherches techniques dans le domaine du génie climatique, de la production énergétique, de la consommation énergétique, du

r endement énergétique, des économies d’énergie et de la protection de l’environnement; services de contrôle de qualité et de conseils à des fins de certification; services d’analyses et de recherches industrielles dans le domaine du génie climatique, de la production énergétique, de la consommation énergétique, du rendement énergétique, des économies d’énergie et de la protection de l’environnement; analyses technologiques se rapportant aux besoins en énergie et en électricité de tiers; conception et développement de logiciels et de systèmes informatiques de gestion de la production énergétique, de la consommation énergétique, du rendement énergétique, des économies d’énergie ». En second lieu, la date de dépôt de la demande contestée est le 19 juin 2023. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque française antérieure n°17 4 410 836 a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 19 juin 2018 au 19 juin 2023 inclus. Puis, dans ses premières observations, la société opposante a indiqué démontrer l’exploitation pour les produits et services suivants : « logiciels, programmes d’ordinateurs et applications mobiles dans le domaine du génie climatique, de la consommation énergétique, du rendement énergétique, des économies d’énergie et de la protection de l’environnement ; audits en matière d’énergie et conseils en matière de génie climatique, de production énergétique, d’économie d’énergie, de gestion de l’énergie et d’énergie renouvelable; services de contrôle, de mesure, de diagnostic dans le domaine du génie climatique, de la production énergétique, de la consommation énergétique ou de la distribution d’énergie; étude de projets techniques et recherches techniques dans le domaine de la construction, de la rénovation et20 l’entretien de bâtiments; étude de projets techniques et recherches techniques dans le domaine du génie climatique, de la production énergétique, de la consommation énergétique, du rendement énergétique, des économies d’énergie et de la protection de l’environnement; services de contrôle de qualité et de conseils à des fins de certification; services d’analyses et de recherches industrielles dans le domaine du génie climatique, de la production énergétique, de la consommation énergétique, du rendement énergétique, des économies d’énergie et de la protection de l’environnement; analyses technologiques se rapportant aux besoins en énergie et en électricité de tiers ». Au titre des preuves d’usage, la société opposante a fourni les éléments de preuves suivants : A nnexe 1 : présentation de l’application EFFY Pro dans l’App Store d’Apple et dans Google Play application destinée aux professionnels de la rénovation énergétique afin notamment de faire bénéficier leurs clients de primes permettant de financer des travaux de rénovation énergétique A nnexe 2 : Outil logiciel EFFY permettant d’établir un premier bilan énergétique : ce logiciel permet en entrant différentes données de simuler un bilan énergétique du logement et d’en estimer l’étiquette énergétique Dont annexe 2-1 : Copies d’écrans du site Et annexe 2-2 : Articles en ligne, relayant le lancement de l’outil logiciel EFFY permettant d’établir un premier bilan énergétique, publiés par :

- Capital le 6 février 2023 (https://www.capital.fr/immobilier/renovation-cet-outil-gratuit-permet-de-realiser-un-bilan- énergetique-de-votre-logement)
- BFM TV le 7 février 2023 https://www.bfmtv.com/immobilier/renovation-travaux/renovation-energetique-cet-outil-gratuit- permet-d-identifier-les-travaux-a-lancer-en-priorite
- Boursorama les 7 et 26 février 2023 https://www.boursorama.com/patrimoine/actualites/effy-lance-un-outil-d-evaluation-du-bilan- energetique-
- Maison et travaux le 8 février 2023

h ttps://www.maison-travaux.fr/maison-travaux/actualites/realisez-le-bilan-énergetique-de-votre- logement-grace-a-cet-outil-gratuit
- UFC QUE CHOISIR le 13 février 2023 https://vosges.ufcquechoisir.fr/2023/02/13/renovation-energetique-un-nouvel-outil-gratuit-pour- identifier-les-travaux-prioritaires/ A nnexe 3 : copie d’écran du site www.effy.fr et exemple de synthèse d’audit énergétique Annexe 3-1 : présentation de l’audit énergétique Annexe 3-2 : exemple d’audit de synthèse ; Annexes 3-3, : trois synthèses de rapport d’audit énergétique Annexe 3-4 : modèle de fiche de visite technique émise par EFFY CHAUFFAGE A nnexe 4 : factures 1e 2e et 3e factures datées des 11/08/2021et 01/09/2021 11/10/2021 4e facture du 05/01/2023 5e facture du 01/03/2023 A nnexe 5 : fiches et documents EFFY pour le contrôle d’installations mis à disposition du personnel et de la clientèle : Annexe 5-1 : Compte rendu du contrôle d’installation Annexe 5-2 : Guide de prise de vue pour le contrôle de l’installation d’une pompe à chaleur Annexe 5-3 : Exemple d’email du 18 août 2022 présentant les prestations EFFY et notamment un audit de chantier pour en contrôler la conformité Annexe5-4 : Exemple de rapport de contrôle/conformité du chantier (installation de chauffage) daté du 4 novembre 2021 Ces pièces ont été complétées dans les 2e observations de l’opposant par les documents suivants : Annexe 5-1-1 : 5 exemples de compte-rendu de contrôle d’installation en date des 28 mai et 11 août 2021, 1er et 28 juillet 2022 et 10 août 2022 Annexe 5-1-4 : 3 exemples de rapport de contrôle/conformité du chantier (installation de chauffage) datés du 8 avril 28 mai et 15 juin 2021 Annexe 6 : certificats de qualification La société EFFY ETUDES est titulaire d’un certificat de qualification en performance énergétique, pour la prestation d’audit énergétique pour la prestation d’audit énergétique « maison individuelle » pour les périodes du 01/12/2021 au 01/12/2022 puis du 01/12/2022 au 01/12/2023 Annexe 7 : avis de clients publiés sur Internet La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. Sur la période pertinente La plupart des éléments de preuve de l’usage sont datés dans la période pertinente. En outre, si les annexes 1, 2-1 et 3-1 portent sur une période non pertinente, elles peuvent néanmoins être utilisées dans le cadre de l’appréciation globale des pièces et être ainsi prises en comptes en combinaison avec d’autres éléments de preuve (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33). Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la société opposante contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente.

Sur le lieu de l’usage Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France. Les pièces fournies sont toutes rédigées en langue française, les articles de presse sont issus de publications françaises, les factures font référence à un dispositif de primes relatif à la transition énergétique mis en place en France et citent le décret correspondant, ce qui démontre un usage à destination du public français. Les preuves produites démontrent bien un usage de la marque contestée en France. Sur la nature de l’usage Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité des produits et des services pour lesquels elle est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée. En l’espèce, les pièces transmises par l’opposant font état d’un usage du signe EFFY sous les formes suivantes : Le déposant soulève que les factures produites contiennent des signes ayant fait l’objet de dépôts de marques spécifiques par la société EFFY, « …à savoir les signes et , marques n°4592962 et n°4592960 du 23/10/2019 (outre la marque

figurative n°4589852 du 11/10/2019 » et qu’il « sera rappelé que dans le contexte d’une « famille » ou d’une « série » de marques, l’usage d’une marque ne saurait être invoqué aux fins de justifier de l’usage d’une autre marque ». Or, il résulte de l’article L.714-5 3° du code de la propriété intellectuelle qu’est assimilé à un usage sérieux « […] L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée[…] ». En outre, il est constant que lorsqu’un ajout n’est pas distinctif ou occupe une position secondaire, cet ajout n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée. En l’espèce, l’ajout des termes PRO, ISOLATION, CONNECT et ETUDES en caractères de petites tailles sur une ligne inférieure, dépourvus de caractère distinctifs au regard des services en cause dans le signe exploité n’altèrent le caractère essentiel et autonome du terme EFFY qui est présenté en caractères de grande taille et en position d’attaque. En outre, la stylisation de la police d’écriture du signe EFFY, présentée en bleu peut être considérée comme de l’ornementation et n’apparaît pas de nature à écarter le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme EFFY. A cet égard, l’opposant précise dans ses deuxièmes observations qu’il n’ « a jamais tiré argument de l’existence ou non d’une famille de marques […] et que seule compte l’exploitation de EFFY sous une ou des forme(s) n’altérant pas le caractère distinctif ». Il convient de préciser que c’est lorsqu’il s’agit de prouver l’existence d’une famille de marques qu’il est nécessaire de prouver l’usage de toutes les marques invoquées (CJUE, 25 octobre 2012, affaire C- 553/11, arrêt Rintisch, et CJUE, 13 septembre. 2007, affaire C-234/06 P., arrêt Bainbridge), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, contrairement aux arguments du déposant, est inopérant le fait que les signes précités aient également été enregistrés à titre de marque par l’opposant. En conséquence, la société opposante a apporté des éléments prouvant l’usage de la marque antérieure sous des formes qui n’en altèrent pas le caractère distinctif. Usage par le titulaire ou avec son consentement En application des dispositions de l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, « est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] ». Les preuves d’usage doivent démontrer que le signe contesté est utilisé à titre de marque pour désigner un produit ou service, commercialisé ou fourni par son titulaire ou par une personne autorisée. En l’espèce, le déposant soulève qu’apparaissent sur les documents fournis au titre de preuves d’usage le nom de personnes morales distinctes (EFFY CONNECT, EFFY ETUDES, EFFY CHAUFFAGE. Effy ISOLATION) de la société EFFY, seul titulaire de la marque antérieure. Or, l’annexe 7 fournie par l’opposant consiste en une autorisation d’utilisation de marques du Président de la société EFFY aux sociétés EFFY CONNECT, EFFY ISOLATION, EFFY CHAUFFAGE, EFFY SOLAIRE, EFFY SERVICES et ASSISTANT RENOV (anciennement EFFY

ETUDES). En outre, ce document indique que les sociétés précitées sont des filiales de la société EFFY, la société opposante. A cet égard, il convient de rappeler que l’usage de la marque par des entités économiques liées à son titulaire, à l’instar de filiales, doit être considéré comme étant un usage fait avec le consentement du titulaire (TUE, 30 janvier 2015, NOW, T-278/13, point 38 ; CA Versailles, 29 septembre 2020, n°19/01666). C’est d’ailleurs ce qu’a considéré le tribunal judiciaire de Rennes, dans son jugement du 7 novembre 2022, rappelant que « l’usage d’une marque par les filiales de la société titulaire de ladite marque, vaut usage sérieux (…) » et considérant que les « usages par les sociétés EMOSSION, EXPRIMER, ATELIER LIEGO ou encore ESPACE INDUSTRIE, valent donc usage sérieux pour la demanderesse (…) ». En outre, la société opposante précise dans l’annexe 7 avoir « accordé aux filiales un droit d’utilisation des marques sur leurs sites internet et tout document commercial en lien avec les produits et/ou services des Filiales ou plus généralement en lien avec les activités des filiales ». Il convient de considérer que l’usage de la marque contestée par ces tiers a bien été fait avec le consentement du titulaire de la marque contestée. En conséquence, il résulte de ces éléments que la marque antérieure apparaît avoir été utilisée avec le consentement de la société opposante. Sur l’importance de l’usage La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39). De plus, l’usage peut ne pas avoir été continu pendant la période pertinente de cinq ans. En l’espèce, le déposant estime que les pièces fournies ne justifient pas d’un usage réel, continu et sérieux de la marque antérieure. Il résulte d’une appréciation globale des pièces transmises suivantes : Annexe 1 : présentation de l’application EFFY Pro dans l’App Store d’Apple et dans Google Play application destinée aux professionnels de la rénovation énergétique afin notamment de faire bénéficier leurs clients de primes permettant de financer des travaux de rénovation énergétique Annexe 2 : Outil logiciel EFFY permettant d’établir un premier bilan énergétique : ce logiciel permet en entrant différentes données de simuler un bilan énergétique du logement et d’en estimer l’étiquette énergétique

Et annexe 2-2 : Articles en ligne, relayant le lancement de l’outil logiciel EFFY permettant d’établir un premier bilan énergétique, publiés par :

- Capital le 6 février 2023 (https://www.capital.fr/immobilier/renovation-cet-outil-gratuit-permet-de-realiser-un-bilan- énergetique-de-votre-logement)
- BFM TV le 7 février 2023 https://www.bfmtv.com/immobilier/renovation-travaux/renovation-energetique-cet-outil-gratuit- permet-d-identifier-les-travaux-a-lancer-en-priorite
- Boursorama les 7 et 26 février 2023 https://www.boursorama.com/patrimoine/actualites/effy-lance-un-outil-d-evaluation-du-bilan- energetique-
- Maison et travaux le 8 février 2023 https://www.maison-travaux.fr/maison-travaux/actualites/realisez-le-bilan-énergetique-de-votre- logement-grace-a-cet-outil-gratuit
- UFC QUE CHOISIR le 13 février 2023 https://vosges.ufcquechoisir.fr/2023/02/13/renovation-energetique-un-nouvel-outil-gratuit-pour- identifier-les-travaux-prioritaires/ Annexes 3-3, : trois synthèses de rapport d’audit énergétique Annexe 4 : factures Annexe 5-1-1 : 5 exemples de compte-rendu de contrôle d’installation en date des 28 mai et 11 août 2021, 1er et 28 juillet 2022 et 10 août 2022 Annexe 5-1-4 : 3 exemples de rapport de contrôle/conformité du chantier (installation de chauffage) datés du 8 avril 28 mai et 15 juin 2021 que l’usage de la marque antérieure apparaît sérieux et constant sur toute la période pertinente. Sur l’usage pour les produits et services enregistrés La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services de la marque antérieure invoqués au titre de l’opposition. En ce qui concerne les « logiciels, programmes d’ordinateurs et applications mobiles dans le domaine du génie climatique, de la consommation énergétique, du rendement énergétique, des économies d’énergie et de la protection de l’environnement », l’annexe 1 ayant pour objet la présentation d’une application destinée aux professionnels de la rénovation énergétique, l’annexe 2 portant sur le logiciel EFFY permettant de simuler un bilan énergétique du logement et d’en estimer l’étiquette énergétique ainsi que les articles de presse au sein de l’annexe 2-2 relayant le lancement de ce logiciel et d’une application apparaissent de nature à démontrer que cette marque est bien exploitée au regard des produits précités. En ce qui concerne les services suivants : « audits en matière d’énergie et conseils en matière de génie climatique, de production énergétique, d’économie d’énergie, de gestion de l’énergie et d’énergie renouvelable; services de contrôle, de mesure, de diagnostic dans le domaine du génie climatique, de la production énergétique, de la consommation énergétique ou de la distribution d’énergie; services de contrôle, de mesure, de diagnostic dans le domaine du génie climatique, de la production énergétique, de la consommation énergétique ou de la distribution d’énergie; étude de projets techniques dans le domaine de la rénovation de bâtiments; étude de projets techniques dans le domaine du génie climatique, de la production énergétique, de la consommation énergétique, du rendement énergétique, des économies d’énergie et de la protection de l’environnement; services d’analyses dans le domaine du génie climatique, de la production énergétique, de la consommation

énergétique, du rendement énergétique, des économies d’énergie et de la protection de l’environnement; analyses technologiques se rapportant aux besoins en énergie et en électricité de tiers », il ressort des annexes 3-2 portant sur un audit de synthèse, des trois synthèses de rapport d’audit énergétique de l’annexe 3-3, des factures de l’annexe 4 ainsi que des annexes 5-1-1 et 5-1-4 que la marque antérieure invoquée a fait l’objet d’un usage sérieux pour les services précités. En revanche, en ce qui concerne les services suivants : « étude de projets techniques dans le domaine de la construction et de l’entretien des bâtiments ; recherches techniques dans le domaine de la construction, de la rénovation et l’entretien de bâtiments ; recherches techniques dans le domaine du génie climatique, de la production énergétique, de la consommation énergétique, du rendement énergétique, des économies d’énergie et de la protection de l’environnement; services de contrôle de qualité et de conseils à des fins de certification; recherches industrielles dans le domaine du génie climatique, de la production énergétique, de la consommation énergétique, du rendement énergétique, des économies d’énergie et de la protection de l’environnement », force est de constater qu’aucun des documents fournis n’est de nature à démontrer l’usage pour les services précités. En effet, il ne ressort pas des pièces fournies que d’une part la société opposante intervienne dans le domaine de la construction et de l’entretien de bâtiments et que d’autre part elle fournisse des services de recherches. En ce qui concerne plus spécifiquement les « services de contrôle de qualité et de conseils à des fins de certification », s’il ressort de l’annexe 6 que l’une des filiales de la société opposante est elle-même titulaire d’un certificat de qualification en performance énergétique, il ne peut en être déduit pour autant que la société opposante exploite sa marque pour des prestations de certification destinées à des tiers. Conclusion sur l’usage sérieux Il ressort de l’ensemble des pièces fournies par la société opposante ainsi que de ses observations, que la marque antérieure EFFY n°17 4 410 836 a fait l’objet d’un usage sérieux s’agissant des produits et services suivants : « logiciels, programmes d’ordinateurs et applications mobiles dans le domaine du génie climatique, de la consommation énergétique, du rendement énergétique, des économies d’énergie et de la protection de l’environnement ; audits en matière d’énergie et conseils en matière de génie climatique, de production énergétique, d’économie d’énergie, de gestion de l’énergie et d’énergie renouvelable; services de contrôle, de mesure, de diagnostic dans le domaine du génie climatique, de la production énergétique, de la consommation énergétique ou de la distribution d’énergie; étude de projets techniques dans le domaine de la rénovation de bâtiments; étude de projets techniques dans le domaine du génie climatique, de la production énergétique, de la consommation énergétique, du rendement énergétique, des économies d’énergie et de la protection de l’environnement; services d’analyses dans le domaine du génie climatique, de la production énergétique, de la consommation énergétique, du rendement énergétique, des économies d’énergie et de la protection de l’environnement; analyses technologiques se rapportant aux besoins en énergie et en électricité de tiers » en France entre 2018 et 2023. En conséquence, seuls les produits et services précités seront pris en considération pour l’examen de l’opposition. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition porte sur les services suivants : « télécommunications ; Fourniture d’accès à des bases de données ; Communications par terminaux d’ordinateurs ; Envoi de données et transfert de documents par voie télématique ; Service de diffusion de données ; audits en matière d’énergie ; Audits de qualité ; Conception de programmes pour traitement de données ; Conception, développement et programmation de logiciels ; Conseils techniques concernant la prévention d’incendies ; Conseils techniques en matière de sécurité ; Contrôle d’appareils, Contrôle de qualité ; Evaluation de la qualité ; Expertises [travaux d’ingénieurs] ; Inspection de bâtiments [expertises] ; Préparation d’études techniques ; Préparation de rapports d’ingénierie ; Préparation de rapports techniques ; Réalisation d’expertises [services d’ingénierie] ; Services de tests de conformité ; Test, analyse et évaluation des produits et services de tiers à des fins de certification ; Services de techniciens, ingénieurs, et informaticiens pour les entreprises ; Audit technique ; Préparation de diagnostics ; Services de contrôle d’infrastructure et d’équipements liés à la sécurité et à la sûreté ; Services de conseillers en rapport avec le contrôle qualité ; Réalisation d’essais de contrôle de qualité à des fins de certification ; Informations et conseils techniques sur la sécurité électrique ; Etudes, diagnostics et analyses techniques rendus par des ingénieurs pour l’installation d’appareils ; Information et conseils techniques sur les installations fonctionnant à l’aide de tout type d’énergie et leur sécurité ; Contrôle technique et expertise d’installations fonctionnant à l’aide de tout type d’énergies ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; Evaluation de la sécurité ; Inspection d’usines en matière de sécurité ; Réalisation d’audits de conformité réglementaire ». La marque antérieure est réputée enregistrée, dans le cadre de la présente opposition, pour les produits et services suivants : « logiciels, programmes d’ordinateurs et applications mobiles dans le domaine du génie climatique, de la consommation énergétique, du rendement énergétique, des économies d’énergie et de la protection de l’environnement ; audits en matière d’énergie et conseils en matière de génie climatique, de production énergétique, d’économie d’énergie, de gestion de l’énergie et d’énergie renouvelable; services de contrôle, de mesure, de diagnostic dans le domaine du génie climatique, de la production énergétique, de la consommation énergétique ou de la distribution d’énergie; étude de projets techniques dans le domaine de la rénovation de bâtiments; étude de projets techniques dans le domaine du génie climatique, de la production énergétique, de la consommation énergétique, du rendement énergétique, des économies d’énergie et de la protection de l’environnement; services d’analyses dans le domaine du génie climatique, de la production énergétique, de la consommation énergétique, du rendement énergétique, des économies d’énergie et de la protection de l’environnement; analyses technologiques se rapportant aux besoins en énergie et en électricité de tiers » L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les services d’« audits en matière d’énergie » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent à l’identique dans le libellé de la marque antérieure.

Le service d’« audit technique » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme le service d’ « audits en matière d’énergie » de la marque antérieure, s’entend de prestation d’expertise et d’analyse réalisées par des auditeurs. En outre, le service de la demande d’enregistrement constitue une catégorie générale dont relèvent les « audits en matière d’énergie » de la marque antérieure. Ces services sont donc identiques ou à tout le moins similaires, le public étant fondé à leur attribuer une même origine. Les services d’« expertises [travaux d’ingénieurs] ; préparation d’études techniques ; préparation de rapports d’ingénierie ; préparation de rapports techniques ; réalisation d’expertises [services d’ingénieurs] ; services de techniciens, ingénieurs pour les entreprises ; études, diagnostics et analyses techniques rendus par des ingénieurs pour l’installation d’appareils » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme le service d’ « études de projet techniques dans le domaine de la rénovation de bâtiments; étude de projets techniques dans le domaine du génie climatique, de la production énergétique, de la consommation énergétique, du rendement énergétique, des économies d’énergie et de la protection de l’environnement » de la marque antérieure, s’entendent de projets et études techniques fournis par des ingénieurs et susceptibles d’avoir trait à la rénovation énergétique. Ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une même origine. Il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens d’identité et de similarité effectués par la société opposante, dès lors que l’identité et la similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement et ceux de la marque antérieure ont été constatées et démontrées. Les services d’« contrôle d’appareils, inspection de bâtiments [expertises] et préparation de diagnostics » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent d’évaluation et de prestation de contrôles faits pour déterminer ou vérifier les caractéristiques techniques d’un système à des fins de maintenance ou d’amélioration constituent une catégorie générale dont relèvent les « services de contrôle, de mesure de diagnostic dans le domaine du génie climatique, de la production énergétique, de la consommation énergétique ou de la distribution d’énergie » de la marque antérieure qui s’entendent de services d’évaluation, d’inspection dans les domaines précités. Ces services sont identiques, à tout le moins similaires le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « conception de programmes pour traitement de données ; conception développement et programmation de logiciels ; services d’informaticiens pour les entreprises » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les « applications mobiles dans le domaine du génie climatique, de la consommation énergétique, du rendement énergétique, des économies d’énergie et de la protection de l’environnement » de la marque antérieure, les premiers pouvant avoir pour objet les seconds, lesquels font nécessairement appel aux premiers pour leur mise en œuvre. Ces services et produits sont complémentaires, et donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les services suivants « Information et conseils techniques sur les installations fonctionnant à l’aide de tout type d’énergie et leur sécurité ; Contrôle technique et expertise d’installations fonctionnant à l’aide de tout type d’énergies » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les services d’« audits en matière d’énergie » de la marque antérieure, consistent pareillement en des services d’évaluation, d’examen technique en matière d’énergie et notamment d’installations fonctionnant à l’aide de tout type d’énergie. Ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

En revanche, les services de « télécommunications ; Fourniture d’accès à des bases de données ; Communications par terminaux d’ordinateurs ; Envoi de données et transfert de documents par voie télématique ; Service de diffusion de données » ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les « applications mobiles dans le domaine du génie climatique, de la consommation énergétique, du rendement énergétique, des économies d’énergie et de la protection de l’environnement » de la marque antérieure, dès lors que les premiers, qui sont des services techniques de communication à distance, n’ont pas nécessairement pour objet les seconds, mais peuvent être mis en œuvre dans de multiples applications. Ces services et produits ne sont pas complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « services de contrôle d’infrastructures et d’équipements liés à la sécurité et à la sûreté » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestation de vérifications d’ouvrages et de matériels en lien avec leur sécurité et leur sûreté ne présentent pas les mêmes objets et destination que les « services de contrôle, de mesure de diagnostic dans le domaine du génie climatique, de la production énergétique, de la consommation énergétique ou de la distribution d’énergie » de la marque antérieure définis précédemment. Les premiers ont trait à la prévention et la gestion des risques tandis que les seconds se rapportent au génie climatique, à la production énergétique, à la consommation énergétique ou à la distribution d’énergie Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « services de conseils techniques concernant la prévention d’incendies ; conseils techniques en matière de sécurité ; informations et conseils techniques sur la sécurité technique ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; évaluation de la sécurité » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de mise à disposition de connaissances particulières dans le domaine de la sécurité et prestations destinées à la prévention et à la gestion des risques ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les services d’« études de projet techniques dans le domaine de la rénovation de bâtiments; étude de projets techniques dans le domaine du génie climatique, de la production énergétique, de la consommation énergétique, du rendement énergétique, des économies d’énergie et de la protection de l’environnement, audits en matière d’énergie » de la marque antérieure qui s’entendent respectivement des prestations d’analyse de faisabilité d’un projet fournis par des ingénieurs ainsi qu’ une expertise et une analyse détaillée en matière d’énergie. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, les services suivants : « Audits de qualité ; Contrôle de qualité ; Evaluation de la qualité ;Services de tests de conformité ; Test, analyse et évaluation des produits et services de tiers à des fins de certification ; Services de conseillers en rapport avec le contrôle qualité ; Réalisation d’essais de contrôle de qualité à des fins de certification ; Inspection d’usines en matière de sécurité ; Réalisation d’audits de conformité réglementaire » de la demande d’enregistrement contestée, ont été uniquement comparés par la société opposante, avec des produits et services de la marque antérieure pour lesquels l’usage sérieux n’a pas été démontré, de sorte qu’ils ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la comparaison des produits et services. Ainsi, à défaut de lien établi par l’opposant entre les services précités de la demande d’enregistrement et les produits et services pour lesquels la marque antérieure est réputée enregistrée, aucune similarité ne peut être retenue.

En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure dont l’usage a été prouvé. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe semi-figuratif EFFICHECK, représenté ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal EFFY présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. L’Opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose d’un élément verbal précédé d’un élément figuratif, l’ensemble étant reproduit dans un rectangle au fond noir et la marque antérieure d’une seule et unique dénomination. Les signes ont en commun la séquence EFF- suivie d’une lettre à la prononciation identique, les deux signes comportant donc les sonorités [éfi], constitutives de la marque antérieure et en position d’attaque dans le signe contesté, ce qui leur confère une ressemblance visuelle et une identité phonétique. En effet, la substitution de la voyelle I à la lettre Y dans le signe contesté n’aura aucune incidence phonétique, contrairement aux affirmations de la société déposante ; en effet, le risque de confusion dans le cadre de la présente procédure d’opposition doit d’apprécier du point de vue du consommateur français ; or en français la lettre Y se prononce [i] et non [aï], n’entraînant ainsi aucune sonorité finale distincte entre EFFI et EFFY. Les signes diffèrent par la présence de la séquence CHECK, d’un élément figuratif et de la présentation particulière du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences précitées. En effet, le terme EFFY, distinctif au regard des produits et services en cause, apparaît comme l’élément dominant dans le signe contesté de par sa présentation ; en effet, les différences de couleurs entre les séquences EFFY et CHECK créent une césure entre les deux, mettant ainsi en exergue la séquence EFFY, placée en attaque, la couleur blanche de la police d’écriture contrastant en outre davantage avec le fond noir du rectangle dans lequel est présenté le signe contesté.

A cet égard ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel les séquences EFFY et CHECK seraient indivisibles alors que la présentation du signe contesté conduit elle-même à les distinguer. Par ailleurs, rien ne permet d’affirmer, comme le fait la société déposante, que la dénomination EFFI, prise individuellement, et, à plus forte raison la dénomination EFFY, est évocatrice des termes efficacité/efficience, cette abréviation n’étant pas utilisée dans le langage courant. A cet égard, la décision du Directeur de l’INPI statuant sur une opposition et invoquée par la société déposante ne portait pas sur la marque antérieure EFFY, mais sur une marque antérieure EFFICY. En outre, la séquence CHECK ne retiendra pas l’attention du consommateur dans la mesure où ce terme anglais qui signifie vérifier est couramment utilisé en ce sens en français et sera immédiatement perçu comme tel par le consommateur. Cet élément CHECK apparaît donc peu distinctif au regard des services visés considérés comme similaires à ceux de la marque antérieure, en ce qu’il en désigne la nature ou l’objet. La société déposante cite elle-même un arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 octobre 2011 au sein duquel elle a considéré que le terme CHECK était « évocateur d’une activité de diagnostic », prestation précisément revendiquée au sein de son dépôt. Enfin, la présentation particulière du signe contesté et son élément figuratif n’altèrent nullement le caractère immédiatement perceptible de la séquence EFFI du signe contesté, qui en est l’élément distinctif et dominant. Ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel l’enregistrement d’un grand nombre de marques comprenant les termes EFFY ou EFFI amoindrit indéniablement le caractère distinctif de la marque verbale EFFY, dès lors que la seule mention de 18 marques sans indication de leur statut ou de leur titulaire ne permet pas de conclure au caractère banal de cet élément. A cet égard, la pièce n°7 fournie par le déposant, qui consiste en une liste de marques, très difficilement lisible, comportant la séquence EFFI, et dont apparemment plusieurs appartiennent au même titulaire, sans indication supplémentaire quant à leur libellé, ne permet pas de justifier que ce terme soit si fréquemment utilisé à titre de marque pour les produits et services visés qu’il en soit devenu banal. Enfin, intellectuellement, rien ne permet d’affirmer que le public de référence percevra le terme EFFY comme faisant référence à un prénom féminin d’origine grecque, dérivé du prénom grec ancien EUPHEMIA, signifiant « bien parlé » cette évocation n’étant nullement évidente ; qu’en tout état de cause, cette circonstance ne saurait suffire à écarter les grandes ressemblances visuelle et phonétique entre les signes. Ainsi, il résulte tant des ressemblances visuelle et phonétique entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les deux signes, le signe contesté pouvant être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Enfin, ne saurait être retenue la décision d’opposition n°16-4417 EFFY/EFFI-PROVE, citée par le déposant qui n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce ; en effet, dans le précédent invoqué l’élément PROVE était distinctif, ce qui n’est pas le cas du terme CHECK dans la présente opposition. En outre, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Le signe complexe contesté EFFICHECK est donc similaire à la marque antérieure EFFY.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante souligne le caractère distinctif élevé de la marque antérieure du fait de sa connaissance par le public concerné. Néanmoins au regard des pièces fournies par l’opposant, la notoriété ne peut être retenue en l’espèce comme facteur d’aggravation du risque de confusion, dès lors que celle-ci n’a pas été établie pour les services visés. En effet, la société opposante souligne qu’elle investit des sommes très importantes pour promouvoir sa marque et son offre de services dans le domaine de la rénovation énergétique, soit près de 3.5 millions d’euros sur quatre ans (annexe 8). Toutefois, cette seule pièce consistant en quatre factures est insuffisante pour démonter la notoriété de la marque antérieure auprès du public pour les services en cause. Ainsi, cet argument ne saurait être retenu pour apprécier plus largement le risque de confusion. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services de la demande d’enregistrement reconnus comme identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté EFFICHECK ne peut pas être adopté comme marque pour des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque verbale antérieure EFFY. PAR CES MOTIFS DECIDE

Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, pour les services suivants : « audits en matière d’énergie ; conception de programmes pour traitement de données ; conception, développement et programmation de logiciels ; Contrôle d’appareils,; Expertises [travaux d’ingénieurs] ; Inspection de bâtiments [expertises] ; Préparation d’études techniques ; Préparation de rapports d’ingénierie ; Préparation de rapports techniques ; Réalisation d’expertises [services d’ingénierie] ; services de techniciens, ingénieurs et informaticiens pour les entreprises ; Audit technique ; Préparation de diagnostics ; Etudes, diagnostics et analyses techniques rendus par des ingénieurs pour l’installation d’appareils ; Information et conseils techniques sur les installations fonctionnant à l’aide de tout type d’énergie et leur sécurité ; Contrôle technique et expertise d’installations fonctionnant à l’aide de tout type d’énergies ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.