FAITS ET PROCEDURE La société de droit américain LA SOCIETE UDV NORTH AMERICA (ci-après la société LA SOCIETE UDV) est titulaire des marques françaises suivantes :

- la marque française dénominative S déposée le 26 juillet 1957 par la société HEUBLEIN, aux droits de laquelle vient la société LA SOCIETE UDV, enregistrée sous le n 93.947, renouvelée le 27 avril 1972, le 14 avril 1982 et le 6 mars 1992 sous le n 1.201.459 et qui désigne dans la classe 33 « Vins, spiritueux, liqueurs et toutes boissons alcooliques, kummel, vodka » ;

- la marque française PIERRE S déposée le 26 juillet 1957 par la société HEUBLEIN, enregistrée sous le n 93.948, renouvelée le 27 avril 1972, le 14 avril 1982 et le 6 mars 1992 sous le n 1.201.460 pour désigner les mêmes produits dans la classe 33 ;

- et la marque française semi-figurative PIERRE S déposée le 17 août 1945 par la société Pierre Smirnoff fils, aux droits de laquelle vient la société HEUBLEIN puis la société LA SOCIETE UDV, enregistrée sous le n 445.105, renouvelée le 5 juillet 1960, le 17 juillet 1975, le 20 février 1985 sous le n 1299813 et le 21 décembre 1994 et qui désigne dans la classe 33 « Boissons alcooliques, vodka, cocktails, gin, rhum, eau de vis, vermouth ». Il est indiqué dans le dépôt que la marque qui est « de couleurs variables, s’imprime de préférence en bleu, rouge et or ». Ces marques sont plus particulièrement utilisées pour désigner des vodkas dont les bouteilles portent des étiquettes présentées sous la forme d’écusson. La société LA SOCIETE LA SOCIETE UDV a appris que la société de droit russe ZAKRITOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO « TORGOVY DOM POTOMKOV POSTASCHTCHIKA DVORA EGO IMPERATORSKAGO VELITSCHESTVA P.A. S (ci-après dénommée la société ZAKRITOE) et qui signifie »Maison de commerce des descendants du fournisseur de la cour de Sa Majesté Impériale P.A.SMIRNOV" était titulaire des marques internationales suivantes visant la France, semi-figuratives et comprenant la translittération S écrite en caractères cyrilliques :

- une marque déposée le 16 décembre 1997, enregistrée sous le n 685.322 représentant une étiquette pour désigner dans la classe 33 des « vodkas » et avec comme « couleurs revendiquées : gris, or, rouge, noir, blanc » :

- une marque déposée le 16 décembre 1997, enregistrée sous le n 685.323 représentant une étiquette pour désigner dans la classe 33 des « vodkas » et avec comme « couleurs revendiquées : rouge, noir, crème, or, blanc ».

- une marque déposée le 9 avril 1998, enregistrée sous le n 696.153 pour désigner dans la classes 16, 21, 32, 33, 35 et 42 notamment des « boissons alcooliques, non compris des bières » et avec comme « couleurs revendiquées : blanc, rouge, doré, jaune ».

— une marque déposée le 8 mai 1998, enregistrée sous le n 694.008 représentant une étiquette pour désigner dans la classe 33 des « vodkas » et avec comme « couleurs revendiquées : rouge, or, noir, blanc, gris, brun ».

- une marque déposée le 8 mai 1998, enregistrée sous le n 694.009 représentant une étiquette pour désigner dans la classe 33 des « vodkas » avec comme « couleurs revendiquées : rouge, or, blanc, brun, noir. »
- une marque déposée le 8 mai 1998, enregistrée sous le n 694.010 représentant une étiquette pour désigner dans la classe 33 des « vodkas » et avec comme « couleurs revendiquées : rouge, gris, brun, noir, blanc, or. »
- une marque déposée le 8 mai 1998, enregistrée sous le n 694.011 représentant une étiquette pour désigner dans la classe 33 des « vodkas » et avec comme « couleurs revendiquées : rouge, or, brun, noir, blanc. »
- une marque déposée le 24 octobre 1994, enregistrée sous le n 656.943 pour désigner dans la classe 33 des « boissons alcooliques » et avec comme « couleurs revendiquées : rouge, brun, doré et blanc. » Ces marques, déposées en couleurs, se caractérisent par l’association principale des couleurs rouge et blanche, une dénomination dont la translittération est S étant apposée sur le haut de l’étiquette en lettres de couleur blanche apposées sur un cartouche de couleur rouge dont le liseré est doré et orangé. C’est dans ces circonstances que la société LA SOCIETE UDV a assigné le 5 février 1999 la société ZAKRITOE aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon de ses marques françaises par toutes les marques internationales précitées de la défenderesse sur le fondement des articles L711-4 et L716-1 du code de la propriété intellectuelle et d’actes de concurrence déloyale constitués par la reprise des couleurs rouge et blanche ainsi que par l’apposition de la dénomination SMIRNOV en lettres de couleur blanche, sur un cartouche de couleur rouge comportant un liseré doré ou orangé, reproduisant à l’identique les couleurs utilisées par la demanderesse sur ses produits. Outre les mesures habituelles d’interdiction et de publication, la société LA SOCIETE UDV sollicite la nullité de la partie française de toutes les marques internationales précitées, 400.000 francs de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon, 400.000 francs au titre de la concurrence déloyale, l’exécution provisoire ainsi que 50.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 23 septembre 1999, Mr Boris A S demeurant à Troudovoi (district de Moscou) est intervenu volontairement à l’instance pour faire valoir ses droits sur la dénomination SMIRNOV. La société ZAKRITOE et Mr Boris S concluent dans leurs dernières écritures en date du 29 août 2000 au débouté de la société LA SOCIETE UDV et au caractère frauduleux du

dépôt des marques françaises n 1.201.459, 1.201.460 et 1.299.813 commis au préjudice de la société ZAKRITOE qui bénéficie de droits antérieurs sur les dénominations « SMIRNOFF » et « Pierre S » ainsi que sur tous les autres éléments figurant sur les marques. La société ZAKRITOE conteste toute prescription de son action en nullité rappelant que la première marque française PIERRE S déposée par la société HEUBLEIN Inc, aux droits de laquelle vient la société LA SOCIETE UDV, l’a été le 27 avril 1972, soit il y a 28 ans et non 37 ans. La société ZAKRITOE demande subsidiairement de prononcer la nullité des marques de la société LA SOCIETE UDV sur le fondement de l’article L711-3 du code de la propriété intellectuelle dès lors que celle-ci y fait figurer des mentions qui sont de nature à tromper les consommateurs sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des vodkas qu’elle commercialise. Elle agit également contre la demanderesse sur le fondement de l’article L121-1 du code de la consommation, lui reprochant des actes de publicité mensongère relevés sur les étiquettes des vodkas qu’elle vend. Elle demande enfin la constatation judiciaire d’actes de concurrence déloyale commis à son préjudice au motif que la société LA SOCIETE UDV laisse croire que sa vodka est d’origine russe et qu’elle est le successeur de Piotr A S alors que c’est faux. Les défendeurs sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- pour Mr Boris S de lui donner acte de son intervention volontaire,
- pour la société ZAKRITOE :

- de prononcer la nullité des marques n 1.201.459, 1.201.460 et 1.299.813,
- les mesures habituelles d’interdiction et de publication,
- 1.000.000 francs de dommages et intérêts en réparation de l’appropriation frauduleuse de sa marque SMIRNOV et des éléments y afférents et 1.000.000 francs au titre des actes de concurrence déloyale,
- ainsi que 50.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La société UDV réfute les moyens et arguments des défendeurs dans ses dernières écritures du 1^er août 2000. Elle rappelle venir aux droits de Vladimir Arsénévitch S et avoir obtenu de par le monde plusieurs décisions judiciaires lui donnant satisfaction. Elle soutient qu’au moment de l’acquisition de ses droits elle était de parfaite bonne foi et fait valoir qu’en tout état de cause, l’action en revendication de la société ZAKRITOE est prescrite. Elle demande au Tribunal de constater l’absence d’intérêt à agir des défendeurs sur le fondement de l’article L121-1 du code de la consommation et subsidiairement au mal fondé de leur action dès lors que toutes mentions sur les étiquettes qu’ils contestent, sont le reflet de la vérité.

La société LA SOCIETE UDV maintient toutes ses demandes initiales en contrefaçon et en concurrence déloyale et demande à titre subsidiaire de prononcer la déchéance des droits de la société ZAKRITOE sur la partie française de l’enregistrement international de la marque 656.943 déposée le 24 octobre 1994, à compter du 25 octobre 1999, pour tous les produits visés au dépôt.

DECISION I – SUR LA FRAUDE : La société ZAKRITOE et Mr Boris S concluent à la nullité des marques françaises n 1.201.459, 1.201.460 et 1.299.813 de la société LA SOCIETE UDV en raison du caractère frauduleux de leur dépôt La société ZAKRITOE soutient rapporter la preuve de ce qu’elle bénéficie de droits antérieurs sur les dénominations « SMIRNOFF » et « Pierre S » ainsi que sur tous les autres éléments figurant sur les marques précitées. Elle conteste que la société LA SOCIETE UDV détient des droits sur ses marques et plus particulièrement sur les dénominations SMIRNOFF et Pierre S. La société ZAKRITOE, après avoir relaté l’histoire de la famille S et de fabrication de la vodka et de liqueurs commercialisés sous ce nom depuis 1860, explique qu’à partir du début des années 1990 au cours desquelles la Pérestroïka a rétabli les droits des entreprises privées et l’activité d’entrepreneur privé en Russie, Boris A S, arrière-arrière petit-fils de Piotr A S, fondateur de la maison SMIRNOV en 1980, présenta ses titres prouvant ses liens de sang avec son ancêtre et constitua la société ZAKRITOE ayant pour objet : « la renaissance et le développement de la branche nationale de l’industrie : la vinification, la distillation, la reproduction de tout l’assortiment de boissons alcoolisées selon les vielles recettes du fabricant de vins spiritueux P.A. S. » Dans une attestation en date du 15 décembre 1995, la Chambre de commerce et d’industrie de la Fédération de Russie a confirmé les droits de la société ZAKRITOE pour « utiliser dans la fabrication et la commercialisation et la publicité de sa production le nom et les décorations de Mr SMIRNOV Piotr A, fabricant de vin russe et mécène. » C’est dans ces conditions que la société ZAKRITOE a déposé différentes marques SMIRNOV notamment en France. La société ZAKRITOE reproche également à la société UDV de s’être appropriée frauduleusement sur les étiquettes de ses bouteilles des éléments distinctifs de la société de Piotr A S antérieurs à la révolution russe à savoir :

- les armoiries de Russie obtenues par la société Piotr Arsénévitch SMIRNOV en 1877, 1882, 1886 et 1896,
- l’inscription selon laquelle la société UDV est successeur de Pierre S à Moscou, fournisseur des Tsars de 1886 à 1917 alors que c’est faux.

La société UDV qui revendique sa bonne foi, conteste la fraude reprochée au moment du dépôt de ses marques. Elle expose sa propre version de l’histoire de ses droits qu’elle déclare détenir à l’origine de Vladimir Pétrovitch S. Elle invoque plusieurs décisions de justice de juridictions étrangères à l’appui de la démonstration de sa bonne foi et donc du rejet de l’action en nullité pour fraude formée par la société ZAKRITOE. La société UDV soutient également que l’action en nullité de la défenderesse est prescrite depuis le 28 décembre 1994. Elle fonde son action sur l’alinéa 2 de l’article L716-2 du code de la propriété intellectuelle faisant valoir qu’elle était de parfaite bonne foi au moment du dépôt des marques. Si par impossible, le Tribunal estimait l’action en revendication non prescrite par application de l’article précité, la société UDV fait valoir qu’elle serait en tout état de cause prescrite du fait de la prescription trentenaire dès lors que sa première marque SMIRNOFF a été déposée depuis au moins 37 ans. Elle ajoute enfin que la nationalisation en Russie en 1918 ne constitue pas une excuse légitime justifiant l’inexploitation de la marque SMIRNOV puisqu’elle démontre qu’une exploitation s’est développé de part le monde depuis la Pologne et que les défendeurs reconnaissent eux-mêmes que Madame Eugénia S était en France après 1918 où elle pouvait développer un commerce de vodka sous son nom. 1 – Sur le droit applicable et la prescription : Les trois marques attaquées par la société ZAKRITOE n 1.201.459, 1.201.460 et 1.299.813 ont été déposées initialement le 26 juillet 1957 et le 17 août 1945. Pour apprécier la fraude invoquée du dépôt de ces marques, il convient s’appliquer la loi en vigueur au jour de ce dépôt. Il ne s’agit pas, comme le soutiennent les parties, de l’article L716-2 du code de la propriété intellectuelle issu de la loi du 4 janvier 1991, ni de la loi du 31 décembre 1964, mais bien de la loi du 23 juin 1857 considérée comme la première véritable législation moderne sur les marques. Sous l’empire de cette loi, la jurisprudence a décidé que le dépôt est attributif de propriété de la marque sauf dans le cas d’une appropriation frauduleuse en vertu du principe général du droit que « la fraude corrompt tout ». Le dépôt frauduleux peut résulter de la connaissance que le déposant possède de l’usage antérieur du signe revendiqué et peut être ainsi effectué en violation consciente et délibérée des droits d’autrui. Les éléments de la fraude doivent être matériellement constatés c comme notamment l’existence du droit en violation duquel le dépôt a été effectué.

Aucune prescription particulière de l’action de celui qui agit sur le fondement de la fraude n’étant prévue dans la loi de 1857, il convient de faire application des règles générales de la prescription en matière civile et plus particulièrement de celle trentenaire prévue à l’article 2262 du code civil qui dispose que : « Toutes actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre, ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. » Au regard de ce texte, il est établi que la société ZAKRITOE qui a agi en 1999 sur le fondement de la fraude pour des marques déposées pour le première fois en France en 1945 et en 1957, est largement prescrite. Son action a été en effet introduite plus de 42 ans après le dépôt des marques n 1.201.459 et 1.201.460 et plus de 54 ans après le dépôt de la marque n 1.299.813. Comme le dit l’article précité, la société ZAKRITOE ne peut pas opposer à cette prescription l’exception déduite de la mauvaise foi de la société LA SOCIETE UDV. En invoquant ensuite l’impossibilité pour elle de faire valoir ses droits sur les marques de la demanderesse en raison de la nationalisation en 1918 de la société russe originelle Piotr A S créée en 1860 et du régime soviétique, la société ZAKRITOE réclame l’application de l’article 2251 du code civil relatif aux causes qui suspendent le cours d’une prescription et qui dispose que : « La prescription court contre toutes personnes, à moins qu’elles ne soient dans quelque exception établie par la loi. » Elle estime n’avoir pu commencer son action qu’à compter de 1991, année de la libération du régime soviétique, où à tout le moins en 1994, année au cours de laquelle elle a été créée. Il est constant en droit que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité absolue d’agir par suite d’un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure. Pour statuer sur ce point, il convient de se reporter à l’exposé de l’histoire de la famille S et de la société originelle précitée. Il convient en effet de décider si la société ZAKRITOE revendique légitimement des droits de suite sur ladite société. 2 – Sur l’histoire de la famille S et les droits de la société UDV : Au vu des nombreuses pièces produites, les faits constants suivants sont établis. Vers 1860, Piotr A S créa une maison de commerce russe appelée « la société P.A. S » qui distillait et vendait de la vodka en plus d’un certain nombre d’autres spiritueux. A partir de 1873, la vodka S commençait à gagner bon nombre de prestigieuses récompenses nationales et internationales, culminant en sa nomination comme « Fournisseur Officiel de la Cour Impériale Russe » en 1886.

En 1889, Piotr A S mourut, laissant sa maison de commerce à sa veuve, Maria, et ses cinq fils : Piotr P marié à Eugénia, Nikolay, Vladimir, Sergueï et Alexeï, ces deux derniers mineurs. En 1902 (c.f notamment l’acte notarié du 3 décembre 1902), les trois aînés Piotr P, Nikolay et Vladimir rachetèrent les droits de leurs frères cadets : Sergueï et Alexeï, liquidèrent la société fondée par leur père et créèrent une nouvelle maison de commerce « P.A. S à Moscou » à effet à compter du 1^er janvier 1903 et à la tête de laquelle fut placé Piotr P S. Entre 1904 et 1905 (c.f les actes notariés du 28 janvier 1905), Nikolay, limité en capacité pour prodigalité, et Vladimir vendirent tous leurs droits dans la société à Piotr P, Vladimir renonçant, plus particulièrement, à son droit « sur les nom, privilèges et honneurs de la société » en contrepartie de 500.000 roubles que lui versa Piotr P. Après ce retrait, celui-ci devenu unique propriétaire, recourut à sa femme Eugénia pour faire marcher l’entreprise. Elle entra dans la société et il fut prévu dans l’acte notarié qu’en cas de mort de Piotr P, tous les droits de celui-ci passeront à Eugénia. C’est ce qui advint en 1910 après le décès de Piotr P. Eugénia devint l’unique propriétaire de la maison de commerce qu’elle transforma en société en nom collectif. Son fils Arséniy Pietrovitch y entra également. Après la révolution d’octobre, le gouvernement nationalisa tous les commerces y compris celui d’Eugénia S. Il en prit possession en 1918. Les installations furent toujours utilisées pour fabriquer de la vodka mais qui ne fut plus produite sous le nom de S. Elle porta le nom de la société créée, possédée et exploitée par l’Etat soviétique. Eugénia épousa un diplomate italien et fuit l’Union Soviétique avec ses enfants Arséniy et Tatyana. Elle s’installa autour de 1920 définitivement en France où elle décéda en 1958. Sa fille Tatyana qui eu un fils Boris A S, décéda en 1977. Vladimir (un des cinq fils de Piotr A S) fuit également l’Union Soviétique et s’établit en 1923 à Lvov, en Pologne, où il créa la « société Pierre SMIRNOFF fils » qui avait pour objet de fabriquer et de distiller des boissons alcoolisées y compris de la vodka. Pendant cette période, Vladimir présentait sa société comme "successeur de P.A.SMIRNOFF à Moscou et PN&V S« . Celle-ci vendait sa vodka dans des bouteilles portant des étiquettes présentant des similitudes avec celles utilisées par la maison de commerce originelle de Pierre A S : les étiquettes de ses bouteilles représentaient divers emblèmes, médailles, armoiries et récompenses gagnés par celle-ci. »La société Pierre SMIRNOFF fils« eut tant de succès qu’en 1925, elle ouvrait une succursale à Paris. »La société Pierre SMIRNOFF fils", en 1933, un an avant la mort de Vladimir, conclut un accord écrit avec Rudolph K, un homme d’affaires américain qui était, lui aussi un émigré russe, aux termes duquel la société confère à K le droit exclusif de produire et de vendre des boissons alcooliques sous le nom de S en Amérique du Nord.

Plus particulièrement, l’accord stipulait que K recevait :

- « le droit et l’autorisation exclusifs de produire et de vendre… toutes les boissons alcoolisées et tous les produits de la société la société Pierre SMIRNOFF fils, ainsi que les marques et étiquettes telles qu’utilisées et possédées par la société, le droit exclusif de reproduire et utiliser les différents modèles de bouteilles… utilisés par la société ou son licencié en France. »
- « le droit exclusif d’utiliser les sous-titres »société de Pierre S, ancien fournisseur attitré de la Cour Impériale de Russie« et »société de Pierre S, fondée à Moscou en 1818",
- « le droit exclusif de reproduire et utiliser… divers emblèmes, médailles, armoiries, insignes et récompenses » qui apparaissent dans un catalogue couleur publié par la maison de commerce originelle en 1912. Il s’agissait en particulier des armoiries familiales dans une couronne, avec un bouclier et une draperie ainsi que trois aigles à double tête et l’emblème de l’Empire Russe.

- enfin "le droit exclusif et pouvoir de demander auprès de l’office des brevets de Washington D.C. soit en son nom propre, soit au nom de la société la société Pierre SMIRNOFF fils€… l’enregistrement du nom de la société, marques, étiquettes, emblèmes, médailles, armoiries ou autres insignes ou récompenses aussi bien que l’enregistrement des sous-titres cités auparavant.« La même année, K transférait tous ses droits précités à une société new-yorkaise qu’il avait créée et appelée »société Pierre SMIRNOFF fils Inc.« Un an plus tard, en 1934, l’année où la prohibition fut levée, la société Pierre SMIRNOFF fils Inc. commença aux Etats-Unis son utilisation du nom S et des divers signes associés à ce nom. En 1935, elle obtint trois enregistrements de la marque SMIRNOFF auprès de l’office américain des brevets et des marques pour désigner de la »vodka". En 1939, une société G.F.HEUBLEIN & BROTHERS, aujourd’hui LA SOCIETE UDV North America, acheta la société Pierre SMIRNOFF Fils Inc. La vente comprenait expressément les marques, les enregistrements de marques et droits résultant de l’accord précité de 1933. HEUBLEIN créa une filiale appelée également Sté Pierre SMIRNOFF Fils Inc pour reprendre la fabrication et la vente de vodka aux Etats-Unis. C’est dans ces circonstances que la société Pierre SMIRNOFF Fils Inc déposa en France la marque semi-figurative n 1.299.813 le 17 août 1945 ensuite régulièrement renouvelée jusqu’au 21 décembre 1994 et la société HEUBLEIN les marques dénominatives SMIRNOFF et PIERRE S n 1201459 et 1201460 le 26 juillet 1957, les dites marques désignant toutes la « vodka ». La société ZAKRITOE, formée dans le sillage de la Pérestroïka en 1993, a été constituée sous les lois de la Fédération de Russie par Andréï C, descendant de Sergueï, et de Boris A S, descendant d’Alexeï, Sergueï et Alexeï étant les deux fils cadets de Piotr A S. A partir de 1994, la société ZAKRITOE commença à contracter avec des fabricants russes de vodka afin de produire et de vendre de la vodka sous les lettres cyrilliques qui

signifie S ou S. Elle n’a jamais exporté ou vendu aux Etats-Unis et en France. 3 – Sur la suspension de la prescription pour force majeure : Il ressort de l’ensemble de ces faits que les seules personnes à disposer des droits sur la dénomination sociale, le nom commercial et les marques de la société originelle « P.A.SMIRNOV à Moscou » étaient Eugénia et ses descendants. En effet comme cela vient d’être exposé :

- Sergueï et Alexeï, ascendants directs d’Andreï C et Boris A S, dirigeants et fondateurs de la société ZAKRITOE, avaient cédé en 1902 à leurs trois frères aînés tous leurs droits sur la Maison de Commerce originelle ;

- et Vladimir, aux droits duquel vient actuellement la société UDV, avait vendu tous ses droits sur celle-ci à Piotr en 1905, même s’il restait propriétaire de son nom patronymique. Il suit que la société ZAKRITOE ne peut pas invoquer une impossibilité d’agir sur le fondement de la fraude de droits antérieurs qu’elle ne possède pas. Eugénia et sa fille Tatyana, toutes deux décédées, et Boris A S ne sont pas dans la présente instance. Quand bien même ce serait la cas, il ressort des pièces du dossier alors qu’il pouvaient faire valoir leurs droits depuis 1925 date à laquelle « la société Pierre SMIRNOFF fils » de Vladimir s’est installée en France puisqu’ils vivaient en France, ils ne se sont jamais manifestés après de Vladimir et de sa société, de K et de la société Pierre SMIRNOFF fils Inc, puis de la société HEUBLEIN et de la société UDV. Ils n’ont jamais revendiqué leur droits auprès de toutes ces personnes, n’ont jamais agi contre elles. Il est en effet établi qu’Eugénia, ayant eu connaissance courant 1925 des agissements de Vladimir, écrivit en 1926 à son mari d’investiguer sur la suite à leur donner. mais elle n’agit pas contre Vladimir ou sa société, refusant avec sa fille Tatyana de lui parler selon les attestations de Boris A S le considérant comme « un paria, un imposteur ou un escroc ». Pendant les trente années qui suivirent, les deux femmes écrivirent à des amis et parents vivant encore en Union Soviétique leur demandant de les aider notamment pour mettre en sécurité les documents qui pouvaient appuyer leur revendication de la propriété de la maison de commerce originelle. Les deux femmes qui n’avaient jamais contacté Vladimir, ne contactèrent jamais K après avoir appris la vente que lui avait concédée Vladimir, ni les sociétés qui acquérirent successivement les droits provenant de Vladimir. Leur héritier Boris A S ne prit contact avec ses parents vivant en Russie qu’en 1994.

Il est constant qu’Eugénia, Tatyana et Boris A S qui vivaient et vit, pour ce dernier, en France depuis le début des années 1920 pouvaient agir contre Vladimir et ses successeurs sans pouvoir invoquer un cas de force majeur quelconque pour faire échec à la prescription. Il suit que la suspension invoquée ne pouvant pas être accueillie, la prescription trentenaire est bien acquise et que l’action de la société ZAKRITOE est rejetée. II – SUR LA NULLITE DES MARQUES DE LA SOCIETE UDV : La société ZAKRITOE soutient ensuite que la société UDV viole l’article L711-3 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que « Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : … c/de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. Elle approche à la demanderesse de vouloir induire en erreur le consommateur en lui donnant l’impression que sa vodka est d’origine russe alors qu’elle est fabriquée aux Etats- Unis ou en Italie comme indiquée sur ses nouvelles étiquettes, n’hésitant pas d’ailleurs à continuer de reproduire les mots en cyrilliques sur les nouvelles étiquettes de ses bouteilles. Dès lors que les marques attaquées ont été déposées en 1945 et 1957, il est constant que l’article précité, issu de la loi du 4 janvier 1991, n’est pas applicable en raison des principes régissant l’application de la loi dans le temps. C’est la loi du 23 juin 1857 qui est applicable en l’espèce. Dès lors que celle-ci ne prévoit pas de sanctionner de tels agissements, la demande de la société ZAKRITOE est rejetée de ce chef. III – SUR LA CONTREFAÇON INVOQUEE PAR LA SOCIETE UDV : La société UDV reproche à la dénomination SMIRNOV de la société ZAKRITOE, qui est la translittération des dénominations SMIRNOFF ou S déposées en caractères cyrilliques, de reproduire quasiment à l’identique l’élément essentiel S de ses marques et de viser des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans ses dépôts. Elle sollicite l’application des articles L711-4, L714-3 et L716-1 du code de la propriété intellectuelle et la nullité des marques de la société ZAKRITOE. Selon l’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle, »sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : … b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement".

La comparaison des produits visés aux dépôts des marques premières et des marques secondes établit que les 8 marques de la société ZAKRITOE qui désignent de la « vodka » pour les marques n 685.322, 685.323, 694.008, 694.009, 694.010 et 694.011 et des « boissons alcooliques » pour les marques n 696.153 et 656.943 désignent des produits identiques ou similaires aux produits visés dans les dépôts des 3 marques de la société UDV qui désignent toutes notamment : « boissons alcooliques, vodka ». Les signes opposés sont :

- en ce qui concerne la société UDV :

- pour la marque n 1.201.459, la dénomination SMIRVOFF,
- pour la marque n 1.201.460, la dénomination PIERRE SMIRNOFF,
- et pour la marque n 1299813, une étiquette sur laquelle figurent de haut en bas : une couronne, quatre décorations sous lesquelles sont inscrites les dates de 1877, 1886, 1882, 1896, et les mentions « purveyors to the imperial russian court 1886-1917 », « PIERRE S est. 1818 Moscow », « successors ste PIERRE SMIRNOFF fls », une phrase en cyrillique « Cmonoboe Boho n 57 » et « prepared and bottled by sté Pierre Smirnoff Fls HARTFOAD.CONN.usa ». Il est indiqué dans le dépôt que « cette marque s’imprime de préférence en bleu, rouge et or ».

- en ce qui concerne la société ZAKRITOE :

- pour la marque 685.322, une étiquette de forme carrée sur laquelle figurent quatre décorations, le dessin d’un immeuble et la translittération des mentions suivantes écrites en cyrilliques : en gros caractères en haut « SMIRVNOV » en lettres blanches dans un cartouche rouge, puis « TROGOVY DOM potomkov postavchtchika dvora ego Imperatorskago Velischetsva P.A.SMIRNOVA, STOLOVOE VINO, 1/20 vedra (0, 61 L), NASTOYACHTHCHAYA SMIRNOVSKAYA VODKA – N 31 » ;

- pour la marque 685.323, une étiquette de forme triangulaire sur laquelle figurent quatre décorations, le dessin d’un immeuble et la translittération des mentions suivantes écrites en cyrilliques : en gros caractères en haut « S » en lettres blanches dans un cartouche rouge, puis « TROGOVY DOM potomkov postavchtchika dvora ego Imperatorskago Velischetsva P.A.SMIRNOVA, STOLOVOE VINO, 1/20 vedra (0, 61 L), NASTOYACHTHCHAYA SMIRNOVSKAYA VODKA – N 32 »,
- pour la marque 696.153 : la translittération de la dénomination « SMIRNOFF » écrite en cyrilliques en lettres blanches dans un cartouche rouge entouré d’un trait orange ;

- pour la marque 694.008 : une étiquette de forme rectangulaire présentée dans le sens de la largeur et sur laquelle figurent quatre décorations, le dessin d’un immeuble et les mentions suivantes : en gros caractères cyrilliques en haut « S » en lettres blanches dans un cartouche rouge, puis en langue anglaise : « trading house of the descendants of P.A.SMIRNOV supplier to the court of his imperial Majesty – GENUINE RUSSIAN SMIRNOV’S VODKA – 750 ML – N 20 »,

— pour la marque 694.009 : une étiquette de forme triangulaire sur laquelle figurent quatre décorations, le dessin d’un immeuble et les mentions suivantes : en gros caractères cyrilliques « S » en lettres blanches dans un cartouche rouge, puis en langue anglaise : « trading house of the descendants of P.A.SMIRNOV supplier to the court of his Imperial Majesty – GENUINE RUSSIAN SMIRNOV’S VODKA – 750 ML – N 32 » ;

- pour la marque 694.010 : une étiquette de forme carrée sur laquelle figurent quatre décorations, le dessin d’un immeuble et les mentions suivantes : en gros caractères cyrilliques « S » en lettres blanches dans un cartouche rouge, puis en langue anglaise : « trading house of the descendants of P.A.SMIRNOV supplier to the court of his Imperial Majesty – GENUINE RUSSIAN SMIRNOV’S VODKA – 750 ML – N 31 » ;

- pour la marque 694.011 : une étiquette de forme ronde sur laquelle figurent quatre décorations, le dessin d’un immeuble et les mentions suivantes : tout en haut dans le prolongement du cercle et en gros caractères cyrilliques « S » en lettres blanches dans un cartouche rouge, puis en langue anglaise : « trading house of the descendants of P.A.SMIRNOV supplier to the court of his Imperial Majesty – GENUINE RUSSIAN SMIRNOV’S VODKA – 750 ML – N 21 » ;

- et pour la marque 656.943 : une étiquette de forme ronde sur laquelle figurent quatre décorations, le dessin d’un immeuble et la translittération des mentions suivantes écrites en cyrillique : tout en haut dans le prolongement du cercle et en gros caractères « S » en lettres blanches dans un cartouche rouge, puis « TROGOVY DOM potomkov postavchtchika dvora ego Imperatorskago Velitchestva P.A.SMIRNOVA, STOLOVOE VINO, emk., vodka ». Toutes les marques de la société ZAKRITOE sont déposées avec des revendications de couleurs particulières indiquées dans l’exposé des faits. Il suit de ce qui précède que :

- la dénomination SMIRNOFF de la marque 1.201.459 est bien reproduite en lettres cyrilliques sur les 8 marques de la société ZAKRITOE,
- et les divers éléments figurant sur l’étiquette de la marque 1299813, à savoir : tout d’abord l’emploi d’une étiquette, puis des quatre décorations, de la mention « pourvoyeur de la cour impériale de Russie », et des différentes couleurs employées rouge et or, sont reproduits à l’identique ou imités sur les marques n 685.322, 685.323, 694.008, 694.009, 694.010, 694.011 et 656.943 de la société ZAKRITOE, même si la dénomination Pierre SMIRNOFF de la marque 1.201.460, qui est différente de celle « S » faisant l’objet d’un dépôt particulier de marque, n’est pas reproduite sur toutes les marques secondes dès lors que c’est « S » seul qui apparaît ou « P.A.SMIRNOV », différent de « PIERRE S ». Il existe un risque de confusion certain entre les marques premières et les marques secondes pour un consommateur d’attention moyenne qui ne les aurait pas en même temps sous les yeux Il est conduit à croire que les produits revêtus des marques secondes sont destinés aux Russes ou proviennent de Russie, en raison d’une partie de leur écriture

cyrillique, et donc un produit d’exportation ou d’importation commercialisé par la société UDV. Le risque de confusion est encore plus patent pour les marques de la société ZAKRITOE dans les mentions sont écrites en langue anglaise. Ces productions ou imitations des signes déposés antérieurement par la société UDV ont été faites, sans son autorisation, pour désigner des produits identiques ou similaires à ceux visés dans ses trois dépôts. Il suit que les faits de contrefaçon reprochés sont avérés. La nullité des marques étant prononcée par application des articles L714-3 et R714-3 du code de la propriété intellectuelle conformément à la demande de la société UDV, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire de déchéance de la marque 665.943 de la société ZAKRITOE. IV – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE REPROCHEE PAR LA SOCIETE UDV : La société UDV soutient que constituent des actes de concurrence déloyale commis à son préjudice par la société ZAKRITOE, la reprise des couleurs rouge et blanche ainsi que l’apposition de la dénomination SMIRNOV en lettres de couleur blanche sur un cartouche de couleur rouge comportant un liseré doré ou orangé qui reproduisent à l’identique les couleurs utilisées par la demanderesse sur ces produits. Les couleurs revendiquées par la société UDV sont citées dans sa marque 1299813 comme cela vient d’être vu. Il suit que la société UDV ne fait pas état de faits distincts de la contrefaçon à l’appui de son action en concurrence déloyale. Celle-ci est dès lors rejetée. V – SUR LA PUBLICITE MENSONGERE INVOQUEE PAR LA SOCIETE ZAKRITOE : La société ZAKRITOE qui reproche à la société UDV de continuer à faire expressément référence à la société fondée par P.A.SMIRNOV, fournisseur de la Cour impériale de Russie de 1886 à 1917, soutient que la demanderesse commet des actes de publicité mensongère de nature à induire en erreur le consommateur en lui donnant l’impression que sa vodka est d’origine russe alors qu’elle est fabriquée aux Etats-Unis ou en Italie comme indiquée sur ses nouvelles étiquettes, n’hésitant pas d’ailleurs à continuer de reproduire les mots en cyrillique sur les nouvelles étiquettes de ses bouteilles. Elle fonde son action sur l’article L121-1 du code de la consommation qui dispose que : "Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou représentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après : existence, nature, composition,

qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l’objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l’annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires." Cela étant posé, il convient de faire droit à la réplique de la société UDV qui soutient que la société ZAKRITOE n’a pas d’intérêt et de qualité à agir sur ce fondement. La société ZAKRITOE qui ne rapporte pas le moindre élément de preuve d’un commencement d’exploitation en France d’une vodka marquée S ou ZAKRITOE, ne peut pas également de ce chef, arguer de publicité mensongère la société UDV qui justifie exploiter sa vodka S en France depuis de nombreuses années. VI – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE REPROCHEE PAR LA SOCIETE ZAKRITOE : La société ZAKRITOE fait valoir que la société LA SOCIETE UDV en laissant frauduleusement croire que sa vodka est d’origine russe, commet des actes de concurrence déloyale commis à son préjudice. Certes la société UDV justifie commercialiser de la vodka en France. La société ZAKRITOE démontre le faire en Russie mais ne rapporte pas la moindre preuve d’un commencement de commercialisation en France même si ses marques la visent. Elle ne dispose d’aucun établissement en France, la seule société qui agit dans la présente instance, étant la société russe dont le siège social est situé à Moscou. Il suit que les deux sociétés ne sont pas en concurrence en France et que dès lors la société ZAKRITOE n’a pas intérêt à agir sur le fondement de la concurrence déloyale contre la société UDV. Cette demande est également rejetée. VII – SUR LES MESURES REPARATRICES : Il y a lieu de faire droit aux mesures d’interdiction sollicitées dans les termes du dispositif. Le préjudice subi par la société UDV du fait des actes de contrefaçon de ses trois marques n’est constitué que par l’atteinte à celles-ci. Il n’est nullement contesté que la société ZAKRITOE n’a jamais commercialisé en France de la vodka ou toute autre boisson alcoolique sous ses marques internationales attaquées. Elle doit donc verser à la société demanderesse la somme de 150.000 francs de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon.

Le contexte historique du litige ne justifie pas de satisfaire à la demande de publication formée à titre de dommages et intérêts complémentaires. Il est en revanche nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire d’ordonner l’exécution provisoire. L’équité commande enfin d’allouer à la société UDV la somme de 15.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La société ZAKRITOE qui succombe et est condamnée aux dépens, est déboutée de toutes ses demandes reconventionnelles, y compris de celle formée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant, publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Donne acte à Mr Boris A S de son intervention volontaire ; Déclare prescrite l’action en nullité des marques françaises n 1.201.459, 1.201.460 et 1299813 dont la société UDV est propriétaire ; Dit que la société ZAKRITOE, en déposant les marques internationales visant la France n 685.322, 685.323, 694.008, 694.009, 694.010, 694.011 et 656.943 qui imitent la marque française n 1299813 de la société UDV, sans l’autorisation de celle-ci, pour désigner des produits de « vodka » et/ou « boissons alcooliques », a commis la contrefaçon de la dite marque dont la société UDV est propriétaire, par application de l’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle ; Dit que la société ZAKRITOE, en déposant les marques internationales visant la France n 685.322, 685.323, 696.153, 694.008, 694.009, 694.010, 694.011, et 656.943 qui imitent la marque 1.201.459 de la société UDV, sans l’autorisation de celle-ci, pour désigner des produits de « vodka » et/ou « boissons alcooliques », a commis la contrefaçon de la dite marque dont la société UDV est propriétaire, par application de l’article L713-3 du code de la propriétaire intellectuelle ; En conséquence : Annule les marques internationales visant la France n 685.322, 685.323, 696.153, 694.008, 694.009, 694.010, 694.011 et 656.943 ; Interdit à la société ZAKRITOE de faire usage des dénominations SMIRNOFF, PIERRE S, en écritures latine ou cyrillique, et des éléments figurant sur la marque 1299813 de la société UDV, sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée ;

Dit que le présent jugement, devenu définitif, sera transmis par le greffier à l’INPI, sur réquisition de la partie de la plus diligente pour inscription au Registre National des Marques ; Condamne la société ZAKRITOE à verser à la société UDV la somme de 150.000 francs de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon de ses trois marques ; Ordonne l’exécution provisoire ; Condamne la société ZAKRITOE à verser à la société UDV la somme de 15.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Condamne la société ZAKRITOE aux dépens et fait application de l’article 699 nouveau code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande et ce, pour les dépens dont ils ont fait l’avance et pour lesquels ils n’ont pas reçu de provision.