FAITS ET PROCEDURE La société Swift-Armour, société de droit argentin ayant pour objet la préparation et le commerce de conserves alimentaires et en particulier de conserves de viandes en boîte est titulaires des marques suivantes :

- n° 1 249 190 EXETER, marque littérale déposée le 31 octobre 1973 à l’INPI et renouvelée les 16 octobre 1983 et 20 octobre 1993 dans les classes 29 et 30 notamment pour les conserves alimentaires.

- n° 1 334 848 EXETER, marque figurative représentant le dessin d’une étiquette de « Corned Beef Exeter- Product of Argentina », déposée le 9 février 1976 à l’INPI et renouvelée le 13 décembre 1985 dans la classe 29 pour des « conserves alimentaires, salaisons et en particulier des viandes en boites ». La société Swift-Armour a appris l’existence d’une marque ESTER, déposée initialement par une société Afex le 13 août 1984 à l’INPI dans la même classe 29 pour des produits alimentaires et notamment « viandes, conserves de viande, … extraits de viande », puis cédée le 12 octobre 1990 à la société M&B-Marques et Brevets, renouvelée le 8 août 1994 et concédée par la suite en licence exclusive d’exploitation à la société Représentation et Distribution de Marques (sarl Mardi), Reprochant à la société Marques et Brevets, à la société Mardi et à son fabricant sous traitant, la société Toupnot SA de commercialiser des boîtes de corned beef sous la marque ESTER, la société Swift-Armour les a fait assigner devant le tribunal de ce siège aux fins d’obtenir réparation de son préjudice tant sur le fondement du droit des marques en ce qui concerne la marque littérale EXETER n° 1 249 190 que sur celui du droit d’auteur en ce qui concerne le design de l’étiquette des boîtes litigieuses. Dans ses dernières écritures en date du 9 novembre 2001, la société Swift-Armour demande tout d’abord au tribunal, sur le fondement de l’article 47 de l’Accord sur le respect des droits de propriété industrielle qui touchent au commerce (Accord ADPIC), d’ordonner à chacune des sociétés défenderesses de l’informer de l’identité des tiers participant à la production et à la distribution des produits en cause. Elle demande également, sur le fondement de l’article L 711-4 a) du code de la propriété intellectuelle de prononcer la nullité et la radiation de la marque ESTER et, sur le fondement des articles L 713-3b) et L 111-1 et L 112-1 du même code, d’interdire sous astreinte et avec exécution provisoire aux sociétés défenderesses tout usage de la marque ESTER ainsi que toute imitation du design d’étiquette, objet de la marque 1 333 848. Outre la publication du jugement à intervenir, elle sollicite enfin la condamnation des défenderesses à lui payer la somme provisionnelle de 300.000 francs à titre de dommages et intérêts sauf à parfaire à dire d’expert, ainsi qu’une indemnité de 50.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Par leurs dernières écritures en défense du 3 décembre 2001, les sociétés Marques et Brevets et Mardi concluent tout d’abord à titre principal à l’irrecevabilité par forclusion de

la société Swift-Armour en son action en contrefaçon et en nullité de la marque ESTER du fait de l’usage toléré pendant cinq ans de cette marque et des étiquettes ESTER. Elles considèrent également que la société demanderesse est irrecevable en son action du fait de l’absence de justification de l’élection de domicile exigée par l’article L 712-2 du code de la propriété intellectuelle lorsque le déposant d’une marque est domicilié à l’étranger et du dépôt de sa marque dans son pays d’origine conformément aux dispositions de l’article L 712-11 du même code. Elles concluent enfin à la déchéance des marques 1 249 190 EXETER dénominative et 1 334 848 EXETER figurative en raison de l’absence de leur renouvellement et du fait du non usage de ces marques pendant une période ininterrompue de cinq ans, et ceci que le délai de cinq ans soit computé avant ou après 1991. A titre subsidiaire, elles concluent au débouté de la société Swift-Armour en ses demandes en contrefaçon, nullité et radiation de la marque ESTER et en dommages et intérêts. En tout état de cause, elles sollicitent l’allocation, chacune, d’une somme de 100.000 francs pour procédure abusive ainsi qu’une indemnité de 20.000 francs chacune, sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Par conclusions en défense du 30 octobre 2001, la société Toupnot SA conclut également à l’irrecevabilité de la société Swift-Armour en son action en nullité et contrefaçon de marque. A titre principal, elle fait valoir que cette action encourt la forclusion par tolérance de l’usage de la marque ESTER pendant une durée supérieure à cinq ans à compter du 28 décembre 1991, et que la société Swift-Armour est dépourvue de tout droit de propriété industrielle sur les marques qu’elle invoque, la marque figurative EXETER n° 1 334 848 n’ayant pas fait l’objet d’un renouvellement, et la marque littérale EXETER n° 1 249 190 n’ayant pas fait l’objet d’un usage sérieux depuis une période ininterrompue de cinq ans à compter de son renouvellement effectué le 20 octobre 1993. Elle considère enfin que le design de l’étiquette EXETER est dépourvu d’originalité et ne justifie aucune protection sur le fondement du droit d’auteur. A titre subsidiaire, la société Toupnot SA conclut au débouté de l’action en contrefaçon par imitation de la marque EXETER, et excipe de sa bonne foi en expliquant qu’elle n’a joué qu’un rôle d’intermédiaire et d’exécutant de commandes passées par ses clients. A titre reconventionnel, elle demande la condamnation de la société Swift-Armour, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 200.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et concurrence déloyale ainsi qu’une indemnité de 50.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

DECISION I – SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 47 DE L’ACCORD ADPIC : Attendu que l’article 47 de l’Accord général sur les aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce, annexé à la convention de Marrakech signée le 15 avril 1994, créant l’Organisation Mondiale du Commerce, dispose que « Les membres pourront disposer que les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner au contrevenant, à moins qu’une telle mesure ne soit disproportionnée à la gravité de l’atteinte, d’informer le détenteur du droit de l’identité des tiers participant à la production et à la distribution des marchandises ou services en cause, ainsi que de leurs circuits de distribution. » Attendu que se fondant sur cette disposition, la société Swift-Armour demande, à titre principal, qu’il soit ordonné à chacune des sociétés défenderesses de l’informer de l’identité des tiers participant à la production et à la distribution des produits litigieux. Mais attendu que ce texte ne concerne que les Etats signataires de la convention de Marrakech auxquels il confère une faculté d’ordonner une telle mesure d’instruction, si toutefois celle-ci n’apparaît pas disproportionnée à la gravité de l’atteinte alléguée, et non les personnes privées qui ne peuvent dès lors se prévaloir, en l’absence de disposition législative spécifique, d’un droit subjectif directement invocable devant une juridiction judiciaire nationale. Attendu qu’aucune disposition de droit interne ne fondant la prétention de la société Swift-Armour, la demande formée par cette dernière au titre de l’article 47 des accords ADPIC sera en conséquence rejetée. II – SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE LA SOCIETE SWIFT- ARMOUR : 1) Attendu que la marque ESTER n° 1 282 046 a été déposée le 13 août 1984 par la société Afex, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Marques et Brevets, et renouvelée le 8 août 1994, le renouvellement ayant été publié au BOPI n° 94/51. Attendu que cette marque a été concédée en licence exclusive d’exploitation à la société Mardi, la cession ayant été publiée le 24 février 1995. Attendu que si la date d’entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991 qui a introduit la forclusion par tolérance se situe au 28 décembre 1991, le point de départ du délai de cinq ans prévu aux articles L 714-3 et L 716-5 du code de la propriété intellectuelle est constitué par la date à partir de laquelle le titulaire de la marque première a eu connaissance effective de l’existence de la marque seconde. Attendu qu’en l’espèce aucun des documents produits n’établit cette connaissance effective par la société Swift-Armour de l’existence de la marque ESTER à compter du 28 décembre 1991 ou postérieurement à cette date.

Qu’il y a donc lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité tirée de la forclusion du droit d’action de la demanderesses sur le fondement des articles L 714-3 et L 716-5 du code de la propriété intellectuelle. 2) Attendu que le dépôt des marques EXETER a été effectué par un mandataire domicilié en France conformément aux dispositions de l’article R 712-2 du code de la propriété intellectuelle. Qu’il n’a donc pas été contrevenu à l’article L 712-2 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle. 3) Attendu enfin que la société Swift-Armour, dont le siège social est fixé en Argentine, justifie de l’adhésion de l’Argentine à la Convention d’Union de Paris avec effet au 10 février 1967 en ce qui concerne la protection de sa marque française EXETER, et à la Convention de Berne avec effet à la même date en ce qui concerne la protection en France par le droit d’auteur. Qu’il en résulte que le grief d’irrecevabilité développé par les sociétés Marques et Brevets et Mardi est infondé. Qu’il sera donc rejeté. Attendu en conséquence que la demande formée par la société Swift-Armour sera déclarée recevable. III – SUR LA VALIDITE DES MARQUES EXETER : 1) Attendu que la marque figurative EXETER n° 1 334 848 représentant le design d’une étiquette de corned-beef a été déposée à l’INPI le 9 février 1976 et renouvelée pour la dernière fois le 13 décembre 1985. Attendu que la société Swift-Armour reconnaît elle-même dans ses écritures qu’aucun renouvellement n’a été effectué en temps utile en raison d’un « oubli accidentel ». Qu’il a donc lieu de considérer que la société Swift-Armour a perdu tout droit sur la marque EXETER n° 1 334 848 depuis le 13 décembre 1995 et de constater la déchéance des droits de la société Swift-Armour sur cette marque à compter du 13 décembre 1995. 2) Attendu que la marque littérale EXETER n° 1 249 190 a été déposée pour la première fois à l’INPI le 31 octobre 1973, puis renouvelée les 26 octobre 1983 et 20 octobre 1993, prolongeant ainsi sa validité jusqu’au 20 octobre 2003. Que la validité de cette marque ne peut donc être contestée du chef d’une absence de renouvellement, contrairement à ce que prétendent les sociétés défenderesses. Attendu que les sociétés défenderesses, qui invoquent l’absence d’usage sérieux de la marque EXETER pendant une période ininterrompue de cinq ans, demandent au tribunal de constater la déchéance des droits de la société Swift-Armour sur cette marque.

Mais attendu qu’il ressort des copies de 92 factures communiquées par la société Swift- Armour qui s’échelonnent du 9 décembre 1996 au 7 juin 2001 que la société Swift- Armour justifie d’un usage sérieux et ininterrompu de sa marque littérale EXETER depuis le renouvellement de celle-ci de nature à faire échec à la demande de déchéance formée par les sociétés défenderesses, le fait que ces factures comportent des termes relevant de l’anglais commercial courant étant sans incidence sur la pertinence des éléments de preuve produits. Que cette demande sera donc rejetée. IV – SUR LA DEMANDE EN CONTREFAÇON DE LA MARQUE LITTERALE EXETER ET SUR LA DEMANDE EN NULLITE DE LA MARQUE ESTER : 1) Attendu que la demande de la société Swift-Armour est fondée sur l’article 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle. Attendu que le mot EXETER, composé trois syllabes ne présente aucune ressemblance sur le plan phonétique avec le mot ESTER, composé de deux syllabes et dont la prononciation ne peut être appréhendée qu’au regard des critères de la langue française. Que la présence des lettres XE implique une cassure dans le rythme de prononciation alors que le mot ESTER se prononce sans rupture de rythme. Attendu par ailleurs que si le mot EXETER évoque une ville anglaise et associe les produits concernés à l’image des pâturages anglais, le mot ESTER renvoie à un prénom biblique et ne présente pas un pouvoir évocateur de même ordre. Attendu que les dénomination litigieuses ne présentent aucune similitude de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit d’un consommateur doté d’une attention moyenne. Attendu en conséquence que la demande en contrefaçon formée par la société Swift- Armour sera rejetée. 2) Attendu que par identité de motifs, la demande formée par la société Swift-Armour sur le fondement de l’article 711-4 a) du code de la propriété intellectuelle en nullité et radiation de la marque ESTER sera rejetée. V – - SUR LE DROIT D’AUTEUR DE LA SOCIETE SWIFT-ARMOUR CONCERNANT LE DESIGN D’EMBALLAGE EXETER SELON LA MARQUE N° 1 334 848 : Attendu que la société Swift-Armour, qui reconnaît ne plus avoir de droits sur la marque EXETER n° 1 334 848 en raison de son absence de renouvellement, fait valoir que le design original de cette étiquette, déposée comme marque pour la première fois le 9

février 1976, constitue une oeuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur au titre de l’article L 112-2. 8° et 10° du code de la propriété intellectuelle. Attendu que l’étiquette EXETER est constituée par une partie interne bleu foncé dans un cadre en forme de losange dont les côtés sont courbes et soulignés par une double ligne blanche, l’ensemble se situant dans un cadre rouge. Attendu que dans la partie supérieure du losange figurent les mots « Corned Beef », puis au milieu de ce losange le mot EXETER en lettre capitales, suivi en petits caractères sur une ligne en dessous les mots « Product of Argentina », et enfin en bas du losange, les mots « net weight 250 g ». Attendu qu’en dépit de son caractère informatif, ce qui est le propre de toute étiquette, le caractère original de l’étiquette EXETER n’est pas sérieusement contestable tant dans son graphisme, sa composition ou ses couleurs. Qu’elle est donc susceptible de recevoir protection au titre du droit d’auteur. Attendu que l’étiquette portant le nom ESTER est composée d’un losange sur un fond bleu sombre, « vertical dans sa grande diagonale » bordé d’un double trait blanc, avec le nom ESTER figurant en blanc sur la petite « diagonale horizontale », sur un fond de même couleur rouge que les boîtes Swift-Armour. Attendu que cette étiquette ESTER, qui présente des similitudes de tracé et une combinaison de couleurs très voisines, produit pour un consommateur d’attention moyenne une même impression d’ensemble, de nature à permettre une confusion sur l’origine des produits, confusion d’autant plus importante que les produits EXETER proviennent d’Argentine alors que les produits ESTER viennent de France et peuvent ne pas nécessairement présenter les mêmes garanties sanitaires, du moins à certaines périodes. Attendu en conséquence qu’il y a lieu de déclarer fondée la demande de dommages et intérêts formée par la société Swift-Armour au titre du droit d’auteur. Attendu que les éléments du dossier permettent d’évaluer à la somme de 7.000 euros le montant des dommages et intérêts qui lui seront alloués sur ce fondement, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise. Qu’il sera en outre fait droit à la demande d’interdiction sous astreinte ainsi qu’à la demande de publication dans les termes du dispositif de la présente décision. Attendu enfin que la société TOUPNOT, fabricant professionnel, ne peut être admise à se prévaloir de sa bonne foi, laquelle est inopérante dans la présente espèce. Qu’il y a donc lieu d’entre en voie de condamnation in solidum à l’encontre des trois sociétés défenderesses.

VI – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLES EN DOMMAGES ET INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE : Attendu que les sociétés défenderesses succombant en partie, leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à titre reconventionnel devient sans objet. VII – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ET L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : Attendu que la nature de l’affaire ne justifie pas que l’exécution provisoire soit ordonnée, à l’exception de la mesure d’interdiction. Attendu qu’il apparaît conforme à l’équité d’allouer à la société Swift-Armour une indemnité de 2.700 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, Déclare recevable l’action introduite par la société Swift-Armour. Rejette la demande formée par la société Swift-Armour sur le fondement de l’article 47 des accords ADPIC. Prononce la déchéance des droits de la société Swift-Armour sur la marque figurative EXETER n° 1 334 848 à compter du 13 décembre 1995 pour les produits de conserves alimentaires. Déboute les sociétés défenderesses en leur demande de déchéance de la marque littérale EXETER n° 1 249 190. Déboute la société Swift-Armour en sa demande de contrefaçon de la marque littérale EXETER n° 1 249 190, et en nullité et radiation de la marque ESTER. Dit qu’en commercialisant des boîtes de corned beef dont l’étiquette ESTER imite le design de l’étiquette EXETER les sociétés Marques et Brevets, Mardi et TOUPNOT ont porté atteinte aux droits d’auteur dont est titulaire la société Swift-Armour sur l’étiquette EXETER. Condamne les sociétés Marques et Brevets, Mardi et TOUPNOT in solidum à payer à la société Swift-Armour une indemnité de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts. Interdit aux sociétés Marques et Brevets, Mardi et TOUPNOT tout usage de l’étiquette ESTER imitant le design de l’étiquette EXETER, dans un délai de trois mois à compter

de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée, sans qu’il y ait lieu pour le tribunal de se réserver la liquidation de l’astreinte. Ordonne à titre de dommages et intérêts complémentaires la publication du dispositif de la présente décision dans une revue ou journal au choix de la demanderesses et aux frais des défenderesses, sans le coût de cette publication excède la somme de 3.000 euros. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, à l’exception de la mesure d’interdiction sous astreinte. Déclare sans objet des demandes en dommages et intérêts formées par les défenderesses. Dit que le présent jugement passé en force de chose jugée sera transmis à l’INPI sur réquisition du greffier de cette chambre ou à l’initiative d’une des parties aux fins d’inscription au Registre national des marques. Condamne in solidum les sociétés les sociétés Marques et Brevets, Mardi et TOUPNOT à payera la société Swift-Armour une indemnité de 2.700 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne in solidum les sociétés les sociétés Marques et Brevets, Mardi et TOUPNOT aux dépens de l’instance et dit que les dépens pourront être recouvrés directement par Maître K, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.