TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3^e chambre 3^e section N°RG: 06/16311 Assignation du : 12 Octobre 2006

JUGEMENT rendu le 28 Janvier 2009

DEMANDEURS Monsieur Joaquim O B

S.A.R.L. PEDRA ALTA, représenté par son gérant, M. M B. La Tête du Buis RN […] 77340 PONTAULT COMBAULT S.A.R.L. FRUTOS MAR, représentée par son gérant, M. M B. 5 voie Paul Démange 91200 ATHISMONS représentés par M^e Gérald BACHASSON, de la SCP PDGB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire U0001 DEFENDEURS S.A.R.L. HOTEL PEDRA ALTA […] S.A.R.L. LES FRUITS DE MER […] CRAMA YEL Monsieur Manuel V F représentés par M^e Alain CLERY, avocat au barreau de PARIS, avocat vestiaire E 347

Madame Olivia M F Intervenante Volontaire Société PEDRA ALTA IMMOBILIER Intervenante Volontaire avenue Henri Poincaré RN6 ZI 77550 MOISSY CRAMAYEL représentées par M^e Alain CLERY, avocat au barreau de PARIS, avocat vestiaire E 347 COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth B, Vice-Président, signataire de la décision Florence GOUACHE. Juge Agnès MARCADE, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l’audience du 06 Octobre 2008 tenue en audience publique devant Elisabeth B, Florence GOUACHE, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : Monsieur B s’est vu concéder le 1^er avril 1988 par les époux F, l’exploitation d’un restaurant au Portugal dénommé PEDRA ALTA. En raison de son succès, il a développé un concept de chaîne de restaurants proposant des produits de la mer, tous dénommés PEDRA ALTA au Portugal. En 1998, M. BAPTISTA a ouvert en France par l’intermédiaire de la S ARL PEDRA ALTA son premier restaurant PEDRA ALTA, puis un second, en 2005, exploité par la S ARL FRUTOS MAR. Monsieur B est titulaire de deux marques : une marque semi-figurative française n°3024314, LES FRUITS DE L’OCEAN – PEDRA ALTA RESTA URANT, représentant au milieu un homard stylisé déposée le 19 avril 2000 en classe 42, pour des services de restauration :

une marque communautaire semi-figurative n°3923844, PEDRA ALTA, enregistrée le 7 juillet 2004, en classes 33 et 43 (vins et services de restauration), représentant un homard stylisé. Pour l’exploitation de ces marques, Monsieur BAPTISTA a conclu des contrats de licence avec les sociétés PEDRA ALTA et FRUTOS MAR. Par ailleurs, Monsieur F et Monsieur B ont créé une société PEDRA ALTA IMMOBILIER le 17 janvier 2000 pour exploiter un hôtel/restaurant situé à Moissy- Cramayel. Monsieur B a par la suite vendu ses parts sociales à Madame F. Le 15 mars 2003, M. F a également constitué une société HOTEL PEDRA ALTA pour l’exploitation de son hôtel et une société LES FRUITS DE LA MER en vue d’exploiter la partie restaurant de l’immeuble.

Il a déposé :

le 31 janvier 2003 une marque française n°3207296, HOTEL PEDRA ALTA, en classe 43 pour des services de restauration et d’hébergement. Le 12/10/2006, Joachim O B, la SARL PEDRA ALTA et la SARL FRUTOS MAR ont assigné la SARL HOTEL PEDRA ALTA, la SARL LES FRUITS DE LA MER et Manuel V F. Olivia M F et la société PEDRA ALTA IMMOBILIER sont intervenus volontairement à l’instance. Dans ses dernières conclusions du 20/03/2008, Joachim O B sollicite la nullité de l’enregistrement de la marque HOTEL PEDRA ALTA en raison du risque de confusion résultant de la ressemblance entre les signes et de la similarité sinon l’identité des services couverts par ces marques. Il demande également la condamnation de M. F pour les actes de contrefaçon par imitation de ses deux marques PEDRA ALTA résultant du dépôt de la marque HOTEL PEDRA ALTA et la condamnation des sociétés HOTEL PEDRA ALTA et LES FRUITS DE LA MER en contrefaçon par imitation en raison de l’utilisation du nom PEDRA ALTA à titre de dénomination sociale, pour des éléments publicitaires et décoratifs, pour des cartes de visites et au sein du nom de domaine www.hotelpedralta.com. Les sociétés PEDRA ALTA et FRUTOS MAR sollicitent quant à elles la condamnation des sociétés HOTEL PEDRA ALTA et LES FRUITS DE LA MER pour concurrence déloyale et parasitaire. En conséquence, ils sollicitent aux visa des articles L711-4, L712-6, L713-3, L714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, 1382 du code civil, 52- 2 du règlement CE 40/94 du 20/12/1993, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : la condamnation solidaire des défendeurs à verser 50.000 € au titre de la contrefaçon des marques de M. BAPTISTA ; la condamnation solidaire des sociétés HOTEL PEDRA ALTA et LES FRUITS DE LA MER à payer à M. B 252.510 € au titre de son manque à gagner ;

l’interdiction aux défendeurs de reproduire et d’utiliser les marques LES FRUITS DE L’OCEAN PEDRA ALTA RESTAURANT et PEDRA ALTA sous astreinte de 1,000€/jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification du jugement ;

la condamnation solidaire des sociétés HOTEL PEDRA ALTA et LES FRUITS DE LA MER à verser la somme totale de 1.430.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire aux sociétés PEDRA ALTA et FRUTOS MAR ;

la publication du jugement ;

le débouté des demandes reconventionnelles ;

la condamnation solidaire des défendeurs à verser à M. BAPTISTA et aux sociétés PEDRA ALTA et FRUTOS MAR la somme de 5.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. En défense, aux termes de leurs conclusions du 13/05/2008, aux visa des articles 51 et 52 du règlement CE 40/94 du 20/12/1993, L712-1 et L712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, 1382 et 1383 du code civil, 10 de la Convention de Paris, il est soutenu que les marques françaises et communautaires LES FRUITS DE L’OCEAN PEDRA ALTA RESTAURANT et PEDRA ALTA ont été frauduleusement

déposées pour évincer Monsieur et Madame F qui ont été les premiers à exploiter la dénomination PEDRA ALTA au Portugal. Ils demandent donc que leur soit transférée la propriété de la marque française et à titre subsidiaire sa nullité. Ils sollicitent également la nullité de la marque communautaire litigieuse pour dépôt frauduleux et en raison de l’atteinte portée aux droits antérieurs de la société PEDRA ALTA IMMOBILIER sur sa dénomination sociale.

Ils demandent l’interdiction pour les défendeurs d’utiliser la dénomination PEDRA ALTA. Ils réclament enfin que leur soient restituées les sommes perçues par M. B du fait de l’exploitation de ses marques PEDRA ALTA, soit en l’état et par provision la somme de 800.000 € HT et la nomination d’un expert. Ils demandent également la condamnation in solidum des demandeurs à payer 400.000 € à titre de dommages et intérêts pour l’utilisation illicite de la dénomination PEDRA ALTA, la publication, l’exécution provisoire du jugement et enfin la condamnation in solidum des demandeurs aux entiers dépens et à payer à Manuel V F et à chacune des sociétés HOTEL PEDRA ALTA, LES FRUITS DE LA MER et PEDRA ALTA IMMOBILIER la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION : Sur le dépôt de la marque française n°3024314 LES F RUITS DE L’OCEAN PEDRA ALTA RESTAURANT : Monsieur et Madame F considèrent que cette marque a été déposée en fraude à leurs droits, alors qu’ils ont été les premiers à exploiter l’enseigne PEDRA ALTA au Portugal, dès 1984. Il ressort des pièces produites que le 01/04/1988, M. BAPTISTA s’est vu concéder une licence d’exploitation du restaurant situé au lieu dit « Pedra Alta » et portant cette enseigne, sur la Commune de Castelo del Neva au Portugal. A cette époque, l’enseigne ne jouissait que d’une notoriété locale sans qu’aucune pièce produite ne démontre qu’existait le concept de la chaîne de restaurants qui se caractérise par un menu présenté sous forme de homard, un uniforme du personnel, une décoration avec en particulier un bar sous forme de coque de bateau, un code couleur, une organisation et un service identique, et qui a été développée par M. BAPTISTA d’abord au Portugal, puis en France, à compter de 1998. D’ailleurs, une transaction homologuée judiciairement est intervenue au Portugal le 02/09/2004, reconnaissant les droits des F sur l’enseigne du restaurant situé à Castelo del Neva, sans que ces droits n’atteignent les autres restaurants développés à travers le Portugal par M. BAPTISTA. En application de l’article L711 -4 du code de la propriété intellectuelle, ne peut être adoptée comme marque un signe portant attemte à des droits antérieurs, et notamment : à une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du pubic. Aucun risque de confusion dans l’esprit du public n’est démontré entre les établissements développés par M. BAPTISTA en France et l’enseigne de M. FAGUNDES à Castelo del Neva au Portugal, l’antériorité des droits de M. FAGUNDES sur une enseigne locale et étrangère étant insuffisante pour atteindre les droits acquis par M. BAPTISTA sur le territoire français, où la notoriété des

restaurants PEDRA ALTA auprès de la Communauté portugaise n’est acquise que par le développement opéré par M. BAPTISTA depuis 1998. La marque semi-figurative française LES FRUITS DE L’OCEAN -PEDRA ALTA RESTAURANT, représentant au milieu un homard stylisé déposée le 19 avril 2000 en classe 42, pour des services de restauration est en conséquence valable. Sur le dépôt de la marque communautaire semi-figurative n°3923844 PEDRA ALTA et sur les droits antérieurs Au titre des articles 51 et 52 du règlement sur la marque communautaire, la marque communautaire est déclarée nulle si son usage peut être interdit en vertu d’un autre droit antérieur et notamment d’un droit au nom. Cependant, les époux F comme cela vient d’être démontré ne peuvent justifier d’un droit antérieur sur l’enseigne PEDRA ALTA provenant de l’exploitation du fonds situé à Castelo del Neva entraînant un risque de confusion pour le public avec la marque développée par M. BAPTISTA au Portugal et en France. Par ailleurs, la société civile immobilière PEDRA ALTA IMMOBILIER a été créée le 17/01/2000 (pièce 1-2 df) avec pour objet social «l’administration et la gestion, l’amélioration et l’entretien de tous •les biens immobiliers et spécialement d’un immeuble composé d’un hôtel restaurant ». La marque communautaire PEDRA ALTA déposée le 07/07/2004 en classes 33 et 43 vise des services de restauration et d’alimentation, son objet est donc parfaitement distinct de celui fondamentalement immobilier et de gestion de la société PEDRA ALTA IMMOBILIER. Dès lors, il n’existe aucun risque de confusion, ni d’atteinte aux droits de cette société par le dépôt de la marque communautaire n°3923844. Les demandes sur ces fondements sont rejetées.

Sur la nullité de l’enregistrement de la marque française n°3207296, HOTEL PEDRA ALTA

M. FAGUNDES a déposé le 31/01/2003, une marque «HOTEL PEDRA ALTA » en lettres bâtons manuscrites et en classe 43 pour désigner des services de restauration (alimentation) et d’hébergement temporaire. M. BAPTISTA sollicite la nullité de cet enregistrement considérant qu’il porte atteinte à sa marque française semi figurative reproduisant un homard stylisé et mentionnant « LES FRUITS DE L’OCEAN PEDRA ALTA RESTAURANT », déposée le 19/04/2000, en classe 42 pour désigner des services de restauration. L’article L714-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : à une marque enregistrée, à une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, à un nom commercial ou à une enseigne connue sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du pubic.

En l’espèce, il convient de considérer que l’élément distinctif fondamental de la marque déposée « LES FRUITS DE L’OCEAN PEDRA ALTA RESTAURANT » est la mention PEDRA ALTA qui pour la communauté portugaise évoque un lieu et une ambiance particulière au Portugal. Le homard stylisé n’apparaît que comme un accessoire évocateur de l’imaginaire véhiculé par la mention PEDRA ALTA. Intellectuellement le renvoi à ce lieu et au Portugal où la chaîne a d’abord été développée permet au public visé de savoir quel produit il va trouver sous cette enseigne. De la sorte, le dépôt de la marque « HOTEL PEDRA ALTA » et son utilisation en classe 43 pour désigner « des services de restauration (alimentation) et d’hébergement temporaire » crée une confusion certaine dans l’esprit du public visé. L’élément phonétique « PEDRA ALTA » est en effet le même élément distinctif des deux marques complexes en cause et induit un fort risque de confusion pour le public concerné, à savoir, celui s’intéressant à la restauration portugaise.

En conséquence, conformément à l’article L714-3 du code de la propriété intellectuelle, l’antériorité de la marque « LES FRUITS DE L’OCEAN PEDRA ALTA RESTAURANT », déposée le 19/04/2000, conduit à prononcer l’annulation de la marque française « HOTEL PEDRA ALTA n°3207296 dépos ée le 31/01/2003 en classe 43. Sur les actes de contrefaçon par imitation des marques française n°3024314 et communautaire n°3923844 Monsieur F est titulaire des marques semi-figurative française n°3024314, LES FRUITS DE L’OCEAN – PEDRA ALTA RESTAURANT, représentant au milieu un homard stylisé déposée le 19 avril 2000 en classe 42, pour des services de restauration et communautaire semi-figurative n°392 3844, PEDRA ALTA, enregistrée le 7 juillet 2004, en classes 33 et 43 (vins et services de restauration), représentant le même homard stylisé. Il ressort des constats d’huissier du 03/08/2004, du 07/09/2006 et du constat APP du 08/09/2006, que l’élément nominatif distinctif des marques en cause « PEDRA ALTA » est reproduit à de multiples reprises sur le site internet de l’Hôtel www.hotelpedraalta.com , sur l’enseigne très visible de la route, les éléments publicitaires (pancartes), sur les menus, les cartes de visite, des éléments décoratifs du restaurant, sur les factures. En outre, cet élément de la marque complexe est souvent accompagné de la mention « fruit de mer », rappelant l’élément « fruits de l’océan » des marques déposées. Enfin, l’élément figuratif déposé, le homard stylisé, est remplacé dans le restaurant-hôtel PEDRA ALTA par un crabe. Conformément aux articles L713-3, L717-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 9 du règlement CE 40/94 du 20/12/1993, sont interdits s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, sauf autorisation de leur propriétaire : la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, et l’imitation d’une marque ainsi que l’usage d’une marque reproduite ou imitée, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. De la sorte, en reproduisant l’élément nominatif PEDRA ALTA et en imitant les autres éléments des marques complexes française n°3024314 et communautaire n°3923844, pour des produits d’alimentation et dans le cadre de l’exploitation d’un établissement de restauration, identiques aux produits et services visés en classe 42,

43 et 33 par les dépôts, les sociétés HOTEL PEDRA ALTA et LES FRUITS DE LA MER ont commis des actes de contrefaçon par imitation au préjudice de M. BAPTISTA titulaire des marques déposées. En outre, en utilisant l’élément nominatif PEDRA ALTA dans le dépôt de la marque française n°3207296 en classe 43 pour désigner des services d’alimentation et de restauration, Manuel V F a commis un acte de contrefaçon par reproduction des marques antérieurement déposées. EN CONSEQUENCE, il convient de condamner à payer à Joachim O B, en réparation de l’atteinte portée à ses marques par la contrefaçon, Manuel V F à hauteur de la somme de 10.000 €, la SARL LES FRUITS DE LA MER à hauteur de 10.000€ et la SARL FRUTOS MAR à hauteur de 100.000€, compte tenu des pièces produites et du coût des licences d’exploitation. En outre, il est fait interdiction aux défendeurs de reproduire et d’utiliser les marques LES FRUITS DE L’OCEAN PEDRA ALTA RESTAURANT et PEDRA ALTA sous astreinte de 1.000€/jour de retard et par infraction constatée à compter d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement, le Tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte. Sur la concurrence déloyale et parasitaire Les sociétés PEDRA ALTA et FRUTOS MAR bénéficient de contrats de licence de marques. Elles respectent les particularités du concept de restaurant créé par M. BAPTISTA et son image de marque (menus présentés sous forme de homard, uniformes du personnel, décoration avec en particulier un bar sous forme de coque de bateau, des boues de sauvetage, code couleur, organisation et service identique,…) afin d’attirer une clientèle sur un segment de marché (population d’origine portugaise prioritairement). En utilisant la marque, mais aussi tous les éléments distinctifs du concept (menus, logo sous forme de crustacé, uniformes marins, bar coque de bateau, boues,…) les sociétés HOTEL PEDRA ALTA et LES FRUITS DE LA MER se sont placées dans le sillage des sociétés PEDRA ALTA et FRUTOS MAR et leur ont causé un préjudice d’image, de renommée, voire un préjudice patrimonial résultant de la proximité de ces établissement et du segment de marché visé qu’il convient de réparer au titre de l’article 1382 du code civil. En conséquence, les sociétés HOTEL PEDRA ALTA et LES FRUITS DE LA MER sont condamnées solidairement à verser la somme totale de 100.000 € répartie par moitié entre la société PEDRA ALTA et la société FRUTOS MAR. Sur les autres demandes : Les demandes de publications sont rejetées, la condamnation précitée suffisant à réparer l’entier dommage. Il y a lieu de condamner solidairement la société HOTEL PEDRA ALTA, la SARL LES FRUITS DE LA MER, Manuel V F, parties perdantes, aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; En outre, ils doivent être condamnés solidairement à verser à Joachim O B et aux sociétés PEDRA ALTA et FRUTOS MAR, qui ont dû exposer des frais irrépétibles

pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qu’il est équitable de fixer à la somme de 4.000 € par demandeur. Les demandes plus amples ou contraires sont rejetées. Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige, sauf pour ce qui concerne la mesure de publication. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort, Donne acte à Olivia M F et à la société PEDRA ALTA IMMOBILIER de leur intervention volontaire et constate l’absence de demandes à leur encontre ; Rejette les demandes en nullité pour atteinte aux droits antérieurs de la marque française n°3024314 LES FRUITS DE L’OCEAN – PEDRA A LTA RESTAURANT et de la marque communautaire n°3923844 PEDRA ALTA ; Annule pour tous les produits visés à l’enregistrement la marque française « HOTEL PEDRA ALTA » n°3207296 déposée le 31 /01 /2003 en c lasse 43 pour atteinte à une marque antérieure et ordonne la transcription de cette annulation au Registre National des marques à l’initiative de la partie la plus diligente et à défaut par le greffe du Tribunal une fois la présente décision devenue définitive ; Dit que les sociétés SARL HOTEL PEDRA ALTA et SARL LES FRUITS DE LA MER ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de M. BAPTISTA titulaire des marques complexes française n°3024314 et communauta ire n°3923844 en les imitant sur de nombreux supports lors de l’exploitation de leurs fonds ayant une activité identique aux produits et services visés par les dépôts en classe 33, 42 et 43, en conséquence, les condamne à payer à Joachim O B la somme de 10.000 € chacune ; Dit que Manuel V F a commis un acte de contrefaçon par reproduction des marques française n°3024314 et communautaire n°3923844 en u tilisant l’élément nominatif PEDRA ALTA dans le dépôt de la marque française n°3 207296 en classe 43 pour désigner des services d’alimentation et de restauration et le condamne à payer à Joachim O B, en réparation de l’atteinte à ses marques la somme de 10.000 € ; Interdit à la société HOTEL PEDRA ALTA, à la SARL LES FRUITS DE LA MER et à Manuel V F de reproduire, d’imiter et d’utiliser les marques française 3024314 et communautaire n°3923844 «LES FRUITS DE L’OCEAN PEDR A ALTA RESTAURANT » et « PEDRA ALTA » sous astreinte de 1.000€/jour de retard et par infraction constatée à compter d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement, le Tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ; Dit que les sociétés HOTEL PEDRA ALTA et LES FRUITS DE LA MER ont commis des actes de parasitisme et les condamne solidairement à verser la somme totale de 100.000 € répartie par moitié entre la société PEDRA ALTA et la société FRUTOS MAR ;

CONDAMNE solidairement la société HOTEL PEDRA ALTA, la S ARL LES FRUITS DE LA MER, Manuel V F aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement la société HOTEL PEDRA ALTA, la SARL LES FRUITS DE LA MER, Manuel V F à verser les sommes de 4.000 € à Joachim O B, de 4.000 € à la SARL PEDRA ALTA et de 4.000 € à la SARL FRUTOS MAR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; ORDONNE l’exécution provisoire de la décision. Fait et jugé à PARIS, le 28 JANVIER 2009