TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 02 Octobre 2009

3e chambre 2^e section N° RG : 09/07185 DEMANDERESSE Société AKTIEBOLAGET SKF SE-415 50GOTEBORG SUEDE représentée par M^e Caroline CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0177 DÉFENDERESSE Société ROULEMENTS BEARINGS KUGELLAGER RBK 44 rue Charles François d’Aubigny 78420 CARRIERES SUR SEINE représentée par M^e Alexander MEYER, avocat au Barreau de PARIS, vestiaire D113 COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice-Président, Sophie CANAS, Juge, signataire de la décision Guillaume MEUNIER, Juge assistés de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier lors des débats et de Jeanine ROSTAL, FF de Greffier lors du prononcé, signataire de la décision

DEBATS

A l’audience du 26 Juin 2009 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société de droit suédois AKTIEBOLAGET SKF (ci-après la société SKF), fondée en 1907 par Monsieur W, inventeur du roulement à billes, est notamment titulaire des marques communautaires suivantes :

la marque semi-figurative « SKF » n° 003922143 déposée en couleur (bleu, rouge et blanc) le 07 juillet 2004 et enregistrée le 03 février 2006 pour désigner des produits et services des classes 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 35, 37, 39, 40, 41 et 42, et notamment les « roulements à billes et à rouleaux », ainsi reproduite :

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

— la marque semi-figurative « SKF » n° 000146878 déposée le 02 octobre 1996, enregistrée le 14 juillet 200Û et régulièrement renouvelée, visant des produits des classes 4, 6, 7, 8, 9 et 12, et notamment les « roulements à billes et à rouleaux », ainsi reproduite :

— la marque semi-figurative « SKF » n° 000147074 déposée en couleur (bleu, rouge et blanc) le 02 octobre 1996, enregistrée le 18 novembre 1999 et régulièrement renouvelée pour désigner des produits des classes 4, 6,7, 8, 9 et 12, et notamment les « roulements à billes et à rouleaux », ainsi reproduite :

Indiquant avoir été informée par ses représentants locaux en contact avec les distributeurs des produits SKF en Israël et aux Pays-Bas de ce que la société française ROULEMENTS BEARINGS KUGELLAGER RBK (ci-après la société RBK) commercialisait sans son autorisation, sous les références SKF 294/530 EM et 29492 EM, des roulements revêtus, à l’instar de leur emballage, desdites marques alors qu’il ne s’agit pas de produits authentiques, et après avoir fait procéder le 22 avril 2009 à une saisie-contrefaçon au siège de la société RBK, la société SKF a, selon acte d’huissier en date du 07 mai 2009, fait assigner à jour fixe cette dernière devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de marques aux fins d’obtenir, outre des mesures d’interdiction, de retrait des marchandises aux fins de destruction et de publication, réparation de son préjudice et paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 juin 2009, la société SKF demande au Tribunal de :

- débouter la société RBK de l’ensemble de ses demandes,
- dire et juger que l’importation, l’exportation, la proposition à la vente et la vente par la société RBK des produits litigieux revêtus des marques « SKF » constituent des actes de contrefaçon des droits de marque détenus par la demanderesse, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

En conséquence,
- condamner la société RBK à payer à la société SKF la somme de 400.000 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait de l’acte de contrefaçon,

— interdire à la société RBK d’importer, de proposer à la vente et de vendre tout produit reproduisant, sans autorisation, les marques « SKF », et ce sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir,

— ordonner le retrait des produits litigieux aux fins de destruction sous contrôle d’huissier au choix de la demanderesses et aux frais avancés de la défenderesse, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,

— ordonner l’envoi, par la société SKF, d’une lettre circulaire reproduisant le jugement ou des extraits du jugement et leur traduction en anglais ou dans toutes autres langues, au choix de la société SKF, informant les clients et les distributeurs de la société SKF des actes de contrefaçon réalisés par la société RBK ainsi que du danger lié à la vente de produits contrefaisants,

— ordonner la publication du jugement ou d’extraits du jugement à intervenir en caractère de 10 sur la page d’accueil du site internet de la société RBK à l’adresse www.rbk.fr pendant une période ininterrompue de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard,

— ordonner la publication du jugement ou d’extraits du jugement à intervenir en caractères 10 sur la page d’accueil de dix autres sites internet, au choix de la société SKF et aux frais de la société RBK, pendant une période ininterrompue de deux mois à compter du jugement à intervenir,

— ordonner la publication du jugement ou d’extraits du jugement à intervenir ou de leur traduction, dans dix revues ou journaux publiés, au choix de la demanderesses et aux frais avancés de la société RBK, dans la limite de 5.000 euros H.T. par insertion,

— dire que le Tribunal se réservera la compétence de liquider lesdites astreintes en application des dispositions de l’article 35 de la loi du 09 juillet 1991,

— condamner la société RBK à payer à la société SKF la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie- contrefaçon,

— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions.

Dans ses écritures en date du 24 juin 2009, la société RBK fait en substance et à titre principal valoir que la preuve du caractère non authentique des produits argués de contrefaçon n’est pas rapportée et soutient subsidiairement qu’aucun préjudice n’est démontré pour conclure au débouté de la société SKF de l’ensemble de ses demandes. Elle sollicite reconventionnellement la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

abusive et celle de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 juin 2009 et mise en délibéré au 02 octobre 2009. MOTIFS DE LA DÉCISION

— Sur la contrefaçon

Attendu qu’il a été précédemment exposé que la société SKF est titulaire des marques communautaires semi-figuratives « SKF » n° 003922143, n° 000146878 et n° 000147074 pour désigner notamment les « roulements à billes et à rouleaux », et ci-dessus reproduites ;

Que lors des opérations de saisie-contrefaçon diligentées le 22 avril 2009 dans les locaux de la société RBK – qui seules sont de nature à établir les actes de contrefaçon allégués, le constat réalisé aux Pays-Bas dans les locaux de la société WIELENS de même que le rapport de test effectué au sein de la société israélienne IEC étant ainsi que le soutient justement la défenderesse dépourvus de valeur probante dans le cadre de la présente instance dès lors qu’ils ne permettent pas d’identifier la provenance du roulement examiné -, l’huissier instrumentaire a constaté que trois caisses en bois étaient entreposées dans le magasin et les a ainsi décrites :

« 1/ Une caisse en bois comportant :

- 2 étiquettes avec le numéro 29492 EM made in SWEDEN sur les côtés, un pochoir de couleur bleu moyen avec la marque SKF sur le dessus et sur le troisième côté un timbre humide circulaire avec les mentions suivantes : "KD 56 C/30 min DELEQATION BYA UTHORITY PPOMTNE SWEDISH BOARD OF AGRICULTURE" Sur les deux côtés de la caisse, je constate une zone d’une dimension d’environ 20cm x 5 cm sur laquelle subsiste un reste d’étiquette que Monsieur X me déclare avoir déposé et conservé. A l’intérieur de la caisse, je constate qu’est enfermée une butée à rouleaux de diamètre 80 cm. Sur la face extérieure de la bague, je constate le marquage des mentions suivantes "SKF 29492 EM SWEDEN 126 D". Sur les rouleaux de la bague interne, je constate des traces et des rayures. 2/ Une caisse en bois comportant des étiquettes et un timbre humide identiques à la caisse n° 1 à l’exception des étiquettes déposées qui sont en place et consistent en :
- une étiquette sur fond blanc comportant le n° 0700005920 single pack - une étiquette sur fond blanc portant diverses mentions et un code barre. Dans la caisse est enfermée une butée à roulement de 80 cm portant les mêmes marques, références et mentions que la boîte contenue dans la caisse n°1. 3/ Une caisse en bois avec des cornières d’angle métalliques que Monsieur X me déclare avoir été réceptionnée quelques semaines après les deux premières. Je Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

constate que la caisse comporte les mêmes marques, références et mentions que les caisses n° 1 et n° 2. Dans la caisse est enfermée une butée à roulement de 80 emportant les mêmes marques, références et mentions que les boîtes contenues dans les caisses n° 1 et n° 2. A l’intérieur de la caisse, je constate également la présence de morceaux de papier autocollant à fond bleu moyen et rouge portant la marque SKF au-dessus d’une forme circulaire représentant un roulement stylisé." ;

Que les signes en présence étant différents, c’est au regard de l’article 9, § 1, b) du règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993, selon lequel " la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque" qu’il convient d’apprécier la demande en contrefaçon ;

Qu’il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné ;

Que les roulements objets du procès-verbal de saisie-contrefaçon sont des produits identiques aux « roulements à billes et à rouleaux » visés dans l’enregistrement des marques opposées ;

Que l’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ;

Que d’un point de vue visuel et phonétique, l’ensemble des signes en présence ont en commun l’élément verbal « SKF », inscrit de surcroît selon une même police de caractères ;

Que les signes critiqués associent en outre, à l’instar des marques semi-figuratives n° 003922143 et n° 000147074, les couleurs bleu, rouge et blanc ;

Que sur le plan intellectuel, ils renvoient les uns et les autres à la dénomination sociale et au nom commercial de la société AKTIEBOLAGET SKF ;

Attendu qu’il résulte de ces éléments que l’identité des produits concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le public concerné étant amené à attribuer aux produits une origine commune ;

Que la contrefaçon par imitation est donc constituée, le caractère authentique ou non des roulements étant à cet égard, et malgré les développements que les parties y consacrent dans leurs écritures, dépourvu de portée dès lors que ces produits ont été commercialisés sans l’autorisation du titulaire des marques et sans que soit Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

démontré, ni même invoqué, l’épuisement des droits de ce dernier.

— Sur les mesures réparatrices

Attendu qu’il sera fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision ;

Qu’une telle mesure étant suffisante à faire cesser les agissements incriminés, il n’y a pas lieu d’ordonner en outre le retrait aux fins de destruction des produits litigieux ;

Attendu qu’il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 22 avril 2009 et des factures y annexées que trois butées à rouleaux portant les références « SKF 29492 EM SWEDEN 126 D » étaient alors en possession de la société RBK et que cette dernière les commercialise auprès de sa clientèle pour un prix unitaire allant de 10.355 euros H.T. à 14.210 euros H.T. ;

Qu’il y a lieu compte tenu de ces éléments d’allouer à la société SKF la somme de 45.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée à ses marques et du préjudice commercial subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ;

Attendu qu’il convient, à titre de complément d’indemnisation, d’autoriser la publication par voie de presse du dispositif du présent jugement selon les modalités ci-dessous précisées ;

Que le préjudice étant ainsi intégralement réparé, les demandes tendant à voir autoriser la publication du jugement, en intégralité ou par extraits, tant sur internet que par le biais d’une lettre circulaire seront en revanche rejetées.

— Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive

Attendu que la société RBK ne pourra qu’être déboutée de sa demande à ce titre, l’action engagée par la société SKF ayant prospéré.

— Sur les autres demandes

Attendu qu’il y a lieu de condamner la société RBK, partie perdante, aux dépens, qui comprendront les frais de saisie-contrefaçon ;

Qu’en outre, elle doit être condamnée à verser à la société SKF, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4.000 euros ;

Attendu que les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS

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Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

— DIT qu’en commercialisant sans autorisation des roulements et leur emballage revêtus des signes ci-dessus décrits, la société ROULEMENTS BEARINGS KUGELLAGER RBK a commis des actes de contrefaçon par imitation des marques communautaires semi-figuratives « SKF » n° 003922143, n° 000146878 et n° 000147074 dont la société AKTIEBOLAGET SKF est titulaire ;

En conséquence,

— FAIT INTERDICTION à la société ROULEMENTS BEARINGS KUGELLAGER RBK de poursuivre de tels agissements, ce sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ;

— DIT que le Tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;

— CONDAMNE la société ROULEMENTS BEARINGS KUGELLAGER RBK à payer à la société AKTIEBOLAGET SKF la somme de 45.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

— AUTORISE la publication du dispositif du présent jugement dans trois journaux ou revues au choix de la demanderesse et aux frais de la défenderesse, sans que le coût de chaque publication n’excède, à la charge de celle-ci, la somme de 3.500 euros H.T. ;

— CONDAMNE la société ROULEMENTS BEARINGS KUGELLAGER RBK à payer à la société AKTIEBOLAGET SKF la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— CONDAMNE la société ROULEMENTS BEARINGS KUGELLAGER RBK aux dépens, qui comprendront les frais de saisie-contrefaçon ;

— ORDONNE l’exécution provisoire.

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