TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 10 Février 2011

3^e chambre 4^e section N° RG : 09/16832

DEMANDEURS S.A.R.L. ECO & CO […] 75017 PARIS

Monsieur ALEXANDRE P intervenant volontaire représentés par M^e Anne-Carine JACOBY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0306

DÉFENDEURS S.A.R.L. MBAM […] 67000 STRASBOURG

Monsieur Jean-Baptiste A représentés par M^e Manuel WINGERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire PI48

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente Laure COMTE, Juge Rémy MONCORGE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier

DEBATS A l’audience du 07 Janvier 2011 tenue publiquement

JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE : En 2004, Alexandre P a créé la société ECO & CO exerçant une activité d’agence conseil en communication spécialisée dans le domaine de l’environnement et les questions de société. Dans le cadre de cette création, il a fait réserver en 2003 le nom de domaine www.ecoandco.c9m et le 10 mars 2004, il a déposé à l’INPI la marque semi-figurative ECO & co .Celle-ci a été enregistrée sous le n°3 278 896 pour des produits et services des classes 16, 35 et 41. Courant 2009, la société ECO & CO a constaté l’existence d’un site Internet dont le nom de domaine enregistré en 2007 par Jean-Baptiste A, est www.ecoeco.fr. Elle a également découvert que le 29 janvier 2008, Jean-Baptiste A agissant pour le compte de la société MBAM, avait déposé la marque semi-figurative Eco & co.

Celle-ci a été enregistrée sous le n° 3 551 990 pou r des produits des classes 3, 11, 20, 21, 37 et 42. Estimant qu’il existait un risque de confusion et que la société MBAM et Jean-Baptiste A avaient voulu se placer dans son sillage, le 27 octobre 2009, la société ECO & CO les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement de la contrefaçon de sa marque et de son nom de domaine ainsi que sur le fondement de la concurrence déloyale. Par des conclusions du 27 septembre 2010, Alexandre P est intervenu volontairement à l’instance pour reprendre à son compte les demandes fondées sur la contrefaçon de la marque tandis que la société ECO & CO maintenait les demandes formées au titre de la concurrence déloyale. Dans ces mêmes écritures, les demandeurs exposent tout d’abord que Alexandre P a réservé le nom de domaine www.ecoandco.com pour les besoins de la société et que la personne apparaissant comme « registrant » est un prestataire de service. Alexandre P fait valoir qu’il est bien-fondé à solliciter l’interdiction de l’usage de la marque Eco & co qui constitue une contrefaçon par imitation de sa propre marque et de demander l’annulation de l’enregistrement. Il soutient que les produits et services visés par les marques en cause présentent un degré de similarité suffisant pour qu’il existe un risque de confusion, les entreprises intervenant l’une et l’autre dans le même univers professionnel et le même secteur du développement durable.

Les demandeurs ajoutent que le nom de domaine www.ecoeco.fr a également été source de nombreuses confusions. Ils estiment qu’il réalise à la fois un acte de concurrence déloyale à l’égard de la société et une contrefaçon de la marque de Alexandre P. Enfin, la société ECO & CO soutient que l’usurpation par la société MBAM et par Jean-Baptiste A de sa dénomination et de son nom de domaine constitue à son égard des actes de concurrence déloyale et parasitaire dans la mesure où la société MBAM profite ainsi sans bourse déliée, de la réputation d’Alexandre P et de l’agence qu’il a créée. Elle invoque la présentation semblable des sites internet qui l’a contrainte à changer complètement le sien en septembre 2010. Elle reproche tant à la société MBAM qu’à Jean-Baptiste A la reprise de son nom commercial qui a acquis une grande notoriété. Elle ajoute que les défendeurs sont présents sur le même secteur d’activité même s’ils ne sont pas en concurrence avec elle et qu’ils ont cherché à bénéficier de son succès et de ses efforts qualitatifs et quantitatifs. Ainsi, les demandeurs réclament :

- la cessation de l’usage de la dénomination Eco & co à quelque titre que ce soit,
- l’annulation de l’enregistrement de la marque Eco & co n° 3 551 990,
- l’interdiction pour la société MBAM d’utiliser le nom de domaine www.ecoeco.fr, ainsi que la marque ECO & co, à titre de mot-clé ou de metatag, pour activer les liens commerciaux et la publicité dont elle bénéficie sur Internet grâce aux moteurs de recherche,
- la condamnation solidaire des défendeurs à payer à Alexandre P la somme de 100 000 € en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de sa marque,

— la condamnation solidaire des défendeurs à payer à la société ECO & CO la somme de 100 000 € en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
- la publication du jugement.

Ils sollicitent, enfin, l’exécution provisoire du jugement et l’allocation de la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures du 2 décembre 2010, Jean-Baptiste A et la société MBAM exposent tout d’abord que cette dernière créée en 2008 par Jean-Baptiste A, a pour activité :

- notamment le conseil, l’installation, la réparation et la maintenance relatifs aux produits liés à l’électricité, l’éclairage et l’eau ainsi que l’intégration, l’importation, l’exportation et le négoce de produits et composants liés à ces services,
- les prestations de service dans le domaine de l’informatique notamment le conseil et la maintenance.

Ils expliquent que cette activité consiste à apporter un conseil aux particuliers désireux d’améliorer les caractéristiques énergétiques de leur habitation, grâce à un outil informatique spécifique. Ils ajoutent que pour la compte de la société, Jean-Baptiste A a déposé la marque Eco & co pour un ensemble des produits et services des classes 3, 9, 11, 20, 21, 37 et 42 et que selon une décision du 30 juin 2009, la société a repris à son compte tous les actes et engagements souscrits en son nom par Jean-Baptiste A.

Après avoir relevé que la procédure a été engagée à leur encontre en l’absence de toute démarche amiable ou toute mise en demeure préalable, ils soulèvent l’irrecevabilité à agir de la société ECO & CO sur le fondement de la contrefaçon de la marque et du nom de domaine. Ils ajoutent que les demandeurs ne justifient pas de leur droit sur le nom de domaine ecoandco.com, enregistré au nom de Génie interactif. Ils sollicitent, ensuite, la mise hors de cause de Jean-Baptiste A alors qu’il a agi pour le compte de la société MBAM en formation, que l’ensemble des engagements qu’il a contractés dans ce cadre, ont été repris par cette dernière et qu’il n’a jamais agi en dehors de son mandat social. Les défendeurs contestent par ailleurs l’existence d’une contrefaçon de marque sur le fondement de l’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle, en l’absence de risque de confusion possible compte tenu des produits et services en cause. Ils font en effet valoir qu’il n’existe aucune identité ni similarité entre les produits et services énumérés dans les actes d’enregistrement des marques en présence et ils déclarent que, dans ces conditions, il importe peu que les signes puissent être identiques. Ils relèvent, au surplus, que les signes en présence sont visuellement et phonétiquement différents et présentent un caractère faiblement distinctif. Les défendeurs contestent également la notoriété dont Alexandre P et la société ECO & CO se prévalent sans néanmoins invoquer l’article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle.

La société MBAM et Jean-Baptiste A font ensuite valoir qu’il ne peut exister de contrefaçon de nom de domaine qui ne constitue pas un titre protégé par le droit de la propriété intellectuelle et qu’il appartient dès lors à la société demanderesse de démontrer l’existence d’une faute et d’un préjudice en relation avec celle-ci, conformément à l’article 1382 du Code civil. Ils font valoir que les noms ne sont pas identiques et que les sites en cause décrivent des activités différentes, la société demanderesse étant une agence de conseil en communication tandis qu’eux-mêmes ont pour domaine d’activité l’installation dans les maisons individuelles de solutions de chauffage économiques et énergétiques. Ils ajoutent que l’architecture des sites, les couleurs et logos employés n’ont aucun rapport. Ils contestent la pertinence des attestations produites par les demandeurs en vue d’établir la réalité d’un risque de confusion. Ils relèvent également que les demandeurs n’invoquent pas de faits distincts de ceux de contrefaçon. Enfin, ils font valoir que la société ECO & CO ne démontre pas la réalité de la notoriété dont elle se prévaut et la volonté de la société MBAM d’accaparer sa clientèle alors que cette dernière a une activité de recherche et développement. Ainsi les défendeurs considèrent que la procédure diligentée à leur encontre présente un caractère abusif et ils sollicitent, outre le rejet des prétentions des demandeurs, leur condamnation à leur payer la somme de 15 000 € à titre de dommages intérêts. A titre subsidiaire, ils concluent à l’absence de préjudice. Ils réclament chacun, la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 9 décembre 2010. Par des conclusions du 17 décembre 2010, la société ECO & CO et Alexandre P sollicitent le rabat de l’ordonnance de clôture : ils exposent avoir découvert que pour ses voeux 2010, Jean-Baptiste A avait exploité le thème de la grenouille qu’eux mêmes avaient utilisé en 2008, qu’ils ont ainsi été amenés à communiquer une nouvelle pièce mais que celle-ci est parvenue tardivement aux défendeurs, le 11 décembre 2010. Par des conclusions du 23 décembre 2010, les défendeurs s’opposent à la révocation de l’ordonnance de clôture en l’absence de cause grave au sens de l’article 784 du Code de procédure civile. Ils font valoir que l’utilisation du thème de la grenouille remonte à fin 2009, début 2010 et que l’envoi de la pièce n°25 date du 11 décembre 2010. A l’audience du 7 janvier 2011, le tribunal après en avoir délibéré, a rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture, la communication après cette ordonnance, d’éléments datant de près d’un an, ne pouvant pas constituer une cause grave telle qu’exigée par l’article 784 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur la contrefaçon :

II convient tout d’abord de relever que le nom de domaine ne bénéficie pas d’une protection par le droit de la propriété intellectuelle et qu’il ne peut donc faire l’objet d’une contrefaçon. S’agissant de la contrefaçon de marque, il convient également de relever que le dépôt de la marque a été effectuée par Jean-Baptiste A au nom et pour le compte de la société en formation et que la société MBAM a repris à son compte les actes réalisés en son nom pendant sa période de formation, selon un procès-verbal de décisions du 30 juin 2009, conformément aux dispositions de l’article L210-6 du Code de commerce de telle sorte que la responsabilité personnelle de Jean-Baptiste A ne peut être recherchée pour cet acte. Néanmoins dans la partie de leurs écritures consacrées à la concurrence déloyale, les demandeurs reprochent à Jean-Baptiste A de s’approprier la marque ECO and co en raison des mentions apparaissant sur le moteur de recherche Google à la suite d’une requête comprenant son nom patronymique. Il n’y a donc pas lieu de prononcer la mise hors de cause du défendeur, dès lors que les demandes formées à son encontre nécessitent un examen du fond de l’affaire. Alexandre P est titulaire depuis 2004, d’une marque semi-figurative constituée d’un carré blanc avec les deux côtés horizontaux légèrement ondulés, comprenant à l’intérieur le mot ECO, lequel carré se trouve situé dans la partie gauche d’un rectangle noir aux côtés horizontaux également ondulés et comportant dans sa partie droite la mention & co.

La société MBAM est titulaire depuis 2008 de la marque composée des mots Eco&co. Le signe antérieur protégé et le signe postérieur argué de contrefaçon étant différents, c’est au regard de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui prohibe, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, qu’il convient d’apprécier le bien fondé de la demande en contrefaçon. La contrefaçon est constituée sur le fondement de l’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle lorsqu’il existe entre les signes en présence un risque de confusion qui doit être apprécié globalement, en tenant compte de l’impression d’ensemble dégagée par les similitudes visuelles, phoniques et conceptuelles au travers leurs éléments distinctifs et dominants. En l’espèce, il y a lieu de constater la grande proximité des signes en présence tant au niveau phonétique que conceptuel. Les deux signes ne se distinguent que par leur présentation visuelle puisque la marque du demandeur comporte des éléments figuratifs, absents dans la marque de la société MBAM. Cependant ces différences visuelles ne sont pas suffisantes pour écarter un risque de confusion entre les signes, le consommateur pouvant considérer que la marque peut être employée, dépouillée de ses éléments figuratifs.

En revanche, il y a lieu de constater que Alexandre P a déposé sa marque pour des produits et services des classes 16, 35 et 41 : produits de l’imprimerie, papiers, cartons, affiches, cartes, livres et journaux, prospectus, tracts, imprimés, brochures et calendriers, sacs et sachets, enveloppes et pochettes pour l’emballage en papier ou en matière plastique, publicité, gestion des affaires commerciales, conseil en organisation et direction des affaires, reproduction de documents, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, publicité en ligne sur un réseau informatique, location de temps publicitaires sur tout moyen de communication, publication de textes publicitaires, location d’espaces publicitaires, relations publiques. Diffusion de matériel publicitaire à avoir tracts, prospectus, imprimés et échantillons, formation et enseignement, publication de livres, organisation et conduites de colloques, de conférence ou de congrès, tandis que la marque de la défenderesse est enregistrée pour les produits et services :

- différents produits de nettoyage et cosmétiques de la classe 3
- différents produits électriques ou solaires de la classe 11,
- des meubles, oeuvres d’art et récipients de la classe 20,
- des informations en matière de bâtiments, travaux d’entretien des bâtiments, machines ou appareils, installation, entretien et réparation d’appareils de bureau, de machines d’ordinateurs … conseil en techniques d’éclairage, de la classe 37,
- évaluations, estimations et recherche dans le domaine scientifique, élaboration (conception) installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels … stylisme (esthétique industrielle) conseils en matière d’économie d’énergie, conseils en construction … de la classe 42.

La comparaison des produits et services énumérés dans les deux certificats d’enregistrement ne révèle aucune identité ni même similarité, ceux-ci étant différents dans leur nature et leur destination et ne pouvant provenir de la même entreprise. Or l’absence de toute identité et similarité entre les produits et services tels que visés dans les actes d’enregistrement empêche la survenance d’un risque de confusion, malgré la proximité des signes en présence. Ainsi les conditions de l’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle ne sont pas réunies et les demandes fondées sur la contrefaçon de la marque doivent donc être rejetées.

2/ Sur la concurrence déloyale et le parasitisme : La société ECO & CO reproche à Jean-Baptiste A et à la société MBAM d’avoir utilisé un signe identique à sa dénomination sociale, son nom commercial et à son enseigne ainsi qu’à son nom de domaine et au surplus d’avoir mis en place un site Internet reprenant certaines caractéristiques du sien, afin de détourner sa clientèle et de bénéficier de sa notoriété. S’agissant du nom de domaine, ni Alexandre P ni la société ECO & CO ne justifient en être titulaire car le whois fait apparaître en qualité de « registrant » Génie interactif. Le fait qu’Alexandre P ait pu acquitter la facture de l’hébergeur du site, ne peut

suffire à lui reconnaître la qualité de titulaire du nom de domaine enregistré au nom de Génie interactif. Ainsi ni Alexandre P ni la société ECO & CO ne sont recevables à se plaindre d’une éventuelle reprise ou imitation du nom de domaine www.ecoandco.com par les défendeurs. Néanmoins, le procès-verbal de constat du 4 février 2009 portant sur le site Internet ecoandco.com fait apparaître clairement que celui-ci est consacré à la société ECO & CO et à ses activités de telle sorte que cette dernière est recevable sur le fondement de l’article 1382 Code civil à agir en concurrence déloyale ou parasitaire si elle établit que le site Internet www.ecoeco.fr de la société MBAM reprend les caractéristiques du site www.ecoandco.com de manière à engendrer un risque de confusion pour les consommateurs. La demanderesse reproche à la société MBAM d’avoir inscrit sur la page d’accueil de son site la formule « bienvenue dans un monde plus » (économique, écologique confortable) alors qu’elle-même, a fait figurer le mot « bienvenue » en entête, suivi de la phrase "bienvenue dans un monde durable!" Cependant compte tenu de l’extrême banalité de l’emploi du terme Bienvenue sur une page d’accueil, celui-ci n’est pas susceptible de faire naître un risque de confusion dans l’esprit de l’internaute car il ne 1'appréhendera pas comme un élément distinctif propre à une entreprise déterminée.

Les demandeurs ne font état d’aucun autre élément susceptible de créer un risque de confusion entre les sites Internet et la comparaison que l’on peut en effectuer à partir des procès-verbaux de constat du 4 février 2009 font apparaître qu’ils emploient des logos et un code couleur différents, la couleur dominante pour la société ECO & CO étant le rouge et la couleur dominante pour la société MBAM étant le vert. Il n’est pas non plus démontré que la composition et l’architecture des sites en cause présenteraient des caractéristiques communes. Ainsi les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un risque de confusion possible tenant à la présentation des deux sites Internet ecoandco.com et ecoeco.fr. Le fait que le nom de domaine correspondant à ce site Internet soit proche de la dénomination sociale de la société ECO & CO qui constitue également son nom commercial et son enseigne, peut être fautif s’il entraîne un risque de confusion dans l’esprit du consommateur sur l’origine des produits et services proposés. Les demandeurs versent aux débats des attestations en vue de démontrer l’existence de ce risque de confusion. Néanmoins, il convient de relever que les deux personnes ayant rédigé les documents produits connaissaient personnellement Alexandre P et l’on peut s’étonner qu’elles aient pu croire que sa société exploitait un site consacré à ce qu’elles décrivent elles-mêmes comme une activité de conseil en chauffage et isolation. Les demandeurs versent également aux débats un mail d’une attachée commerciale de la société Freyssinet international dans lequel celle-ci indique qu’en cherchant le

site Internet de la société ECO & CO, elle est arrivée sur le site Internet d’une entreprise paraissant être son concurrent dans le conseil environnemental. Si on tient pour certain que cette personne a abouti sur le site Internet de la société MBAM, il ressort clairement de sa consultation qu’il concerne les activités d’une entreprise de conseil en rénovation de l’habitat et non pas celles d’une agence de publicité. Certes la société ECO & CO exerce son activité dans le domaine du développement durable et fait valoir que les entreprises qui s’engagent dans ce domaine, « réalisent des économies substantielles, améliorent leurs performances financières… » tandis que la société MBAM se présente comme « un chasseur de coût et optimiseur de ressources énergétiques » de telle sorte que les thèmes et arguments de promotion développés peuvent apparaître proches. Néanmoins, la société ECO & CO déclare s’adresser aux « entreprises conscientes de nouvelles opportunités liées au développement durable, aux établissements et organismes publics qui souhaitent concilier intérêt général et rentabilité et aux associations ONG dont l’objet est lié à l’environnement et au social » pour leur proposer de : "clarifier leur démarche développement durable,
- informer et motiver leurs collaborateurs sur la responsabilité sociale,
- établir un dialogue avec les consomm’acteurs et les éco-citoyens,
- concevoir des produits bio, verts, équitables,
- promouvoir des services liés à l’environnement et au social".

Le site Internet de la société MBAM s’adresse, quant à lui, aux personnes qui « trouvent que leur maison consomme trop et qui souhaitent réduire leur facture énergétique et améliorer durablement le confort de leur habitation et elle propose de : »
- réduire vos factures énergétiques (fuel, gaz, électricité, bois..) et d’eau de 30 à 70%,
- vous faire gagner en confort,
- privilégier des solutions éco-responsables lorsque financièrement rentables." Ainsi les deux sociétés ont pour point commun des préoccupations environnementales mais elles proposent des services totalement différents à des clientèles distinctes et la différence d’activité est suffisamment importante pour que l’erreur d’aiguillage sur Internet provoquée par la proximité des signes utilisés, soit immédiatement perceptible par l’internaute moyennement attentif qui, s’il consulte le site ecoeco.fr, comprend nécessairement qu’il ne se trouve pas sur le site d’une agence conseil en communication alors que le site litigieux s’adresse à des personnes souhaitant améliorer leur habitat. En outre, cette erreur d’aiguillage n’est pas susceptible de provoquer un détournement de clientèle puisque la société MBAM ne propose pas les mêmes services que la société ECO & CO. Enfin, il n’est pas démontré que la notoriété de la demanderesse dépasse le domaine de la publicité et que les défendeurs aient cherché à se placer dans son

sillage alors que l’emploi de sa dénomination n’est guère susceptible d’influer sur la décision d’un consommateur cherchant à améliorer les performances énergétiques de son habitation. Compte tenu de ces éléments, la proximité des signes n’est pas de nature à fausser les règles de la concurrence et le comportement des défendeurs n’apparaît pas fautif de telle sorte que les demandes fondées sur l’article 1382 du Code civil à l’encontre de la société MBAM seront rejetées. La société ECO & CO forme également des demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de Jean-Baptiste A et elle lui reproche dans ce cadre, de s’approprier la marque et son nom commercial car la requête « jean-baptiste A » ou "eco & co auer« sur le moteur de recherche Google, fait apparaître la mention : »Jean-Baptiste A conseil en efficacité énergétique, marque commerciale Eco & co suivi du symbole R pour marque enregistrée wwwecoeco.fr- fondateur et gérant de MBAM". Cependant les griefs relatifs à l’appropriation de la marque ont été écartés dans le cadre de l’examen de la contrefaçon et s’agissant du nom commercial, il n’est pas démontré un risque de confusion sur l’origine des services alors qu’il est expressément indiqué que Jean-Baptiste A exerce une activité de conseil en efficacité énergétique.

3/ Sur les demandes reconventionnelles de Jean-Baptiste A et de la société MBAM : Les défendeurs ayant pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits, il n’est pas établi qu’ils aient agi de mauvaise foi et la demande en dommages intérêts de Jean-Baptiste A et de la société MBAM pour procédure abusive sera rejetée. La nature de la décision ne rend pas nécessaire son exécution provisoire. Il sera alloué à chacun des défendeurs la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Déclare Alexandre P recevable en son intervention volontaire, Rejette les demandes d’Alexandre P fondées sur la contrefaçon de la marque ECO & co, Rejette les demandes de la société ECO & CO fondées sur la concurrence déloyale et sur le parasitisme,

Rejette la demande en dommages intérêts de Jean-Baptiste A et de la société MBAM pour procédure abusive, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, Condamne in solidum Alexandre P et la société ECO & CO à payer à la société MBAM la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum Alexandre P et la société ECO & CO à payer à Jean-Baptiste A la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum la société ECO & CO et Alexandre P aux dépens.