DEMANDEURS

Monsieur Z X

[…]

97438 SAINTE G (LA RÉUNION)

Société COLIPAYS RÉUNION

[…]

97438 SAINTE G (LA RÉUNION)

représentés par M^e A MARCHISIO substitué par M^e G NEZAM, avocats au barreau de PARIS – #R0059

DÉFENDERESSE

Société CHRONOPOST

[…]

[…]

représentée par M^e Alain CLERY, avocat au barreau de PARIS – #E0347

DÉBATS

A l’audience du 09 Juin 2011, tenue publiquement, présidée par G H, Vice-Présidente, assistée de E F, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur Z X est titulaire des marques françaises :

— verbale COLIPAYS déposée le 22 avril 1994 en classes 16 et 39 et enregistrée sous le numéro 94 517327,

— semi-figurative COLIKADO déposée le 30 septembre 2002 enregistrée sous le numéro 02 3 185 937 pour des produits et services en classes 16, 31 et 39.

La société COLIPAYS RÉUNION – ci après COLIPAYS -, dont Monsieur X est le président, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de St Denis de la Réunion, commercialise :

— sous la dénomination “ColiPays” des colis cadeaux contenant des produits de la Réunion, prêts à l’envoi, conçus pour le transport de denrées périssables de la Réunion à destination de la métropole,

— sous la dénomination COLIKADO des emballages prêts à l’emploi avec un kit de conditionnement notamment pour les produits fragiles.

A compter de 1994, la société CHRONOPOST a assuré le transport des colis COLIPAYS depuis la Réunion en métropole. Le 9 décembre 2002, elle a conclu avec la société COLIPAYS un contrat portant sur la commercialisation dans les bureaux de poste et l’acheminement des colis COLIKADO en métropole. Par courrier du 23 décembre 2008, la société CHRONOPOST a notifié la résiliation de ce contrat avec une date d’effet au 28 février 2008 suite à l’absence d’accord entre les parties portant sur une nouvelle offre tarifaire et la modification de sa politique commerciale. Par courrier du 5 mai 2009, la société CHRONOPOST a indiqué à la société COLIPAYS que le contrat se terminerait le 30 août 2009.

La société CHRONOPOST a déposé la marque verbale française B D le 16 juin 2009 en classes 16, 38 et 39.

Monsieur A X a déposé le 1^er juillet 2009 des demandes d’enregistrement portant sur les signes CHRONOPEÏ et CHRONOPAYS auxquelles la société CHRONOPOST a formé opposition. Par décision du 22 mars 2010, le directeur général de l’INPI a fait droit à l’opposition en ce qui concerne les “articles de papeterie, boîtes en carton ou en papier, affiches, livres, journaux, prospectus, brochures, sacs et sachets (enveloppes, pochettes ) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage, transport, emballage et entreposage de marchandises”.

La société COLIPAYS a constaté à la Réunion la commercialisation de colis CHRONOPEI par la société CHRONOPOST en septembre 2009 et en juin 2009 de produits B C, colis prêts à expédier au départ et à destination de la France métropolitaine.

Par courrier du 10 février 2011, la société COLIPAYS a mis en demeure la société CHRONOPOST de cesser ses agissements de contrefaçon de marque, de droits d’auteur, concurrence déloyale et parasitaire du fait de la commercialisation des gammes de services “B D” et “Y”et de l’indemniser.

La société CHRONOPOST a répondu par courrier du 17 février 2011 que ses gammes de produits ne portaient pas atteinte aux droits de la société COLIPAYS.

C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 3 mars 2011, Monsieur X et la société COLIPAYS ont assigné la société CHRONOPOST devant le juge des référés.

Par acte du 30 mars 2011, la société CHRONOPOST a assigné en paiement la société COLIPAYS devant le tribunal de commerce de Paris et par acte du 5 avril 2011, devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité des marques COLIPAYS et COLIKADO pour défaut de caractère distinctif.

A l’audience du 7 avril 2011, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 juin pour permettre à Monsieur X et à la société COLIPAYS de répondre aux conclusions de la société CHRONOPOST.

Dans leurs demandes conclusions visées à l’audience, Monsieur X et la société COLIPAYS demandent de :

— débouter la société CHRONOPOST de ses demandes, fins et conclusions,

Sur la contrefaçon de la marque COLIPAYS

— dire et juger qu’en dénommant sa nouvelle gamme de colis “CHRONOPEI” et en reproduisant cette dénomination sur les affiches de sa campagne publicitaire et sur le packaging de ses produits, la société CHRONOPOST a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque COLIPAYS à leur préjudice,

En conséquence,

— interdire à la société CHRONOPOST à titre provisoire toute fabrication, distribution, offre en vente, vente, commercialisation et promotion de la nouvelle gamme de produits de marque “CHRONOPEI” et des supports promotionnels portant l’imitation illicite de la marque “COLIPAYS” sur l’ensemble du territoire français et notamment à la Réunion et ce sous astreinte définitive de 1.000 euros par infraction constatée dans quelque lieu que ce soit à compter du prononcé de la décision à intervenir,

— ordonner le retrait des circuits commerciaux de toutes marchandises contrefaisantes en France, et notamment à la Réunion, et ce sous astreinte définitive de 1.000 euros par infraction constatée à compter du prononcé de la décision à intervenir,

— condamner la société CHRONOPOST à payer une provision de 25.000 euros à la société COLIPAYS et de 25.000 euros à Monsieur X en réparation du préjudice subi,

Sur la contrefaçon de la marque COLIKADO

— dire et juger qu’en dénommant sa nouvelle gamme de colis “Y” et en reproduisant cette dénomination sur le packaging de ses produits, la société CHRONOPOST a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque COLIKADO à leur préjudice,

En conséquence,

— interdire à la société CHRONOPOST à titre provisoire toute fabrication, distribution, offre en vente, vente, commercialisation et promotion de la nouvelle gamme de produits de marque “COLIKADO” et des supports promotionnels portant l’imitation illicite de la marque “COLIKADO” sur l’ensemble du territoire français et notamment à la Réunion et ce sous astreinte définitive de 1.000 euros par infraction constatée dans quelque lieu que ce soit à compter du prononcé de la décision à intervenir,

— ordonner le retrait des circuits commerciaux de toutes marchandises contrefaisantes en France, et notamment à la Réunion, et ce sous astreinte définitive de 1.000 euros par infraction constatée à compter du prononcé de la décision à intervenir,

— condamner la société CHRONOPOST à payer une provision de 25.000 euros à la société COLIPAYS et de 25.000 euros à Monsieur X en réparation du préjudice subi,

En toute hypothèse

— dire que le juge des référés se réservera la liquidation des astreintes ainsi prononcées,

— condamner la société CHRONOPOST à leur payer à chacun la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société CHRONOPOST aux entiers dépens.

A l’appui de leurs demandes, Monsieur X et la société COLIPAYS font valoir que cette société est recevable à agir en sa qualité de licenciée exclusive des marques françaises COLIPAYS et COLIKADO sur le fondement des aliénas 2 et 3 de l’article L 714-7 du code de la propriété intellectuelle qui permet au licencié non inscrit au registre des marques d’obtenir une réparation de son préjudice, y compris en référé.

Ils soutiennent que l’instance engagée au fond sur le fondement de la nullité des marques est dilatoire et infondée.

Ils indiquent que la contrefaçon de la marque COLIPAYS par imitation par la marque CHRONOPEI est vraisemblable, les produits et services désignés étant identiques, à tout le moins similaires, les signes ayant une architecture extrêmement proche et présentant d’évidentes et importantes similitudes visuelles, compte tenu du même nombre de lettres et de la même lettre d’attaque, sonores et intellectuelles puisqu’ils renvoient au même concept.

S’agissant de la marque COLIKADO, ils soulignent que le signe Y est exploité pour des produits et services identiques ou similaires et présente des ressemblances visuelles, sonores et intellectuelles avec la marque.

Ils estiment qu’il existe un risque de confusion pour le consommateur moyen, renforcé par le fait que les marques COLIPAYS et COLIKADO sont des marques de renommée auprès de ceux qui à la Réunion veulent envoyer des produits régionaux vers la métropole. Ils ajoutent que le risque de confusion est renforcé par le fait que les produits COLIKADO ont été vendus pendant des années dans les bureaux de poste, que l’identité visuelle de la marque CHRONOPEI est similaire à celle de la marque COLIPAYS et que les produits commercialisés par la société COLIPAYS portaient avant la rupture des relations commerciales le logo CHRONOPOST.

La société COLIPAYS fait valoir qu’elle subit un préjudice commercial lié à la baisse significative de ses ventes et la banalisation des marques.

Dans ses conclusions visées à l’audience, la société CHRONOPOST demande au juge des référés de :

— dire et juger la société COLIPAYS irrecevable à agir en l’espèce, tant au titre de l’article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle qu’au titre d’une éventuelle concurrence déloyale,

Constater que :

— Monsieur X a attendu 18 mois pour initier la présente action,

— le tribunal de grande instance de Paris est saisi d’une action au fond en nullité des marques de Monsieur X pour défaut de caractère distinctif,

— la validité de la marque CHRONOPEI de la société CHRONOPOST ne fait l’objet d’aucune contestation judiciaire,

— les dénominations B D et B C ne sont ni identiques, ni quasi identiques aux marques COLIPAYS et COLIKADO invoquées par Monsieur X,

— les termes B D et B C sont systématiquement utilisés avec la marque CHRONOPOST,

Dire que compte tenu :

— du temps mis par Monsieur X pour agir,

— de la contestation de la validité des marques pendante devant le juge du fond,

— des différences existant entre les dénominations B D et Y et les marques COLIPAYS et COLIKADO,

— de l’absence de mise en cause de la validité de la marque B D,

— de l’utilisation systématique de la marque CHRONOPOST dans l’exploitation des termes B D et B C,

les atteintes à ses marques invoquées par Monsieur X n’ont pas de vraisemblance telle qu’elle soit de nature à faire droit aux mesures d’interdiction sollicitées,

En conséquence,

— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

Subsidiairement,

— ne faire droit aux mesures d’interdiction sollicitées par Monsieur X que moyennant la constitution par celui-ci d’une garantie de 2.850.000 euros afin d’assurer l’indemnisation éventuelle de la société CHRONOPOST,

En toute hypothèse,

— condamner conjointement et solidairement Monsieur X et la société COLIPAYS à lui payer la somme de 25.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société CHRONOPOST soutient que la société COLIPAYS est irrecevable à agir sur le fondement des marques dont est titulaire Monsieur X, qu’elle ne justifie d’aucune licence d’exploitation ni d’aucune inscription de cette licence au registre national des marques et fait valoir que dans le cadre de l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle, le licencié non inscrit est irrecevable à agir en contrefaçon et que l’article L 714-7 dudit code est inapplicable en l’espèce, ne visant que l’action au fond. Elle ajoute que la société COLIPAYS est irrecevable sur le fondement de l’article L 716-6 à agir en concurrence déloyale.

Elle indique que Monsieur X ayant attendu plus de 18 mois pour initier son action, les atteintes dont il se plaint ne sont pas d’une gravité telle qu’il soit nécessaire de prononcer des mesures d’interdiction.

Elle soutient que les marques dont est titulaire le demandeur sont dépourvues de caractère distinctif puisqu’elles laissent subsister le sens descriptif premier de chacun des éléments pris isolément qui les composent sans nécessairement former un tout indivisible.

Elle prétend que la marque COLIPAYS ne vise que les papiers et carton et que son libellé est trop vague et imprécis “produits en ces matières non compris dans d’autres classes” ne faisant référence à aucun produit en particulier et doit être restreint à “produits, carton”, ces produits, matière première, étant différents de ceux pour lesquels sa marque CHRONOPEI est enregistrée.

S’agissant des produits désignés par la marque COLIKADO, elle soutient qu’ils ne sont pas substituables à ceux exploités sous la dénomination B C, s’agissant de boites d’envoi prépayées. Elle souligne la faible distinctivité des marques invoquées contrairement aux signes qu’elle exploite en raison du suffixe évocateur B, associé à CHRONOPOST et met en exergue les différences visuelles, phonétiques, le terme “D” devant être prononcé pour le consommateur moyen comme en français et non en créole, et intellectuelles.

S’agissant de la marque COLIKADO et du signe COLIPAYS, elle exclut aussi tout risque de confusion compte tenu des éléments visuels, phonétiques et intellectuels et souligne que le signe qu’elle exploite doit être appréhendé dans son ensemble, et non uniquement nominalement.

A titre subsidiaire, elle demande d’aménager les mesures d’interdiction et de les subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer son indemnisation éventuelle pour le cas où l’action en contrefaçon à venir serait jugée non fondée.

SUR CE

Sur la qualité à agir de la société COLIPAYS

Comme le soulignent à juste titre les demandeurs, dès lors que la société COLIPAYS intervient aux côtés du titulaire des marques, se prévalant de sa qualité de licenciée exclusive, le défendeur n’est pas recevable à contester l’existence de la licence.

L’article 31 du code de procédure civile dispose que “l’action est ouverte à ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”.

Si l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle autorise “toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon” à agir en référé, aux termes de l’article L 716-5 du même code, le licencié exclusif ne peut agir en contrefaçon que pour substituer le titulaire de la marque, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque la société COLIPAYS agit aux côtés de Monsieur X.

La présente action n’est fondée que sur les articles L. 713-3, L.714-7 et L.716-6 du code de la propriété intellectuelle et la société COLIPAYS, en sa qualité de licenciée exclusive, ne forme aucune demande au titre de la concurrence déloyale. Cependant, à l’égard du licencié exclusif intervenant aux côtés du titulaire de la marque, les faits de contrefaçon s’analysent en faits de concurrence déloyale.

Dès lors, la société COLIPAYS n’a pas qualité à agir en contrefaçon sur le fondement de l’article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle et ses demandes seront déclarées irrecevables.

Sur les demandes d’interdiction et de provision

L’article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que :“toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon (…) Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente ”.

La question de la validité des deux marques dont est titulaire Monsieur X pour défaut de distinctivité ne se pose pas avec suffisamment de pertinence pour remettre en cause au stade des référés ses droits, étant relevé que la marque COLIKADO est semi-figurative et présente de ce fait un élément arbitraire et que si le premier élément de la marque COLIPAYS décrit un colis, l’ajout du mot PAYS rend ce signe très légèrement arbitraire en l’absence de signification de “COLIPAYS”.

L’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle prohibe, sauf autorisation du propriétaire, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public.

Il convient de rechercher s’il existe des éléments permettant de penser que l’action a des chances de prospérer devant le juge du fond et l’apparence d’un risque de confusion dans l’esprit du public, en l’espèce le consommateur français moyen.

L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

Sur l’atteinte à la marque COLIPAYS

La marque verbale COLIPAYS est enregistrée en classe 16 pour les papier, carton et produits en ces matières non compris dans d’autres classes et en classe 39 pour l’emballage, entreposage et transport de marchandises.

La marque dont est titulaire la société CHRONOPOST, B D, est enregistrée en classe 16 notamment pour les emballages en papier et carton et boîtes en carton et papier, en classe 38 pour les télécommunications, communication et en classe 39 pour les transports, entreposage, emballage, service de commissionnaire de transport, collecte et distribution de lettres, colis et autres articles de taille moyenne par courrier, transport express ou messagerie et ne nécessitant pas la fourniture de conteneur pour l’usage privé des clients.

Contrairement à ce que soutient la société CHRONOPOST, il existe une similitude entre les produits et services puisque les deux marques visent l’emballage et le transport de marchandises.

Il convient de relever que sur les “prêt à expédier” commercialisés par la société CHRONOPOST, n’est pas reproduite la marque B D dont elle est titulaire mais les deux signes CHRONOPEYI et CHRONOPÉI (c’est à dire avec un E avec accent). Cependant, aucune demande au titre de ces signes n’est formulée en demande.

Les conditions d’exploitation de la marque dont est titulaire Monsieur X sont indifférentes en l’espèce s’agissant d’apprécier la vraisemblance d’une contrefaçon au vu de la marque déposée et non des faits constitutifs de concurrence déloyale.

Verbalement, la marque COLIPAYS est composée de 4 syllabes et celle de la société CHRONOPOST de 3. Contrairement à ce qui est soutenu en demande, la dernière syllabe n’est pas prononcée de la même manière dès lors que pour le consommateur français moyen, qui ne se confond pas avec le consommateur réunionnais, D ne se prononce pas comme PAYS. En conséquence, les marques ont un nombre de syllabes proche mais se distinguent la prononciation, notamment de la syllabe d’attaque.

Visuellement, les marques diffèrent du fait que celle de la société CHRONOPOST est coupée en deux, ce qui isole ces deux parties et l’élément B qui est distinctif.

Intellectuellement, le signe COLIPAYS renvoie à l’idée d’un colis envoyé au pays ou du pays, tandis que le signe B D n’a en français métropolitain aucune signification particulière, B évoquant le temps et, compte tenu de la notoriété de la marque CHRONOPOST, qui n’est pas contestée en demande, à un service particulier en lien avec l’envoi postal.

En conséquence, aucun risque de confusion pour le consommateur moyen n’est caractérisé avec l’évidence qui s’impose en référé entre ces deux signes puisque du fait de l’élément B, le consommateur ne sera pas amené à attribuer une origine commune aux produit et aucune atteinte aux droits de Monsieur X sur sa marque n’est constituée .

Sur l’atteinte à la marque COLIKADO

La marque semi figurative COLIKADO est enregistrée en classe 16 pour les cartons et produits en ces matières non compris dans d’autres classes à savoir cartonnages, sacs, sachets, enveloppes, pochettes pour l’emballage en carton et papier, tubes en cartons, matières plastiques pour l’emballage à savoir sacs, sachets, films et feuilles, en classes 31 pour les produits agricoles, horticoles et forestiers, gaines, fruits et légumes frais et en classe 39 pour le transport, l’emballage et entreposage de marchandises, organisation de voyages.

Est présentée sous le signe B C, sur internet une offre prête à l’emploi à expédier comprenant un emballage et une livraison en express et à domicile. Par ailleurs, le signe B C est exploité sur les boîtes à poster, la syllabe B dans un rond bleu et celle C dans un rond orange.

Le signe est donc exploité pour désigner des produits et services similaires à ceux pour lesquels la marque COLIKADO est enregistrée, à savoir un emballage et un service de transport de marchandises.

Verbalement, les signes en cause sont très proches, tous deux composés de 4 syllabes dont les deux dernières se prononcent de la même manière.

Visuellement, les deux signes se distinguent légèrement d’une part compte tenu du caractère figuratif de la marque-un K stylisé et des polices différentes- et d’autre part, du fait que le signe litigieux est composé de deux mots, B et C.

Intellectuellement, les deux signes en présence font référence tous deux à un cadeau, la marque portant sur un colis contenant un cadeau. Quant au signe litigieux, il renvoie à l’association d’un cadeau avec le temps, et compte tenu de la notoriété de la marque CHRONOPOST, à l’envoi postal d’un colis contenant un cadeau.

Au vu de ces éléments, en dépit des ressemblances entre le signes, compte tenu de la très faible distinctivité de la marque COLIKADO, il n’existe pas de risque de confusion entre les deux signes, le consommateur français moyen associant à la marque CHRONOPOST le signe B C, étant relevé que les conditions d’exploitation de la marque de Monsieur X sont encore une fois inopérantes pour caractériser un risque de confusion.

Dès lors, aucune atteinte vraisemblable à la marque COLIKADO n’est constituée.

En conséquence, il n’y a lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par Monsieur X.

Sur les autres demandes

Il convient de condamner Monsieur X et la société COLIPAYS, parties perdantes, in solidum aux dépens et à verser à la société CHRONOPOST, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir sa défense, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 2.500 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,

— DÉCLARONS les demandes de la société COLIPAYS irrecevables,

— DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par Monsieur X,

— CONDAMNONS in solidum Monsieur X et la société COLIPAYS aux dépens,

— CONDAMNONS in solidum Monsieur X et la société COLIPAYS à payer à la société CHRONOPOST la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait à Paris le 18 juillet 2011

Le Greffier, Le Président,

E F G H

FOOTNOTES

1:

Copies exécutoires

délivrées le: