TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 22 septembre 2016

3^e chambre 4^e section N° RG : 15/00450

DEMANDERESSE S.A.S. KAP DEVELOPPEMENT […] 33150 CENON agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. et représentée par Maître Jean-Louis FOURGOUX de la SELARL, F ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0069 et par M^e D. L de la SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DÉFENDERESSE S.A.S. PLAZA […] Saint Saëns Centre Commercial du Bois des Roches 91240 SAINT MICHEL SUR ORGE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège. et représentée par M^e Benjamin CHABERNAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0448 et par M^e Stéphanie T de la SELARL LEXLINA, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL Camille LIGNIERES. Vice-Présidente Laurence L, Vice-Présidente Laure A. Vice-Présidente assistées de Sarah BOUCRIS, greffier.

DÉBATS À l’audience du 22 juin 2016 tenue en audience publique

JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE La société KAP DEVELOPPEMENT est une société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux (33) depuis le 13 mai 2004 sous la forme d’une SAS. Elle se dit titulaire des marques suivantes :

— la marque française verbale LE KIOSQUE A PIZZAS déposée le 3 mai 2000 auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle, sous le numéro national 003026642. et dûment renouvelée le 26 mai 2010. en classes 42 et 43.

- la marque verbale française LE KIOSQUE A PIZZAS déposée le 3 février 2011 et enregistrée sous le n°11 3 803 298. en classes 16. 29. 30, 35. 39 et 43;

- la marque française verbale LE KIOSQUE A PIZZAS déposée le 7 décembre 2012 et enregistrée sous le n° 12 3 966 840 en classes 9.36. 38 et 41;

— la marque semi- figurative française

déposée le 4 janvier 2004, enregistrée sous le n°04 3 266 534 et dûment renouvelée le 18 décembre 20 I 3t en classes 25. 30 et 43 :

- la marque semi-figurative française

déposée le 12 décembre 2012 et enregistrée sous le n° 12 3 968 010, en classes 6. 9. 19. 36. 37 1 38 et 41 :

— et la marque internationale semi figurative déposée le 9 mai 2007 et enregistré sous le n° 949 685 en classes 25, 30 et 43 couvrant notamment la France. La société KAP DEVELOPPEMENT explique qu’elle dispose d’un réseau de franchise regroupant, à ce jour plus de 253 points de vente en France sous l’enseigne LE KIOSQUE A PIZZAS. En outre, elle exploite le site internet accessible à l’adresse électronique www.le-kiosque-a-pizzas.com. La société KAP DEVELOPPEMENT a constaté que la SAS PLAZA exploitait un fonds de commerce de vente de pizzas situé à SAINT MICHEL SUR ORGE (91240} sous l’enseigne « LE KIOSQUE A PIZZAS », notamment à titre de nom commercial et d’enseigne et le faisait figurer sur son site internet www.pizza-plaza-saint~michel-sur- orge.fr. Elle considère que ces faits sont constitutifs d’une atteinte à ses marques.

La société KAP DEVELOPPEMENT indique avoir mis en demeure la société SAS PLAZA par des lettres en date des 30 juin, 9 juillet et 18 septembre 2014, de cesser l’utilisation des termes KIOSQUE A PIZZAS, et que ces lettres sont restées sans effet. Par exploit du 3 décembre 2014, la société KAP DEVELOPPEMENT a fait assigner la société PLAZA devant le tribunal de grande instance de Paris à l’effet de voir : Vu les articles L. 712-6. L. 713-2 et L. 713-3. L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle, vu l’article 1382 et 1383 du Code civil. À titre principal :

- DIRE que les actes commis par la SAS PLAZA par l’usage de la dénomination KIOSQUE A PIZZAS constituent une contrefaçon de la marque LE KIOSQUE A PIZZAS ;

- CONDAMNER la SAS PLAZA à réparer les préjudices subis par la demanderesse et à lui payer la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices résultant de la contrefaçon et de l’usage frauduleux de la marque « LE KIOSQUE A PIZZAS »;

- DEBOUTER la SAS PLAZA de ses demandes reconventionnelles, À titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil:

- DIRE ET JUGER, à titre subsidiaire, que les agissements de la SAS PLAZA à. l’encontre de la SAS KAP DEVELOPPEMENT constituent des actes de concurrence déloyale et de parasitisme commercial :

- CONDAMNER la SAS PLAZA à réparer les préjudices subis par le demandeur et à lui payer la somme de 100.000 € à titre de dommages- intérêts, en réparation des préjudices résultant son comportement déloyal et parasitaire : En tout état de cause:

- INTERDIRE à la SAS PLAZA de faire usage ou de concéder tout droit d’usage de la dénomination LE KIOSQUE A PIZZAS comme étant trop proche de la marque LE KIOSQUE A PIZZAS sous quelque forme et de quelque titre et nature que ce soit, et ce, sous astreinte définitive et non comminatoire de 10 000 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir.

- ORDONNER l’interdiction de toute nouvelle publication ou information sur fichier informatique et sur support papier des références KIOSQUE A PIZZAS dans l’activité de la SAS PLAZA.

- INTERDIRE toute nouvelle publication sur fichier informatique et sur papier des références KIOSQUE A PIZZAS dans l’activité de la SAS PLAZA sans autorisation des demandeurs.

- INTERDIRE à la SAS PLAZA d’utiliser le nom de domaine et l’adresse internet www.pizzalekiosque.com et ce. dans toutes les utilisations qui en sont faites, que ce soit notamment à titre de dénomination commerciale, d’enseigne, ou encore sur les documents publicitaires, référencement téléphonique, mots clés, ad words. ou tout autre utilisation et notamment sur tout site internet et celui de la société SAFA.

— DIRE ET JUGER que le Tribunal de céans restera, compétent pour connaitre de la liquidation éventuelle des astreintes qu’il aura ordonnées.

- ORDONNER aux frais de la défenderesse, à titre de complément de dommages-intérêts, l’insertion par extrait ou en entier du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix des demandeurs.

- CONDAMNER la SAS PLAZA à payer à KAP DEVELOPPEMENT S.A.S la somme de 15 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

- CONDAMNER la SAS PLAZA en tous les dépens de l’instance. La société PLAZA a constitué avocat et a soulevé un incident durant la mise en état en demandant de :

- constater que la société PLAZA n’a commis aucun fait de contrefaçon de marque.

- constater l’existence d’un droit d’usage du fait de l’antériorité de l’enseigne « KIOSQUE A PIZZA » par la société PLAZA au regard de l’enregistrement à l’INPI de la marque « KIOSQUE A PIZZA » par KAP DEVELOPPEMENT.

- constater en tout état de cause que la société PLAZA a procédé au démontage de l’enseigne litigieux au 24 novembre 2014 (assignation du 3 décembre 2014). En conséquence.

- se déclarer incompétent matériellement en raison de l’absence de fait de contrefaçon de marque au jour de la délivrance de l’assignation (3 décembre 2014).

- se déclarer incompétent territorialement eu égard au siège social de la société SAS PIZZA PLAZA.

- renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
- condamner la société KAP DEVELOPPEMENT à payer 3000 euros à la société PLAZA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

- condamner la société KAP DEVELOPPEMENT au paiement des entiers dépens. Le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence territoriale et s’est déclaré incompétent pour statuer sur les faits même de la contrefaçon et a condamné la société PLAZA à la somme de 1000 euros au titres des frais irrépétibles de la procédure d’incident. Le défendeur a conclu en date du 04 janvier 2016 en demandant au tribunal de : Vu l’article 42 du Code de procédure civile : Vu l’article 716-2 du Code de la propriété intellectuelle ; Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil : DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la société PLAZA en ses demandes, fins et conclusions : CONSTATER l’antériorité de l’usage de l’enseigne « KIOSQUE A PIZZA » par la société PLAZA au regard de l’enregistrement à l’INPI de la marque « LE KIOSQUE A PIZZAS » :

CONSTATER en tout état de cause que la société PLAZA a procédé au démontage l’enseigne litigieuse suite à la demande de la société KAP DEVELOPPEMENT, et ce à titre conservatoire : DIRE ET JUGER que la société KAP DEVELOPPEMENT n’est pas fondée à agir à rencontre de la société PLAZA : DEBOUTER la société KAP DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions : À titre reconventionnel : CONDAMNER la société KAP DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 20.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice économique subi par la société PLAZA ; En tout état de cause : CONDAMNER la société KAP DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société KAP DEVELOPPEMENT aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

La clôture a été prononcée en date du 17 mars 2016.

MOTIFS Sur la contrefaçon des marques verbales et semi figuratives de la société KAP DEVELOPPEMENT par l’usage du signe par la société PLAZA à titre de nom commercial et d’enseigne La société KAP DEVELOPPEMENT reproche à la société PLAZA d’utiliser, notamment sur son site internet le signe « kiosque à pizza » et sur la devanture de son commerce, à titre de nom commercial et d’enseigne. La société PLAZA répond qu’elle exploite son établissement sous le nom de « PIZZA PLAZA » depuis 1986, que seule l’enseigne lumineuse sur le toit du kiosque indique « kiosque à pizzas » depuis 1992, à la suite d’une autorisation du maire de Saint-Michel-sur-Orge du 8 décembre 1988 qui a permis de remplacer le camion à pizza en kiosque à pizza et a financé le coût des travaux de raccordement aux divers réseaux pour l’implantation d’un kiosque à pizza. La société PLAZA fait valoir que le droit d’usage sur cette enseigne lumineuse est antérieure au dépôt des marques qui lui sont opposées, que cette enseigne ne constitue pas une contrefaçon des marques, à défaut d’atteinte aux marques de la société KAP DEVELOPPEMENT. SUR CE ; La titularité des droits de la société KAP DEVELOPPEMENT sur les cinq marques qu’elle oppose à la société PLAZA n’est pas contestée.

L’article L713-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que :

"Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement : b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée." L’article L713-3 du même code dispose que : "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement." En l’espèce, il y a identité des services entre ceux visés dans l’enregistrement et ceux exploités par la société PLAZA, soit la vente de pizzas à emporter ou à consommer sur place dans le cadre d’une restauration rapide. Il ne peut s’agir que de faits d’imitation des marques de la société KAP DEVELOPPEMENT et non pas d’une reproduction, tant pour les marques semi-figuratives puisque seuls les termes verbaux sont repris, que pour les marques verbales puisque ne sont repris que deux termes sur trois « kiosque à pizzas » et non « le kiosque à pizzas ». Il est reproché à la société PLAZA la reprise des tenues « kiosque à pizzas » à titre de nom commercial et d’enseigne. Or, il ressort des éléments du dossier, notamment factures et bilans de la société PLAZA, que le nom commercial de celle-ci est à l’évidence « PIZZA PLAZA » lequel est mis en avant sur le site internet de la société PLAZA (pièces 1,2, 21, 22, 24, 25 en défense). Concernant l’enseigne de la boutique, au vu de la photographie du kiosque litigieux produite en demande (procès-verbal de constat du 1- 10-2014 en pièce 1 en demande), il apparaît sur le store en devanture la mention « PIZZA PLAZA » de façon très visible servant ainsi à la fois d’enseigne et de nom commercial, et l’indication en lettres lumineuses « Kiosque à Pizzas » est sur le toit du kiosque. Elle indique le bâtiment dans lequel se situe le commerce. C’est d’ailleurs ainsi que ce lieu est désigné dans la délibération municipale du 18 décembre 1988 qui a permis de donner ce kiosque en location pour l’exploitation du fonds de commerce de vente de pizzas dans un quartier socialement défavorisé (pièces 15 et 16 en défense). En tout état de cause, même s’il s’agissait d’une enseigne avec reprise à l’identique d’un signe protégé par un droit de marques, encore faudrait-il démontrer que cette reprise porte atteinte aux marques de

la société KAP DEVELOPPEMENT. Ainsi la CJUE, dans son arrêt Céline du 11 septembre 2007 a dit pour droit que « l’usage, par un tiers qui n’y a pas été autorisé, d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne identique à une marque antérieure, dans le cadre d’une activité de commercialisation de produits identiques à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée, constitue un usage que le titulaire de ladite marque est habilité à interdire conformément à l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, s 'il s’agit d’un usage pour des produits qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque. » En l’espèce, l’usage des termes « kiosque à pizzas » pour indiquer un kiosque dans lequel il est vendu des pizzas, c’est-à-dire le lieu dans lequel se situe le commerce et alors que la devanture indique clairement le nom commercial « PIZZA PLAZA » ne peut constituer une atteinte aux marques verbales opposées par la société KAP DEVELOPPEMENT. Il ne peut encore moins être retenu une atteinte à ses marques semi- figuratives dans lesquelles la partie figurative est dominante car la plus distinctive, les termes « le kiosque à pizzas » pour un commerce de vente à pizzas à emporter étant faiblement distinctifs. Pour ces raisons, la société KAP DEVELOPPEMENT sera déboutée de ses demandes fondées sur la contrefaçon de ses marques n° 003026642, 11 3 803 298, 12 3 966 840, 04 3 266 534, 12 3 968 010 et 949 685 à rencontre de la société PLAZA. Sur la concurrence déloyale et parasitaire, à titre subsidiaire La société KAP DEVELOPPEMENT reproche à la société PLAZA une usurpation de ses identifiants commerciaux (nom commercial, enseigne, nom de domaine). Elle fait valoir que la mise en place d’une enseigne « kiosque à pizzas » constitue un agissement parasitaire et ajoute que cette attitude fautive a engendré un détournement de clientèle. La société PLAZA réplique que toute sa publicité, notamment via internet, est faite sous son nom commercial « PIZZA PLAZA », que le nom de de domaine « pizzalekiosque » est actuellement utilisé par un établissement se situant à Chelles (78) qui n’est pas lié à la défenderesse. La société PLAZA ajoute qu’elle a montré sa bonne foi en procédant à la dépose des lettres lumineuses « KIOSQUE » sur le toit de son commerce, et ce dès la mise en demeure et avant même l’assignation. SUR CE; Vu l’article 1382 du code civil,

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas I’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.

En l’espèce, il est vrai que la société KAP DEVELOPPEMENT et la société PLAZA sont deux sociétés en situation de concurrence en étant toutes deux des vendeurs de pizzas à emporter ou à consommer dans le cadre d’une restauration rapide sur la commune de Saint Michel sur Orge (91). Cependant, les attestations de clients de la société PLAZA (pièces n° 3 à 14 en défense) et surtout la production de la délibération municipale autorisant l’ouverture d’un fonds de commerce de vente de pizzas dans un «kiosque à pizzas» datant de décembre 1988 (pièce n° 15 en défense), expliquent que le choix de la désignation de ce lieu est antérieur à l’implantation de la boutique franchisée par la société KAP DEVELOPPEMENT sur la commune de Saint-Michel-sur-Orge et même à l’enregistrement de ses marques. Ainsi l’indication de « Kiosque à Pizzas » sur le toit du kiosque de la société PLAZA ne relève pas d’un comportement déloyal et non conforme aux usages honnêtes du commerce.

Concernant le nom de domaine, au vu des pièces versées au débat tant par le demandeur qu’en défense (pièces 26 en demande et pièce 18 en défense), il apparaît que l’adresse « pizzalekiosque.com » renvoie sur la page d’un site consacré à un commerce de vente de pizzas situé à Chelles (77) dont il n’est nullement démontré qu’il ait un lien quelconque avec la société PLAZA. Enfin. concernant des faits de parasitisme, il a été dit plus haut que la société PLAZA exerce effectivement son activité commerciale sous le nom commercial de « PIZZA PLAZA», et il n’est aucunement démontré un détournement de clientèle au détriment de celle du franchisé de la société KAP DEVELOPPEMENT, la clientèle de la société PLAZA étant essentiellement celle du quartier, s’agissant d’un commerce de proximité. Par conséquent, la société KAP DEVELOPPEMENT sera également déboutée de ses demandes envers la société PLAZA fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire.

Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol. La société défenderesse sera déboutée de sa demande à ce titre faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société demanderesse qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense. Sur les frais et l’exécution provisoire La société KAP DEVELOPPEMENT, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens et devra participer aux frais irrépétibles que la société PLAZA a dû engager dans la présente procédure à hauteur de 3000 euros.

L’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS, le tribunal. Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par remise au greffe au jour du délibéré. Déboute la société KAP DEVELOPPEMENT de toutes ses demandes envers la société PLAZA fondées sur la contrefaçon de ses marques n° 003026642, 11 3 803 298, 12 3 966 840, 04 3 266 534, 12 3 968 010 et 949 685. Déboute la société KAP DEVELOPPEMENT de ses demandes envers la société PLAZA fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire. Déboute la société PLAZA de sa demande reconventionnelle en procédure abusive. Condamne la société KAP DEVELOPPEMENT à payer à la société PLAZA la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de- procédure civile. Ordonne I’exécution provisoire. Condamne la société KAP DEVELOPPEMENT aux dépens.