TRIBUNAL

DE GRANDE

INSTANCE

DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

1ère Chambre

JUGEMENT RENDU

LE 21 Novembre 2019

N° RG 17/00418 – N°

P o r t a l i s

DB3R-W-B7B-SRE5

^N° ^Minute:19/439

AFFAIRE

S.A. L’OREAL

C/

Société I DEAL SAS,

X Y

Copies délivrées le :

Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe du

Tribunal de Grande Instance de la circonscription judiciaire de Nanterre (Hauts-de-Seine).

DEMANDERESSE

S.A. L’OREAL

[…]

représentée par M^e Muriel ANTOINE LALANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1831

DEFENDERESSES

I DEAL SAS 176 avenue Charles de Gaulle

92522 NEUILLY-SUR-SEINE

représentée par M^e Anne-judith LÉVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1580

Madame X Y

80, avenue Faidherbe

92600 ASNIERES SUR SEINE

représentée par M^e Anne-judith LÉVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1580

L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2019 en audience publique devant le tribunal composé de :

Daniel BARLOW, Premier vice-président Sophie MARMANDE, Vice-Présidente

Julien RICHAUD, Vice-président

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Christine DEGNY, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

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EXPOSE DU LITIGE

La société L’Oréal, immatriculée au RCS de Paris depuis le 1er mars 1963, exerce notamment une activité dans le domaine des parfums, des produits de soins et des produits capillaires.

Madame X Z a créé la société I DEAL en 1997 ayant pour activité la recherche, le développement, la production et la mise en vente de boissons rafraichissantes, naturelles et biologiques.

M^me X Z est titulaire des marques suivantes : la marque verbale française «< Herbalist » n°3789063, déposée le 9 décembre 2010 en classes 3, 5, 30, 32, 33, 41, 42 et 44.

- la marque complexe française « HERBALIST De corps et d’Esprit La Marque et ses Attributs Packaging », n°3780897, déposée en couleurs le 9 novembre 2010 en classes 3, 30 et 32.

Souhaitant déposer la marque « Garnier Color Herbalist » pour désigner des produits capillaires et colorants pour cheveux, la société L’Oréal a, par courriel du 8 novembre 2016, proposé à M^me X Z d’envisager un accord de coexistence, ayant relevé que les marques «< Herbalist '> et < HERBALIST De corps et d’Esprit La Marque et ses Attributs Packaging » étaient exploitées uniquement pour désigner des boissons à base de thé et n’étaient pas exploitées en classe 3. Par courriel du 8 novembre 2016, M^me X Z, sans contester l’absence d’usage de ses marques en classe 3, a indiqué qu’elle souhaitait se réserver la possibilité de les exploiter dans cette classe.

Le 18 octobre 2016, la société L’Oréal a procédé au dépôt de la marque complexe « Garnier Color Herbalist » n° 4308133 en classe 3 pour désigner des colorants pour cheveux. Ni M^me X- Z ni la société I deal n’ont formé opposition.

Par acte du 9 janvier 2017, la société L’Oréal a assigné M^me X Z devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin de faire constater la déchéance de ses droits sur les marques

< Herbalist » et «< HERBALIST De corps et d’Esprit La Marque et ses Attributs Packaging » en classe 3.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 septembre 2018, la société L’Oréal demande au tribunal, au visa des dispositions du Livre VII du code de la propriété intellectuelle et notamment de l’article L.714-5, de :

- la dire et juger recevable et fondée en toutes ses demandes ;

- dire et juger la société I DEAL irrecevable à tout le moins mal fondée en son intervention volontaire et en toutes ses demandes :

- débouter Madame X Z et la société I DEAL de l’ensemble de leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent ;

-prononcer la déchéance des droits de Madame X Z sur les marques françaises

< Herbalist de corps et d’esprit la marque et ses attributs packaging » n°3780897 et «< Herbalist '> n°3789063 pour tous les produits de la classe 3 qu’elles désignent, à compter du 3 décembre 2015 pour la marque n°3780897 et à compter du 31 décembre 2015 pour la marque n°3789063 ;

- ordonner la transmission à l’INPI du jugement à intervenir aux fins d’inscription de celui-ci au Registre National des Marques et dire que la transcription dudit jugement pourra être effectuée sur présentation d’une copie exécutoire ;

- condamner Madame X Z à verser à la société L’Oréal la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Madame X Z en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Muriel Antoine-Lalance, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garanties.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 septembre 2018, M^me X Z et la société IDEAL qui intervient volontairement, demandent au tribunal, au visa des articles L.711-4, L.711-3 c) et L.714-5 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 1240 du code civil, de ;

- dire et juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société I DEAL;

² V

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— juger irrecevable L’Oréal en son action sur les produits de la classe 3 ;

- subsidiairement, la restreindre aux lotions pour cheveux ; reconventionnellement, condamner L’Oréal pour concurrence abusive et parasitaire et en conséquence :

-lui faire interdiction d’user de sa marque en ce qu’elle contient le terme

Herbalist;

-la condamner à verser aux concluantes la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- subsidiairement, annuler la marque L’Oréal n°4308133 du 18 octobre 2016 pour caractère trompeur ;

- condamner la demanderesse personne morale à verser aux défenderesses ensemble la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2018.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions signifiées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société I DEAL

Moyens des parties

La société L’Oréal soulève que les marques objet de sa demande en déchéance, en classe 3, sont la seule propriété de M^me X Z contre laquelle l’action a été dirigée, et que la société IDEAL, ayant une activité de négoce agroalimentaire, n’a pas qualité pour justifier son intervention, d’autant plus que son objet social est éloigné du domaine des cosmétiques, permettant ainsi de douter d’un prétendu projet à court terme.

En défense, la société I DEAL fait valoir qu’elle a qualité et intérêt à agir dans la mesure où c’est elle qui exploite la marque Herbalist et qu’elle a pour activité de faire évoluer le produit en développant à court terme une gamme de cosmétiques.

Appréciation du tribunal

En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.

Et, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il résulte de l’article L.714-5 1er alinéa du code de la propriété intellectuelle qu’encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans i enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

L’action en déchéance a été intentée par la société L’Oréal à l’encontre de M^me X Z, titulaire, aux termes des notices d’enregistrement extraites de la base de données de l’INPI (pièce n°2 de chacune des parties), de la marque verbale française « Herbalist » n°3789063 et de la marque complexe française «< HERBALIST De corps et d’Esprit La Marque et ses Attributs Packaging >>.

La S.A.SI DEAL enregistrée au RCS de Nanterre sous le numéro 414 114 959, fondée par ^Mme

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X Z et dont elle est présidente, a pour activités principales déclarées les «< activités manufacturières et le « négoce agroalimentaire >>.

En présence d’une action en déchéance valablement dirigée à l’encontre du véritable titulaire de la marque, il appartient à la société I DEAL de démontrer son intérêt à défendre à cette action et a solliciter, à titre reconventionnel la condamnation de la société requérante pour concurrence abusive et parasitaire ou encore l’annulation de sa marque.

A cette fin, sont versés aux débats par M^me Z et la société I DEAL :

-un certificat délivré à cette dernière émanant de l’organisme de certification Ecocert (pièce n°3) en date du 8/03/2017 et justifiant de la conformité d’une liste de 6 boissons naturelles à base de plantes infusées au règlement européen n° 834/2007 relatif à l’agriculture biologique ;

-des < éléments de visibilité de la marque » constitués d’un dossier de presse rassemblant des extraits d’un sondage de notoriété, des annonces, une référence à des évènements sponsorisés, des visuels de rayonnages présentant le produit en grandes surfaces, et d’extraits du site internet de la marque (pièce n°4).

Or, outre le fait que le premier document ne contient aucune référence aux marques en litige, il n’est complété par aucune preuve d’exploitation de la marque par la société I DEAL – qui n’apparaît pas sur les éléments de communication produits – telles des factures, bons de livraison ou de commande, et permettant de justifier l’intérêt à agir de la société I DEAL, qui, par ailleurs, n’indique pas être titulaire d’une licence d’exploitation.

Pas davantage, cette société, dont la société L’Oréal souligne avec pertinence qu’elle est immatriculée depuis 1997, ne justifie du projet qu’elle aurait eu de développer, « à court terme », une gamme de cosmétiques, et qui aurait été interrompu en raison des demandes adverses.

Dès lors, faute de caractériser sa qualité pour exploiter les marques en débat et son intervention économique dans la chaîne de commercialisation des produits Herbalist, l’intervention volontaire de la société I DEAL doit être jugée irrecevable.

Sur l’action en déchéance

Sur la recevabilité de l’action en déchéance de la société L’Oréal

Moyens des parties

Reconventionnellement, M^me X Z et la société I DEAL soutiennent que la société L’Oréal n’a pas intérêt à agir pour revendiquer la déchéance de marque pour l’ensemble des produits de la classe 3, et à ce titre se prévalent de l’activité réellement exercée par la société L’Oréal qui n’a déposé sa marque Garnier Color Herbalist que pour un seul produit de la classe 3 à savoir les colorants et lotions pour cheveux, produit qui n’a pas été revendiqué par M^me X Z dans son dépôt de marque. Elles soutiennent également que même si c’est la société L’Oréal qui a déposé la marque, l’exploitation des produits visés dans le dépôt sera faite par Garnier, qui est une branche de la société L’Oréal presque exclusivement dédiée à la coiffure, excluant tout intérêt à agir de L’Oréal.

En réponse, la société L’Oréal soulève, d’une part, qu’elle a intérêt à agir dans la mesure où sa demande tend à lever une entrave à l’utilisation d’un signe dans le cadre de ses activités qui sont très larges, à savoir la commercialisation de produits pour la peau, d’accessoires de maquillage, de produits pour cheveux, de parfums ou encore de produits d’hygiène, relevant tous de la classe 3, d’autre part, que son dépôt de la marque Garnier Color Herbalist pour les seuls colorants et lotions pour cheveux ne la prive pas d’un intérêt à agir pour divers autres produits cosmétiques, soulignant qu’il est inconcevable que des produits relevant de la classe 3 co existent dans les mêmes circuits de vente, au risque de voir le consommateur leur attribuer la même origine. Elle fait valoir également que la marque Garnier, propriété de L’Oréal, est connue du public pour divers produits de soins, d’hygiène et solaires pour le visage, le corps et non uniquement pour les cheveux.

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Appréciation du tribunal

En vertu des dispositions de l’article L.714-5 alinéa 3 du même code, toute personne intéressée peut demander la déchéance du propriétaire, de ses droits sur sa marque.

A défaut de règle particulière posée par cet article du code de la propriété intellectuelle, l’auteur de la demande en déchéance doit justifier de son intérêt à agir selon les conditions de l’article 31 du code de procédure civile qui supposent notamment la démonstration d’un intérêt réel, personnel et légitime au succès de sa prétention. L’intérêt s’apprécie au jour de la demande en déchéance.

Le demandeur justifie d’un tel intérêt lorsque sa demande est motivée par l’entrave potentielle à son développement que représente le monopole constitué par la marque dans le cadre de son activité économique qui ne pourra pleinement s’exercer que par le prononcé d’une mesure rendant le signe à nouveau disponible. Il suffit en outre au demandeur d’établir l’existence d’un projet d’exploitation sérieux d’un signe identique ou similaire à la marque, pour des produits identiques ou similaires, à ceux visés à l’enregistrement de la marque, sans qu’il soit besoin que ce projet soit abouti.

La société L’Oréal, qui n’a déposé sa marque complexe « Garnier Color Herbalist » en classe 3 que pour désigner des colorants pour cheveux (pièce n°4 en demande) sollicite la déchéance de M^me X Z sur tous les produits de la classe 3 dans lesquels ses deux marques ont été déposées à savoir: préparation pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres ; masques de beauté produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir.

Ayant fait précéder sa demande d’enregistrement de marque en date du 18 octobre 2016 d’une enquête sur l’exploitation de ses marques par M^me X Z (pièce n° 5 en demande) faisant ressortir la commercialisation exclusive de boissons, la société L’Oréal a pris contact, dès le 8 novembre suivant, avec M^me Z afin de lui proposer un accord de coexistence en faisant état d’une exploitation envisagée du signe «< dans le domaine cosmétique » (pièce n° 6).

Le fait que la marque dont la société L’Oréal envisage l’exploitation ait été déposée également avec le signe GARNIER, qui constitue également une marque dont la titularité de la société L’Oréal n’est pas contestée, n’a aucune incidence sur le fait que seule cette société envisage d’exploiter la marque en débat, l’argumentation selon laquelle « l’exploitant sera la sous-marque de l’entreprise dénommée Garnier » n’ayant aucune portée dès lors que Garnier n’est pas une entité juridique.

A l’inverse, la société L’Oréal établit, par ce dépôt, son intention sérieuse d’exploiter sa marque dans le domaine des produits capillaires tels les shampooing, produits de soins et de coloration pour cheveux qu’elle exploite déjà à travers diverses gammes de produits Garnier (pièce n° 15 en demande).

De même, l’intérêt à agir de la société L’Oréal, qui figure parmi les premiers groupes de cosmétiques mondiaux ayant généré en 2016 un chiffre d’affaire de l’ordre de 25,84 milliards d’euros (rapport d’activité pièce n° 14), pour l’ensemble des produits de soin de la peau, des cheveux, de maquillage, des produits d’hygiène ou encore des parfums visés à l’enregistrement, i dont elle sollicite la déchéance, n’apparaît pas sérieusement contestable.

Ainsi, par son activité reconnue dans le domaine des cosmétiques, et, en l’espèce, les recherches effectuées préalablement au dépôt de sa marque puis les contacts pris avec la défenderesse aux fins d’obtenir un accord amiable, la société L’Oréal a suffisamment démontré le sérieux de son projet, sans que le défaut d’exploitation postérieurement à l’enregistrement puisse lui être opposé compte tenu de la nécessité d’introduire une action en déchéance et des moyens qui lui sont opposés dans ce cadre.

⁵ ".

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De fait, les marques de M^me X Z constituent une entrave potentielle à l’utilisation par la société L’Oréal du signe Herbalist, quand bien même elles n’ont pas été déposées pour les

< colorants pour cheveux », produits qui apparaissent néanmoins similaires aux «< lotions pour cheveux >> visées par l’enregistrement, et la société L’Oréal a tout intérêt, pour poursuivre utilement son projet de commercialisation de produits de beauté, à s’assurer au préalable de la disponibilité du signe, ce que seule permet l’action en déchéance.

En revanche, la société L’Oréal n’ayant jamais manifesté l’intention de commercialiser des préparation pour blanchir et autres substances pour lessiver » ni de « préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser », qui sont des produits de nettoyage non destinés à un usage cosmétique, et pas davantage de «< produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir »>, elle ne justifie d’aucun intérêt à agir pour ces produits.

Sur la déchéance des droits de M^me X Z sur la marque verbale < Herbalist '>

n°3789063, et la marque complexe « HERBALIST De corps et d’Esprit La Marque et ses Attributs Packaging » n°3780897

Moyens des parties

Au soutien de ses prétentions, la société L’Oréal fait valoir, d’une part, que les marques

< Herbalist » et «< HERBALIST De corps et d’Esprit La Marque et ses Attributs Packaging » éposées par M^me X Z sont inexploitées depuis plus de 5 ans pour les produits de la classe 3 et encourent ainsi la déchéance en classe 3, et d’autre part, que ce défaut d’exploitation n’est pas contesté

Appréciation du tribunal

Conformément à l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage: a) L’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;

b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif; c) L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation. La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés. L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande.

La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu.

Cette disposition doit être interprétée à la lumière de l’amicie 10 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (désormais les articles 16§1 et 19 de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques), qui fixe pour point de départ du délai de 5 ans la date à laquelle la procédure d’enregistrement est terminée, soit à la date de la publication de l’enregistrement de la marque conformément à l’article R. 712-23 du code de propriété intellectuelle. A défaut, en cas d’interruption de l’usage sérieux, la reprise ou le commencement de cet usage visé par l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle est privé d’effet utile s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande.

스..

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Aussi, la preuve de l’usage sérieux qui incombe à M^me X Z doit prioritairement porter sur la période de cinq ans débutant à la date de la publication de l’enregistrement de la marque. Eu égard aux notices complètes INPI communiquées comportant les date de publications des enregistrements, la première période de référence court du 3 décembre 2010 au 3 décembre 2015 pour la marque °3780897 et du 31 décembre 2010 au 31 décembre 2015 pour la marque

°3789063.

A défaut, en cas d’interruption de l’usage sérieux, la reprise ou le commencement de cet usage est privé d’effet utile s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande, soit, du 9 octobre 2011 au 9 octobre 2016.

Par ailleurs, pour être considéré comme sérieux, l’usage du signe doit être fait, conformément sa fonction essentielle, à titre de marque pour identifier ou promouvoir dans la vie des affaires aux yeux du public pertinent les produits et services visés au dépôt et opposés aux défenderesses: il doit être tourné vers l’extérieur et public et non interne à l’entreprise ou au groupe auquel elle appartient. Le caractère sérieux de l’usage, qui à la différence du défaut l’exploitation n’a pas à être ininterrompu, implique, ainsi que l’a jugé la CJUE dans son arrêt du 19 décembre 2012 Leno AB BV c. AC AD (§29), qu’il permette de créer ou de maintenir des parts de marché du titulaire de la marque pour les produits et services concernés au regard du secteur économique en cause et qu’il ne soit ni sporadique ni symbolique car destiné au seul maintien des droits sur la marque. La Cour ajoutait que « l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque ».

M^me X Z ne cherche pas à démontrer l’usage sérieux de ses marques pour les produits relevant de la classe 3 visés à l’enregistrement, indiquant dans ses écritures (page 3) que « le développement de la partie non-alimentaire de la marque a été pour un temps laissé de côté, les concluantes s’attachant au succès de la boisson à base de thé avant de décliner la marque vers des cosmétiques labellisés bio et commerce équitable », ce qui constitue une reconnaissance de l’absence d’usage de ses marques.

Or, M^me X Z ne pouvant priver sans limite de temps d’autres acteurs économiques de l’utilisation du signe déposé, elle sera déchue de ses droits pour défaut d’usage sérieux :

sur la marque n°3780897 les produits de la classe 3 suivants « savons; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage; » és à l’enregistrement à compter du décembre 2015 ; sur la marque n°3789063 les produits de la classe 3 suivants « savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage; » és à l’enregistrement à compter du 31 décembre 2015.

Conformément à l’article R. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, la décision sera

^transmise ^àse à l’INPI pour inscription SUT SCSses registres une fois la deciIOIS la décision devenue définitive.

Sur la concurrence déloyale et parasitaire

Moyens des parties

Reconventionnellement, à titre principal, M^me X Z et la société I DEAL demandent sur ce fondement l’interdiction d’usage de la marque «< Garnier Color Herbalist » et à ce titre font valoir, d’une part, que la société L’Oréal n’est pas parvenue à faire signer à M^me X Z un accord de coexistence et a déposé la marque Garnier Color Herbalist, commettant ainsi des

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actes de concurrence abusive et parasitaire, dans la mesure où les deux parties s’adressent à la même clientèle et que si un consommateur, en raison de la force du marketing d’un grand groupe comme L’Oréal, identifie la marque Herbalist comme étant un produit pour cheveux il ne consommera plus de thés ou d’infusions sous la marque Herbalist, associant désormais ce terme à des produits capillaires, et d’autre part, que la société L’Oréal cherche par son action en déchéance à priver tout développement ultérieur de la société I Deal.

En réponse, la société L’Oréal fait valoir qu’il n’est relevé aucune faute, ni aucun préjudice, ni aucun lien de causalité au soutien des prétentions fondées sur la concurrence déloyale et l’article 1240 du code civil, et, en outre, que les défenderesses ne rapportent aucunement la preuve d’une quelconque valeur économique individualisée, fruit d’un savoir-faire spécifique et d’investissements particuliers dans le sillage de laquelle la société L’Oréal se serait immiscée ou dont elle aurait profité. En outre, elle souligne qu’aucun produit Color Herbalistn’est encore sur le marché et qu’aucun acte de parasitisme ou de concurrence déloyale n’a pu dès lors être caractérisé. Enfin, elle expose que les colorants pour cheveux et les infusions relèvent de secteurs de vente différents, ce qui exclut tout risque de confusion.

Appréciation du tribunal

En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 (devenus 140 et 1241) du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.

L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée.

Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir-faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.

L’action en concurrence déloyale, qui échappe aux règles spéciales régissant l’action en contrefaçon qui sanctionne une atteinte à un droit réel privatif, ne peut être invoquée cumulativement à cette dernière qu’en présence d’un fait dommageable fautif distinct du comportement constitutif de la contrefaçon. Elle peut en revanche l’être à titre subsidiaire pour des faits identiques à charge pour la partie qui l’invoque de les qualifier et de les motiver conformément aux règles propres à la concurrence déloyale et parasitaire, le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle ne pouvant jouir de plus de droits sur le terrain de la concurrence déloyale et parasitaire qu’il n’en a en application du droit des modèles et l’action fondée sur la responsabilité délictuelle ne pouvant constituer une protection de repli par rapport à celle, éciale, offerte per l’action on contrefaçon.

La marque complexe n°4308133déposée par la société L’Oréal pour désigner des colorants pour cheveux s’intitule « Garnier color Herbalist '>.

Etant souligné que M^me X Z se dispense, dans ses écritures, de toute analyse comparative des signes en présence, il convient, pour apprécier le risque de confusion, de relever, l’absence d’identité des signes en présence dès lors que seul le terme Herbalist déposé par M^me X Z à titre de marque verbale, et associé à plusieurs visuels ainsi qu’aux termes < De corps et d’esprit La marque et ses attributs packaging » au sein de sa marque complexe, est repris dans la marque déposée par la société L’Oréal.

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En outre, même en le considérant comme prépondérant du fait de la construction visuelle du signe et du sens de lecture du haut vers le bas, l’association du terme Herbalist à deux autres mots au sein de la marque complexe « Garnier color Herbalist » en diminue la visibilité et ne permet de retenir qu’une faible similarité entre les signes.

Par ailleurs, la défenderesse ne commercialise aucun des produits qu’envisage de développer la société L’Oréal sous sa marque, à savoir des colorations capillaires ou des produits cosmétiques et d’hygiène.

En l’espèce, la défenderesse estime que l’action de la société L’Oréal n’a d’autre but que de priver son activité et celle de la société I DEAL de développement ultérieur, et que, s’adressant à la même catégorie de clientèle et également distribués en grande surface, leurs produits ne peuvent co exister sur le marché.

A cet égard, il convient d’observer que le simple fait d’être distribués dans des enseignes communes et, ce qui reste à prouver, de s’adresser à une même clientèle de femmes < soucieuses de leur bien-être », ne suffit pas à créer dans l’esprit de celle-ci un risque de confusion dès lors que les boissons labellisées biologiques vendues par M^me X Z n’ont pas du tout le même usage que les colorations pour cheveux, ou les produits de soins, qu’envisage de commercialiser la société L’Oréal, et ne seront, en toutes hypothèses, pas disponibles dans les même rayons.

Et, quand bien même une partie de la clientèle serait commune et associerait, à terme, le signe Herbalist avant tout aux colorations capillaires, étant relevé que la concurrence déloyale invoquée ne peut-sérieusement être fondée sur la seule puissance économique de la société L’Oréal au regard des faibles moyens en marketing de M^me X Z, le risque que les consommatrices se détournent de produits présentant un usage totalement différent apparaît plus qu’hypothétique.

Enfin, ainsi que le souligne la requérante, M^me X Z ne justifie nullement, sur le terrain du parasitisme, des investissements ou, en tout cas, d’une valeur économique individualisée qu’elle aurait créée et qui aurait été captée, et, en outre, le poids économique sans commune mesure des activités respectives des parties, que la défenderesse ne cesse de mettre en exergue, exclut précisément le fait que la société L’Oréal se soit placée dans le sillage de la défenderesse ou de sa société.

En conséquence, en l’absence de démonstration d’un quelconque risque de confusion susceptible de lui porter préjudice, comme de parasitisme, M^me X Z ne peut qu’être déboutée de sa demande d’interdiction et de sa demande indemnitaire sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme.

Sur la nullité de la marque complexe « Garnier Color Herbalist '> n° 4308133

Moyens des parties

Au soutien de leur demande reconventionnelle en nullité de la marque « Garnier Color Herbalist » présentée à titre subsidiaire, M^me X Z et la société I DEAL soutiennent que le terme < Herbalist » est l’élément dominant dans la marque Garnier Color Herbalist, que ce terme signifie «< Herboriste » en français et qu’il désigne l’ancien métier des pharmaciens qui préparaient des plantes médicinales, que l’utilisation d’un tel terme pour commercialiser des produits chimiques de coloration capillaire est dès lors déceptive.

En réponse, la société L’Oréal fait valoir, d’une part, que le terme « Herbalist », qui n’est pas l’élément dominant de la marque Garnier Color Herbalist, est un terme général qui ne renvoie ni à un ingrédient ou composant, ni à un label de qualité ou à une indication géographique, de telle sorte qu’il ne peut être considéré comme déceptif au regard des dispositions de l’article L.711-3 c) du code de la propriété intellectuelle, dans la mesure où le consommateur attend d’un produit colorant les cheveux qu’il colore les cheveux, la marque pouvant éventuellement être perçue comme s’inscrivant dans une tendance naturelle, sans que son utilisateur imagine que le produit ne comprend que des végétaux appartenant à la famille des plantes médicinales. D’autre part, la société L’Oréal expose proposer d’ores et déjà des produits de coloration végétale ou naturelle, sans eau oxygénée et sans ammoniaque, si bien qu’il ne peut être affirmé de manière générale et

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absolueque les colorants de la société L’Oréal seraient nécessairement chimiques.

Appréciation du tribunal

Conformément à l’article L. 711-3 c du code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

Ainsi que l’a jugé la dans son arrêt du 4 mars 1999 Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, le caractère trompeur suppose que l’on puisse retenir l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur.

A cet égard, le signe lui-même doit être trompeur au regard des produit ou services désignés dans le dépôt, l’appréciation de ce caractère devant être faite par rapport à la perception qu’en a le public d’attention moyenne, en considération du risque d’erreur ou de confusion qu’il créé, et la marque déceptive doit être de nature à créer un risque suffisamment grave de tromperie, notamment sur la qualité des produits ou des services qu’elle désigne.

Et, les conditions de validité d’une marque devant exister au jour du dépôt, le caractère déceptif du signe déposé par la société L’Oréal doit être apprécié à cette date soit le 18 octobre 2016.

En l’espèce, la marque complexe « Garnier Color herbalist » est composée de trois termes, le premier étant un nom propre, arbitraire et qui est également une marque déposée, le second qui est la traduction du mot couleur en anglais celle-ci étant connue du consommateur moyen français, et le dernier étant un terme n’ayant aucune signification en français.

Critiquant l’utilisation du seul signe « herbalist », identique à celui de sa marque verbale, et premier signe de sa marque complexe, au sein de la marque « Garnier Color herbalist '>, qui, de fait, peut apparaître au yeux du consommateur comme discriminant dès lors que Garnier renvoie à une marque de produits de beauté déclinée en une multitude de gammes et que < color >> peut évoquer les colorations pour cheveux en général, M^me X Z en déduit le caractère trompeur de la marque en s’appuyant sur la signification du terme en français, qui renvoie à l’activité d’herboriste, soit une personne non diplômée en pharmacie faisant le commerce des plantes médicinales.

Outre le fait que la capacité du consommateur moyen à connaître cette signification reste à démontrer, ce qui constitue un premier obstacle au risque allégué de tromperie, l’utilisation d’un vocable évoquant un savoir-faire en matière de plantes médicinales ne peut suffire à générer chez le consommateur la certitude, comme le soutient M^me X Z, et s’agissant de colorations pour cheveux, < qu’aucun élément extérieur à la nature ne compose le produit, et qu’en outre les végétaux utilisés appartiennent à la famille des plantes médicinales '>.

Et, si le radical « Herb » peut suggérer au consommateur l’emploi, dans la composition des produits, par hypothèse ignorée dès lors qu’aucun d’entre eux n’a été commercialisé, d’ingrédients d’origine végétale, cette suggestion n’allant pas au-delà de la mise en valeur des composants naturels d’un produit n’exclut pas l’utilisation d’autres composants d’origine chimiques, à l’opposé des labels de certification utilisés notamment en agriculture biologique, auxquels le consommateur soucieux de naturel a pour habitude de se référer.

Dans ces conditions, en l’absence démontrée de risque sumisamment grave de tromperie du consommateur sur les qualités des produits vendus sous la marque en débat, la demande reconventionnelle en nullité de la marque «< Garnier Color Herbalist » n° 4308133 ne peut qu’être rejetée.

Sur les demandes accessoires

La société L’Oréal fait valoir que l’attitude de M^me X Z l’a contrainte à saisir le tribunal et à engager des frais irrépétibles dans la mesure où M^me X Z n’a pas répondu aux propositions d’accord de coexistence. Elle souligne que M^me X Z a adopté des

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manœuvres dilatoires et conteste ses allégations selon lesquelles elle n’aurait pas eu les moyens de s’offrir les services d’un avocat spécialisé ni eu le temps d’entrer en négociation puisque le jour même de la réception du courriel de la société L’Oréal en date du 8 novembre 2016, M^me X Z y a répondu en mettant en copie son conseil.

En défense, M^me X Z fait valoir que la présente procédure fait partie de la stratégie de propriété industrielle de la demanderesse et entre dans son budget de dépôts, revendications, oppositions et procédures, lui permettant d’augmenter sa force de frappe en faisant annuler des marques de petits exploitants après se les être appropriées par dépôt. Elles soutiennent que cette procédure n’entraîne pour la demanderesse aucun frais irrépétibles puisque cette dernière est dotée d’un département de propriété industrielle interne.

Il résulte suffisamment des pièces n° 6 à 9 versées aux débats par la société L’Oréal que, si celle- ci a déposé sa marque en connaissant l’existence de celles appartenant à M^me X Z, mais également des produits réellement exploités, elle a lui rapidement proposé un accord de co- existence certes rédigé par ses services, mais susceptible d’amendements. A cet égard il résulte de ces mêmes échanges que bien qu’assistée d’un conseil dès le lendemain de son premier contact avec la société L’Oréal, la défenderesse n’a pas souhaité donné suite à cette proposition indiquant seulement se réserver la possibilité d’exploiter ses marques en classes 3, et ce à quelques jours de l’expiration du délai de 5 ans visé par 'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle. Dès lors, la responsabilité de M^me X Z dans la naissance du litige, outre sa complexification ultérieure, apparaît caractérisée.

En conséquence, M^me X Z, qui perd le procès, et dont la demande au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la société L’Oréal sera, par suite, rejetée, sera condamnée à payer à cette dernière la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Compatible avec la solution du litige et nécessaire au regard de son ancienneté, l’exécution provisoire du jugement sera, conformément à l’article 515 du code de procédure civile, ordonnée en toutes ses dispositions à l’exception de celles touchant à la déchéance frappant les marques n° °3780897 et n°3789063.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré,

Déclare irrecevable l’intervention volontaire de la société I DEAL ;

Déclare la société L’Oréal recevable en son action en déchéance à l’encontre de M^me X

Z à l’exception des produits suivants de la classe 3 «préparation pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir >> ; Prononce à l’encontre de M^me X Z la déchéance, pour défaut d’usage sérieux, de ses

droits sur :

la marque francaisese n°3780897 les produite de la classe 3 suivants « savons; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage; » à compter du décembre

2015; sur la marque complexe française n°3789063 pour les produits de la classe 3 suivants

< savons; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage; » à compter du 31 décembre 2015;

Ordonne la communication de la présente décision, une fois celle-ci devenue définitive, à l’INPI, à l’initiative du greffe ou de la partie la plus diligente, pour inscription sur ses registres ;

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Rejette les demandes de M^me X Z d’interdiction d’usage de la marque < Garnier Color Herbalist » n° 4308133 et indemnitaire sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme;

Rejette les demandes reconventionnelles en nullité la marque «< Garnier Color Herbalist '> n°

4308133 présentées par M^me X Z;

Rejette les demandes de M^me X Z au titre de ses frais irrépétibles ;

Condamne M^me X Z à payer à la société L’Oréal la somme de SEPT MILLE EUROS (7 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M^me X Z à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Maître Muriel ANTOINE-LALANCE conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives à la déchéance des droits de M^me X Z sur ses marques.

signée par Daniel BARLOW, 1er Vice-Président, chargé de la mise en état, et par Christine DEGNY, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Christine DEGNY Daniel BARLOW ли

Pour copie certifiée conforme

Nanterre, le 08 OCT. 2020 JUDICIAIRE le greffier DE

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