Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre section 1, 27 février 2020, n° 19/05384

TJ Paris 27 février 2020

Arguments

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Accepté
Contrefaçon de marque
La cour a jugé que les défenderesses ont commis des actes de contrefaçon en continuant à utiliser les marques après la résiliation des contrats de franchise.
Accepté
Préjudice subi du fait de la contrefaçon
La cour a reconnu le préjudice moral subi par la société SUBWAY IP LLC et a alloué des dommages-intérêts en réparation.
Accepté
Concurrence déloyale
La cour a jugé que les défenderesses se sont rendues coupables de concurrence déloyale en continuant à utiliser les éléments d'identification SUBWAY.
Accepté
Préjudice subi du fait de la concurrence déloyale
La cour a reconnu le préjudice subi par la société SUBWAY INTERNATIONAL B.V. et a alloué des dommages-intérêts en réparation.
Accepté
Réparation complémentaire
La cour a jugé nécessaire d'ordonner la publication judiciaire du jugement pour réparer le préjudice subi.

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Sur la décision

Référence :	TJ Paris, 3e ch. sect. 1, 27 févr. 2020, n° 19/05384
Numéro :	19/05384

Sur les parties

Avocat(s) :	Frédéric FOURNIERSandy HARANT
Cabinet(s) :	REDLINK
Parties :	Société SUBWAY IP LLC, S.A.R.L. SUBWAY INTERNATIONAL B.V., S.A.R.L. KISLEV

Texte intégral

No RG 19/05384 – N° Portalis

SELARL REDLINK

vestiaire : #J0044

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

EXTRAIT des minutes du Greffe

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

PARIS

EXPÉDITION EXÉCUTOIRE

JUDICIAIRE 352J-W-B7D-CPYYX DE

2020-0025

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS

JUGEMENT 3ème chambre 1ère rendu le 27 février 2020 section

N° RG 19/05384 -

N° Portalis

352J-W-B7D-CPYY

N° MINUTE: 15

Assignation du :

19 avril 2019

DEMANDERESSES

Société SUBWAY IP LLC.

8400 NW 36th Street

Ste 530

33166 DORAL, FLORIDA (ETATS-UNIS)

S.A.R.L. SUBWAY INTERNATIONAL B.V.

Prinsengracht 13

1015 DK

AMSTERDAM (PAYS-BAS) représentées par M^e Frédéric FOURNIER de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0044

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. SUB CHEVAT représentée par son gérant Monsieur

X Y

[…] Centre commercial Parinor

93600 AULNAY-SOUS-BOIS

défaillante

Expéditions exécutoires délivrées le: 3/03/20

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Décision du 27 février 2020

3ème chambre lère section N° RG 19/05384 -

N° Portalis 352J-W-B7D-CPYYX

S.A.R.L. KISLEV représentée par son gérant Monsieur X Y

28 avenue Général de Gaulle Centre commercial Bel Est

93170 […]

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe Gilles BUFFET, Vice président Laurence BASTERREIX, Vice-Présidente

assistés de Alice ARGENTINI, Greffier lors des débats et de Caroline

REBOUL, Greffier lors du prononcé

DÉBATS

A l’audience du 17 décembre 2019 tenue en audience publique devant Nathalie SABOTIER et Gilles BUFFET, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

L’enseigne SUBWAY est une enseigne internationale de restauration rapide qui a choisi la franchise pour se développer à travers le monde.

La société de droit américain SUBWAY IP LLC (ci-après SIL), anciennement SUBWAY IP INC, venant aux droits de la société DOCTOR’S ASSOCIATES INC (ci-après DAI), est propriétaire, depuis le 1er janvier 2016, des marques SUBWAY.

Elle est notamment titulaire des marques suivantes :

la marque verbale française « SUBWAY » déposée le 5 juillet 1985 et enregistrée sous le numéro 1 315 257 pour désigner en classe 43 < tous services divers et notamment tous services de restauration, self-service, ventes à consommer sur place ou à emporter de boissons et nourritures approvisionnement nourritures et tous services liés aux activités citées », laquelle a été régulièrement renouvelée ;

- la marque verbale française « SUBWAY » déposée le 7 juillet 1989 et enregistrée sous le numéro 1 540 225 pour désigner en classe 43 les < services de restauration »>, laquelle a été régulièrement renouvelée ;

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3ème chambre lère section

N° RG 19/05384 -

N° Portalis 352J-W-B7D-CPYYX

- la marque verbale française «< SUBWAY » déposée le 23 février 1996 et enregistrée sous le numéro 96 612 445 pour désigner notamment en classes 29, 30 et 43 les produits et services «< Viande, poisson; extraits de viande; gelées, confitures; produits laitiers; huiles et graisses comestibles. Café, thé, cacao; préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; sauces, sauces à salade; épices. Hôtellerie, restauration (alimentation) et cafés", laquelle a été régulièrement renouvelée ;

- la marque verbale de l’Union européenne «SUBWAY >> déposée le 1er avril 1996 et enregistrée sous le numéro 76778 pour désigner en classes 29, 30 et 42 les produits et services «< salades; viandes de porc en conserve; sandwiches; pains; petits pains; pâtes, macaronis, riz; services de restauration », laquelle a été régulièrement renouvelée ;

- la marque semi-figurative française

SUBWAY déposée le 3 mai 2005 et enregistrée sous le numéro 3 357 222 pour désigner notamment en classe 43 les «< services de restauration

(alimentation), restaurants à service rapide et permanent (snack-bars), restaurant (repas), cafétérias, services de traiteurs '> ;

la marque semi-figurative de l’Union européenne

SUBWAY déposée le 28 mars 2006 et enregistrée sous le numéro 498 2476 pour désigner en classe 43 les services de « Restauration

(alimentation); hébergement temporaire>>.

La cession de droits régularisée entre les sociétés DAI et SIL le ler janvier 2016 a emporté cession des contrats de licence consentis avant cette date par la société DAI parmi lesquels :

- les contrats de licence non-exclusifs portant sur les marques françaises n°1 315 257 et n°1 540 225 conclus entre la société DAI, la société Subway System International Anstalt (ci-après dénommée SSIA) et la société de droit néerlandais ^S^U^B^W^A^Y INTERNATIONAL B.V. (ci-après dénommée SIBV) le 26 novembre 1998. Ces contrats ont été inscrits au registre national des marques sous les n°270292 et n°270291 le 13 janvier 1999,

- les deux contrats de licence non exclusives portant sur la marque française n°96 612 445 conclus entre les sociétés DAI, SSIA et SIBV le 14 mars 2001. Ces contrats ont été inscrits auprès de l’INPI sous les numéros 327989 et 327990 le 6 août 2001.

Le 1er février 2016, la société SIL a concédé une licence d’utilisation non-exclusive des marques SUBWAY à la société SSIA notamment pour la France. Le même jour, la société SSIA a accordé à la société SIBV une sous-licence non-exclusive d’utilisation des marques en

France.

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La société SIBV agit en qualité de franchiseur pour les restaurants exploités sous l’enseigne SUBWAY en France en vertu d’un contrat de franchise signé avec ses franchisés.

En contrepartie du paiement du droit d’entrée, des redevances de franchise, des frais de publicité ainsi que du respect de leurs obligations contractuelles, la société SIBV accorde à ses franchisés le droit d’utiliser le système qui inclut notamment les marques et d’autres signes distinctifs ainsi que le manuel d’exploitation. Le 31 mars 2010, la société SIBV et M. X Y ont conclu un contrat de franchise, numéro 49468, afin que M. X Y ouvre et gère un restaurant SUBWAY situé à Aulnay-sous-Bois.

Pour exploiter ce fonds de commerce de restauration, M. X Y a créé la SARL SUB CHEVAT, laquelle a été immatriculée au RCS de Bobigny le 19 mai 2011. M. X Y en assure la gérance.

Le 28 février 2012, la société SIBV et M. X Y ont conclu un deuxième contrat de franchise, numéro 55339, afin que M. X Y ouvre et gère un deuxième restaurant SUBWAY situé à […].

Pour exploiter ce fonds de commerce de restauration, M. X Y a créé la SARL SUB KISLEV, immatriculée le 16 mars

2012 au RCS de Bobigny. M. X Y en assure aussi la gérance.

En raison du non-respect des contrats de franchise par M. X Y, la société SIBV a engagé une procédure d’arbitrage le 31 juillet 2017 auprès du Centre Américain de Règlement des Litiges afin de voir constater la résiliation desdits contrats ainsi que la condamnation de M. X Y au paiement des sommes dues.

Par sentence du 29 novembre 2017, l’arbitre désigné a jugé que la société SIBV était en droit de résilier les contrats en application de leurs alinéas 8.a. et 8.b. M. X Y était notamment condamné à procéder à la désidentification de ses restaurants SUBWAY liés aux contrats de franchise et cesser d’utiliser l’ensemble des noms commerciaux, marques, marques de service, panneaux, couleurs, structures, produits imprimés et supports publicitaires associés à l’activité de restauration rapide et rendre les manuels d’exploitation. Il était également prévu qu’une fois la sentence arbitrale rendue, le défendeur devra verser au demandeur 175 euros par jour, par restaurant SUBWAY, pour pouvoir ^c^oⁿ^tⁱⁿ^u^er à ^u^tⁱ^lⁱ^s^er ^l^es ⁿ^o^m^s commerciaux, marques, marques de service, panneaux, couleurs, structures, produits imprimés et supports publicitaires SUBWAY associés à l’activité de restauration rapide de la société et/ou à utiliser le manuel d’exploitation, conformément à l’alinéa 8.e. du contrat de franchise.

La sentence a reçu l’exequatur le 22 février 2018 et a ensuite été signifiée à M. X Y le 12 mars 2018.

M. X Y n’a pas interjeté appel de cette décision.

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Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2018, la société SIBV a sommé Monsieur X Y de désidentifier le restaurant SUBWAY 49468 et le restaurant SUBWAY 55339 avant le 2 mai 2018.

Par jugement du 30 octobre 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a, retenant que M. X Y n’avait toujours pas exécuté l’obligation de désidentifier ses restaurants mise à sa charge par la sentence arbitrale devenue exécutoire, liquidé à 81.200 euros l’astreinte provisoire prononcée par cette décision, condamnant M. X Y à payer cette somme à la société SIBV.

Faisant valoir que M. X Y continuait l’exploitation dans ses deux restaurants des signes distinctifs SUBWAY, la société SIBV a été autorisée, par ordonnances du délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris du 15 mars 2019, à faire procéder à des opérations de saisie-contrefaçon dans les restaurants gérés par les SARL SUB CHEVAT et SUB KISLEV à Aulnay-sous-Bois et Bagnolet.

Les opérations de saisie-contrefaçon ont été réalisées le 21 mars 2019.

Par exploits d’huissier de justice du 19 avril 2019, les sociétés SIL et SIBV ont fait assigner les SARL SUB CHEVAT et SUB KISLEV devant le tribunal de grande instance de Paris, demandant au tribunal de :

Vu les articles L. 713-2, L. 716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,

Vu l’article R. 716-1 du code la propriété intellectuelle, Vu l’article 9 du règlement UE n°2017/1001 du 14 juin 2017, Vu l’article 1240 du code civil,

RECEVOIR les sociétés SIL et SIBV en la présente demande et y faire droit ;

- DIRE ET JUGER qu’en reproduisant et en utilisant les marques verbales et semi-figuratives françaises et de l’Union européennes n°1 315 257, n°1 540 225 n°96 612 445, n°76778, n°3 357 222 et n°498 2476, dans le cadre de l’exploitation de leur établissement de restauration rapide, les sociétés SUB CHEVAT et KISLEV se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon de marque par reproduction, au préjudice de la société SIL ;

- DIRE ET JUGER qu’en utilisant les marques SUBWAY, ainsi que l’ensemble des éléments attachés au concept SUBWAY dans le cadre de l’exploitation de leur établissement de restauration rapide, les sociétés SUB CHEVAT et KISLEV se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la société SIBV;

En conséquence :

INTERDIRE aux sociétés SUB CHEVAT et KISLEV tout usage des marques, à quelque titre et sur quelque support que ce soit ;

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ORDONNER sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée, à compter du prononcé du jugement à intervenir :

-la dépose de l’enseigne apposée à l’extérieur de chacun des restaurants exploités par les sociétés SUB CHEVAT et KISLEV, aux frais de ces dernières ;

- l’arrêt de l’utilisation de tous supports reproduisant les marques que ce soit sur les supports physiques (panneaux, affiches, menus, tenues vestimentaires, gobelets, serviettes en papier, sac plastiques, paille, plaquettes d’informations, matériels, distributeurs à boissons) que les supports électroniques (écran de caisse enregistreuse, pages facebook, annuaires, réseaux sociaux etc);

le retrait, aux fins de destruction, aux frais des sociétés SUB CHEVAT et KISLEV, de tous les supports reproduisant les marques (tenues vestimentaires, gobelets, serviettes en papier, sac plastiques, paille, plaquettes d’informations etc);

CONDAMNER solidairement les sociétés SUB CHEVAT et

KISLEV à verser à la société SIL la somme de 80.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon, sauf à parfaire ;

CONDAMNER solidairement les sociétés SUB CHEVAT et

KISLEV à verser à la société SIBV la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale, sauf à parfaire;

ORDONNER à titre de dommages-intérêts complémentaires la publication du dispositif du jugement à intervenir, en totalité ou par extrait, dans deux journaux ou revues au choix des demandeurs, dans la limite d’un coût de 5.000 euros hors taxes par publication;

- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans toutes ses dispositions à l’exclusion des mesures de publication et de destruction.

-CONDAMNER solidairement les sociétés SUB CHEVAT et KISLEV

à verser à chacune des demanderesses la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Les CONDAMNER aux entiers dépens sur le fondement des articles 695 et 696 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement citées à personnes habilitées, les SARL SUB CHEVAT et SUB KISLEV n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2019.

Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

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MOTIFS DU JUGEMENT:

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la contrefaçon de marques :

La société SIL, titulaires des marques françaises n°1315257, 1540225, 96612445,3357222 et des marques de l’Union européenne n°76778 et 4982476, soutient qu’en reproduisant et en utilisant ces marques pour identifier une activité de restauration, les sociétés défenderesses commettent des actes de contrefaçon à son préjudice au sens des articles L. 713-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle et de l’article 9 du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; que les services de restauration correspondant à l’activité mentionnée sur l’extrait k-bis de chacune des sociétés défenderesses sont identiques aux services visés au libellé des marques de la société SIL en classes 42 et 43 ; que les marques sont reproduites sur la devanture des établissements, ainsi que sur des supports physiques; que, cependant, les SARL SUB CHEVAT et SUB KISLEV ne bénéficient d’aucun droit quelconque sur les marques puisqu’une sentence arbitrale du 29 novembre 2017 a prononcé la résiliation des contrats de franchise régularisés par leur représentant légal, M. X Y; que l’obligation de supprimer tous les éléments propres au concept SUBWAY emportait, pour l’ancien franchisé, la dépose de l’enseigne et l’absence de mention SUBWAY à l’extérieur et à l’intérieur du restaurant mais aussi tous les mobiliers et éléments de décoration.

Sur ce

Conformément à l’article 9-2 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque: a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée; b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque.

Conformément à l’article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon, qui peut être prouvée par tout moyen en vertu de l’article L 716-7 du même code, engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des

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interdictions prévues aux articles L 713-2, L 713-3 et L 713-4 du même code.

Aux termes de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que: « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement; b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.

Il est rappelé que la société SIL est titulaire des marques suivantes :

- la marque verbale française «SUBWAY » déposée le 7 juillet 1989 et enregistrée sous le numéro 1 540 225 pour désigner en classe 43 les «< services de restauration », laquelle a été régulièrement renouvelée ;

- la marque verbale française « SUBWAY » déposée le 23 février 1996 et enregistrée sous le numéro 96 612 445 pour désigner notamment en classes 29, 30 et 43 les produits et services « Viande, poisson; extraits de viande; gelées, confitures; produits laitiers; huiles et graisses comestibles. Café, thé, cacao; préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; sauces, sauces à salade; épices. Hôtellerie, restauration (alimentation) et cafés", laquelle a été régulièrement renouvelée;

- la marque verbale de l’Union européenne « SUBWAY » déposée le ler avril 1996 et enregistrée sous le numéro 76778 pour désigner en classes 29, 30 et 42 les produits et services «< salades; viandes de porc en conserve; sandwiches ; pains; petits pains; pâtes, macaronis, riz ; services de restauration », laquelle a été régulièrement renouvelée ;

- la marque semi-figurative française

SUBWAY

déposée le 3 mai 2005 et enregistrée sous le numéro 3 357 222 pour désigner notamment en classe 43 les « services de restauration (alimentation), restaurants à service rapide et permanent (snack-bars), restaurant (repas), cafétérias, services de traiteurs » ;

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- la marque semi-figurative de l’Union européenne

SUBWAY déposée le 28 mars 2006 et enregistrée sous le numéro 498 2476 pour désigner en classe 43 les services de «< Restauration (alimentation); hébergement temporaire>>.

Il est également rappelé que les contrats de franchise n° 49468 du 31 mars 2010 et n° 55339 du 28 février 2012, liant la société SIBV, en qualité de franchiseur, et M. X Y lui conférant notamment une sous licence limitée non exclusive d’exploiter les marques susvisées en France dans le cadre de l’exploitation des deux restaurants dont il assurait la gérance au titre des SARL SUB CHEVAT et SUB KISLEV (article 3-c/) ont été résiliés suivant sentence arbitrale du 29 novembre 2017, ayant fait l’objet d’une ordonnance d’exequatur du 22 février

2018, signifiée le 12 mars 2018.

Aussi, en exécution de cette sentence, les SARL SUB CHEVAT et SUB

KISLEV ne disposaient plus de l’autorisation d’utiliser et exploiter les marques SUBWAY, rappel ayant été fait en ce sens le 20 avril 2018.

Or, il résulte, tant des procès-verbaux de constat dressés par M^e HARANT du 26 juin 2018 que des procès-verbaux de saisie-contrefaçon établis le 21 mars 2019 par M^e SUISSA, postérieurs à la résiliation des contrats de franchise, que les marques SUBWAY continuent à être reproduites, à titre d’enseigne comme d’éléments d’identification, dans les établissements de restauration rapide gérés par les SARL SUB CHEVAT et SUB KISLEV à Aulnay-sous-Bois et Bagnolet.

Par conséquent, il y a lieu de dire qu’en continuant à reproduire et utiliser, sans autorisation du titulaire, les marques de la société SIL, les SARL SUB CHEVAT et SUB KISLEV se sont rendues coupables de contrefaçon au préjudice de la société SIL.

Sur la concurrence déloyale :

La société SIBV, en sa qualité de licenciée de la société SIL, soutient qu’elle est fondée à intervenir à ses côtés pour obtenir réparation du préjudice qui lui est propre en application des dispositions de l’article L. 716-5 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle ; qu’à cet égard, les agissements incriminés sont constitutifs, la concernant, d’actes de concurrence déloyale répréhensibles sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil ; qu’il est de jurisprudence constante qu’en cas d’action conjointe du titulaire de la marque et de son licencié, des mêmes actes sont répréhensibles sur le terrain de la contrefaçon pour le titulaire de la marque et sur le terrain de la concurrence déloyale pour le licencié.

Sur ce:

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

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Par arrêt du 24 septembre 2013 (n° de pourvoi 12-18571), la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que l’exploitant d’une marque est fondé à obtenir la réparation de son préjudice propre, peu important que les éléments sur lesquels il fonde sa demande en concurrence déloyale soient matériellement les mêmes que ceux pour lesquels le titulaire de la marque a obtenu une condamnation pour actes de contrefaçon.

Par un arrêt antérieur du 22 mars 2005 (n° de pourvoi 02-21105), la chambre commerciale avait déjà décidé que le licencié d’une marque, qui ne dispose pas personnellement d’un droit privatif sur le titre de propriété industrielle, est recevable à agir en concurrence déloyale et parasitaire, peu important que les éléments sur lesquels il fonde la demande soient les mêmes que ceux que le titulaire de la marque aurait pu opposer.

La société SIBV, en sa qualité de sous-licenciée de la société SIL, est donc fondée à obtenir la réparation de son préjudice personnel sur le fondement de la concurrence déloyale dès lors que la poursuite de l’utilisation des marques et des éléments d’identification SUBWAY par les sociétés défenderesses, malgré la résiliation des contrats de franchise, lui cause nécessairement grief.

Aussi, il y a lieu de retenir que les SARL SUB CHEVAT et SUB KISLEV ont été les auteurs de faits de concurrence déloyale à l’égard de la société SIBV.

Sur les mesures réparatrices:

Le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne renvoie à l’application du droit national.

En vertu de l’article L716-14 du code de propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1- Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2- Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3-Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation

d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. Et, en vertu de l’article L 716-15 du code de propriété intellectuelle, en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

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La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur.

Il sera fait droit aux mesures d’interdiction, de dépose et de destruction, dans les termes du dispositif du présent jugement.

Sur les demandes indemnitaires, la société SIL, se prévalant des dispositions de l’article L.716-14 du code de la propriété intellectuelle, fait valoir qu’elle a, tout d’abord, subi un préjudice financier dès lors que l’exploitation des marques intervient en dehors de tout paiement de redevances de licence auprès de son franchiseur, la société SIBV étant elle-même tenue de payer à SIL une redevance pour l’utilisation des marques calculée sur la base du chiffre d’affaires généré par l’exploitation du système qui inclut les marques, de sorte que la société SIL se voit priver du fruit de l’exploitation de ces dernières; que, corrélativement, les sociétés défenderesses poursuivent leur activité, en utilisant les marques et l’ensemble des éléments propres au concept SUBWAY sans débourser le moindre centime ce qui est une source indéniable de profits; que le préjudice subi par la société SIL est également moral en raison de l’atteinte portée à ses marques, la poursuite de l’exploitation de ces deux établissements par les sociétés défenderesses impliquant nécessairement qu’elles s’approvisionnent auprès de fournisseurs non-agréés de sorte que les demanderesses ne maîtrisent pas la qualité des produits proposés ni leur traçabilité ; qu’à partir du moment où les produits proposés ne sont plus ceux auxquels les consommateurs sont censés s’attendre, de même que la qualité des services rendus, il en résulte nécessairement une atteinte à la réputation attachée aux marques alors même que les sociétés SIL et SIBV déploient d’importants efforts humains et financiers pour les faire connaître et maintenir leur réputation auprès de la clientèle ; que la contrefaçon est ancienne, remontant à la date de résiliation des contrats de franchise, soit le 31 juillet 2017, et étendue, les marques étant reproduites tant à l’extérieur qu’à l’intérieur des établissements; qu’enfin, la poursuite de la contrefaçon est délibérée et participe d’une mauvaise foi caractérisée.

Sur ce :

Sur les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, la société SIL ne peut prétendre à un manque à gagner ou une perte subie dès lors que le créancier des redevances d’exploitation des marques est la société SIBV à charge pour celui-ci de lui en rétrocéder une partie. Or, la société SIBV sollicite déjà une indemnisation au titre de la perte de son chiffre d’affaires. Il en va de même pour les bénéfices réalisés par les contrefacteurs qui concernent en premier chef la société SIBV donneur de franchise.

En revanche, la société SIL a subi un préjudice moral incontestable en l’état d’une contrefaçon ancienne, les contrats de franchise étant résiliés depuis le 29 novembre 2017, et d’une particulière ampleur, les marques étant reproduites et utilisées intensivement dans les établissements des défenderesses, de sorte que le public ne peut que considérer que les restaurants font partie du réseau SUBWAY. Outre la banalisation

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évidente des marques, celles-ci se trouvent fortement dévalorisées, les produits vendus ne pouvant plus provenir de revendeurs agréés de sorte que la garantie d’origine des marques et les qualités qu’elles offrent ne sont pas assurées, ce qui induit le consommateur en erreur et constitue une atteinte à l’image du titulaire des marques. Enfin, il est souligné la particulière mauvaise foi du gérant des SARL SUB CHEVAT et SUB KISLEV, qui, en dépit des décisions rendues, en particulier le jugement du juge de l’exécution du 30 octobre 2018 en liquidation d’astreinte, ne justifie pas avoir mis un terme à l’atteinte aux marques.

En conséquence, il y a lieu de réparer le préjudice subi par la société SIL du fait de la contrefaçon par l’allocation d’une indemnité de 50.000 euros, au paiement de laquelle les SARL SUB CHEVAT et SUB KISLEV seront tenues au titre de la solidarité imparfaite, celles-ci étant, dans les rapports entre elles, redevables de cette somme à hauteur de la moitié.

La société SIBV fait valoir, concernant son préjudice, que celui-ci résulte tout d’abord par une perte de chiffre d’affaires, les défenderesses captant illégitimement sa clientèle, tandis qu’elles font des bénéfices sans avoir à régler la moindre redevance. Elle fait état également d’un préjudice d’image, et de la désorganisation de son activité.

Sur ce :

Il est rappelé qu’aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Sur le préjudice financier, la société SIBV produit un simple tableau non certifié ne permettant pas d’apprécier la perte subie au titre du chiffre d’affaires et les bénéfices réalisés illégitimement par les sociétés défenderesses qui ne payent plus de redevances.

En revanche, l’utilisation illicite des signes de ralliement de la clientèle du réseau de franchise « SUBWAY » porte incontestablement atteinte à l’image du réseau SUBWAY, celui-ci se trouvant banalisé et altéré, ce qui cause un préjudice personnel à la société SIBV en qualité de franchiseur.

Par ailleurs, le maintien de l’exploitation des signes « SUBWAY » par les SARL SUB CHEVAT et SUB KISLEV, tiers non-autorisés, est source de désorganisation du réseau de franchise.

Aussi, il y a lieu de réparer le préjudice subi par la société SIBV par l’allocation d’une indemnité de 60.000 euros à la charge in solidum des sociétés défenderesses, dans les conditions précédemment citées.

Compte tenu de la persistance de la contrefaçon, il convient de faire droit à la demande de publication judiciaire, qui s’analyse en une réparation complémentaire, dans les termes du dispositif du présent jugement.

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Sur les demandes accessoires :

L’équité commande de condamner in solidum les SARL SUB CHEVAT et SUB KISLEV à payer aux sociétés SIL et SIBV 4.000 euros à chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Parties succombantes, les SARL SUB CHEVAT et SUB KISLEV seront condamnées aux dépens.

L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée, sauf en ce qui concerne les mesures de destruction et de publication judiciaire, qui présentent un caractère irréversible.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Dit qu’en reproduisant et en utilisant les marques françaises n°1315257, 1540225, 96612445 et 3357222 et les marques de l’Union européenne n°76778 et 4982476, les SARL SUB CHEVAT et SUB KISLEV ont commis des actes de contrefaçon de ces marques, au préjudice de la société de droit américain SUBWAY IP LLC,

Dit qu’en utilisant les marques susvisées et les éléments d’identification SUBWAY, les SARL SUB CHEVAT et SUB KISLEV se sont rendues coupables de concurrence déloyale au préjudice de la société de droit néerlandais SUBWAY INTERNATIONAL BV,

Interdit, par conséquent, aux SARL SUB CHEVAT et SUB KISLEV de reproduire et d’utiliser le signe « SUBWAY » à quelque titre ou sur quelque support que ce soit,sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée, laquelle commencera à courir passé un délai de de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de six mois,

Ordonne aux SARL SUB CHEVAT et SUB KISLEV, sous la même astreinte :

de déposer à leurs frais les enseignes apposées à l’extérieur de chacun des restaurants exploités par ces sociétés,

- de retirer, aux fins de destruction, à leurs frais également, tous supports reproduisant les marques,

Se réserve la liquidation des astreintes prononcées,

Condamne in solidum les SARL SUB CHEVAT et SUB KISLEY à payer à la société SUBWAY IP LLC 50.000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice imputable à la contrefaçon,

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Condamne in solidum les SARL SUB CHEVAT et SUB KISLEY à payer à la société SUBWAY INTERNATIONAL BV 60.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice imputable à la concurrence déloyale,

Ordonne la publication du dispositif du présent jugement dans deux journaux ou revues, au choix des sociétés SUBWAY IP LLC et

SUBWAY INTERNATIONAL BV, à raison de 5.000 euros HT par insertion et ce, sous astreinte de 1.000 par jour de retard, laquelle commencera à courir passé le délai d’un mois à compter du jour où le jugement aura acquis force de chose jugée,

Condamne in solidum les SARL SUB CHEVAT et SUB KISLEY à payer aux sociétés SUBWAY IP LLC et SUBWAY INTERNATIONAL

BV, chacune, 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les SARL SUB CHEVAT et SUB KISLEY aux dépens,

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, sauf en ce qui concerne les mesures de destruction et de publication,

Dit que, dans les rapports entre les SARL SUB CHEVAT et SUB KISLEY, les condamnations seront réparties à hauteur de la moitié pour chacune.

Fait et jugé à Paris le 27 février 2020

La Greffière La Presidente

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EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

1er Demandeur: Société SUBWAY IP LLC. et autres

contre 1er Défendeur: S.A.R.L. SUB CHEVATreprésentée par son gérant Monsieur