TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS

■

3ème chambre

2ème section

N° RG 24/02730

N° Portalis 352J-W-B7I-C4GXV

N° MINUTE :

Assignation du :

28 Février 2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉTRACTATION

rendue le 12 Juillet 2024

DEMANDERESSE

Société JMB HOLDING FRANCE

[Adresse 6],

[Adresse 8]

[Localité 3]

représentée par Maître Adrienne DUCOS, de la SELARL SEGIF – d’ASTORG, FROVO ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0022,

et par Maître Adeline HAHN-ROLLET de la La SELARL LE DISCORDE – DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant.

DÉFENDERESSES

S.A.S. LABORATOIRES SVM

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

S.A. 2ID

[Adresse 2]

[Localité 5] (GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG)

Société NLSTAR LIMITED

[Adresse 4]

[Localité 1] (CHYPRE)

représentées par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0075

et par Maître Eric BALTMIGERE du Cabinet juridique et fiscal Pierre et Eric BALMITGERE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant.

Copies délivrées le :

— Maître DUCOS #L022 (ccc)

— Maître FERTIER #L075 (exécutoire)

Décision du 12 juillet 2024

3ème chambre – 2ème section

N° RG 24/02730 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GXV

COMPOSITION

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente

assistée de Quentin CURABET, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 13 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Juillet 2024

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe

Contradictoire

En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 19 décembre 2023, les sociétés Laboratoires SVM, 2ID et NLStar ltd ont saisi le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris afin d’être autorisées à faire pratiquer une saisie-contrefaçon au siège social de la société JMB holding France, alléguant une contrefaçon par celle-ci des marques de l’Union européenne Energy diet no 4140621 et 9456708 enregistrées respectivement le 26 novembre 2004 et le 19 octobre 2010, dont la société NL Star ltd est titulaire.

La mesure a été autorisée par ordonnance du 21 décembre 2023 qui a été signifiée à la société JMB holding France le 29 janvier suivant.

Par actes du 28 février 2024, la société JMB holding France a fait assigner les sociétés Laboratoires SVM, 2ID et NLStar ltd devant le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris en rétractation de l’ordonnance du 21 décembre 2023 et restitution de pièces saisies.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2024.Les parties ayant demandé un renvoi, la société AIS été invitée à communiquer le cas échéant au juge, avant l’audience de renvoi, un mémoire précisant les motifs conférant le caractère d’un secret des affaires aux pièces saisies.

Les débats ont eu lieu à l’audience du 13 juin 2024.

La société JMB holding France a développé oralement ses dernières conclusions signifiées le 10 juin 2024 aux termes desquelles elle demande au juge de :- rétracter l’ordonnance du 21 décembre 2023 sur requête des sociétés Laboratoires SVM et 2ID dépourvues de qualité à agir et ordonner la restitution des pièces saisies,

— rétracter l’ordonnance du 21 décembre 2023 sur requête de la société NL Star ltd et ordonner la restitution des pièces saisies,

— débouter les sociétés Laboratoires SVM, 2ID et NLStar ltd de leurs demandes de provision,

— dire que les pièces énumérées dans sa pièce n°16 sont protégées par le secret des affaires et les lui restituer intégralement,

— condamner les sociétés Laboratoires SVM, 2ID et NLStar ltd aux dépens et à lui payer chacune la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient en particulier que :- lors de la cessation d’activité de la société Sekay, la société AIS a repris son activité avec les distributeurs dans les pays de l’est de l’Europe dans le cadre d’un contrat de distribution et d’approvisionnement exclusifs et a aussi repris son fonds de commerce par contrat du 2 janvier 2023 ;

— la société AIS ne vend pas sous la marque Energy diet mais selon la marque du distributeur et c’est la société Laboratoires SVM qui appose les étiquettes et lui livre les produits ;

— la société Laboratoires SVM cherche à supplanter la société AIS comme fournisseur des produits par des manoeuvres déloyales ;

— les sociétés Laboratoires SVM et 2ID n’étant pas titulaires ni licenciées des marques n’avaient aucun intérêt à agir en contrefaçon et demander une saisie-contrefaçon ;

— il ne lui est reproché aucun acte de contrefaçon de sorte que l’ordonnance qui a autorisé la saisie-contrefaçon dans ses locaux doit être rétractée ;

— l’identité de dirigeants et d’adresse est insuffisante à justifier une mesure aussi vexatoire ;

— la société NL Star n’a aucun droit sur la marque Energy diet dans les pays de l’est de l’Europe ;

— la requête a présenté les faits de façon déloyale en ce que ce sont les distributeurs et non la société AIS qui demandent l’apposition de la marque sur les produits qui ne sont pas destinés à des pays de l’Union européenne et ce n’est pas la marque Energy diet mais Energy diet Smart ou Energy diet Smart go ;

— les pièces saisies énumérées en pièce 16 doivent être protégées par le secret des affaires et doivent lui être restituées ;

— les demandes reconventionnelles à titre de dommages et intérêts excèdent les pouvoirs du juge de la rétractation.

Les sociétés Laboratoires SVM, 2ID et NLStar ltd ont développé oralement leurs conclusions signifiées le 13 juin 2024 par lesquelles elles demandent au juge de :- écarter la pièce adverse n° 3 (contrat de cession de fonds de commerce qui est en réalité une cession de clientèle qui serait intervenu le 2 janvier 2023),

— débouter la société JMB holding France de ses demandes de rétractation de l’ordonnance du 21 décembre 2023 et de placement sous séquestre des données collectées lors des opérations de saisie-contrefaçon,

— condamner la société JMB holding France à leur payer une provision de 100.000 euros en réparation de leur préjudice,

— condamner la société JMB holding France aux dépens, incluant les frais de saisie-contrefaçon, et à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elles font valoir que :- la pièce adverse n° 3 (contrat de cession de fonds de commerce de la société Sekay à la société AIS le 2 janvier 2023) doit être écartée comme affectée de plusieurs causes de nullité ;

— la société NL Star ltd percevait les redevances de marque sur les produits vendus par la société Sekay aux distributeurs dans les pays de l’est de l’Europe jusqu’au 1er juillet 2022 et la société AIS a repris cette activité à l’insu et au détriment de la société Laboratoires SVM et sans rien payer à la société NL Star ltd ;

— la société AIS ne distribue pas sous marque blanche mais sous la marque Energy diet et ce sur le territoire français comme en témoignent les factures “ESW”, c’est-à-dire à la sortie d’usine ;

— ces ventes caractérisent la contrefaçon des marques Energy diet de la société NL Star ltd dont le titre est incontestable ;

— les manoeuvres de concurrence déloyale des sociétés JMB holding et ID2 pour prendre le contrôle de fait de la société Laboratoires SVM et en aspirer la valeur leur ont causé un lourd préjudice ;

— la société NL Star ltd est titulaire des marques contrefaites en Europe et au Kazakhstan ;

— les échanges entre la société AIS et ses avocat ou conseil en propriété industrielle sont couverts par la confidentialité et doivent lui être restitués mais les autres pièces saisies révèlent l’ampleur de la contrefaçon et ne sauraient être séquestrées ni retirées des débats.

MOTIVATION

I . Sur la rétractation

L’article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle dispose “La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers.

La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaisants.

Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

A défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.”

L’article 496 du code de procédure civile confère, lorsqu’il est fait droit à la requête, à tout intéressé la faculté d’en référer au juge qui a rendu l’ordonnance et l’article 497 prévoit que “Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire”.

1 . Sur la qualité à agir des sociétés requérantes

Il est démontré et il n’est pas discuté que la société NL Star ltd est titulaire des marques de l’Union européenne Energy diet no 4140621 et 9456708, l’une semi-figurative, l’autre verbale, enregistrées respectivement le 26 novembre 2004 et le 19 octobre 2010 visant divers produits alimentaires des classes 5, 29, 30 et 32.Il est indifférent qu’elle n’ait pas justifié de dépôt de la marque en Ouzbekistan, Turquie, Géorgie, Ukraine, Moldavie, Kazakhstan, Kirghizistan et Biélorussie, pays de destination des produits exportés, la procédure de la saisie-contrefaçon étant un moyen probatoire destiné à une future action en contrefaçon de titres (français ou de l’Union européenne) protégés en France.

Elle a apporté également des premiers éléments de preuve raisonnablement accessibles de la contrefaçon alléguée (voir point 18 infra).Sa qualité à agir est donc établie et il n’y a donc pas lieu à rétractation pour ce motif.

Les sociétés Laboratoires SVM et ID2 ont également saisi le président du tribunal de demandes au visa de l’article 145 du code de procédure civile pour voir établir des actes de concurrence déloyale, qu’elles n’avaient pas distinguées de leurs demandes aux fins de saisie- contrefaçon, et qui ont été rejetées. Elles n’allèguent par ailleurs aucun droit sur les marques Energy diet précitées.

C’est donc à tort qu’elles ont été autorisées à faire pratiquer une saisie-contrefaçon et il y a lieu de rétracter l’ordonnance sur ce point.

2 . Sur le caractère injustifiée de la saisie dans les locaux de la société JMB holding

L’article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle prévoit que la saisie peut être exécutée en tout lieu. Elle peut également concerner des personnes susceptibles d’être impliquées dans les faits argués de contrefaçon.

Il est constant que les sociétés JMB holding France et AIS sont dirigées par les mêmes personnes physiques, qui sont également actionnaires de la société fabriquant les produits et titulaires du brevet EP2016838 mis en œuvre dans ceux-ci, de sorte que la société JMB holding France est concernée par tous les stades de la fabrication et la vente des produits vendus sous la marque Energy diet.Toutes ces sociétés sont au surplus situées dans le même immeuble de la zone industrielle de [Localité 7].

Ces éléments sont suffisants pour justifier d’autoriser des mesures de saisie-contrefaçon au siège de la société JMB holding.

Il n’y a donc pas lieu de rétracter l’ordonnance pour ce motif.

3 . Sur la présentation déloyale des faits

Le juge des requêtes a autorisé les opérations de saisie-contrefaçon sur la base du titre et d’éléments de preuve tels que notamment le contrat de distribution et approvisionnement exclusif conclu par la société AIS représentée par son gérant M. [S] [D] et six sociétés distributrices portant sur des produits désignés comme Energy diet.Il est versé au dossier 7 factures de 2022 et 2023 de la société AIS à la société NL continent baltic portant sur de nombreux produits désignés comme Energy diet livrés à [Localité 7].

Les requérantes n’avaient pas prétendu avoir des droits de marque en Ouzbekistan, Turquie, Géorgie, Ukraine, Moldavie, Kazakhstan, Kirghizistan et Biélorussie et avaient précisé le contexte de vente à l’exportation des produits marqués vers les pays de l’est de l’Europe et susceptibles de mettre en œuvre le brevet EP2016838 de la société ET&DS, comme le relate également la société JMB holding France, dans leur requête.

Les griefs de déloyauté dans la présentation des faits manquent en fait et il n’y a pas lieu à rétractation de ce chef.

4 . Sur la contestation sérieuse au fond

La contestation de la contrefaçon au motif que les produits marqués étaient destinés à l’exportation hors de l’Union européenne, dans des pays où les requérantes n’ont aucun droit de marque, de sorte qu’il n’y a pas atteinte à la fonction essentielle de la marque ou que les produits seraient en réalité vendus sous les marques “Energy diet smart go” ou “Energy diet smart” et non Energy diet sont des moyens de contestation de la contrefaçon de marque.Ils ne sont pas de nature à justifier la rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon.

II . Sur le sort des pièces saisies

Le considérant 39 de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites, transposée en droit interne par les textes ci-après, prévoit que “La présente directive ne devrait pas avoir d’incidence sur l’application de toute autre législation pertinente dans d’autres domaines, y compris les droits de propriété intellectuelle et le droit des contrats. Cependant, en cas de chevauchement entre le champ d’application de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil et le champ d’application de la présente directive, cette dernière prévaut en tant que lex specialis.”

L’article L. 151-1 du code de commerce, transposant la directive 2016/943 précitée, dispose :“Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :

1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;

2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;

3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.”

L’article L. 153-2 du même code prévoit que toute personne ayant accès à une pièce ou au contenu d’une pièce considérée par le juge comme étant couverte ou susceptible d’être couverte par le secret des affaires est tenue à une obligation de confidentialité lui interdisant toute utilisation ou divulgation des informations qu’elle contient.”

L’article R. 153-1 du même code précise que “le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10”.

L’article R. 153-3 du même code dispose que, à peine d’irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci : 1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ; 2° Une version non confidentielle ou un résumé ; 3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires. Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce.

L’éligibilité d’une pièce à la protection au titre du secret des affaires ne justifie pas en soi sa restitution au saisi mais seulement la mise en place de mesures de protection.

Au cas présent, la société JMB holding ne produit ni le procès-verbal de la saisie-contrefaçon, ni la liste des pièces saisies, ni enfin le mémoire secret des affaires que le juge lui a demandé d’établir lors de l’audience de renvoi du 16 mai 2024 pour celle du 13 juin, pas plus qu’une version de ces pièces confidentielle et non confidentielle.Elle a seulement produit un document ni daté ni signé (sa pièce n°16) qui affirme que des fichiers saisis et désignés par leur nom sont confidentiels sans aucune distinction ni démonstration et dans des termes vagues : “au moins 80% me semble confidentiel”, “confidentiels à mon sens”, “cela serait bien que cela soit également confidentiel”.

Il y a donc lieu de constater que le juge n’est pas informé des opérations de saisie-contrefaçon réalisées, ni du commissaire de justice instrumentaire. Il n’a aucun moyen de procéder à une quelconque vérification ni du fait que la pièce 16 porte sur des pièces saisies dans les locaux de la société JMB holding, ni de leur éligibilité à la protection au titre du secret des affaires.

En effet, force est de constater que la société JMB holding France n’a pas invoqué le secret des affaires dans les formes de l’article R. 153-3 précité, ni demandé un délai pour ce faire, ce qui rend sa demande de restitution des pièces saisies irrecevable.

Il y a donc lieu de rejeter la demande de restitution des pièces saisies et d’ordonner leur remise à la société saisissante.Toutefois, conformément aux dispositions de l’article R.153-8 du code de commerce, les pièces sous séquestre y seront maintenues jusqu’à l’expiration du délai d’appel ou jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel à intervenir si un appel est interjeté.

Les échanges entre la société JMB holding France et son avocat sont indiscutablement confidentiels mais aucune pièce ne laisse soupçonner que de telles pièces auraient été saisies par le commissaire de justice à son siège.

III . Sur les demandes reconventionnelles de provision sur dommage

Le juge de la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête n’a que les pouvoirs mentionnés à l’article 497 du code de procédure civile précité et n’a pas celui de statuer sur de telles demandes.

IV . Dispositions finales

La société JMB holding France, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, est condamnée aux dépens de la présente instance, qui ne sauraient inclure les frais de saisie-contrefaçon, ainsi qu’à payer à la société NLStar ltd la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rétractons l’ordonnance rendue le 21 décembre 2023 en ce qu’elle a autorisé les sociétés Laboratoires SVM et 2ID à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société JMB holding France ;

Disons n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance rendue le 21 décembre 2023 en ce qu’elle a autorisé la société NL Star ltd à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société JMB holding France ;

Ordonnons la remise à la société NL Star ltd par le commissaire de justice instrumentaire des pièces placées sous séquestre lors des opérations de saisie-contrefaçon réalisées dans les locaux de la société JMB holding France ;

Rappelons que, conformément aux dispositions de l’article R.153-8 du code de commerce, les éléments sous séquestre y seront maintenus jusqu’à l’expiration du délai d’appel ou jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel à intervenir si un appel est interjeté ;

Déclarons irrecevables les demandes reconventionnelles de provision sur dommage ;

Condamnons la société JMB holding France aux dépens de l’instance ;

Condamnons la société JMB holding France à payer à la société NL Star ltd la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 12 Juillet 2024

Le Greffier La Présidente

Quentin CURABET Irène BENAC