REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […] Chambre – Section A ARRET DU 17 DECEMBRE 2008 Numéro d’inscription au répertoire général : 07/18564 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 06/08694 APPELANTE S.A.S. SCHOOL RAG agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux […] 81000 ALBI représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour assistée de M^e Mathilde M, avocat au barreau de PARIS, toque : P49, plaidant pour le cabinet Hélène PETIT INTIMEE S.A.R.L. ZARA FRANCE prise en la personne de son gérant […] 75012 PARIS représentée par la SCP ARNAUDY – BAECHLIN, avoués à la Cour assistée de M^e Muriel ANTOINE L, avocat au barreau de PARIS, toque : R 64 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2008, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, conseiller Madame Brigitte CHOKRON, conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Jacqueline VIGNAL

ARRET :- CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par M^me Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Vu l’appel interjeté le 5 novembre 2007, par la société SCHOOL RAG d’un jugement rendu le 16 octobre 2007 par le tribunal de grande instance de Paris qui a: * déclaré la société SCHOOL RAG irrecevable en ses demande au titre de la contrefaçon de la marque « 5 croix horizontales vignette » déposée le 1^er mars 1991, dans les classes 18 et 25, sous le n° 1647627, faute de justifier de sa qualité de propriétaire, * annulé le procès-verbal de saisie contrefaçon établi par Maître A, huissier de justice, le 17 mai 2006, * débouté la société SCHOOL RAG de sa demande de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale, * condamné la société SCHOOL RAG à payer à la société ZARA FRANCE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; Vu les dernières écritures en date du 29 septembre 2008, par lesquelles la société SCHOOL RAG, poursuivant infirmation de la décision entreprise, demande à la Cour de : * dire qu’elle est propriétaire de la marque « 5 croix horizontales vignette » déposée le 1^er mars 1991, sous le n° 1647 627, * valider la saisie contrefaçon effectuée le 17 mai 2006, * dire que l’utilisation d’un dessin composé de cinq croix horizontales et/ou de cinq croix sans alignement est constitutif de contrefaçon de sa marque, * condamner la société ZARA FRANCE à lui verser la somme de 65.000 euros en réparation du préjudice subi, * dire que les agissements de la société ZARA FRANCE sont constitutifs de concurrence déloyale, * condamner la société ZARA FRANCE à lui verser la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi, * ordonner la publication de tout ou partie de la décision dans trois journaux, le coût de chaque insertion supporté par la société ZARA FRANCE ne pouvant excéder la somme de 3.000 euros HT, * interdire, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir, au défendeur, tout usage même partiel, sur tout support, en tout territoire et par quelque moyen que ce soit, de la marque 5 croix horizontales, * ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, *dans l’hypothèse, où à défaut d’exécution spontanée des condamnation prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution forcée des dites condamnations devrait être réalisée par ministère d’huissier, dire que le montant des sommes retenues par ce dernier devant être supporté par le débiteur, en sus des sommes mises à sa charge en application de l’article 700, * débouter la société ZARA FRANCE de ses demandes,

* condamner la société ZARA FRANCE au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, * condamner la société ZARA FRANCE aux dépens en ce compris les frais de saisie contrefaçon ;

Vu les dernières écritures en date du 29 octobre 2008, aux termes desquelles la société ZARA FRANCE prie la Cour de : * confirmer le jugement en toutes ses dispositions, * déclarer les marques n°1647 626 et 1647 627 déposées le 1^er mars 1991, par la société SCHOOL RAG nulles et de nul effet, * prononcer la déchéance des droits de la société SCHOOL RAG sur les marques n° 1647 626 et n° 1647 627 pour les produits des classes 18 et 25, à compter du 28 décembre 1996 et ordonner sa transcription sur les registres de l’INPI sur simple réquisition du greffe de la Cour, * débouter la société SCHOOL RAG de son action en contrefaçon et en concurrence déloyale, * condamner la société SCHOOL RAG au versement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; SUR CE, LA COUR, Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :

* la société SCHOOL RAG, qui a pour activité la confection et la vente de vêtements particulièrement destinés à une clientèle jeune, est titulaire, pour les avoir acquises de la société SCHOOL RAG L’ECOLE DES CHIFFONNIERS, de deux marques figuratives :

- la première « cinq croix verticales » déposée le 1^er mars 1991, enregistrée sous le n° 1647 626 pour désigner des produits des classes 18 et 25 notamment les vêtements,
- la seconde « cinq croix horizontales » déposée le 1^er mars 1991, enregistrée sous n° 1647 627 pour désigner les mêmes produits, * reprochant à la société ZARA FRANCE qui commercialise des articles de prêt à porter, d’offrir en vente des vêlements en jean pour femme, jupe, pantalon, short, reproduisant, selon elle sa marque n° 1647 627, autorisée par ordonnance présidentielle, la société SCHOOL RAG a fait procéder à une saisie contrefaçon le 17 mai 2006 dans un magasin à l’enseigne ZARA, * c’est dans ces circonstances, que la société SCHOOL RAG a assigné la société ZARA FRANCE devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de la marque n° 1647 627 et en concurrence déloyale ; Sur la recevabilité à agir de la société SCHOOL RAG : Considérant que devant la Cour, la société SCHOOL RAG produisant les copies des certificats d’identité des marques n° 1647 626 et n° 1647 627 et l’état des inscriptions, la titularité de ses droits n’est plus contestée ; Que par voie de conséquence, la décision déférée qui 1 ' a déclarée irrecevable à agir au titre de la contrefaçon de la marque n° 1647 627, sera réformée ;

Sur la validité de la saisie contrefaçon : Considérant que la société ZARA FRANCE soulève la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon exposant qu’au soutien de sa requête, la société SCHOOL RAG n’a pas présenté au juge les documents lui permettant de vérifier les droits en vigueur dans leur dernier état ;

Mais considérant, que la société SCHOOL RAG établit qu’elle était, lors de la présentation de la requête afin de saisie contrefaçon, propriétaire des marques n° 1647 626 et n° 1647 627, de sorte qu’aucun grief n’est encouru ; Qu’il s’ensuit, que réformant le jugement entrepris, aucune irrégularité n’affecte la validité des opérations de saisie contrefaçon ; Sur la validité des marques : Considérant que pour s’opposer au grief de contrefaçon, la société ZARA FRANCE soulève la nullité des marques n° 1647 626 et n° 1647 627 pour défaut de distinctivité ; Que force est de constater que la société SCHOOL RAG ne reproche aucun acte de contrefaçon de la marque n°1647 626, de sorte que la société ZARA FRANCE ne démontre aucun intérêt à poursuivre la nullité de ce signe qui ne lui est pas opposé ; Considérant en ce qui concerne la marque n° 1647 627, que celle-ci est composée de l’assemblage de cinq croix ou lettres X de couleur noire, symétriques, de même dimension, apposées horizontalement : « X X X X X » ; Considérant que, invoquant les dispositions des articles L.711 -1 et L711 -2 du Code de la propriété intellectuelle, ayant transposé l’article 3 de la Directive communautaire n° 89/104 du21 décembre 1988, la société ZARA FRANCE soutient que le signe opposé n’est pas apte à distinguer les produits qu’il désigne de ceux provenant d’autres concurrents, ne saurait garantir la moindre indication d’origine dès lors qu’il sera perçu par le consommateur comme une simple décoration ou un élément soulignant la dénomination SCHOOL RAG; Mais considérant que tant l’article 2 de la Directive précitée que l’article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne morale ou physique. Peuvent constituer un tel signe : a) les dénominations sous toutes les formes telles que : (…) lettres, font expressément référence à la possibilité de constituer une marque par l’utilisation de lettres ; Que l’article 3 de la Directive et les dispositions de l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle définissent les cas dans lesquels une marque peut être annulée pour défaut de caractère distinctif ; Or considérant d’une part, que le signe revendiqué formé de l’assemblage de cinq croix horizontales, « X X X X X », n’était pas à la date du dépôt la désignation nécessaire des produits désignés, notamment des vêtements, et n’en constituait pas davantage la désignation usuelle, de sorte qu’il est suffisamment arbitraire pour être distinctif;

Que d’autre part, l’usage par d’autres entreprises d’apposer, sur des tissus, des vêtements ou des chaussures, de croix comme éléments décoratifs, ne saurait être de nature à priver de distinctivité la marque contestée laquelle, par l’utilisation qui en est faite par la société SCHOOL RAG, sera perçue par le public pertinent comme une garantie de provenance du produit ; Qu’il s’ensuit que la marque n° 1647 627 revendiquée est valable ;

Sur la déchéance des droits de la société SCHOOL RAG : Considérant que la société ZARA FRANCE soulève la déchéance des droits de la société SCHOOL RAG sur les marques n° 1647 626 et 1647 627 faisant valoir qu’elles n’exercent pas la fonction d’identification d’origine des produits ; Considérant qu’aux termes de l’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans, … la déchéance peut être demandée par toute personne intéressée ; Considérant que force est de constater que la société ZARA FRANCE ne justifie d’aucun intérêt à solliciter la déchéance des droits de la société SCHOOL RAG sur la marque n° 1647 626 qui ne lui est pas opposée ; Considérant en ce qui concerne la marque n° 1647 627, que la preuve de l’usage incombe à son titulaire ; Considérant que la marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou services pour lesquels elle a été déposée ; Et considérant qu’il résulte des documents versés aux débats, que si les vêtements produits en original par la société SCHOOL RAG ne comportent aucune date certaine, si les factures ne permettent pas d’identifier des modèles déterminés, il n’en demeure pas moins, en revanche, que doivent être pris en considération les catalogues annuels de la société SCHOOL RAG pour les années 2004 à 2006, les parutions publicitaires dans les magazines LE MAG, BLUE BOX, TEDDY S au cours des années 2000, 2003 et 2004; Que force est de constater que sur ces catalogues et ces parutions presse, le signe « X X X X X » est l’objet d’un usage constant et sérieux ; que, s’il est le plus souvent accompagné de la dénomination SCHOOL RAG, cette circonstance n’altère nullement son caractère distinctif de sorte que ce signe sera perçu par le public concerné comme une indication de l’origine des produits ; Que par voie de conséquence, la demande en déchéance sera rejetée ; Sur la contrefaçon : Considérant que la société SCHOOL RAG reproche à la société ZARA FRANCE des actes de contrefaçon de la marque n° 1647 627 au visa tant des dispositions de l’article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle que de celles de l’article L.713-3 du même Code;

Considérant que l’exercice du droit de marque est réservé aux cas dans lesquels l’usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit, de sorte que le titulaire d’une marque n’est habilité à interdire l’usage d’un signe identique ou similaire à un tiers que si cet usage est exploité à titre de marque et affecte la garantie de provenance du produit ou du service du titulaire de la marque revendiquée ;

Considérant en l’espèce, que la marque opposée est constituée de cinq croix ou lettres X noires symétriques, de même dimension, chacune des croix étant séparée par un espace régulier : « X X X X X » ; Que le signe contesté comporte deux croix rosé clair et trois croix rosé foncé, qui ne sont pas symétriques, certains côtés étant plus larges ou plus grands que d’autres ; Qu’il s’ensuit que ce signe n’étant pas identique à la marque revendiquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout, au sens de l’article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle, il convient de rechercher, sur le fondement de l’article L.713-3 du même Code, s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, l’appréciation des similitudes visuelle ou conceptuelle devant être fondée sur l’impression d’ensemble produite, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; Et considérant que si, les signes opposés ont en commun la présence de cinq croix horizontales, ils se distinguent à l’évidence l’un de l’autre, dès lors que celui argué de contrefaçon, apposé sur les pantalons, shorts et jupes de la société ZARA FRANCE, est constitué de croix en couleur asymétriques apposées en relief, représentées dans une composition particulière et fait partie d’un décor brodé comportant d’autres motifs, un soleil, un papillon, des petites fleurs, les mots « wild » et « card » à la calligraphie manuscrite enfantine ; Que visuellement et conceptuellement, le consommateur moyen de la catégorie des produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé percevra ce motif constitué de croix comme un simple accessoire décoratif et non pas comme un signe destiné à lui permettre d’identifier l’origine des vêtements, de sorte qu’il ne saurait exister un quelconque risque de confusion ; Qu’il convient, en conséquence, de débouter la société SCHOOL RAG de sa demande en contrefaçon de marque ; Sur la concurrence déloyale : Considérant que la société SCHOOL RAG reproche à la société ZARA FRANCE d’avoir reproduit sa marque sur des vêtements en toile jean, comportant des broderies de couleur et des mots en langue anglaise et d’avoir pratiqué une politique de prix identiques ; Or considérant, ainsi que précédemment retenu, il n’existe aucun risque de confusion entre les signes opposés ; Que la société SCHOOL RAG ne peut interdire l’accès de sociétés concurrentes sur le marché des vêtements en tissu jean à des prix habituellement pratiqués ;

Qu’il est par ailleurs, démontré par les documents produits aux débats, que de nombreux professionnels du secteur du vêtement commercialisent des pantalons et des jupes en tissu jean, décorés de broderies et de mots en langue anglaise ; Que par voie de conséquence, la société SCHOOL RAG ne caractérise aucun comportement déloyal imputable à la société ZARA FRANCE de nature à créer un risque de confusion sur l’origine des produits et lui occasionner un préjudice commercial ; Qu’il s’ensuit que la décision déférée, qui a l’a déboutée de ses demandes au titre de la concurrence déloyale, sera confirmée ;

Sur les autres demandes : Considérant que chacune des parties succombant partiellement devant la Cour en leurs prétentions, 1 ' équité ne commande pas de faire application des dispositions de 1 ' article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société SCHOOL RAG de ses demandes au titre de la concurrence déloyale, Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau : Déclare la société SCHOOL RAG recevable à agir en contrefaçon de la marque n° 1647 627, Dit n’y avoir lieu à annuler le procès-verbal de saisie contrefaçon, Déboute la société SCHOOL RAG de ses demandes au titre de la contrefaçon de la marque n° 1647 627, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société SCHOOL RAG aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.