COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 08 DECEMBRE 2017

Pôle 5 – Chambre 2

(n°191, 13 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/24547 Décision déférée à la Cour : jugement du 28 octobre 2016 – Tribunal de grande instance de PARIS -3^e chambre 3^e section – RG n°15/08781

APPELANTES AU PRINCIPAL et INTIMEES INCIDENTES Société S.C. JOHNSON & SON, INC, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] Racine 53403 WISCONSIN ETATS UNIS D’AMERIQUE S.A.S. S.C. JOHNSON, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé […] 92600 ASNIERES-SUR-SEINE Représentées par M^e Jeanne BAECHLIN de la SCP JEANNE BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque L 034 Assistées de M^e J J plaidant pour la SELARL GILBEY – LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque L 112

INTIMES AU PRINCIPAL et APPELANTS INCIDENTS M. Alain K

S.A.R.L. KIWI DIFFUSION, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé Quartier le Colombier 83350 RAMATUELLE Immatriculée au rcs de Fréjus sous le numéro 380 583 336 S.A.R.L. KIWI BOUTIQUES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé Le Colombier 83350 RAMATUELLE Immatriculée au rcs de Fréjus sous le numéro 444 372 288 Représentés par M^e Corinne CHAMPAGNER-KATZ de la S CORINNE CHAMPAGNER-KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque C 1864 Assistés de M^e Emmanuelle G plaidant pour la S CORINNE

CHAMPAGNER-KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque C 1864

COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 19 octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : M^me Colette PERRIN, Présidente M^me Véronique RENARD, Conseillère M^me Laurence LEHMANN, Conseillère qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Carole T

ARRET: Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par M^me Colette PERRIN, Présidente, et par M^me Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société S.C. Johnson & Son Inc (ci-après désignée SCJ) se présente comme étant une société familiale devenue multinationale, spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de produits d’entretien ménagers, désodorisants, pesticides et produits pour les chaussures.

Elle indique avoir acquis en 2011 la division Kiwi du groupe Sara Lee et, dans ce contexte, être notamment devenue propriétaire de la marque de l’Union européenne Kiwi n°000058453, déposée le 1^er avril 1996 et enregistrée le 4 juin 1998 en classes 1, 2, 3, 5, 21, 25 et 26 pour désigner notamment les 'Antidérapants pour chaussures, glissoirs, talonnettes, semelles intérieures'.

La société SC Johnson SAS, filiale du groupe, indique être chargée de la promotion et de la commercialisation des produits de la société SCJ en France, dont ceux de la gamme Kiwi.

Monsieur Alain K a créé la société Kiwi, enseigne de confection et de commercialisation de maillots de bain et autres accessoires de plage. Le groupe Kiwi comporte deux entités, la société Kiwi Diffusion en charge de la fabrication des articles et la société Kiwi Boutiques qui en assure la distribution.

Monsieur K est notamment titulaire de :

— la marque verbale française KIWI n°3810752 déposé le 2 mars 2011 en classes 9, 18, 24, et 25 pour désigner notamment les 'espadrilles, chaussures en plastique, chaussures en textile, chaussures de plage',
- la marque semi-figurative française Kiwi n°3810754 déposée le 2 mars 2011 en classes 3, 9, 18, 24 et 25 pour désigner notamment les 'espadrilles, chaussures en plastique, chaussures en textile, chaussure de plage',
- la marque verbale française MISS KIWI n°3810776 déposée le 2 mars 2011 en classes 3, 9, 18, 24 et 25 pour désigner notamment les 'espadrilles, chaussures en plastique, chaussures en textile, chaussures de plage’.

Ces marques ont toutes été concédées en licence à la société Kiwi Diffusion le 7 novembre 2011.

Les sociétés Kiwi exploitent les sites Internet www.kiwi.fr et www.kiwioutlet.com.

Constatant dans le courant de l’année 2011 que la dénomination Kiwi était utilisée pour l’exploitation d’articles chaussants, et estimant que les dépôts des marques KIWI et MISS KIWI susvisées pour désigner des produits de la classe 25 portaient atteinte à leurs droits, les sociétés SCJ et SC Johnson SAS ont, après une tentative de solution amiable et selon acte d’huissier en date du 17 juin 2015, fait assigner Monsieur Alain K et les sociétés Kiwi Diffusion et Kiwi Boutiques en contrefaçon de marques et concurrence déloyale, pour obtenir des mesures indemnitaires et d’interdiction.

Par jugement contradictoire en date du 28 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :

- rejeté la demande tendant à voir prononcer la déchéance des droits de la société CS Johnson & Son sur la marque de l’Union européenne Kiwi n°000058453 pour les produits de la classe 25,
- dit que la renommée de la marque de l’Union européenne Kiwi n°000058453 n’est pas démontrée,
- débouté la société S.C Johnson & Son Inc. de ses demandes au titre de la contrefaçon de la marque de l’Union européenne Kiwi n°000058453,
- débouté la société S.C Johnson de ses demandes au titre de la concurrence déloyale,
- rejeté les demandes présentées sur le fondement du parasitisme,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-condamné in solidum les sociétés S.C. Johnson & Son et S.C. Johnson à verser à Alain K, à la société Kiwi Diffusion et à la société

Kiwi Boutiques ensemble, une somme de 10. 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés S.C. Johnson & Son et S.C. Johnson aux dépens,
- dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

La société S.C. Johnson & Son Inc. et la SAS S.C. Johnson ont interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 6 décembre 2016.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2017 auxquelles il est expressément renvoyé, les sociétés SC Johnson & Son Inc et SC Johnson SAS demandent à la cour de :

- les dire et juger recevables et bien fondées en leur appel,
- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté les intimés de leur demande en déchéance à l’encontre de la marque de l’Union Européenne Kiwi n°000058453,

statuant à nouveau,
- constater que la marque communautaire Kiwi n°000058453 est renommée et bénéficie de la protection spécifique relevant des dispositions des articles 9-1 c) du règlement (CE) 207/2009 et L.713- 5 du Code de la propriété intellectuelle,
- dire et juger que le dépôt et l’exploitation des marques françaises KIWI n°11 3 810 752, KIWI (semi-figurative) n°11 3 810 754, et de la dénomination MISS KIWI pour désigner en classe 25 des 'espadrilles, chaussures en plastique, chaussures en textile, chaussures de plage', constituent une atteinte à la renommée de la marque Kiwi n°000058453, et engagent la responsabilité de Monsieur Alain K et des sociétés Kiwi Diffusion et Kiwi Boutiques,
- dire et juger que Monsieur Alain K et les sociétés Kiwi Diffusion et Kiwi Boutiques se sont également livrés à des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société S.C. Johnson SAS,

— dire et juger les intimés irrecevables, à tout le moins mal fondés, en toutes leurs demandes, et les en débouter,

subsidiairement,
- dire et juger que le dépôt et l’exploitation des marques françaises KIWI n°11 3 810 752, et KIWI (semi-figurative) n°11 3 810 754, pour désigner en classe 25 des 'espadrilles, chaussures en

plastique, chaussures en textile, chaussures de plage', constituent des actes de contrefaçon de la marque antérieure KIWI n°000058453, dont est titulaire la société S.C. Johnson & Son Inc., et engagent la responsabilité de Monsieur Alain K et des sociétés Kiwi Diffusion et Kiwi Boutiques,

en conséquence,

— ordonner à Monsieur Alain K et aux sociétés Kiwi diffusion et Kiwi boutiques, de communiquer tous les documents ou information en leur possession, et notamment des factures, permettant d’identifier les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits litigieux ainsi que des grossistes et des détaillants et, d’autre part, les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, éléments certifiés conformes par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable, et ce sur l’ensemble des territoires de l’Union Européenne et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- interdire à Monsieur Alain K, et aux sociétés Kiwi diffusion et Kiwi boutiques de poursuivre leurs agissements, en particulier d’exploiter les signes litigieux Kiwi et Miss Kiwi pour désigner des articles chaussants, à quelque titre que ce soit, et en particulier à titre de marque, de dénomination sociale, de nom commercial, d’enseigne, et de nom de domaine, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ordonner le retrait du marché et la destruction devant huissier, sous leur contrôle et aux frais in solidum de Monsieur Alain K et des sociétés Kiwi diffusion et Kiwi Boutiques, de tous les articles contrefaisants et/ou constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ordonner le rappel des circuits commerciaux et la destruction devant huissier, sous le contrôle des appelantes et aux frais in solidum de Monsieur Alain K et des sociétés Kiwi Diffusion et Kiwi Boutiques, de tous les articles contrefaisants et/ou constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- dire et juger que la cour se réservera la liquidation de l’astreinte conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991,
- prononcer la nullité de les enregistrements de marque française Kiwi n°11 3 810 752, Kiwi (semi-figurative) n°11 3 810 754, et Miss Kiwi n°11 3 810 776 pour désigner en classe 25 des « espadrilles,

chaussures en plastique, chaussures en textile, chaussures de plage ',
- dire et juger que le jugement à intervenir (sic) sera inscrit d’office au Registre national des marques auprès de l’Institut national de la propriété industrielle, aux frais de Monsieur Alain K et des sociétés Kiwi Diffusion et Kiwi Boutiques, et qu’à défaut de se faire dans les quinze jours qui suivent la signification de la décision à intervenir, elles pourront procéder elles-mêmes aux inscriptions aux fins de radiation des enregistrements de marque française Kiwi n°11 3 810 752, et Kiwi (semi-figurative) n°11 3 810 754, pour désigner en classe 25 des 'espadrilles, chaussures en plastique, chaussures en textile, chaussures de plage', sur simple production d’une expédition conforme de l’arrêt, et toujours aux frais avancés de Monsieur Alain K et des sociétés Kiwi Diffusion et Kiwi Boutiques,
- condamner in solidum Monsieur Alain K et les sociétés Kiwi Diffusion et Kiwi Boutiques à verser :

- à la société S.C. Johnson & Son Inc. la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon de sa marque Kiwi n°000058453, sauf à parfaire ou compléter au vu des éléments dont la production interviendra en cours de procédure,
- à la société S.C. Johnson SAS la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par elle subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire, sauf à parfaire ou compléter au vu des éléments dont la production interviendra en cours de procédure,
- ordonner et ce à titre de complément de dommage et intérêt, la publication du jugement (sic) dans cinq journaux ou revues de leur choix et aux frais exclusifs et avancés in solidum de Monsieur Alain K et des sociétés Kiwi Diffusion et Kiwi Boutiques, sans que le coût global de ces publications ne puisse excéder la somme de 20.000 euros HT et ce, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, la cour se réservant le droit de liquider directement l’astreinte,
- ordonner également à titre de complément de dommage et intérêt, la publication a minima du dispositif de l’arrêt à intervenir, sur la page d’accueil des sites Internet www.kiwi.fr et www.kiwioutlet.com, et ce dans une police de caractères identique au contenu de ces pages, sans qu’il ne soit nécessaire d’utiliser le menu déroulant de ladite page d’accueil, et ce pour une durée d’un mois, et sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, la cour se réservant le droit de liquider directement l’astreinte,

— condamner in solidum Monsieur Alain K et les sociétés Kiwi Diffusion et Kiwi Boutiques à payer la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamner in solidum Monsieur Alain K et les sociétés Kiwi Diffusion et Kiwi Boutiques aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2017, auxquelles il est également expressément renvoyé, Monsieur Alain K, la société Kiwi Diffusion et la société Kiwi Boutiques demandent à la cour de :

- dire et juger que les actes de contrefaçon ne sont pas caractérisés en l’espèce,
- dire et juger que la marque Kiwi n°000058453 n’est pas éligible à la protection spécifique des marques renommées,
- dire et juger que la société S.C. Johnson & Son Inc. est irrecevable à demander la nullité des marques françaises n°11 3810752, n°11 3810754 et n°11 3810776 sur le fondement de l’atteinte à la marque renommée,
- dire et juger que les actes de concurrence déloyale et parasitaire allégués ne sont pas caractérisés en l’espèce,
- dire et juger que les sociétés S.C. Johnson & Son Inc. et S.C. Johnson SAS ne rapportent pas la preuve de l’ensemble des préjudices allégués et dont elles demandent réparation au titre de la contrefaçon de la marque de l’Union européenne et de la concurrence déloyale et parasitaire,

en conséquence,

— débouter les sociétés SC. Johnson & Son, Inc. et SC. Johnson SAS de l’ensemble de leurs demandes en contrefaçon de marque de l’Union européenne, en nullité des marques françaises n°11 3810752, n°11 3810754 et n°11 3810776 sur le fondement de l’atteinte à la marque renommée, de la concurrence déloyale et parasitaire et au titre des prétendus préjudices subis,

à titre reconventionnel,
- prononcer la déchéance de la marque de l’Union européenne n°000058453 Kiwi en classe 25 pour défaut d’usage sérieux dans la Communauté pour les produits visés,

— condamner solidairement les sociétés SC. Johnson & Son, Inc. et SC. Johnson SAS à leur verser la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil, en tout état de cause,
- débouter les sociétés SC. Johnson & Son, Inc. et SC Johnson SAS de leurs demandes de publication et d’inscription du jugement à intervenir (sic),
- débouter les sociétés SC. Johnson & Son, Inc. et SC Johnson SAS de l’ensemble de leur demande de condamnation in solidum au paiement de la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 septembre 2017.

A l’audience de plaidoiries du 19 octobre 2017, les sociétés appelantes ont, sur interrogation de la cour, indiqué ne plus contester la validité de la marque MISS KIWI n°11 3 810 776 compte tenu de la renonciation à cette marque intervenue en avril 2017 et ont confirmé n’opposer, dans le cadre du présent litige, que les produits suivants : 'Antidérapants pour chaussures, glissoirs, talonnettes, semelles intérieures, ce qui a été acté par le greffier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant qu’il y a lieu au préalable de constater que malgré le libellé du dispositif de leurs dernières écritures, les sociétés appelantes ne développent aucun moyen relatif à l’irrecevabilité des demandes des intimés ; que ces demandes doivent en conséquence être déclarées recevables ;

Sur la déchéance de la marque de l’Union européenne Kiwi n° 000058453

Considérant que les intimés invoquent la déchéance des droits de la SCJ sur la marque verbale de l’Union européenne Kiwi n°000058453 en classe 25 pour défaut d’usage sérieux dans la communauté pour les produits visés, aux motifs que les pièces produites témoignent que les produits visés par l’enregistrement de cette marque ont été commercialisés avec l’apposition d’une marque complexe Kiwi, perçue par le consommateur comme une marque à part entière, les deux marques faisant l’objet de deux enregistrements distincts, et que l’appelante ne rapporte pas la preuve de l’exploitation effective de la marque opposée pour les produits revendiqués sur le territoire de l’Union européenne et ce, pendant une période ininterrompue de 5 ans ;

Considérant qu’il n’est pas discuté que la preuve de l’exploitation contestée, qui peut être apportée par tous moyens, incombe à la

société SCJ, titulaire de ladite marque dont la déchéance est sollicitée, ni que la période à considérer s’étend du 8 janvier 2011 au 8 janvier 2016, la demande en déchéance des intimés ayant été faite pour la première fois devant le tribunal par conclusions du 8 janvier 2016 ;

Considérant que le tribunal a estimé que les éléments versés aux débats 'pris dans leur ensemble suffisent à établir l’usage du signe KIWI durant la période de référence pour designer des produits de la classe 25, tant dans sa forme verbale déposée que dans une forme modifiée n’altérant pas son caractère distinctif’ et que ' en conséquence la demande tendant à voir prononcer la déchéance des droits de la société S.C. Johnson & Son sur la marque KIWI n° 000058453 pour les produits opposés soit pour les 'antidérapants pour chaussures, glissoirs, talonnettes, semelles intérieures’ ne pouvait être accueillie ;

Que les intimés contestent cette appréciation, faisant valoir que le tribunal a effectué un examen erroné des pièces produites par les sociétés Johnson, lesquelles ne sont pas de nature à établir un usage sérieux de la marque verbale de l’Union Européenne KIWI n°000058453 ;

Considérant que la marque verbale de l’Union européenne KIWI n°000058453 a été déposée le 1^er avril 1996 et enregistrée le 4 juin 1998 notamment en classe 25 pour désigner les 'Antidérapants pour chaussures, bonbouts, glissoirs, talonnettes, protège-bas, semelles intérieures, chaussettes et bas '; que les appelants n’opposant dans le cadre du présent litige que les 'Antidérapants pour chaussures, glissoirs, talonnettes, semelles intérieures', la demande incidente en déchéance des intimés n’est recevable, en application de l’article 70 du Code de procédure civile, qu’en ce qui concerne ces produits ;

Considérant que l’usage sérieux d’une marque suppose une exploitation du signe qui correspond à la fonction de la marque qui est de garantir au consommateur concerné l’identité d’un produit en lui permettant de distinguer sans confusion possible ceux qui ont une autre provenance, et ce dans le périmètre géographique de la protection du signe et au cours de la période quinquennale visée par l’article 15 1. du Règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 ; que cet usage doit être apprécié concrètement pour chacun des produits pour lesquels la déchéance est sollicitée, et non pas d’une façon globale, en tenant compte notamment des caractéristiques des produits en cause et du marché considéré ; qu’en outre, constitue un usage sérieux l’usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée ;

Qu’en l’espèce, les sociétés appelantes produisent aux débats des emballages de semelles KIWI cuir confort, de semelles KIWI fresh’ins et des antiglissoirs ayant fait l’objet d’un ticket d’achat du 11 février 2016, lequel, à supposer qu’il se rapporte aux produits concernés, est en dehors de la période de référence précitée allant du 8 janvier 2011 au 8 janvier 2016 ; qu’il en est de même des extraits du site internet kiwicare.com du 5 février 2016 qui sont également en dehors de la période considérée ;

Que les extraits du même site Internet www.kiwicare.com daté du 19 avril 2011et montrant certes des semelles et antiglissoirs de 'la gamme KIWI’ mais sur lesquels le signe apposé sur les produits n’est pas visible ne sont pas plus de nature à établir un usage sérieux de la marque en cause ; qu’il en est de même des bons de commande de sociétés chinoises et polonaises, qui non seulement ne permettent pas d’identifier les produits visés mais qui ne concernent aucun des pays visés par l’enregistrement de la marque opposée ou encore de la copie d’un extrait du magazine Biba qui ne comporte aucune date certaine et qui ne fait qu’évoquer 'les bandelettes talon confort de chez KIWI’ ou 'les coussinets confort gel de chez Kiwi’ ;

Que, par ailleurs, les nombreux extraits de sites internet versés aux débats, lorsqu’ils ont date certaine, se rapportent à la période concernée et font état de la marque litigieuse, ne font que rapporter les propos de leurs rédactrices mais ne constituent nullement un usage de la marque KIWI par la société SCJ ;

Considérant cependant, que l’appelante verse également aux débats 17 factures de ventes à de grandes enseignes de la distribution françaises entre le mois d’avril 2011 et le mois de décembre 2015, de semelles en toutes matières, glissoires, talonnettes et patins anti- dérapants sous la dénomination verbale KIWI ; que si ces factures émanent de la société allemande SC Johnson Bama Gmbh, société du groupe Johnson, la société SCJ peut se prévaloir de cet usage sérieux de la marque pour les produits considérés exercé par un tiers avec son accord sur une partie substantielle du territoire communautaire, et en particulier sur le territoire français ;

Que dès lors, et ce sans qu’il soit besoin d’apprécier les moyens des parties relatifs à un usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, il y a lieu de confirmer le jugement par motifs substitués, en ce qu’il a rejeté la demande en déchéance des droits de la société JSC sur la marque de l’Union européenne Kiwi n°000058453 ;

Sur les demandes de la société SCJ

Considérant qu’il a été dit que les sociétés appelantes ne poursuivent plus la nullité de la marque MISS KIWI n°11 3 810 776 objet d’une renonciation en avril 2017 ;

Que pour solliciter l’annulation de la marque verbale française KIWI n°3810752 et de la marque semi-figurative française Kiwi n°3810754, elles en incriminent les dépôts le 2 mars 2011 en classe 25 pour désigner les 'espadrilles, chaussures en plastique, chaussures en textile, chaussures de plage ainsi que l’exploitation sur internet via les sites kiwi.fr et kiwioulet.com tel que résultant du procès-verbal de constat d’huissier du 26 août 2014 ; qu’elles invoquent à titre principal l’atteinte à la marque renommée Kiwi n° 000058453 et subsidiairement des actes de contrefaçon de ladite marque ;

— sur la renommée de la marque de l’Union européenne Kiwi n°000058453

Considérant que les appelantes, selon lesquelles la marque KIWI bénéficie d’une importante renommée dans le domaine des produits d’entretien et accessoires de chaussures, reprochent aux premiers juges d’avoir rejeté la demande formée à ce titre aux motifs que les éléments produits étaient par leur nature et leur nombre insuffisants pour considérer que la marque Kiwi n°000058453 était une marque renommée au sens de l’article 9-1 c) du Règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 modifié par le Règlement UE n° 2015/2424 ;

Qu’il est constant que pour bénéficier de la protection spécifique des marques renommées, une marque doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits couverts par cette marque, le public pertinent étant constitué par le consommateur moyen des produits pour lesquels la marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé;

Qu’en l’espèce la marque revendiquée par les appelantes est une marque enregistrée en Union européenne, de sorte que le public pertinent à prendre en considération est celui de l’Union européenne ;

Que pour justifier de la renommée alléguée de la marque KIWI n°000058453, sont versés aux débats :

- un article paru sur Wikipédia qui, outre le fait qu’il est rédigé en anglais, n’est pas traduit et est alimenté par les internautes eux- mêmes, n’est pas révélateur de la perception de la marque par le public,
- un avis du Conseil de la concurrence daté de 2000, selon lequel, 'la notoriété des marques existantes n’est susceptible d’empêcher l’entrée de nouvelles marques que si les consommateurs manifestent un attachement aux marques notoires ; (') qu’il convient de remarquer que le fait, pour les distributeurs, de n 'offrir à leur clientèle qu’une seule marque montre que, malgré leur notoriété, ni la marque KIWI, ni la marque Barane ne sont incontournables, ce qui vient à l’appui de la

thèse selon laquelle l’attachement aux marques est faible ('), ce qui n’est pas plus pertinent pour apprécier la renommée de la marque KIWI,
- des tableaux, non datés mais accompagnés d’une attestation du directeur financier de la société SC Johnson Bama GmbH du 14 mars 2016, laquelle société n’est pas dans la cause, qui démontrent tout au plus que les ventes de semelles de la marque KIWI ont augmenté de 2011 à 2016 mais aucunement la notoriété de la marque,
- un tableau montrant la position des produits KIWI sur le marché français accompagné d’une 'lettre-type', non datée et partiellement traduite, qui ont été créés en interne,
- une étude réalisée par Ipsos en septembre 2014, rédigée en anglais et non traduite mais qui manifestement porte mais sur les attitudes et les usages des consommateurs d’accessoires pour articles chaussants en Europe de l’ouest et en Russie, mais ne renseigne pas sur le pouvoir d’attraction ni le degré de visibilité du signe sur une partie significative de l’Union européenne,
- un extrait du site internet www.lsa-conso.fr faisant état de la position sur le marché, entre autres, de la marque KIWI sans plus de précision, qui n’a d’autre date certaine que celle de son impression du 6 juillet 2016 et dont en tout état de cause le contenu est laissé à l’appréciation de son rédacteur,
- un rapport d’étude 'KIWI', réalisé en mai 2017 sur un échantillon de 500 personnes, dont les résultats révèlent que la marque KIWI bénéficie d’une notoriété spontanée en France de seulement 19% et qui ne concerne que les nettoyants et produits d’entretien de chaussures ;

Considérant ainsi, que la preuve de la renommée de la marque verbale KIWI n°000058453 au sein d’une partie significative de l’Union européenne, au jour des faits incriminés, et permettant aux appelantes de bénéficier d’une telle protection, n’est pas rapportée ;

Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées à ce titre, la demande étant recevable mais mal fondée ;

Sur la contrefaçon

Considérant qu’il a été précédemment exposé que Monsieur K a déposé le 2 mars 2011 :

— la marque verbale française KIWI n°3810752 notamment en classe 25 pour désigner les 'espadrilles, chaussures en plastique, chaussures en textile, chaussures de plage',
- la marque semi-figurative française n°3810754 notamment en classe 25 pour désigner les mêmes produits, et ainsi représentée :

ainsi que la marque verbale française MISS KIWI n°3810776 également en classe 25 pour désigner les mêmes produits, laquelle n’est plus à ce jour incriminée compte tenu de la renonciation à ladite marque intervenue le 25 avril 2017 ;

Qu’il résulte des pièces versées aux débats et notamment du procès- verbal de constat du 26 août 2014, que sur les sites internet kiwioutlet et kiwi.fr seuls visés dans les dernières écritures des appelantes et que les intimées ne contestent pas exploiter, figurent le signe verbal KIWI et le signe semi-figuratif KIWI dont le I est surmonté d’une étoile de mer, pour désigner des 'espadrilles, des chaussures en plastique, des chaussures en textile et des chaussures de plage’ ;

Que les signes en présence sont identiques s’agissant des signes verbaux KIWI et différents s’agissant de la marque verbale KIWI et de la marque semi-figurative KIWI dont le I est surmonté d’une étoile de mer ;

Considérant qu’aux termes de l’article 9 § l du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 modifiée dans sa version antérieure au 23 mars 2016 applicable aux faits de l’espèce,

'la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le sigle, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque (… ) ;

Qu’il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné ;

Considérant que les 'espadrilles, chaussures en plastique, chaussures en textile, chaussures de plage’ sont des produits chaussants destinés à couvrir le pied en général et ont vocation à recevoir les 'Antidérapants pour chaussures, glissoirs, talonnettes, semelles intérieures’ de la marque première ; qu’il s’agit donc de produits

similaires par complémentarité susceptibles d’emprunter les mêmes circuits de distribution indépendamment des conditions d’exploitation des produits incriminés allégués par les intimés ;

Que l’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ;

Que d’un point de vue visuel et phonétique, il n’est pas contesté que les signes KIWI n°000058453 et KIWI n°3810752 sont identiques ; que, par ailleurs, si le signe enregistré à titre de marque sous le n°3810754 est identique sur le plan phonétique à la marque première, il diffère visuellement de celle-ci en ce qu’il alterne lettres majuscules et minuscules et fait figurer sur le ' i’ final un élément figuratif représentant une étoile de mer ; que contrairement à ce que soutiennent les sociétés appelantes, cet élément figuratif ne peut être tenu pour négligeable du fait de sa position et de son évocation particulière et le consommateur ne le percevra pas comme un élément accessoire mais le conservera en mémoire ;

Que sur le plan intellectuel, le terme KIWI évoque un petit fruit connu pour sa couleur marron ou bien une espèce d’oiseau, tandis que le signe semi-figuratif perd cette signification immédiate pour créer un ensemble qui a sa propre distinctivité et évoquer l’univers balnéaire ;

Considérant qu’il résulte de ces éléments que la similarité des produits en cause alliée à l’identité entre les signes verbaux KIWI pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d’attention moyenne étant amené à attribuer aux produits proposés une origine commune ; qu’en revanche, nonobstant la similarité des produits concernés, la faible similitude entre la marque verbale KIWI et le signe semi-figuratif KIWI pris dans leur ensemble exclut tout risque de confusion pour le même consommateur d’attention moyenne ;

Qu’il en résulte que la contrefaçon par imitation de la marque Kiwi n°000058453 dont est titulaire la société SCJ est caractérisée du fait du dépôt de la marque verbale française n°3810752 par Monsieur K et l’exploitation de cette marque par les sociétés Kiwi Diffusion et Kiwi Boutiques ; que le jugement sera donc partiellement infirmé de ce chef et confirmé pour le surplus par substitution de motifs ;

Sur la concurrence déloyale et parasitaire

Considérant que la société SCJ Johnson SAS fait grief aux premiers juges d’avoir rejeté sa demande formée au titre de la concurrence déloyale et parasitaire dès lors qu’elle est responsable de la promotion et de la commercialisation des produits Kiwi en France ; qu’elle indique par une référence erronée à sa pièce n°10 avoir consacré des

investissements importants à la promotion de la marque n°000058453 depuis son acquisition en 2011 et fait valoir que, à l’évidence, les intimés ont cherché à bénéficier des efforts consentis 'par les appelantes’ pour favoriser le lancement et garantir le succès de la gamme d’articles chaussants, étant précisé qu’ils ne commercialisaient auparavant que des maillots de bain ;

Considérant que si les actes de contrefaçon commis à l’encontre du titulaire d’un droit exclusif sont constitutifs de concurrence déloyale à l’encontre du distributeur, encore faut-il que ce dernier démontre la commercialisation des produits en cause ;

Qu’en l’espèce la société SCJ Johnson SAS se contente d’affirmer qu’elle commercialise les produits Kiwi en France sans étayer son affirmation par la moindre pièce autre qu’un extrait d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, lequel n’établit pas son activité effective ; que la demande en concurrence déloyale doit en conséquence être rejetée ;

Considérant s’agissant de la demande faite au titre du parasitisme, que la cour relève que les tableaux versés aux débats, non pas en pièce 10 mais en pièce 110, sur lesquels s’appuie la société SCJ Johnson SAS pour affirmer que 'les appelantes’ont consacré plus de 2 millions d’euros à la promotion de la marque KIWI sur le territoire français entre 2012 et 2016 et que la gamme de produits KIWI a généré un chiffre d’affaire de près de 60 millions d’euros en France entre 2012 et 2016", sont accompagnés d’une attestation du directeur financier de la société allemande SC Johnson Bama GmbH, faite sur la base de 'ses propres connaissances ou de l’examen des dossiers’ et que surtout il n’est communiqué aucune information sur les investissements, qu’ils soient financiers ou intellectuels, consacrés précisément aux produits concernés par le présent litige ; que dans ces conditions la demande faite au titre du parasitisme ne peut pas plus prospérer ;

Sur les mesures réparatrices

Considérant qu’il sera fait droit à la demande d’interdiction dans les termes précisés au dispositif du présent arrêt ; que si les appelantes sollicitent une interdiction d’exploiter le signe Kiwi pour désigner des articles chaussants, à quelque titre que ce soit, et en particulier à titre de marque, de dénomination sociale, de nom commercial, d’enseigne, et de nom de domaine, force est de constater qu’aux termes du dispositif de leurs dernières écritures, seuls le dépôt et l’exploitation des marques Kiwi pour désigner des articles chaussants sont incriminés et que les moyens contenus dans ces dernières écritures ne concernent que cette incrimination ;

Que cette mesure d’interdiction étant suffisante à faire cesser les actes illicites, il n’y a pas lieu de faire droit en outre aux demandes de retrait

du marché, de destruction et de rappel des circuits commerciaux des produits contrefaisants ;

Considérant qu’au-delà des affirmations de principe contenues dans leurs dernières écritures, les appelantes ne justifient d’aucun préjudice commercial subi par la société SCJ ; que le seul préjudice subi par cette dernière est constitué par l’atteinte portée à la marqueKiwin°000058453 dont elle est titulaire et sera intégralement réparé par l’allocation de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, et ce sans qu’il soit besoin de faire droit à la demande de documents ou d’informations supplémentaires ; que le surplus des demandes et notamment celui concernant un préjudice moral, non justifié, sera rejeté ;

Qu’il y a lieu, par ailleurs, en application combinée des articles L 711- 4a) et L 714-3 du Code de la propriété intellectuelle d’annuler la marque verbale française n°3810752 appartenant à Monsieur K en ce qu’elle désigne les 'espadrilles, chaussures en plastique, chaussures en textile, chaussures de plage’ ;

Considérant que le préjudice de la société SCJ étant intégralement réparé, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publication du présent arrêt ;

Sur les autres demandes

Considérant qu’il a lieu de condamner in solidum les intimés, qui succombent en partie, aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

Considérant, enfin, que la société SCJ a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Confirme par substitution de motifs le jugement rendu entre les parties le 28 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris sauf en ce qu’il a débouté la société S; C. Johnson & Son Inc. de ses demandes au titre de la contrefaçon de la marque de l’Union Européenne KIWI n°000058453 et condamné in solidum les sociétés S.C. Johnson & Son Inc. et S.C. Johnson à verser à Alain K, à la société Kiwi Diffusion et à la société Kiwi Boutiques, ensemble, une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Statuant à nouveau dans cette limite,

Dit que le dépôt et l’exploitation de la marque française KIWI n°11 3 810 752 pour désigner en classe 25 des 'espadrilles, chaussures en plastique, chaussures en textile, chaussures de plage', constituent des actes de contrefaçon de la marque antérieure KIWI n°000058453 dont est titulaire la société SC. Johnson & Son Inc.

En conséquence,

Prononce la nullité de la marque française Kiwi n°11 3 810 752 en ce qu’elle désigne en classe 25 les 'espadrilles, chaussures en plastique, chaussures en textile, chaussures de plage'.

Interdit aux sociétés Kiwi Diffusion et Kiwi Boutiques, et en tant que de besoin à Monsieur Alain K, de poursuivre l’exploitation du signe KIWI objet de la marque française KIWI n°11 3 810 752 pour désigner des 'espadrilles, chaussures en plastique, chaussures en textile, chaussures de plage’ et ce, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt.

Dit que le présent arrêt sera transcrit à l’Institut National de la Propriété Industrielle par le Greffier préalablement requis par la partie la plus diligente aux fins d’inscription au Registre National des Marques.

Condamne in solidum Monsieur Alain K et les sociétés Kiwi Diffusion et Kiwi Boutiques à verser à la société S.C. Johnson & Son Inc. la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon de la marque Kiwi n°000058453.

Condamne in solidum Monsieur Alain K et les sociétés Kiwi Diffusion et Kiwi Boutiques à payer à la société S.C. Johnson & Son Inc. la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Condamne in solidum Monsieur Alain K, et les sociétés Kiwi Diffusion et Kiwi Boutiques, aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.