TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 20 juillet 2017

3ème chambre 4ème section N° RG : 15/12958

Assignation du 07 septembre 2015

DEMANDERESSE Société ACSYS LASERTECHNIK GmbH Leibnzizstrabetaie 9 70806 KORNWESTHEIM (ALLEMAGNE) agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié de droit en cette qualité audit siège et représentée par M^e Damien REGNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0451

DÉFENDERESSES S.A.S. AXYSLASER Parc d’activité de Paris Est, Lot 11 […] 77183 CROISSY BEAUBOURG prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et représentée par Maître Nathalie SÉNÉSI-ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1175 et par Maître Viviane G avocat au barreau de LILLE

S.A.S. ASSISTANCE ETUDES TECHNIQUES ET INFORMATIQUES (AETI) […] 77400 SAINT THIBAULT DES VIGNES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et représentée par Maître Patricia MADJORA de la SCP LHOMME MADJORA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0118 et par la SCP RIVRY LESEUR HUBERT

COMPOSITION DU TRIBUNAL Camille L. Vice-Présidente Laure A, Vice-Présidente Laurence LEHMANN, Vice-Présidente assistée de Ahlam C, Greffier,

DÉBATS À l’audience du 03 mai 2017 tenue en audience publique devant Camille L et Laurence LEHMANN Juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal,

conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

La société Acsys Lasertechnik (dite Acsys) est une entreprise allemande fondée en 2003, qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de systèmes laser pour le traitement des matériaux. Elle est titulaire de la marque internationale verbale ACSYS n°892834, déposé à l’O.M. P.I le 1er février 2006, qui désigne notamment la France, et qui vise les produits suivants : « Machines et dispositifs mécaniques pour le traitement de matériaux au moyen de lasers et installations comprenant les articles précités ; machines à graver. Lasers non à usage médical. » (classes 7 et 9 de la classification internationale des marques). La société Acsys est aussi titulaire des noms de domaine acsys.de, et acsyslaser.com qui donnent accès à un site internet en langue allemande ou anglaise qui porte son nom, et qui expose et décrit les installations laser qu’elle fabrique et commercialise.

Elle indique avoir découvert qu’une société dénommée Axyslaser, dont le siège social était 8 rocade de la Croix Saint-Georges à Bussy Saint-Georges (77600) avait adopté ce nom comme dénomination sociale et nom commercial le 19 juillet 2011, avec pour activité déclarée la conception, le négoce, la vente d’équipement, l’importation et l’exportation d’équipements électroniques de production et toute activité connexe. Elle a parallèlement constaté que le signe AXYSLASER avait été préalablement déposé à titre de marque française verbale à l’I.N.P.I. le 10 juin 2009, sous le n° 09 3 656 250, par la société AETI, dont le siège social était à la même adresse que celui de la société Axyslaser, pour désigner les produits et services suivants : «Machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; couveuses pour les œufs ; Machines agricoles ; machines d’aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d’emballage ou d’empaquetage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines à coudre, à tricoter ; repasseuses ; machine à laver ; machines de cuisine électriques ; machine à trier pour l’industrie ; scies

(machines) ; robots (machines) ; machines à imprimer .foreuses ; élévateurs ; couteaux électriques. » (classe 7 de la classification internationale des marques) ; « Construction d’édifices permanents, de routes, de ponts ; Informations en matière de construction ; Supervision (direction) de travaux de construction ; Maçonnerie ; Travaux de plâtrerie ou de plomberie ; Travaux de couverture de toits ; Services d’étanchéité (construction) ; Démolition de constructions ; Location de machines de chantier ; Nettoyage de bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres ; Nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation); Désinfection ; Dératisation ; Blanchisserie ; Rénovation de vêtements ; Entretien, nettoyage et réparation du cuir ou des fourrures ; Repassage du linge ; Travaux de cordonnerie ; Rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus ; Installation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; Installation, entretien et réparation de machines ; Installation, entretien et réparation d’ordinateurs ; Entretien et réparation d’horlogerie ; Réparation de serrures ; Restauration de mobilier ; Construction navale. » (classe 37 de la classification internationale des marques) ; « Évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; Études de projets techniques ; Architecture ; Décoration intérieure ; Élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; Programmation pour ordinateur ; Consultation en matière d’ordinateurs ; Conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ; Contrôle technique de véhicules automobiles ; Services de dessinateurs d’arts graphiques ; Stylisme (esthétique industrielle) ; Authentification d’œuvres d’art. » (classe 42 de la classification internationale des marques).

Un site internet dénommé AXYSLASER a été ouvert à l’adresse axyslaser.com par la société Axyslaser, qui s’y présente comme étant « spécialisée dans la vente et la maintenance de machines laser pour tous métiers utilisant cette technologie ». La société AXYSLASER se présente quant à elle comme une entreprise française fondée en 2011, spécialisée dans la vente de machines laser, d’équipements et accessoires ainsi que de l’entretien et la maintenance des équipements commercialisés. Après avoir adressé une mise en demeure, la société Acsys a, par exploits des 07 et 10 septembre 2015, assigné les sociétés Axyslaser et AETI en contrefaçon et en nullité de marque à titre principal.

Dans ses dernières conclusions du 29 mars 2017, la société Acsys demande au tribunal de :

- Dire et juger que le dépôt, l’adoption, la réservation et/ou l’usage des marque, dénomination sociale, nom commercial AXYSLASER, et du nomdedomaineaxyslaser.com sont constitutifs de contrefaçon de la marque internationale ACSYS n°892834, dont la société Acsys Lasertechnik est titulaire et propriétaire, et engagent la responsabilité civile des sociétés Axyslaser et Assistance Études Techniques et Informatique «AETI» en application de l’article L 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

- Déclarer nulle la marque AXYSLASER n° 09 3 656 250 en ce qu’elle désigne les produits et services suivants : « Machines-outils et Installation, entretien et réparation de machines » ;

-Dire et juger que le jugement à intervenir, une fois devenu définitif, sera transmis par le Greffier, à l’Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d’inscription au Registre National des Marques ;

- Ordonner à la société Axyslaser de modifier sa dénomination sociale, sous une astreinte définitive et non comminatoire de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- Ordonner à la société Axyslaser de renoncer au nom de domaine www.axyslaser.com, sous une astreinte définitive et non comminatoire de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

-Faire défense aux sociétés Assistance Études Techniques et Informatique «AETI» et Axyslaser, de faire usage du signe AXYSLASER, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, notamment à titre de marque, de dénomination sociale, de nom commercial, d’enseigne ou de nom de domaine, sous une astreinte définitive et non comminatoire de 1.000 € par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir ;

— Dire et juger que le Tribunal restera seul compétent pour liquider, le cas échéant, les astreintes ordonnées ;

- Condamner la société Assistance Études Techniques et Informatique « AETI » à payer à la société Acsys Lasertechnik la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait des actes de contrefaçon de marque commis à son encontre ;

- Condamner la société Axyslaser à payer à la société Acsys Lasertechnik la somme de 50.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait des actes de contrefaçon de marque commis à son encontre ;

— Ordonner la publication du jugement à intervenir, par extraits, dans trois journaux ou périodiques au choix de la société Acsys Lasertechnik, et aux frais avancés in solidum, sur présentation des devis, des sociétés Assistance Études Techniques et Informatique « AETI » et Axyslaser ;

- Condamner in solidum les sociétés Assistance Études Techniques et Informatique « AETI » et Axyslaser à payer à la société Acsys Lasertechnik la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Débouter les sociétés Assistance Études Techniques et Informatique « AETI » et Axyslaser de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- Condamner in solidum les sociétés Assistance Études Techniques et Informatique «AETI » et Axyslaser en tous les dépens de l’instance, qui comprendront les frais du constat d’huissier du 11 mai 2016, et dire que Maître Damien R, avocat, sera autorisé à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

- Ordonner, en raison de l’urgence, l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. En défense, la société Axyslaser dans ses conclusions du 18 avril 2017 demande au tribunal de : Vu les articles L.712-23, L.713-3, L.714-5, L.714-7, L.716-1 et L.716- 14 du Code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 31, 32,127 et 700 du Code de procédure civile, In limine litis,
- DECLARER l’action de la société Acsys Lasertechnik GmbH prescrite en ce qu’elle sollicite la contrefaçon du fait du dépôt de la marque AXYSLASER n° 3656250 ; À titre principal,
- DECLARER l’action de la société Acsys Lasertechnik GmbH injustifiée, faute pour elle d’établir la réalité des faits qui fondent ses demandes présentées contre la société AXYSLASER ;

— CONSTATER le défaut d’usage sérieux de la marque internationale ACSYS sur le territoire français ;

- PRONONCER en conséquence la déchéance, pour l’ensemble des produits et services visés, de la marque internationale ACSYS pour le territoire français, déposée le 1 er février 2006 sous le numéro 892 834 ;

À titre subsidiaire,

— CONSTATER l’absence de similitude entre les signes en présence ;

— CONSTATER l’absence de similitude entre les produits en présence ;

— CONSTATER l’absence de risque de confusion ;

- DEBOUTER en conséquence la société Acsys Lasertechnik GmbH de sa demande de voir dire et juger que l’usage, en tant que marque, dénomination sociale et nom commercial, par la société AXYSLASER, est constitutif d’actes de contrefaçon de la marque internationale ACSYS n°892 834 ;

- DEBOUTER en conséquence la société Acsys Lasertechnik GmbH de sa demande de voir déclarer nulle la marque AXYSLASER en ce qu’elle désigne les produits et services suivants : « Machines-outils et Installation, entretien et réparation de machines» ;

- DEBOUTER la société Acsys Lasertechnik GmbH de l’ensemble de ses autres demandes ;

- DEBOUTER la société Acsys Lasertechnik GmbH de sa demande de voir condamner in solidum les sociétés Assistance Études Techniques et Informatique « AETI » et AXYSLASER ;

- DEBOUTER la société Acsys Lasertechnik GmbH de sa demande de voir ordonnée en raison de l’urgence l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ; À titre infiniment plus subsidiaire,
- DEBOUTER la société AETI de sa demande d’appel en garantie de la société AXYSLASER pour toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à rencontre de la société AETI au profit de la société Acsys Lasertechnik ; En tout état de cause,
- CONDAMNER la partie défaillante au paiement de la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la société AXYSLASER ;

- CONDAMNER la partie défaillante aux entiers frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Nathalie S, avocat aux offres de droit, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.

Enfin, en défense, la société AETI dans ses conclusions du 22 janvier 2016, demande au tribunal de : Vu les articles L.712-23, L.713-3, L.714-5, L.716-1 et L.716-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du Code Civil,
- Constater que la société AETI a par acte en date du 6 juillet 2011, cédé la totalité de ses droits d’exploitation de la marque « AXYSLASER » à la société AXYSLASER ;

- Débouter en conséquence, la société ACSYS Lasertechnik de la totalité de ses demandes à rencontre de la société AETI ;

- À titre subsidiaire, faire droit à la demande de prononcé de la déchéance de la marque internationale « ACSYS » pour le territoire Français, sollicitée par la société AXYSLASER ;

- Constater l’absence de similitude entre les signes, les produits ainsi que l’absence de risque de confusion entre la marque « ACSYS » et la marque « AXYSLASER » ;

- Débouter en conséquence la société ACSYS Lasertechnik de l’ensemble de ses demandes ;

- À titre infiniment subsidiaire, condamner la société AXYSLASER à garantir la société AETI de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société ACSYS Lasertechnik ;

- Condamner la société ACSYS Lasertechnik à payer à la société AETI la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner la société ACSYS Lasertechnik aux entiers frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître MADJORA par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

La clôture est intervenue par ordonnance rendue le 20 avril 2017.

MOTIFS Sur la demande de mise hors de cause de la société AETI La société AETI demande sa mise hors de cause en faisant valoir qu’elle a transféré tous les droits à la société Axyslaser, et qu’elle en a immédiatement justifié auprès de la société Acsys. Cependant, il est constant que la société AETI est le déposant de la marque critiquée et que la cession des droits n’a pas fait l’objet d’une inscription au registre des marques, il n’est donc pas opportun de la

mettre hors de cause à ce stade. Il sera examiné une éventuelle imputabilité à son égard lors de l’examen des faits reprochés. La demande de ce chef sera donc rejetée.

Sur la prescription de l’action en contrefaçon La société AETI soulève l’exception de prescription quinquennale de l’action en contrefaçon pour l’acte de dépôt de la marque. Le dépôt de la marque AXYSLASER date du 10 juin 2009, l’action en contrefaçon alléguée par cet acte est en effet prescrite au vu de l’assignation du 10 septembre 2015. En tout état de cause, le seul dépôt d’une marque, à défaut de prouver l’usage du signe dans la vie des affaires, n’est pas constitutif d’acte de contrefaçon.

Sur l’absence de médiation préalable En défense, la société Axyslaser invoque l’application de l’article 127 du Code de procédure civile qui dispose désormais : « S’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation. » et constate que la société Acsys ne s’est pas conformée à ces dispositions. Cependant, la société Axyslaser n’en tire aucune conséquence, et l’absence de médiation n’est d’ailleurs soumise à aucune sanction.

Sur la déchéance des droits sur la marque de la société Acsys pour défaut d’usage sérieux en France Il est soutenu en défense que le signe ACSYS n’a jamais été sérieusement exploité sur le territoire français, et que la société Acsys serait déchue de ses droits pour défaut d’usage sérieux sur la partie française de sa marque internationale. Le demandeur répond qu’il a justifié dès l’assignation de l’usage sérieux de sa marque en France au cours des cinq dernières années en versant aux débats :

- le catalogue en français d’Acsys Lasertechnik, témoignant notamment du fait que toutes les machines offertes en vente supportent la marque ACSYS,
-1 bon de livraison et 4 factures de machines marquées ACSYS, modèles PIRANHA, OYSTER ou SHARK.

La société Acsys ajoute qu’elle a été exposante au Salon MICRONORA de Besançon en septembre-octobre 2010, de même qu’un de ses représentants, la société suisse Zummerli SA dans un salon MICRONORA postérieur (2012), où elle a distribué des documentations de la marque aux visiteurs. La société Acsys produit aussi des factures, et explique que Patrick M et la SA Zimmerli sont ses représentants en France.

Sur ce : Aux termes de l’article L.714-5 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. En l’espèce, il résulte de la pièce 2 du demandeur que la marque opposée a été enregistrée en date du 1er février 2006, avec une priorité allemande au 26 septembre 2003, et en désignant notamment la France. Conformément à l’article L 714-5, il ne pouvait donc être soulevé la déchéance que lorsque le délai de 5 années était écoulé après l’enregistrement, soit à compter du 1er février 2011. Cet article prévoit que l’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande. Il s’agit de la période dite suspecte. En l’espèce, c’est par courrier du 1er septembre 2014 (pièce 12) que la société Axyslaser, faisant suite à la mise en demeure de la société Acsys, a opposé une déchéance de la marque pour la première fois et c’est donc à compter de cette date qu’elle a eu connaissance de l’éventualité d’une demande en déchéance. La première demande reconventionnelle en déchéance dans le cadre de ce litige date du 30 novembre 2015. La preuve de l’usage sérieux qui incombe à la société ACSYS doit donc prioritairement porter sur la période du 1er février 2006 au 1er février 2011 ou à défaut sur la période, qui court à rebours du 30 août 2015, date précédant de 3 mois les conclusions contenant la demande reconventionnelle en déchéance signifiées le 30 novembre 2015 , soit entre le 30 août 2010 et le 30 août 2015.

Sur cette dernière période, l’exploitation effective et sérieuse de la marque ACSYS en France ne peut être démontrée par la seule production d’un programme du salon Micronora, ayant eu lieu en septembre-octobre 2010 à Besançon, sur lequel figure un stand au nom de la société Acsys et par l’attestation de Zimmerli confirmant cette participation à ce salon (pièces 28 et 29 en demande). Les bons de commande et factures datés de juin et septembre 2011 produites en demande en pièces 16 à 19 font apparaître le terme ACSYS, cependant, le terme n’est pas mentionné à titre de marque pour garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit désigné, mais à titre de dénomination sociale avec les mentions « ACSYS Lasertecchnik GmbH» en haut et en bas de page. Les marques des produits mentionnés étant «OYSTER», «PYRAHNA» ou « SHARK » d’ailleurs suivis du signe ®, indiquant la fonction de marque déposée.

En outre, rien ne permet de prouver que les deux photographies des produits sur lesquels sont visibles à la fois les signes « OYSTER » et celui de « ACSYS » correspondent à ceux vendus avec la facture du 05 février 2014 (pièce 4 en demande). Enfin, le catalogue ACSYS produit en pièce 3 n’est pas daté et le tribunal n’est pas en mesure de savoir par quel biais il serait accessible au public. Par conséquent, la société Acsys échoue à prouver un usage sérieux de sa marque en France, il convient de prononcer la déchéance de ses droits sur la partie française de la marque internationale ACSYS n°892834, et ce à compter du 30 août 2010 pour les produits visés dans l’enregistrement en classe 7 et 9. Du fait de la déchéance de ses droits sur la partie française de la marque ACSYS, la société Acsys est irrecevable dans ses demandes en contrefaçon de sa marque pour des actes de contrefaçon qui auraient été commis à compter du 30 août 2011. Or, les faits de contrefaçon reprochés sont les suivants :

- le dépôt de la marque AXYSLASER le 10 juin 2009,
- l’adoption de la dénomination sociale par la société Axyslaser le 19 juillet 2011 (pièce 13),
- la réservation (à une date inconnue du tribunal) et l’exploitation du nom de domaine vvww.axyslaser.com qui donne accès au site AXYSLASER,
- l’exploitation du signe en France «AXYSLASER » constatés en ligne par procès-verbal du 11 mai 2016 (pièce 24). Seul le dépôt de la marque critiquée est antérieur à la déchéance des droits de la société Acsys sur la marque opposée, cependant, il a été constaté que cet acte est prescrit comme acte de contrefaçon. Sur la nullité de la marque de la société Axyslaser

Pour demander la nullité de la marque française verbale AXYSLASER, la société Acsys se fonde sur l’indisponibilité du signe du fait que cette marque serait contrefaisante de sa propre marque conformément à L 711-4 a) du code de propriété intellectuelle. Cependant, du fait qu’elle est déchue des droits sur la marque en France depuis le 30 août 2010 la société Acsys n’est pas recevable à agir en nullité de la marque française de la société Axyslaser sur ce fondement. Sur les autres demandes Les demandes de garantie entre les défendeurs n’ont plus d’objet. La société Acsys, partie qui succombe, supportera la charge des entiers dépens. Les conditions sont réunies pour allouer à la société Axyslaser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à la société AETI la somme de 1000 euros au même titre.

L’exécution provisoire n’est pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, remis au greffe le jour du délibéré, Rejette la mise hors de cause de la S.A.S AETI, Constate que l’action en contrefaçon pour le dépôt de la marque AXYSLASER n° 09 3 656 250 est prescrite, Prononce la déchéance pour défaut d’usage sérieux de la partie française de la marque internationale « ACSYS» n° 892834 à compter du 30 août 2010 pour les produits visés dans l’enregistrement des classes 7 et 9, Dit que la présente décision une fois définitive sera transmise à l’OMPI, en vue de son inscription au Registre international des marques, ainsi qu’à l’INPI en vue de son inscription au Registre National des marques, Dit la société Acsys Lasertechnik GmbH irrecevable dans ses demandes en contrefaçon de sa marque n° 892834, Dit la société Acsys Lasertechnik GmbH irrecevable dans sa demande en nullité de la marque AXYSLASER n° 09 3 656 250 de la S.A.S Axyslaser,

N’ordonne pas l’exécution provisoire, Condamne la société Acsys Lasertechnik GmbH à payer à la S.A.S Axyslaser la somme de 5.000 euros et 1000 euros à la S.A.S AETI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Acsys Lasertechnik GmbH en tous les dépens de l’instance.