COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 13 avril 2021

Pôle 5 – Chambre 1 Numéro d’inscription au répertoire général:19/11560 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CACQN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/11313

APPELANTE

Madame Chrystel G épouse B Représentée par M^e Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 Assistée de M^e Gauthier DORE de LANTOURNE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0163

INTIMÉS

Monsieur Thierry B Représenté par M^e Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049 Assistée de M^e Corinne VALLERY MASSON du cabinet VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06

SAS GROUPE BOURDONCLE Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 828 401 497 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 164 boulevard Saint Germain 75006 PARIS Représentée par M^e Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049 Assistée de M^e Corinne VALLERY MASSON du cabinet VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M^me Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et Déborah BOHÉE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, Françoise BARUTEL, conseillère, Déborah BOHÉE, conseillère.

Greffier, lors des débats : M^me Karine A

ARRÊT : • contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine A, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

*** EXPOSÉ DES FAITS ET DU LITIGE M^me Chrystel B née G et M. Thierry B ont contracté mariage sous le régime de la séparation de biens en 1994. Pendant leur mariage, les époux B, tous deux issus du milieu aveyronnais, ont acquis et exploité de nombreuses brasseries à Paris. Ils ont entamé une procédure de divorce en 2013.

M^me Chrystel B née G explique que depuis son mariage, elle utilise le patronyme de son mari – B – dans son activité professionnelle.

Le 11 février 2016, quatre sociétés appartenant aux époux directement ou indirectement ont demandé l’ouverture d’une procédure de mandat ad hoc en raison de difficultés de trésorerie.

M. Thierry B a également déposé à son nom personnel la marque verbale française «'GROUPE BOURDONCLE'» le 17 novembre 2016 auprès de l’INPI dans les classes 35, 39, 41, 43 et 45.

Le 20 mars 2017, M. Thierry B a créé la SAS GROUPE BOURDONCLE.

Par acte du 27 juillet 2017, M^me Chrystel B née G a fait assigner M. Thierry B et la société GROUPE BOURDONCLE en nullité et revendication pour moitié de la marque «'GROUPE BOURDONCLE'», annulation du dépôt frauduleux de la marque et condamnation à lui payer des dommages et intérêts pour concurrence déloyale.

Par jugement du 23 mai 2019 dont appel, le tribunal de grande instance de Paris a rendu la décision suivante: Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

— Dit M^me Chrystel B née G recevable dans ses demandes en nullité du dépôt de la marque verbale française «'GROUPE BOURDONCLE'» détenue par M. Thierry B et en revendication de la moitié des droits de titularité de la marque, mais l’en déboute;

— Déboute aussi M^me Chrystel B née G de sa demande fondée sur la concurrence déloyale';

— Condamne M^me Chrystel B née G à payer à M. Thierry B et à la société GROUPE BOURDONCLE la somme globale de 5000 euros (soit 2500 euros à chacun des défendeurs) au titre de l’article 700 du code de procédure civile';

— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision';

— Condamne M^me Chrystel B née G aux dépens.

M^me Chrystel B, née G, a interjeté appel de ce jugement le 4 juin 2019.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 octobre 2019 par M^me Chrystel B, née G, appelante et intimée incidente, qui demande à la cour, de:

— ACCUEILLIR Madame Chrystel B en son appel et la déclarer RECEVABLE et FONDEE en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

— INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame B de ses demandes de nullité du dépôt de marque verbale française « GROUPE BOURDONCLE » et de sa revendication de la moitié des droits de titularité de la marque

— INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame B du caractère frauduleux invoqué à l’encontre du dépôt accompli par Monsieur Thierry B de la marque « GROUPE BOURDONCLE ».

— INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a considéré n’y avoir lieu à concurrence déloyale de Monsieur Thierry B.

ET STATUANT A NOUVEAU :

Vu les articles L 711-3 et 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, et l’article 712-6 du même Code,
- DIRE et JUGER que la dénomination GROUPE BOURDONCLE est connue depuis de nombreuses années comme regroupant les brasseries, et les sociétés holding les détenant dont les participations sociales sont détenues majoritairement par Monsieur Thierry B et son épouse Chrystel B Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

- CONSTATER la confusion créée dans l’activité qui est la leur.

— PRONONCER la nullité du dépôt par Monsieur Thierry B de la marque «GROUPE BOURDONCLE» et de la dénomination sociale «GROUPE BOURDONCLE».

— DIRE et JUGER que la marque «GROUPE BOURDONCLE» doit appartenir aux deux époux compte tenu de l’antériorité de l’exploitation.

— PRONONCER l’annulation du dépôt de ladite marque et sous astreinte journalière de 3.000 euros faire injonction à la société GROUPE BOURDONCLE de changer de dénomination.

— DIRE et JUGER que le dépôt accompli par Monsieur B visant à s’approprier la marque «GROUPE BOURDONCLE» et la dénomination sociale «GROUPE BOURDONCLE» est intervenu en FRAUDE des droits de Madame B.

— DECLARER la FRAUDE ETABLIE.

— DIRE et JUGER que Monsieur Thierry B a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de Madame B.

— LE CONDAMNER, conjointement et solidairement avec la S.A.S. GROUPE BOURDONCLE au paiement de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts par application de l’article 1240 du Code Civil.

— ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans deux journaux à grand tirage au choix de Madame B sans que le coût de chacune de ces publications ne puisse dépasser 8.000 euros.

— DEBOUTER Monsieur Thierry B et la société « GROUPE BOURDONCLE » de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

— Les condamner solidairement au versement de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame B ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 décembre 2019 par M. Thierry B et la société GROUPE BOURDONCLE, intimés qui demandent à la cour de:

— RECEVOIR M. Thierry B et la société « Groupe Bourdoncle » en leurs écritures et y faisant droit :

Vu l’article L. 611-15 du Code de commerce, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

- ECARTER des débats les pièces de l’appelante n° 36 à 42 ;

— DEBOUTER M^me Chrystel G de son appel et de toutes fins qu’il comporte et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

— CONDAMNER M^me Chrystel G à verser la somme de 15.000 euros à M. B et 15.000 euros à la société « Groupe Bourdoncle » sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— CONDAMNER M^me Chrystel G aux dépens d’appel.

— DIRE que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Audrey HINOUX conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2020.

MOTIFS DE L’ARRÊT En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.

- Sur la communication des pièces issues de la procédure de mandat ad hoc:

M. Thierry B et la société GROUPE BOURDONCLE demandent d’abord à la cour d’écarter les pièces 35 à 42 versées par l’appelante qui sont confidentielles au regard de l’article L.611-15 du code de commerce, s’agissant de pièces échangées dans le cadre du mandat ad hoc.

M^me Chrystel B née G s’y oppose faisant valoir que tant elle que son époux sont concernés par la procédure de mandat ad hoc, de sorte que tous les documents y afférents leur sont connus et opposables et peuvent être librement produits dans le cadre de la présente instance.

Sur ce, la cour rappelle que l’article L.611-15 du code du commerce dispose que : ' Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité.'

Il doit d’abord être relevé que la société GROUPE BOURDONCLE, intimée dans la présente instance, n’était pas partie à la procédure de mandat ad hoc, de sorte que ces documents ne lui étaient pas connus.

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Par ailleurs, dans la mesure où la procédure de mandat ad hoc est une procédure confidentielle de règlement amiable des difficultés, confidentialité qui s’impose aux parties qui y sont appelées, il convient d’écarter des débats les pièces n° 35 à 42 toutes issues de cette procédure et communiquées par M^me Chrystel B née G qui ne conteste pas en avoir eu connaissance dans ce cadre.

- Sur la demande en nullité fondée sur l’article L.711-4 du code de propriété intellectuelle par M^me Chrystel B née G:
- Sur la recevabilité de l’action: M. Thierry B et la société GROUPE BOURDONCLE soulèvent l’irrecevabilité de l’action introduite par l’appelante retenant qu’elle ne démontre pas l’existence d’un droit antérieur sur la marque en cause.

M^me Chrystel B née G estime être recevable à agir, soulignant avoir utilisé de façon habituelle et régulière son nom d’épouse et être ainsi fondée à s’opposer à son dépôt.

Sur ce, c’est par de justes motifs en fait et en droit, adoptés par la cour, que les premiers juges ont retenu que M^me Chrystel B née G était recevable à agir pour s’opposer au dépôt de la marque litigieuse en ce qu’elle invoque son nom d’épouse 'B', dont elle dit avoir fait usage alors qu’elle travaillait dans la restauration aux côtés de son mari, l’intérêt à agir n’étant pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé sur ce point.

- Sur le bien-fondé de la demande en nullité: En application de l’article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle, ' Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :

a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;

b) A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public;

c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;

d) A une appellation d’origine protégée ou à une indication géographique ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

e) Aux droits d’auteur ;

f) Aux droits résultant d’un dessin ou modèle protégé ;

g) Au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ;

h) Au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale.'

L’appelante fait valoir que la dénomination «Groupe Bourdoncle» est notoirement connue dans le secteur des brasseries et des restaurants pour désigner les entreprises exploitées par les époux, même si elle n’a pas fait l’objet d’un dépôt avant celui de la marque litigieuse. Selon elle, en déposant cette dénomination comme marque, M. Thierry B tente de se l’approprier et crée un risque de confusion avec les exploitations qu’elle gère, connues comme appartenant au 'GROUPE BOURDONCLE'. Elle ajoute que le dépôt de la marque 'GROUPE BOURDONCLE’ la prive également du droit d’utiliser le nom «B».

Les intimés répondent qu’à la date de dépôt, il n’existait aucune dénomination ou raison sociale intitulée «GROUPE BOURDONCLE», que le nom «B» n’était pas connu du public et que l’appelante ne démontre ni l’usage antérieur de ce terme ni sa notoriété. Ils ajoutent que l’appelante n’établit pas l’existence d’une confusion à laquelle elle aurait intérêt à mettre fin. Ils soulignent que les articles de presse versés par l’appelante démontrent qu’au contraire la dénomination 'GROUPE BOURDONCLE’ choisie pour baptiser la nouvelle entité créée par M. Thierry B était inconnue du public avant le dépôt de la marque. Ils précisent que le seul usage du nom patronymique de son époux par l’appelante ne saurait lui conférer la protection conférée par l’article L.711-4 g) du code de la propriété intellectuelle et, ce, d’autant que ce droit d’usage prendra fin à l’issue de la procédure de divorce.

Sur ce, la cour constate, comme le tribunal, que M^me Chrystel B née G a exercé son métier aux côtés de son époux, avant le dépôt de la marque litigieuse, comme actionnaire de différentes sociétés dont aucune ne porte la dénomination sociale de ' GROUPE BOURDONCLE'. Par ailleurs, elle n’exerce pas son activité commerciale de bars ou restaurants sous le nom commercial ou l’enseigne 'BOURDONCLE', l’existence d’un groupe connu sous l’acronyme TCB (comme Thierry Chrystel B) contredisant au demeurant ce point. Ainsi, avant le dépôt de la marque querellée, le 'GROUPE BOURDONCLE’ n’avait aucune réalité juridique et le nom 'B’ n’avait jamais été exploité commercialement. L’appelante ne démontre pas davantage que le terme 'BOURDONCLE’ était connu lors du dépôt comme une marque d’usage notoire sur le marché de la restauration française.

M^me Chrystel B, née G n’apporte pas davantage de preuve de la notoriété du nom 'B’ ou 'GROUPE BOURDONCLE’ auprès du public, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

les articles de presse qu’elle verse aux débats soulignant, au contraire, que M. Thierry B était peu connu et que le 'GROUPE BOURDONCLE’ créé par l’intimé, postérieurement au dépôt de la marque, est un nouvel acteur sur le marché de la restauration.

Par ailleurs, si M^me Chrystel B née G a utilisé le nom patronymique de son époux pour les actes de la vie courante, il doit être relevé qu’elle ne démontre ni la notoriété du nom B, ni le risque de confusion en découlant avec la marque contestée, ne s’étant jamais fait particulièrement connaître sur le plan professionnel ou commercial sous ce nom et signant même un certain nombre d’actes commerciaux sous son nom de naissance G.

Le tribunal a ainsi justement retenu qu’en l’absence d’un droit antérieur rendant indisponible le signe 'GROUPE BOURDONCLE’ pour le déposer à titre de marque verbale française pour désigner les services de restauration, la demande en nullité de la marque litigieuse sur le fondement de l’article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle devait être rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

-Sur le dépôt frauduleux de la marque 'GROUPE BOURDONCLE': M^me Chrystel B née G considère qu’en s’appropriant seul ce terme, M. Thierry B entreprend délibérément de la priver de sa notoriété dans le 'Groupe BOURDONCLE', du fruit d’un travail réalisé pendant des années et par là-même de l’utilisation de son nom.

Les intimés rappelant que le nom «B» n’a pas été utilisé à titre commercial avant le dépôt contesté, considèrent que l’appelante ne démontre pas qu’elle en a fait usage dans l’exercice de ses activités ni qu’elle entend s’en prévaloir pour le futur. Ils soutiennent que le nom de jeune fille de l’appelante, «G», est connu dans le milieu de restauration, de sorte qu’elle n’a pas besoin de la marque «GROUPE BOURDONCLE» pour exploiter ses divers fonds de commerce. Ils contestent toute intention de nuire à l’égard de M^me Chrystel B née G mais dénoncent à leur tour sa volonté de nuire aux nouvelles activités développées par M. Thierry B dans un contexte de divorce conflictuel.

Sur ce, la cour rappelle qu’en vertu de l’article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle, «Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement. »

Ainsi, un dépôt de marque est frauduleux lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité présente ou ultérieure ; la fraude étant caractérisée dès lors que le dépôt a été opéré pour détourner le droit des marques de sa finalité, non pour Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

distinguer des produits et services en identifiant leur origine, mais pour priver des concurrents du déposant d’un signe nécessaire à leur activité ; le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue. Et, pour apprécier la fraude, tous les facteurs pertinents du cas d’espèce doivent être considérés.

Il appartient en conséquence à M^me Chrystel B, née G, qui sollicite l’annulation de la marque sur ce fondement, de démontrer que, le 17 novembre 2016, M. Thierry B a déposé de mauvaise foi la marque 'GROUPE BOURDONCLE’ en connaissance de ses droits sur ce signe, dans l’intention de la priver de son usage.

Or, force est de constater que M^me Chrystel B, née G se contente de procéder par affirmations, sans apporter le moindre élément de preuve tendant à justifier de droits propres sur le signe en cause, ne démontrant jamais avoir utilisé ce signe dans le monde des affaires, autrement que par le seul usage de son nom, ni même avoir un projet dans ce sens, ni, davantage, l’intention de nuire de M. Thierry B à son égard ou sa mauvaise foi, alors que les pièces versées par l’appelante démontrent que le dépôt de marque a été fait dans l’optique de la création de la société GROUPE BOURDONCLE, au travers de son association avec une société tierce apportant de nouveaux financements, afin de remédier à des difficultés financières rencontrées par certaines sociétés que détenait le couple.

L’absence de toute nécessité de recourir à ce nom d’usage est conforté par un courriel du 21 février 2018 adressé par M^me Chrystel B née G à M. Thierry B, où elle mentionne ' Ton nom reprend le si tu veux Fais ce que tu veux. C’était simplement pour garder le même nom que mes enfants comme tout le monde fait. Mais si ça pose problème à 45 ans ma vie professionnelle est déjà bien amorcée et on me connaît. Je n’ai pas besoin de me faire un nom (…)'. Ce mail conforte également les propos de M. Thierry B qui rappelle que la famille G, à laquelle appartient l’appelante, est connue dans le monde de la restauration pour détenir divers bars et restaurants à Paris, de sorte qu’il est manifeste que le dépôt du nom 'GROUPE BOURDONCLE’ ne nuit pas à ses propres intérêts.

En conséquence, comme l’a justement retenu le tribunal, l’existence d’une fraude concernant le dépôt de la marque 'GROUPE BOURDONCLE’ par M. Thierry B le 17 novembre 2016 n’étant pas démontrée, l’action entreprise sur ce fondement par M^me Chrystel B née G doit être rejetée et le jugement dont appel confirmé sur ce point.

- Sur la concurrence déloyale: M^me Chrystel B née G fait valoir que le dépôt de la marque litigieuse est de nature à lui enlever le fruit de longues années de travail et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

constitue un acte de concurrence déloyale destiné à nuire à ses activités.

Les intimés répondent que le fait pour M. Thierry B de déposer une marque à son nom et de créer une société éponyme ne constitue pas une éviction de l’appelante qui reste propriétaire des parts sociales inscrites à son nom et qui peut mener ses propres activités, M^me Chrystel B née G échouant à démontrer la réalité des faits de concurrence déloyale qu’elle dénonce.

La concurrence déloyale et le parasitisme sont pareillement fondés sur l’article 1240 du code civil mais sont caractérisés par l’application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d`un savoir- faire, d`un travail intellectuel et d’investissements.

Ces deux notions doivent être appréciées au regard du principe de la liberté du commerce et de l’industrie qui implique qu’un produit ou un service qui ne fait pas l’objet d’un droit de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce.

La charge de la preuve incombe au cas présent à l’appelante.

Sur ce, la cour constate que M^me Chrystel B, née G, ne justifie par aucun élément de preuve en quoi le dépôt de la marque en cause serait susceptible de revêtir la qualification d’une faute commise à son égard ni, davantage, le préjudice subi en conséquence.

Elle n’explique ainsi nullement en quoi cette marque serait de nature à entraver la poursuite de son activité d’exploitation d’établissements de restauration ou à entraîner une confusion préjudiciable, d’autant que son nom de naissance est manifestement connu dans ce secteur et que les sociétés qu’elle gère ou dont elle est actionnaire ne portent pas le nom de 'B'.

En conséquence, M^me Chrystel B, née G doit être déboutée de ses demandes au titre de la concurrence déloyale, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.

- Sur les autres demandes: M^me Chrystel B née G, succombant, sera condamnée aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Maître Audrey HINOUX Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

Enfin, l’équité et la situation des parties commandent de condamner M^me Chrystel B, née G, à verser à M. Thierry B et à la société GROUPE BOURDONCLE, chacun, une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Ecarte des débats les pièces n°35 à 42 produites par l’appelante,

Condamne M^me Chrystel B, née G, aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par Maître Audrey HINOUX conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne M^me Chrystel B, née G, à verser à M. Thierry B et à la société GROUPE BOURDONCLE, chacun, une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI