DC20-0009 Le 15/03/2021 DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411- 5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 7 avril 2020, la société AC MARCA BRANDS S.L., société de droit espagnol, et la société AC MARCA IDEAL, SASU (ci-après dénommées ensemble : « le demandeur »), ont présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC20-0009 contre la marque n°96614247 déposée le 5 mars 1996 ci-dessous reproduite :

ASSAINOL

L’enregistrement de cette marque a été publié au BOPI 1996-33 et régulièrement renouvelé.

La société HYGIENE & NATURE, société par actions simplifiée, est devenue titulaire de la marque contestée (le titulaire de la marque contestée) par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre le 9 juillet 1997 sous le n° 239894.

2. La demande porte sur l’intégralité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :

« Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture. Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

2 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons. Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière. Désinfectants, désodorisants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides »

3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ».

4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en déchéance.

5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse du déposant ainsi qu’à l’adresse du destinataire des correspondances indiquées lors du dernier renouvellement de la marque contestée.

6. La demande en déchéance a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement par courrier recommandé en date du 20 mai 2020, reçu le 27 mai 2020. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

7. Le 20 juillet 2020, le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse ainsi que des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée à l’égard des produits et services visés par la demande en déchéance.

8. L’ensemble de ces éléments a été transmis au demandeur par courrier recommandé en date du 28 juillet 2020, reçu le 5 août 2020. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et à produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier.

9. Le 27 août 2020, le demandeur a présenté des observations en réponse ainsi que des pièces, lesquelles ont été transmises au titulaire de la marque contestée par courrier du 7 septembre 2020, reçu le 10 septembre 2020.

10. Le 7 octobre 2020, le titulaire de la marque contestée a présenté des deuxièmes observations en réponse ainsi que des pièces, lesquelles ont été transmises au demandeur par courrier du 13 octobre 2020, reçu le 15 octobre 2020.

11. Le 13 novembre 2020, le demandeur a présenté ses secondes et dernières observations en réponse accompagnées de pièces, lesquelles ont été transmises au titulaire de la marque contestée par courrier du 18 novembre 2020, reçu le 20 novembre 2020.

12. Le 18 décembre 2020, le titulaire de la marque contestée a présenté ses troisièmes et dernières observations en répons accompagnées de pièces, lesquelles ont été transmises au demandeur par courrier du 23 décembre 2020.

13. La phase d’instruction étant terminée à l’expiration du troisième et dernier délai de réplique du titulaire de la marque contestée, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 21 décembre 2020 (le 20 décembre était un dimanche).

Prétentions du demandeur 14. Le demandeur a invoqué dans le récapitulatif de la demande en déchéance, le motif « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux » et a fourni un exposé des moyens à l’appui Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3 de cette demande aux termes duquel il soutient notamment que la marque ASSAINOL ne fait pas l’objet d’un usage régulier et sérieux pour les produits visés dans son enregistrement et que sa déchéance est « encourue à compter du 13 avril 1996, date de publication de son enregistrement ». Le demandeur indique également avoir mis en demeure le titulaire de la marque contestée, le 3 décembre 2019, de justifier de l’usage sérieux du signe ASSAINOL et que les preuves fournies en réponse par le titulaire de la marque contestée n’étaient pas suffisantes.

Le demandeur sollicite enfin le remboursement de l’intégralité des frais exposés conformément aux termes de l’article L.716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle.

15. Dans ses premières observations en réponse, le demandeur répond aux arguments développés par le titulaire de la marque contestée, conteste les pièces présentées et expose notamment les arguments suivants :

— Les pièces fournies par le titulaire de la marque contestée ne permettent pas de démontrer l’usage sérieux de la marque ASSAINOL pour les produits visés à l’enregistrement dès lors que :

• les produits apparaissent être commercialisés sous la marque DEO et non sous le signe ASSAINOL qui n’est qu’une référence ou une description. • Aucune facture ne démontre la commercialisation en France et l’attestation du commissaire aux comptes montre des ventes très faibles entre 2011 et 2020 et aucune commercialisation hors Russie en 2018 et 2019. • Les pièces produites postérieures au 3 décembre 2019, date de mise en demeure de justifier de l’usage sérieux de la marque ASSAINOL adressée au titulaire de la marque contestée, ne peuvent être prises en compte car relevant de la période suspecte. • Les pièces fournies sont insuffisantes pour démontrer un usage sérieux du signe ASSAINOL pour l’ensemble des produits visés dans l’enregistrement.

— Le demandeur soutient que sa demande en déchéance n’est pas en contradiction avec la lettre de mise en demeure adressé au titulaire de la marque contestée le 19 mars 2020 aux termes duquel lui est reproché des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale du fait de l’utilisation du signe ASSAINOL dès lors que « ces actions ne sont pas contradictoires mais complémentaires. L’action en contrefaçon produit des effets dans les hypothèses où la déchéance ne pourrait être prononcée (période en particulier, certains produits…) ».

— Le demandeur réitère sa demande de remboursement de l’intégralité des frais exposés.

16. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur complète son argumentation développée dans ses premières observations et ajoute que le lancement de la nouvelle gamme de produits ASSAINOL par le titulaire de la marque contestée en 2019 ne saurait constituer un usage sérieux et que les ventes en France avant 2020 sont très faibles voire inexistantes.

Le demandeur complète sa demande de remboursement de l’intégralité des frais au titre de l’article L.716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle en fournissant une attestation des honoraires perçus par son mandataire au 12 novembre 2019.

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Prétentions du titulaire de la marque contestée 17. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée a présenté des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée (lesquelles seront listées et analysées ci-dessous dans la décision) et sollicite le rejet de la demande en déchéance.

Il expose notamment avoir fait un usage sérieux de sa marque pour les produits suivants : « préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; Désinfectants, désodorisants ; fongicides » de 2011 à 2020.

Le titulaire de la marque contestée affirme que la présente demande en déchéance est « en parfaite contradiction avec la lettre de mise en demeure de la société AC MARCA BRANDS envoyée à la société HYGIENE & NATURE le 19 mars 2020 et au terme de laquelle elle reproche à cette dernière d’exploiter une marque similaire à la marque « SANYTOL », et la mettant en demeure de cesser toute présentation, offre en vente, commercialisation en France des produits d’entretien ménager revêtus de la marque « ASSAINOL » (pièce 16 du titulaire de la marque contestée) et qu’ainsi, cette demande en déchéance a « pour seul objectif l’exclusion d’un concurrent qui exploite sa marque sérieusement ».

Le titulaire de la marque contestée sollicite que les frais qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses droits soient mis à la charge du demandeur en application de l’article L.716- 1-1 du code précité.

18. Dans ses secondes observations, le titulaire de la marque contestée répond aux arguments soulevés par le demandeur, complète ses pièces et fait valoir notamment les éléments suivants :

— Le terme ASSAINOL n’est pas utilisé en tant que référence ou description mais à titre de marque garantissant l’origine commerciale des produits.

- les produits ASSAINOL livrés en Russie, ont été produits et commercialisés en France et exportés depuis la France, ce qui constitue un usage sérieux.

- le lancement de la nouvelle gamme de produits ASSAINOL a été préparé et présenté avant le 3 décembre 2019, soit avant la période suspecte.

- le fait que le chiffre d’affaires réalisé au titre des produits commercialisés sous le signe ASSAINOL soit faible avant 2020 ne retire en rien le fait que les produits ont bien été commercialisés, dès lors qu’il n’est pas nécessaire que l’exploitation revête une grande importance mais il suffit qu’elle soit réelle et sérieuse.

Le titulaire de la marque contestée réitère sa demande de remboursement des frais engagés pour la défense de ses droits au titre de l’article L.716-1-1.

19. Dans ses troisièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée reprend son argumentation développée dans ses précédentes observations et complète ses pièces suite aux arguments avancés par le demandeur en soutenant notamment que les produits exportés en Russie ont bien été produits en France puis exportés depuis la France et que la nouvelle gamme de produits a été présentée à la clientèle de professionnels bien avant la période suspecte.

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II.- DECISION

A. Sur l’appréciation de l’usage sérieux

20. Conformément à l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.

21. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; 4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation. »

22. En vertu de l’article L.716-3 dernier alinéa du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance. […] L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans mentionnée au premier alinéa de l’article L. 714-5 ne fait pas obstacle à la déchéance si cet usage a débuté ou a repris dans un délai de trois mois précédant la demande de déchéance et après que le titulaire a appris que la demande en déchéance pourrait être présentée.

23. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens.

24. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ».

25. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.

26. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).

27. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

6 probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.

28. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.

Période pertinente 29. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 5 mars 1996 et son enregistrement a été publié au BOPI 1996-33. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 7 avril 2020.

30. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance.

31. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 7 avril 2015 au 7 avril 2020 inclus, pour tous les produits et services désignés dans l’enregistrement à savoir :

« Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture. Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons. Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière. Désinfectants, désodorisants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides ».

32. A cet égard, le demandeur invoque l’application de la « période suspecte » issue de l’article L.716-3 précité, d’un « délai de trois mois précédant la demande de déchéance et après que le titulaire a appris que la demande en déchéance pourrait être présentée » arguant de ce que le titulaire de la marque contestée a été informé de l’intention des demandeurs d’intenter une action en déchéance par courrier de mise en demeure en date du 3 décembre 2019 (pièce 11 du demandeur), date qu’il retient comme point de départ de la période suspecte.

33. Toutefois, si le titulaire de la marque contestée a eu connaissance de l’éventualité d’une demande en déchéance formée par le demandeur lors du courrier susmentionné, il n’en demeure pas moins que le point de départ de la « période suspecte » de l’article L.716-3 précité à prendre en considération est le 7 janvier 2020 soit trois mois avant la demande en déchéance formée le 7 avril 2020.

34. Les éléments de preuve fournis par le titulaire de la marque contestée sont notamment les suivants :

— Diverses plaquettes et brochures présentant les produits ASSAINOL LIQUIDE et ASSAINOL SPRAY datées de 2009, 2010, 2013, 2014 et 2017 (pièces 1 à 6) pour les applications suivantes : « Désinfecte toutes surfaces et objets / Désodorisant Bactéricide, Fongicide et Virucide », « réservé à un usage professionnel » portant la mention « formulé et produit en France » ou « fabriqué en France » ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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- Huit factures datées de 2015 à 2019 émises par le titulaire de la marque contestée, faisant étant de ventes de produits ASSAINOL B 5L à un client situé en Russie (pièce 7) ;

- Un bon à tirer d’une étiquette destinée à être apposée sur les produits ASSAINOL LIQUIDE 5L, daté de mai 2015 (pièce 19) portant la mention « formulé et produit en France »
- Diverses images des flacons des produits sans date apparente et dont les étiquettes font apparaitre l’utilisation du signe (pièces 8-1 à 8-6) ;

- Une brochure datée de janvier 2019 ainsi que 2 brochures sans date apparente présentant « la nouvelle génération » de désinfectants : « ASSAINOL DEGRAISSANT DESINFECTANT CUISINE », « ASSAINOL DEGRAISSANT DESINFECTANT SOL & SURFACES », « ASSAINOL DETARTRANT DESINFECTANT GEL WC », « ASSAINOL DETARTRANT DESINFECTANT SALLE DE BAIN », « ASSAINOL NETTOYANT DESINFECTANT 4 EN 1 », « NETTOYANT DESINFECTANT SOLS & SURFACES » (Pièces 9, 10 et 11) faisant apparaître le signe ;

- Un email du 18 juin 2019 adressé à l’enseigne Carrefour à la suite d’un rendez-vous de présentation de la nouvelle gamme de produits ainsi qu’un email du 17 octobre 2019 adressé à Système U (pièces 12 et 13) ;

- Un email du 15 juin 2019 évoquant « le bon accueil d’Auchan pour Assainol » ainsi qu’un email du 30 septembre 2019 transmettant à l’enseigne Carrefour la présentation de la gamme Assainol qui « sera disponible à la fin du 1^er trimestre 2020 » (pièces 17 et 18) ;

- Un article du journal LSA COMMERCE & CONSOMMATION du 25 novembre 2019 annonçant le lancement de la nouvelle gamme de produits désinfectants ASSAINOL pour le 1^er trimestre 2020 et présentant les flacons de produits portant le signe (pièce 14) ;

- Un article du journal LSA COMMERCE & CONSOMMATION du 24 mars 2020 présentant le lancement anticipé de la nouvelle gamme de « nettoyants ménagers ASSAINOL axée sur la désinfection écologique » ainsi que la livraison de 20.000 produits au groupe Casino mi-mars 2020 (pièce 14-2) ;

- Une attestation du commissaire aux comptes du titulaire de la marque contestée certifiant le chiffre d’affaires réalisé pour les produits de la marque ASSAINOL de 2011 à mars 2020 (pièce 15) ;

- Un courrier de l’avocat de la société AC MARCA BRANDS adressé aux sociétés Hygiène & Nature et Prodef du 19 mars 2020 les mettant en demeure de cesser toute exploitation des produits revêtus de la marque ASSAINOL lui reprochant des actes de contrefaçon de sa marque SANYTOL et des actes de concurrence déloyale (pièce 16). 35. La plupart des éléments de preuve de l’usage sont datés dans la période pertinente. Les éléments de preuve antérieurs à 2015, étant relatifs à l’ancienneté de la gamme ASSAINOL Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

8 ainsi que les éléments de preuve postérieurs au point de départ de la période suspecte le 7 janvier 2020 étant relatifs à la refonte de la gamme ASSAINOL, peuvent néanmoins être pris en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés, afin de confirmer l’usage de la marque pendant la période pertinente.

36. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de la marque contestée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente.

Lieu de l’usage 37. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France.

38. A cet égard, au sens de l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, est assimilé à un usage sérieux […] 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […]3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; 4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation. »

39. En l’espèce, le demandeur soutient que les factures et l’attestation du commissaire aux comptes présentées ne permettent pas de constater une quelconque vente en France des produits contestés sous le signe ASSAINOL.

40. Toutefois, en premier lieu, il ressort des pièces présentées que, de 2015 à 2019, les produits portant le signe ASSAINOL ont été exportés en Russie depuis la France.

41. En effet, les factures de 2015 à 2019 présentées en pièce 7 montrent la vente de produits « ASSAINOL LIQUIDE B 5L » en Russie de manière constante pendant la période pertinente. Ces factures, combinées aux brochures présentant les produits du titulaire de la marque contestée sur lesquels est apposé le signe ASSAINOL (pièce 5), au bon à tirer daté de 2015 d’une étiquette (pièce 19) destinée à être apposée sur les flacons 5L sur laquelle figure le signe ASSAINOL ainsi que la mention « Formulé et produit en France », démontrent que les produits sur lesquels est apposé le signe ASSAINOL ont été vendus depuis la France à destination de la Russie.

42. Par ailleurs, les emails des 15 juin 2019 (pièce 18) et 30 septembre 2019 (pièce 17) ainsi que l’article du journal LSA du 25 novembre 2019 (pièce 14) montrent un usage en France du signe ASSAINOL pour une nouvelle gamme de produits désinfectants.

43. Par conséquent, contrairement à ce que soutient les demandeurs, l’ensemble des éléments de preuve produits permettent d’établir un usage du signe contesté depuis la France et en France pendant la période pertinente.

Nature et Importance de l’usage 44. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

9 de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée.

45. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37).

46. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.

Nature de l’usage

47. En l’espèce, les pièces transmises par le titulaire de la marque contestée font état d’un usage du signe ASSAINOL à titre de marque, aussi bien sous la forme verbale sous laquelle il a été enregistré, que sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, consistant dans la représentation du signe complexe reproduit ci-dessous :

48. En effet, la présence de couleurs et l’ajout d’un élément figuratif susceptible de représenter un toit ainsi que l’ajout d’une feuille verte sur la lettre I ne modifient pas l’impression générale produite par la marque. Il en est de même lorsque le terme ASSAINOL est utilisé dans sa forme verbale accompagné des termes « liquide », « spray » ou « doses », termes descriptifs pour désigner la forme du produit qui n’altèrent donc pas le caractère distinctif du signe ASSAINOL.

49. Par ailleurs, ne saurait être retenu l’argument du demandeur selon lequel le signe ASSAINOL n’est pas utilisé à titre de marque mais comme une référence ou une description au même titre que les termes « désinfectants multi-surfaces » indiqués sur le produit et que les produits sont en réalité proposés à la vente sous la marque DEO qui « apparait en première ligne et en caractères majuscules dans une police de grande taille […] et d’ailleurs suivi du sigle ® indiquant qu’il est déposé à titre de marque ».

50. En effet, en l’espèce, les brochures présentant les produits ASSAINOL LIQUIDE, ASSAINOL SPRAY et ASSAINOL DOSES montrent que la dénomination DEO est utilisée pour rassembler sous ce seul nom un panel de produits portant eux-mêmes des marques distinctes, dont la marque ASSAINOL qui a vocation à distinguer plus spécifiquement ces produits.

A cet égard, contrairement à ce que soutient le demandeur, la seule présence du symbole ® du mot « Registered » accompagnant le signe DEO, sans valeur juridique en France étant fréquemment utilisé pour indiquer que la marque est enregistrée, n’est pas de nature à démontrer que les produits sont commercialisés sous la marque DEO et non sous le signe ASSAINOL dès lors que cette dénomination DEO apparait apposée sur les produits comme une marque ombrelle chapeautant les produits commercialisés notamment sous le signe ASSAINOL.

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10 51. Dès lors, l’utilisation du signe ASSAINOL, certes chapeauté sous le signe DEO, n’apparaît pas comme une référence mais établit un lien avec les produits désinfectants commercialisés sous la marque ASSAINOL afin de garantir au consommateur son origine, ce qui démontre un usage à titre de marque.

Importance de l’usage 52. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02).

53. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux ((CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533).

54. En l’espèce, les factures de 2015 à 2019 en pièce 7 ainsi que l’attestation du commissaire aux comptes du titulaire de la marque contestée en pièce 15 montrent l’usage du signe ASSAINOL apposé sur des produits exportés en Russie depuis la France pour un chiffre d’affaires H.T d’un peu plus de 36.000 euros sur 5 ans.

55. Si cet usage peut paraître faible compte tenu du bas prix des produits concernés, il peut toutefois être compensé par des preuves de l’intensité, de la fréquence ou d’une certaine constance dans le temps de l’usage du signe contesté.

56. A cet égard, les factures datées du 14 janvier 2015, du 18 mars 2015, du 29 septembre 2015, du 31 janvier 2017, du 26 juin 2017, du 20 juin 2018, du 13 mai 2019 et du 13 novembre 2019 correspondant à la vente de produits en Russie sous le signe ASSAINOL (pièces 7) montrent que cette commercialisation est régulière et bénéficie d’une certaine constance pendant la période de référence.

57. L’attestation du commissaire aux comptes faisant état du chiffres d’affaires réalisé pour la vente de produits sous le signe ASSAINOL (pièce 15) et indiquant notamment le chiffres d’affaires pour la commercialisation de produits ASSAINOL en Russie de 2011 à 2019 ainsi que les brochures antérieures datées de mars 2010, de 2013 et 2014 (pièces 1, 2, 3 et 4) présentant les produits de désinfection ASSAINOL LIQUIDE et ASSAINOL SPRAY montrent que la commercialisation de ces produits sous le signe ASSAINOL était déjà effective depuis 2010.

58. Par ailleurs, il ressort des brochures présentées datées de 2010 à 2014 que le signe ASSAINOL n’est utilisé que pour certains des produits (ASSAINOL LIQUIDE, ASSAINOL SPRAY et ASSAINOL DOSES) sur près de 120 références commercialisées par le titulaire de la marque contestée. Les plaquettes produites en pièce 5 détaillant les applications, les caractéristiques et le mode d’emploi des produits commercialisés sous le signe ASSAINOL précisent que ceux-ci sont réservés à un usage professionnel.

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11 59. En outre, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, les pièces relatives aux actes préparatoires de la commercialisation de la nouvelle gamme de produits portant le signe ASSAINOL antérieurement au 7 janvier 2020, point de départ de la période suspecte, montrent les efforts du titulaire de la marque contestée pour renouveler la gamme de produits commercialisée sous le signe ASSAINOL et maintenir des parts de marché par une refonte et un nouveau positionnement de la gamme ASSAINOL.

60. En effet, les documents suivants :

— l’email du 15 juin 2019 (pièce 17) faisant étant « d’un bon accueil d’Auchan pour Assainol » ;
- l’email du 30 septembre 2019 (pièce 18) adressé au distributeur Carrefour indiquant que « la gamme Assainol sera disponible à la fin du 1^er trimestre 2020 » ;

- l’article du journal professionnel LSA du 25 novembre 2019 (pièce 14) aux termes duquel, il est mentionné : « Assainol veut combiner écologie et hygiène. Prodef (la droguerie d’Amélie, Maître Savon de Marseille) continue de se développer en GMS avec le lancement d’une 3^e marque d’entretien : Assainol. L’entreprise mise sur la désinfection végétale … fabriquées en France souligne Guillaume Fiévet, PDG de Prodef. Six produits désinfectants seront disponibles à partir de janvier 2020… », texte accompagné de l’image de 3 flacons portant le signe ASSAINOL en couleurs avec un élément figuratif ;

- la brochure présentant chacun des produits de la nouvelle gamme de nettoyants ménagers ASSAINOL mise à jour en janvier 2019 (pièce 9) ;

qui sont antérieurs à la période suspecte, montrent que les actes préparatoires à la commercialisation de cette nouvelle gamme de produits ASSAINOL sont tournés vers l’extérieur en vue d’une exploitation imminente n’ayant pas de lien de causalité avec la mise en demeure susmentionnée puisque le lancement avait déjà été annoncé en septembre et novembre 2019 pour le 1^er trimestre 2020.

61. Si certains des éléments fournis pour corroborer l’usage sérieux du signe ASSAINOL pour la nouvelle gamme de produits, sont datés pendant la période suspecte, soit hors de la période pertinente, ces éléments doivent néanmoins faire l’objet d’une appréciation globale, en combinaison les uns avec les autres.

62. Ainsi, l’article du journal LSA du 24 mars 2020 (pièce 14-2) faisant état, d’une part, du lancement anticipé de la nouvelle gamme de nettoyants ménagers ASSAINOL qui semble lié, dans l’article, à la crise sanitaire de la COVID-19 et, d’autre part, de la livraison de 20.000 produits au groupe Casino mi-mars 2020 ainsi que les éléments chiffrés de l’attestation du commissaire aux comptes (pièce 15) montrant un chiffre d’affaires de 40.000 euros entre janvier et mars 2020 viennent confirmer la commercialisation effective de la nouvelle gamme de nettoyants ménagers ASSAINOL au 1^er trimestre 2020.

63. Tous ces éléments combinés et pris dans leur ensemble permettent d’établir que l’usage du signe ASSAINOL ne constitue pas un usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque mais répond bien à une réelle justification commerciale permettant de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services.

64. Les pièces transmises fournissent ainsi des indications suffisantes concernant l’importance et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée par son titulaire au cours de la période pertinente. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

12 Usage pour les produits enregistrés

65. La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la marque contesté, la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante au regard d’une demande en déchéance.

Sur les services pour lesquels l’usage sérieux est démontré 66. En l’espèce, il ressort clairement des pièces et des arguments du titulaire de la marque contestée que le signe ASSAINOL est utilisé pour désigner les produits suivants :

— Désinfectants toutes surfaces et objets. La brochure présentée en pièce 5 précisant les applications du produit ASSAINOL, à savoir « désinfection toutes surfaces et objets, désodorisant, bactéricide, fongicide et virucide » […] « conçu pour lutter contre la propagation des virus, il permet la désinfection de toutes surfaces et objets », « réservé à un usage professionnel » ,
- Dégraissant désinfectant cuisine : « ce spray nettoie les saletés du quotidien en un seul geste » (pièce 9)
- Dégraissant désinfectant sol et surfaces : « ce produit nettoie et désinfecte tous les sols et surfaces de la maison » (pièce 9)
- Détartrant désinfectant gel wc (pièce 9) : « ce gel wc détartre et désinfecte en profondeur les sanitaires »
- Détartrant désinfectant salle de bain (pièce 9) : « ce spray détartre et désinfecte toutes les surfaces de la salle de bain »
- Nettoyant désinfectant 4 en 1 (pièce 9) : « ce spray nettoie les saletés du quotidien en un seul geste ».

Ainsi, un usage sérieux a été suffisamment démontré pour les : « préparations pour nettoyer, dégraisser. Désinfectants ; fongicides. » de la marque contestée.

67. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les « préparations pour nettoyer, dégraisser. Désinfectants ; fongicides » .

Sur les produits et services pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré

68. En revanche, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, les éléments de preuve rapportés ne permettent pas de démontrer l’usage sérieux de la marque à l’égard des : « préparations pour polir et abraser ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; désodorisants ».

69. En effet, les éléments de preuve présentés se rapportent, d’une part, à des désinfectants toutes surfaces et petits objets à usage professionnel dont la fonction principale est de détruire les germes et micro-organismes et, d’autre part, à des nettoyants désinfectants ménagers dont la fonction principale est de nettoyer les saletés et de détruire les germes et micro-organismes, ce qui ne correspond pas aux fonctions des « préparations pour polir et abraser ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; désodorisants ».

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13 70. Enfin, concernant les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture. Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; savons. Huiles et graisses industrielles; lubrifiants. produits pour la destruction des animaux nuisibles; herbicides » pour lesquels l’usage n’a pas été rapporté dès lors que les pièces présentées ne concernent aucun des produits susvisés, il y a lieu de considérer que l’usage n’a pas été démontré pour ces produits, ce que ne conteste d’ailleurs pas le titulaire de la marque contestée qui a soutenu avoir fait un usage sérieux pour une liste limitée de produits (voir paragraphe 17).

71. Par conséquence, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les : « Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture. Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour polir et abraser; savons. Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière. désodorisants; produits pour la destruction des animaux nuisibles, herbicides » de la marque contestée.

Date d’effet de la déchéance partielle 72. Le demandeur soutient dans son exposé des moyens que « la marque ASSAINOL ne fait pas l’objet d’un usage régulier et sérieux pour les produits désignés en classes 1, 2, 3, 4 et 5, la déchéance étant encourue à compter du 13 avril 1996, date de publication de son enregistrement ». 73. Toutefois, une période ininterrompue de cinq ans doit s’écouler avant que le titulaire de la marque contestée n’encourt la déchéance, en sorte que la date d’enregistrement de la marque contestée ne peut être considérée comme étant celle à laquelle est survenu un motif de déchéance. A défaut d’une requête au sens de l’article L.716-3 dernier alinéa précité, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance. 74. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 7 avril 2020 pour les produits visés au point 71.

Conclusion 75. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée n’a démontré son usage sérieux que pour les « préparations pour nettoyer, dégraisser. Désinfectants ; fongicides », et doit donc être déchu de ses droits à compter du 7 avril 2020 pour les produits visés au point 71. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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B. Sur la répartition des frais

76. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 77. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée et publié au Journal officiel le 6 décembre 2020, précise dans sa notice que « le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il est applicable aux procédures en cours ». 78. Il indique en outre, dans son article 2.II. qu’ « au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance». 79. En l’espèce, bien que le demandeur ait sollicité la prise en charge des frais exposés, il ne peut être considérés comme partie gagnante, dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits visés. 80. Il convient par conséquent de rejeter la demande de répartition des frais exposés.

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15 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC20-0009 est partiellement justifiée.

Article 2 : La société HYGIENE & NATURE est déclarée déchue partiellement de ses droits sur la marque n° 96614247 à compter du 7 avril 2020 pour les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture. Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour polir et abraser; savons. Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière. désodorisants; produits pour la destruction des animaux nuisibles, herbicides ». Article 3 : La demande de répartition des frais exposés est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI