OP21-5606 1er juillet 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société BEGI ETCHEA SCI (société civile) a déposé le 5 octobre 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 805 494 portant sur le signe figuratif HÉLIOS OPHTALMOLOGIE. Le 28 décembre 2021, la société HELIOS KLINIKEN GmbH (société de droit allemand), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure HELIOS, déposée le 2 juin 2017 et enregistrée sous le n° 016797375. L’opposition a été notifiée à la société déposante par courrier du 1er février 2022 sous le n° 21-5606. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 1

Au cours de la phase d’instruction, la société déposante a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2

II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Locations d’immeubles destinés à abrités des services ophtalmologiques. Services ophtalmologiques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Etablissement et administration de données médicales et administratives; Conseils commerciaux (excepté conseils aux entreprises) concernant l’achat de l’ensemble des fournitures hospitalières, de rééducation et établissements de soins. Services de nettoyage en milieu hospitalier, Services de nettoyage pour l’ensemble de domaine de la rééducation et les établissements de soins. Services de communication fournis sur Internet; Fourniture d’accès à des plateformes internet pour l’échange de données numériques entre hôpitaux cliniques et établissements de rééducation et de soins ou avec des tiers. Formation et instruction. Services d’un laboratoire médical et bactériologique. Prise en charge de personnes en milieu hospitalier et de rééducation et infrastructures de soins. Hôpitaux; Service d’informations dans le domaine de la santé, À savoir échange de données numériques entre hôpitaux et cliniques et établissements de rééducation et de soins ou entre tiers, services d’institutions de rééducation et de soins; Services médicaux ». La société opposante soutient que les services contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les « Services ophtalmologiques » contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, tout comme les « Services médicaux » de la marque antérieure invoquée, appartiennent à la même catégorie générale des services de soins de santé pour êtres humains et présentent la même finalité visant à la préservation et à l’amélioration de la santé des individus, à prévenir ou soigner les maladies de l’homme effectuées par des organismes et professions libérales du domaine médical destinées aux personnes malades. 3

Il s’agit donc de services identiques, ou à tout le moins similaires, contrairement à ce que fait valoir la société déposante. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel « La société BEGI ETCHEA est une société civile immobilière qui traite avec des professionnels de l’immobilier. Ces activités sont distinctes des activités médicales de la classe 44 ». De même que sont totalement inopérants l’ensemble des arguments de la société déposante relatifs aux activités pratiquées par les parties et à leurs patientèles respectives. En effet, la comparaison des services s’effectue uniquement en fonction des services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. De même, sont sans incidence sur la procédure l’ensemble des arguments soulevés par la société déposante relatifs aux zones géographiques visées (département français des Pyrénées- Atlantiques pour le signe contesté, Allemagne pour la marque antérieure), aux langages compris par les destinataires de la marque (français/allemand), à la médecine pratiquée (médecine de ville/soins hospitaliers), aux différents types de soins exercés (ophtalmologie/généraliste). En effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier uniquement au regard des droits conférés par l’enregistrement de la marque invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées et indépendamment de toute autre considération, telles que les raisons ayant présidé au choix de ces signes ou l’existence d’une exploitation antérieure, contrairement à ce que fait valoir la société déposante, toute autre considération pouvant relever du pouvoir d’appréciation souverain des tribunaux. En revanche, les services suivants : « Locations d’immeubles destinés à abrités des services ophtalmologiques » contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, qui désignent des prestations matérielles relatives au commerce, à l’administration et à la gestion courante de biens immobiliers n’ont pas à l’évidence les mêmes nature et objet que les services suivants : « Hôpitaux ; services médicaux » de la marque antérieure invoquée, qui désignent respectivement un établissement public ou privé ayant où peuvent être admis tous les malades pour y être traités et des prestations permettant de prévenir ou de soigner les maladies de l’homme effectuées par des organismes et professions libérales du domaine médical destinées aux personnes malades. En effet, contrairement à ce que soutient la société opposante, les services en cause précités se distinguent nettement par leur objet (mise à disposition d’immeuble déterminé pour les premiers, médical pour les seconds). En outre, ces services ne présentent aucun lien nécessaire et exclusif, leurs prestations pouvant être indépendantes. 4

Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont pour partie similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif HÉLIOS OPHTALMOLOGIE, ci-dessous reproduit : Ce signe est déposé en couleur. La marque antérieure porte sur le signe figuratif HELIOS, ci-dessous reproduit : Ce signe est déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’un élément figuratif, d’une présentation particulière et d’une couleur, et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal, d’un élément figuratif, d’une présentation particulière et de couleurs. Visuellement et phonétiquement, les signes en présence ont en commun la dénomination identique HELIOS, seul élément verbal au sein de la marque antérieure, ce qui leur confère de très grandes ressemblances d’ensemble. S’ils différent par la présence de la dénomination OPHTALMOLOGIE, d’un élément graphique, d’une présentation particulière et d’une couleur au sein du signe contesté et par la présence d’un élément figuratif, d’une présentation particulière et de couleurs au sein de la 5

marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination commune HELIOS apparaît parfaitement distinctive au regard des services en cause, contrairement à ce que fait valoir la société déposante, dès lors qu’elle n’en constitue pas la désignation usuelle, générique ou nécessaire, ni n’en désigne une caractéristique. En outre, il n’est pas établi par la société déposante que la dénomination HELIOS soit si fréquemment utilisée, qu’elle ait perdu son caractère distinctif au regard des services en cause, la seule indication de l’existence de marques utilisant cet élément sans aucune information quant à leurs titulaires, date et portée, n’étant pas de nature à en démontrer le caractère usuel. A cet égard, ne saurait être pris en considération l’argument de la société déposante tiré de l’existence de plusieurs marques comportant la dénomination HELIOS. En effet, elle ne fournit que le résultat d’une recherche portant sur la dénomination « HELIOS » sans aucune considération de classes, de sorte que ces recherches ne mettent pas en évidence la portée exacte des droits portants sur ces marques. En tout état de cause, eu égard au nombre important de marques composées de la dénomination « HELIOS », l’existence de ces marques déposées dans différentes classes de produits et services et comportant ces termes, apparaît peu significative et ne saurait permettre de démontrer la banalité de la dénomination HELIOS au regard des services en cause. En outre, la dénomination HELIOS constitue manifestement l’élément dominant caractérisant les deux signes. En effet, au sein de la marque antérieure, la dénomination HELIOS constitue le seul élément verbal par lequel la marque sera lue et prononcée. Au sein du signe contesté, elle y est en effet mise en exergue par sa position en attaque dès lors que le terme OPHTALMOLOGIE qui la suit en position finale, présenté sur une ligne inférieure et en caractères de petites tailles, étant une simple indication descriptive de l’objet des services en cause, de sorte qu’il apparaît très secondaire et dépourvu de caractère distinctif au regard de ces services et ne retiendra pas l’attention du consommateur à titre de marque. Enfin, la présence d’éléments figuratifs, de présentations particulières et de couleurs au sein des signes en présence est sans incidence phonétique et n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de la dénomination distinctive commune HELIOS, contrairement à ce qu’indique la société déposante. Par ailleurs, la présence de l’accent aigu à lettre E au sein du signe contesté ne permet pas de supplanter les fortes ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées, contrairement à ce que soutient la société déposante. Il en résulte que le consommateur de référence portera son attention sur la dénomination HELIOS tant au sein de la marque antérieure que du signe contesté. 6

De plus, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel « la marque HELIOS OPHTALMOLOGIE est une marque qui est distincte en ce qu’elle est étroitement rattachée à la personnalité des dix médecins ophtalmologues et profondément enracinée à la région dans laquelle est implantée le cabinet : le Pays basque et le Béarn formant le département des Pyrénées-Atlantiques », dès lors qu’outre que la marque a vocation à s’appliquer sur tout le territoire national, cette évocation échappera au consommateur de référence qui ne connaît pas les raisons ayant présidé au choix des signes. Par ailleurs, sont inopérants les différents arguments de la société déposante selon lesquels le caractère distinctif du signe contesté peut être acquis par l’usage et les arguments relatifs au caractère distinctif et à sa notoriété, tout comme les arguments relatifs à l’usage du signe contesté en tant que marque, ces circonstances ne pouvant faire échapper le signe contesté au risque de confusion avec la marque antérieure. De plus, est inopérant l’argument de la société déposante relatif à l’ « originalité » du signe contesté dès lors que ces critères sont extérieurs à la procédure d’opposition. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il en résulte un risque d’association entre les signes, le signe contesté étant susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de services ophtalmologistes, contrairement à ce qu’indique la société déposante. Le signe figuratif contesté HÉLIOS OPHTALMOLOGIE est donc similaire à la marque figurative antérieure HELIOS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité de certains des services en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services suivants : « Locations d’immeubles destinés à abrités des services ophtalmologiques » de la demande 7

d’enregistrement contestée, reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure invoquée, et ce malgré la similitude entre les signes en présence. Enfin, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les services en cause un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté HÉLIOS OPHTALMOLOGIE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative antérieure HELIOS. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Services ophtalmologiques ». Article deux : La demande d’enregistrement n° 21 4 805 494 est partiellement rejetée, pour les services ci-dessus. 8