FAITS ET PROCEDURE La société THE NORTH FACE Inc est titulaire des marques suivantes :

- la marque française dénominative THE NORTH FACE déposée le 7 mars 1978 enregistrée sous le n 1.043.382, renouvelée le 23 février 1988, puis le 19 février 1998 et enregistrée sous le n 1.451.292 pour désigner notamment les produits suivants dans les classes 18, 20, 22, 25 et 28 : « sacs, havresacs et sacs de couchage, tentes, bâches, voiles, cordes, ficelles, filets, articles d’habillement, notamment pour le camping, vêtements de pluie, parkas, anoraks, pantalons, chaussures de neige, gants et coiffures, articles de gymnastique et de sport, skis »,
- la marque française figurative déposée le 10 mars 1978 et enregistrée sous le n 1.043.620, renouvelée le 23 février 1988 puis le 19 février 1998 et enregistrée sous le n 1.451.293 pour désigner notamment les produits suivants dans les classes 18, 20, 22 et 25 : « sacs havresacs de couchages, tentes, bâches, voiles, cordes, ficelles, filets, articles d’habillement notamment pour le camping, vêtements de pluie, parkas, anoraks, pantalons, chaussures, gants, coiffures, chaussures de neige ». La société THE NORTH FACE Inc qui utilise ses marques pour vendre notamment des vêtements de sport et de montagne, a appris que la société RUFFNECK située […] offre à la vente et vend des vêtements de sport et plus particulièrement des vestes et sweat-shirts revêtus de la marque THE NORTH FACE et la marque 1.451.293. Après y avoir été régulièrement autorisée par ordonnance présidentielle du 4 février 1999, elle a fait pratiquer une saisie-contrefaçon par M^e S, huissier de justice, dans les locaux de la société RUFFNECK. Au vu du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 9 février suivant, la société THE NORTH FACE Inc a assigné le 23 février 1999 la société RUFFNECK aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon des deux marques. Elle sollicite, outre les mesures habituelles d’interdiction sous astreinte, 500.000 francs de dommages et intérêts, l’exécution provisoire et 30.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Le 21 juin 1999, la société RUFFINECK demande de surseoir à statuer sur le fondement de l’article 4 du code de procédure pénale et dans l’intérêt de l’administration d’une bonne justice, dans l’attente du jugement qui sera rendu par la 31^e chambre de ce Tribunal devant qui elle a été citée à comparaître à la requête de la société WL GORE sur le fondement de la contrefaçon de la marque GORE-TEX apposée sur les vêtements saisis et portant également les marques susvisées de la société THE NORTH FACE Inc. Elle conteste ensuite l’existence de la contrefaçon faisant valoir qu’elle a acheté et vendu des produits authentiques. La société RUFFNECK explique en effet avoir acheté 17 pièces portant mention des

marques de la demanderesse à une société anglaise, en avoir vendu 5, que 7 ont été saisies par l’huissier, c’est à dire deux par la société WL-GORE qui a choisi la voie pénal et les 5 autres par la société THE NORTH FACE Inc, et que les restantes ont été retirées de la vente. Dans ses dernières écritures du 14 septembre 1999, la société THE NORTH FACE Inc conclut au rejet de la demande de sursis à statuer dès lors qu’il n’existe aucune identité de cause, ni même d’objet et pas même de parties entre les deux procédures pénale pour la société WL GORE et civile pour la société THE NORTH FACE Inc. Elle indique maintenir son action en contrefaçon que les vêtements saisis ne sont pas des produits authentiques fabriqués et commercialisés par elle, et que d’ailleurs la qualité des matériaux et l’étanchéité des parkas n’ont rien à voir avec celles des produits authentiques. Elle forme également une action en concurrence déloyale fondée sur la reproduction servile des caractéristiques des produits qu’elle fabrique et commercialise, ladite reproduction pouvant entraîner un risque de confusion pour la clientèle et détourner celle- ci de la société THE NORTH FACE Inc. Elle reprend les demandes de son assignation. La société RUFFNECK indique dans ses dernières écritures du 2 décembre 1999 que le Tribunal correctionnel de Paris l’a relaxé de l’incrimination de contrefaçon de la marque GORE-TEX dans un jugement rendu le 13 septembre 1999 au motif qu’il n’existe pas de preuve de la matérialité technique de la contrefaçon alléguée. Elle demande à nouveau le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel saisie par la société WL GORE. Elle conclut ensuite à l’irrecevabilité des actions de la demanderesse qui ne démontre pas, selon elle, l’existence des droits d’auteur qu’elle invoque, ni la réalité de la contrefaçon et de la concurrence déloyale alléguées, les vêtements saisis ayant été acquis sur le territoire de l’Union Européenne et correspondant à des vêtements authentiques. Elle demande à titre reconventionnel 10.000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

DECISION I – SUR LA DEMANDE DE SURSIS STATUER : Selon l’article 4 du code de procédure pénale invoqué par la société RUFFNECK, il est sursis à statuer au jugement de l’action civile exercée devant la juridiction civile tant qu’il

n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. Il ne peut y avoir application de la règle « le criminel tient le civil en l’état » que lorsque, les deux actions, civile et publique, procèdent du même fait. Il résulte de la comparaison de la procédure pénale invoquée par la défenderesse et de la présente instance que les faits reprochés dans chacune des instances sont totalement différents puisque :

- dans l’instance pénale, la société allemande WL GORE a cité à comparaître la société RUFFNECK et son gérant Mr K devant le Tribunal correctionnel de Paris répondre de faits argués de contrefaçon de sa marque GORE-TEX (apposée sur des vêtements de type parka) constatés dans un procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 24 décembre 1998,
- et dans la présente instance civile, la société américaine THE NORTH FACE a assigné la société RUFFNECK aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon de ses deux marques (apposées également sur des vêtements de sport et de montagne) constatés dans un procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 9 février 1999. Il n’existe entre les deux procédures aucune identité de cause, d’objets et de parties justifiant de faire droit à la demande de sursis, même si la procédure pénale a abouti à un jugement de relaxe dont il a été relevé appel. La demande de la société RUFFNECK est rejetée. II – SUR LA CONTREFAÇON : La société THE NORTH FACE inc agit en contrefaçon de ses deux marques 1.451.292 et 1.451.293 sur le fondement de l’article L713-2 a) du code de la propriété intellectuelle qui dispose que : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : »formule, façon, système, imitation, genre, méthode« , ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement. » La validité des deux marques de la demanderesse n’est pas contestée. Elles apparaissent parfaitement arbitraires pour désigner les produits énumérés dans les dépôts. Cela étant posé, il ressort des pièces versées aux débats :

- que la société RUFFNECK a vendu le 4 décembre 1998 à Mr Frédéric D, agent exclusif de la société THE NORTH FACE inc en France (c.f le contrat) un blouson portant la marque THE NORTH FACE et celle n 1.451.293 au prix de 1379 francs selon une facture,
- et que M^e S, huissier qui a procédé à la saisie-contrefaçon, a constaté l’offre à la vente dans le magasin de la société RUFFNECK des articles suivants portant tous les deux

marques susvisées :

- 3 sweat-shirts à 499 francs pièce,
- 8 doudounes à 1390 francs pièce,
- 6 parkas à 649 francs pièce,
- 8 parkas à 1379 francs pièce. Il s’agit bien d’une reproduction à l’identique des deux marques THE NORTH FACE et n 1.451.293 pour désigner des produits identiques à savoir des « articles d’habillement, parkas, anoraks. » Pour contester la contrefaçon, la société RUFFNECK soutient avoir acquis licitement des produits authentiques de la demanderesse en Grande-Bretagne, c’est à dire sur le territoire de l’Union Européenne. Elle invoque en fait le bénéfice de l’article L713-4 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que : « Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou de l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. » Au vu de cet article, il ne suffit pas pour que l’épuisement des droits de titulaire de marque, soit réalisé de façon régulière que la mise en circulation des produits argués de contrefaçon soit faite sur un point du territoire communautaire. Il est également nécessaire que le propriétaire des marques ait donné son consentement à la commercialisation. Il appartient à la partie qui invoque l’épuisement des droits du titulaire de marques, de démontrer que les produits en cause ont été mis en circulation sur le territoire d’un Etat membre par ledit titulaire ou son consentement. Dans ces conditions, constitue une contrefaçon l’importation et la revente en France sans l’autorisation du titulaire de marques, de produits revêtus de celles-ci et qui ont été mis sur le marché européen sans l’autorisation dudit titulaire. En l’espèce, Mr K, gérant de la société RUFFNECK, a dit à l’huissier agissant dans le cadre de la saisie-contrefaçon, qu’il avait lui-même acheté sur un marché de Londres les produits saisis. Il ne produit aucune pièce justifiant du consentement de la société américaine THE NORTH FACE inc à la vente sur le marché européen par la défenderesse des produits revêtus de ses deux marques. Il s’ensuit que la société RUFFNECK, en important en France des vêtements revêtus des deux marques n 1.451.292 et 1.451.293 et en les offrant à la vente et en les vendant, le tout sans autorisation de la société THE NORTH FACE inc titulaire des marques, a commis la contrefaçon reprochée.

Avant d’aborder l’action en concurrence déloyale, il convient de relever que les écritures de la demanderesse n’établissent pas qu’elle a formé une demande sur le fondement des droits d’auteur, contrairement aux affirmations de la société RUFFNECK. III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : La société THE NORTH FACE inc fait grief à la défenderesse de reproduire, pour certains servilement, les caractéristiques des produits qu’elle fabrique et qu’elle commercialise. Ce reproche qui n’est accompagné d’aucune description des caractéristiques revendiquées et qui se retrouveraient sur les produits saisis dans les locaux de la société RUFFNECK, n’établit nullement l’existence d’un acte répréhensible de concurrence déloyale. La demanderesse ne justifiant ainsi d’aucun grief distinct de la contrefaçon, est donc déboutée de son action en concurrence déloyale. IV – SUR LE MESURES REPARATRICES : Il convient de faire droit à la mesure d’interdiction sous astreinte sollicitée, dans les termes du dispositif. Le préjudice de la société THE NORTH FACE inc est constitué au titre de la contrefaçon des deux marques par l’atteinte portée à celles-ci et la perte financière qui résulte de la vente de vêtements contrefaisants en France sans son autorisation. Il a déjà été vu que la société RUFFNECK a acheté en Grande-Bretagne les 25 produits contrefaisants saisis et qu’elle en a vendu au moins un à Mr D précité, et offert le reste à la vente à des prix deux fois moins élevés que ceux pratiqués par les vendeurs agréés da la demanderesse. Cela résulte en effet des nombreuses factures de ventes de produits THE NORTH FACE à des commerçants français entre 1994 et 1999. Il a lieu au vu de ces éléments d’allouer à la société THE NORTH FACE inc la somme de 100.000 francs de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon. Il est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire d’ordonner l’exécution provisoire. L’équité commande d’allouer à la société THE NORTH FACE inc la somme de 15.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La société RUFFNECK qui succombe et est condamnée aux dépens, est déboutée de sa demande formée de ce chef et de celle de dommages et intérêts pour procédure abusive. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Rejette la demande de sursis ; Dit que la société RUFFNECK, en important en France des vêtements revêtus des deux marques n 1.451.292 et 1.451.293 et en les offrant à la vente et en les vendant, le tout sans autorisation de la société THE NORTH FACE inc titulaire des marques, a commis des actes de contrefaçon par reproduction au préjudice de la société THE NORTH FACE inc ; En conséquence : Interdit à la société RUFFNECK de faire usage de la dénomination « THE NORTH FACE » et de la marque figurative n 1.451.293 à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de 2.000 francs par produits contrefaisants vendus à compter de la signification du présent jugement ; Condamne la société RUFFNECK à verser à la société THE NORTH FACE inc la somme de 100.000 francs de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon ; Ordonne l’exécution provisoire ; Condamne la société RUFFNECK à verser à la société THE NORTH FACE inc la somme de 15.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société RUFFNECK aux dépens.