FAITS ET PROCEDURE La société PUBLICIS SOLEIL est titulaire de la marque « LE TERRITOIRE » déposée le 3 décembre 1980 pour désigner les services des classes 35, 38, 41 suivants : publicité, agence de presse et d’informations, communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques, téléscription, transcription de messages, télégrammes, divertissements radiophoniques ou par télévision, production de films. La société PUBLICIS SOLEIL a consenti à la société MEDIA SYSTEM par contrat du 7 août 1995 publié au registre national des marques le 17 octobre 1995 une licence exclusive de cette marque pour l’ensemble des produits désignés dans l’enregistrement. Par actes des 11 et 26 septembre 1997, la société MEDIA SYSTEM assigne la société TERRITOIRES DES MARQUES et M. M en contrefaçon de la marque par le dépôt de deux marques « TERRITOIRES Identité design » et par l’utilisation de la dénomination TERRITOIRES DES MARQUES comme dénomination sociale ainsi qu’en indemnisation. Les défendeurs ayant plaidé la nullité de la marque opposée, le tribunal dans un jugement du 2 février 1999, a ordonné la mise en cause de la société PUBLICIS CONSEIL. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 25 octobre 1999, la société MEDIA SYSTEM et la société PUBLICIS SOLEIL demandent que le tribunal :

-dise que le dépôt de la marque TERRITOIRE IDENTITE DESIGN effectué le 23 novembre 1994 sous le numéro 94/54623 et celui de la marque TERRITOIRES Identité Design semi-figurative effectué le 2 janvier 1995 sous le numéro 95/552 105 constituent des actes de contrefaçon de la marque LE TERRITOIRE, également exploitée sous la forme TERRITOIRE,
-annule les enregistrements en cause,
-condamne solidairement les défendeurs à payer à la société MEDIA SYSTEM la somme de 100.000 francs et à la société PUBLICIS CONSEIL, celle de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts pour les faits de contrefaçon,
-ordonne à la société TERRITOIRES DE MARQUES de modifier sa dénomination sociale et de cesser toute utilisation des dénominations illicites, et ce, sous astreinte,
-condamne solidairement les défendeurs à payer à la société MEDIA SYSTEM la somme de 200.000 francs et à la société PUBLICIS SOLEIL la somme de 80.000 francs à titre de dommages et intérêts du fait de l’utilisation de ladite dénomination sociale,
-condamne les mêmes à payer à la société MEDIA SYSTEM la somme de 50.000 francs et à la société PUBLICIS SOLEIL la somme de 10.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la publication de la décision à intervenir. La société COMMEDESASSOCIES anciennement dénommée TERRITOIRES DE MARQUES et M. M plaident :

-la nullité de la marque opposée, pour défaut de cession régulière de celle-ci à la société PUBLICIS,
-la déchéance des droits de la société PUBLICIS sur cette marque pour inexploitation pendant un délai de 5 ans,
-la nullité de la marque TERRITOIRE pour absence de caractère distinctif,
-l’absence de contrefaçon, les dénomination TERRITOIRES IDENTITE DESIGN et TERRITOIRES DE MARQUES formant un tout indivisible ayant une signification propre distincte de celle de la marque opposée,
-l’absence de préjudice. Aussi, les défendeurs sollicitent le débouté des demandes et l’allocation à chacune d’une indemnité de 50.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les demanderesses réfutent l’argumentation en défense et maintiennent leurs prétentions.

DECISION I – SUR LA NULLITE DE LA CESSION DE LA MARQUE LE TERRITOIRE AU PROFIT DE LA SOCIETE PUBLICIS SOLEIL : Les défendeurs prétendent que Publicis Soleil ne peut être titulaire de droits sur la marque LE TERRITOIRE dès lors que les actes de cession de cette marque sont contradictoires et que les mentions essentielles à savoir le nom de la marque et le principe de cession n’ont pas été signées par M. FOREST, le vendeur ; que dès lors la cession n’étant pas été passée régulièrement par écrit est nulle. Si effectivement les actes versés aux débats comportent des mentions contradictoires (l’avenant au contrat de cession est signé du 2 avril alors que l’acte de cession est signé le 13 avril 1990) ou des omissions (absence de paraphe du vendeur, M. FOREST, sur les deux premières pages de l’acte de cession), le tribunal considère qu’il s’agit soit d’erreur purement matérielle s’agissant des dates soit d’omission, sans conséquence sur la validité

de la cession dès lors que le contenu de l’acte et de son avenant établissent sans ambiguïté le consentement de M. FOREST à la cession de la marque LE TERRITOIRE, le vendeur conservant aux termes de l’avenant l’usage de cette marque pour désigner un certain nombre de produits et services. Il convient de rejeter en en conséquence la demande de nullité de la cession. II – SUR LA DECHEANCE DES DROITS DE LA SOCIETE PUBLICIS SOLEIL SUR LA MARQUE LE TERRITOIRE : Les marques arguées de contrefaçon visant aux termes de leur enregistrement les produits et services de « publicité, gestion des affaires commerciales, télécommunications, éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles » et l’activité de la société anciennement dénommée « TERRITOIRES DE MARQUES étant aux termes de son Kbis »la création, le développement, la réalisation de tous types de présentation de produits commercialisés, la réalisation de toutes prestations concernant la mise en valeur, la présentation de produits et toutes activités dites de marketing« , les défendeurs n’ont, en application de l’article L.715-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, intérêt à agir en déchéance des droits de la société PUBLICIS CONSEIL sur sa marque n 1628 029 LE TERRITOIRE que pour les produits de »publicité, communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques, téléscription, transmission de messages, télégrammes, divertissements, spectacles, divertissements radiophoniques ou par télévision. Production de films« . Les défendeurs ne précisant pas la date d’inexploitation visée, le tribunal examinera l’exploitation de la marque LE TERRITOIRE pendant les cinq ans précédant la première demande en déchéance formulée dans les conclusions du 18 octobre 1998, soit le 19 octobre 1998, étant précisé que la reprise d’exploitation d’une marque après une période d’inexploitation de plus de cinq ans empêche toute action en déchéance visant cette période. L’article L.714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que » encourt la déchéance de ses droits, le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage… l’usage sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif". En l’espèce, la société PUBLICIS SOLEIL justifie par la production de factures afférentes à des documents et campagnes publicitaires ainsi qu’à des honoraires de conseil en communication avoir fait usage dans ses rapports avec la clientèle de la dénomination TERRITOIRES de 1991 à juin 1994. Il s’agit bien pour cette période d’un usage public à titre de marque, même si quelques unes de ces factures sont adressées à des sociétés du même groupe.

A compter du mois d’octobre 1995 c’est la société MEDIA SYSTEM qui avec le consentement du titulaire a exploité cette appellation d’abord en lui adjoignant le terme « département » puis en l’utilisant seule ainsi qu’en attestent les factures, brochures publicitaires et articles de presse versés aux débats. Le terme TERRITOIRE est l’élément distinctif de la marque n 1 628 029 ; la dénomination exploitée est constituée de cet élément auquel est joint un « s » muet ; elle ne diffère donc du signe déposé que par des différences de détail qui si elles sont susceptibles de nuancer son pouvoir évocateur n’en altèrent pas pour autant le caractère distinctif. Le tribunal relève qu’il n’est pas justifié que l’utilisation de cette dénomination TERRITOIRES par les demanderesses serait celle de la marque d’un tiers ; au contraire il est établi par le jugement de la 1^re section de cette chambre en date du 8 décembre 1999 qu’il n’y a jamais eu d’autorisation d’utilisation des titulaires de la marque TERRITOIRES MM. LERNOULD et VIGOURT donnée à la société PUBLICIS SOLEIL. Par ailleurs, l’autre marque évoquée, la marque TERRITOIRES déposée le 30 novembre 1984 par M. BESSIS pour désigner des produits de la classe 35 n’a jamais fait l’objet d’un renouvellement et n’existe plus. Dans ces conditions en utilisant puis en autorisant sa licenciée à exploiter de 1991 à aujourd’hui la marque n 1 628 029 sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif pour les services de publicité visés à l’enregistrement la société PUBLICIS SOLEIL en a fait un usage sérieux. La demande en déchéance concernant ces services est rejetée. En revanche, il n’est justifié d’aucune exploitation de la marque pour les produits et services de : « communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques, téléscription, transmission de messages, télégrammes, divertissements, spectacles, divertissement radiophoniques ou par télévision, production de films ». La déchéance des droits de la société PUBLICIS SOLEIL est donc prononcée pour ces produits et services sur la marque 1.628 029 à compter du 19 octobre 1998. III – SUR LA NULLITE DE LA MARQUE 1.628.029 POUR DEFAUT DE CARACTERE DISTINCTIF : Cette marque ayant été déposé en 1980, c’est au regard de la Loi du 31 décembre 1964 que doit d’apprécier le caractère distinctif de celle-ci pour désigner les services de publicité. L’article 3 de ladite Loi dispose que ne peuvent être considérées comme marques celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit et du service et celles qui sont composés exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service ou la composition du produit.

Le tribunal relève que la dénomination LE TERRITOIRE n’est pas la désignation nécessaire ou générique du produit « publicité » et ne désigne ni une qualité ni la composition de ce produit. Dans ces conditions, la demande en nullité est rejetée. IV – SUR LA CONTREFAÇON : Les marques arguées de contrefaçon sont constituées de la dénomination suivante : TERRITOIRES Identité-design. Le tribunal relève que ces marques reproduisent à l’identique l’élément distinctif de la marque première « LE TERRITOIRE ». Les défendeurs opposent la théorie du « tout indivisible ». En l’espèce, le tribunal relève que l’ensemble TERRITOIRES Identité-design n’a pas de signification propre qui fait perdre au terme TERRITOIRES son caractère attractif ; que de plus dans les enregistrements, le terme TERRITOIRES est écrit en caractères majuscules alors que les termes identité-design sont inscrit en dessous en plus petits caractères ; que cela établit bien que l’élément attractif de cette marque telle que voulu par son déposant est le terme TERRITOIRES. Dans ces conditions, en application de l’article L.713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, il y a lieu de considérer les marques secondes comme contrefaisantes pour l’ensemble des produits qu’elles visent jusqu’au 18 octobre 1998 puis uniquement pour le produit de « publicité »postérieurement. M. MEUNIE en qualité de déposant et la société COMMEDESASSOCIES en tant qu’exploitante des marques contrefaisantes (cf factures produites) sont responsables de ces faits illicites. La même motivation que précédemment permet de considérer que la dénomination sociale TERRITOIRES DE MARQUES est contrefaisante de la marque de la société PUBLICIS SOLEIL. V – SUR LES MESURES REPARATRICES : Il est fait droit à la mesure d’interdiction dans les conditions définies au présent dispositif. Par ailleurs, les marques n 95/552105 et 94/546231 sont annulées en ce qu’elles désignent les produits de publicité et de gestion commerciale. La société TERRITOIRES DE MARQUES ayant modifié sa dénomination sociale en cours d’instance, la mesure de modification de celle-ci apparaît désormais sans objet.

Compte-tenu de l’ensemble des pièces versées aux débats et du fait que la société COMMEDESASSOCIES a une faible activité au regard de celles des sociétés demanderesses dont la notoriété n’est pas assise sur la marque en cause, le tribunal peut évaluer à la somme de 30.000 francs les dommages et intérêts réparatoires du préjudice subi par la société PUBLICIS du fait des atteintes à sa marque et à la somme de 30.000 francs ceux réparatoires du préjudice subi par la société MEDIA SYSTEM en raison des atteintes à son droit exclusif. Les deux défendeurs sont tenus in solidum de la charge de ces indemnités. S’agissant des atteintes portées par la dénomination sociale contrefaisante, le tribunal estime pour les mêmes motifs que précédemment qu’une indemnité de 20.000 francs à chaque demanderesse est réparatoire du préjudice subi par elles. Seule la société COMMEDESASSOCIES est tenue de cette condamnation. Ces condamnations étant suffisantes pour réparer l’entier dommage, la publication sollicitée n’apparaît pas nécessaire. L’équité commande d’allouer à la société MEDIA SYSTEM une somme de 15.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et une somme de 10.000 francs à la société PUBLICIS SOLEIL. Aucune considération n’impose l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Prononce la déchéance à compter du 19 octobre 1998 des droits de la société PUBLICIS SOLEIL sur la marque n 1.628.029 pour les produits et services suivants : "Communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques, téléscription, transmission de messages, télégrammes ; divertissements, spectacles, divertissements radiophoniques ou par télévision, production de films« , Rejette la demande de déchéance pour les services de publicité, Dit qu’en déposant les marques 94/546231 et 95/552105 »territoires identité-design« et en les exploitant M. MEUNIE et la société COMMEDESASSOCIES ont commis des actes de contrefaçon de la marque n 1 628 029 dont la société PUBLICIS SOLEIL est titulaire, pour les produits précités jusqu’au 18 octobre 1998 et pour le produit »publicité, gestion des affaires commerciales "postérieurement et ont porté atteinte au droit exclusif d’exploitation de la société MEDIA SYSTEM, Interdit aux défendeurs la poursuite de ces faits illicites sous astreinte de 1000 francs par infraction constatée passé le délai de 4 mois après la signification du présent jugement,

Annulle les marques 94/546231 et 95/552105 dont M. M est titulaire en ce qu’elles visent les produits : « publicité et gestion des affaires commerciales », Dit qu’en choisissant la dénomination sociale TERRITOIRES DE MARQUES et en l’exploitant à partir du 25 septembre 1995 pour désigner ses activités de publicité, la société aujourd’hui dénommée COMMEDESASSOCIES a commis des actes de contrefaçon de la marque n 1628 029 dont la société PUBLICIS SOLEIL est titulaire et a porté atteinte au droit exclusif d’exploitation de la société MEDIA SYSTEM, Condamne in solidum M. MEUNIE et la société COMMEDESASSOCIES à payer à la société PUBLICIS SOLEIL une indemnité de 30.000 francs au titre des atteintes à sa marque et à la société MEDIA SYSTEM la somme de 30.000 francs au titre de l’atteinte à son droit exclusif d’exploitation, Condamne la société COMMEDESASSOCIES à payer à la société PUBLICIS SOLEIL une indemnité de 20.000 francs a titre des atteintes à sa marque et à la société MEDIA SYSTEM une indemnité de 20.000 francs au titre de l’atteinte à son droit exclusif d’exploitation, du fait du choix et de l’exploitation de la dénomination sociale TERRITOIRES DE MARQUES, Dit que le jugement devenu définitif sera transmis à l’INPI par les soins du présent greffier pour inscription en registre national des marques, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, Condamne in solidum M. M et la société COMMEDESASSOCIES à payer à la société PUBLICIS CONSEIL une indemnité de 10.000 francs et à la société MEDIA SYSTEM une indemnité de 15.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne in solidum M. M et la société COMMEDESASSOCIES aux dépens et fait application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la SCP AYACHE, avocats pour la partie des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision.