TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3^e chambre 1^re section N°RG: 05/02995

JUGEMENT rendu le 05 Juillet 2006

DEMANDEURS Monsieur Rick O

Société EO BOCCI ASSOCIATI SRL Via Ponza 4 TURIN ITALIE

Société NAXECO SRL Via Ponza 4 TURIN ITALIE représentés par M^e Gabnelle GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C578 et par M0 Jean-Guillaume M, – MONNIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON – […], avocat plaidant

DEFENDERESSE Société MOSCHILLO SAVERIO Via Camporeale 7 83031 ARIANO IRPINO VA ITALIE représentée par M^e Alain NOSTEN – Cabinet JOUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K0113

INTERVENANTS VOLONTAIRES Monsieur Paul G

Société OWENSSLAB JEANS LLC […] […] ETATS UNIS représentés par M^e Jean-Marc GUAZZINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T02

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude A, Vice-Présidente Marie COURBOULAY. Vice-Présidente Carole CHEGARAY, Juge

GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE Léoncia B

DÉBATS

A l’audience du 10 Mai 2006 tenue en audience publique devant Marie COURBOULAY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.

JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE. Le 22 octobre 2003, M. Rick O et M. Paul G ont conclu un contrat de licence exclusive de fabrication et de distribution des vêtements créés par M Rick O sous la marque OWENS’SLAB. La marque communautaire OWENS’SLAB a été déposée le 12 mai 2004 sous le n° 00 383 1609 et a été publiée le 25 octobre 2005. Le 1^er février 2005, une saisie-contrefaçon a été réalisée au MOSCHILLO SHOW ROOM […] 1°, à la requête de M. Rick O, de la soc iété EO BOCCIASSOCIATI SRL et de la société NAXECO SRL qui estimaient qu’une collection présentée pour la saison automne/hiver 2005/2006 contrefaisait la marque.

M. Rick O, la société EO BOCCI ASSOCIATI SRL et la société NAXECO SRL ont fait assigner la société MOSCHILLO SAVERIO, par acte du 14 février 2005, aux fins de voir dire qu’elle a commis des actes de contrefaçon de la marque communautaire O’ SLAB n°00 383 1609. M. Paul G et la société OWENS SLAB JEANS LLC sont intervenus volontairement à l’instance aux côtés de la société MOSCHILLO SAVERIO. Entre-temps, un jugement en date du 7 décembre 2005 rendu par la 3^e Chambre 3^e section saisie sur une assignation du 7 janvier 2005 délivrée par M. Rick O et la société OWENSCORP, a prononcé la résiliation du contrat de licence exclusive du 22 octobre 2003 aux torts réciproques des parties et ce, à la date du jugement. Dans leurs dernières conclusions en date du 20 avril 2006, M. Rick O, la société EO BOCCI ASSOCIATI SRL et la société NAXECO SRL ont fait valoir que M. Rick O avait notifié une exception d’inexécution à M. Paul G le 21 octobre 2004 en raison du non paiement des redevances contractuelles, que malgré cette notification il est apparu que M. Paul G a continué à fabriquer des vêtements sous la marque OWENS’SLAB, vêtements présentés au show-room de la société MOSCHILLO en février 2005, et ce alors que M. Rick O n’avait envoyé aucun dessin permettant de fabriquer une nouvelle collection.

Ils ont soutenu que les défendeurs ne rapportent pas la preuve que les vêtements saisis seraient des modèles créés par M. Rick O pour des collections antérieures.

Ils ont dénié au licencié de pouvoir fabriquer des vêtements sous la marque OWENS’SLAB puisqu’il ne disposait pas des dessins permettant de fabriquer la nouvelle collection.

Ils ont ajouté que l’issue du litige pendant devant la 3^e chambre 3^e section est sans effet sur le présent litige car ce jugement n’a pas statué sur la mise en oeuvre de l’exception d’inexécution. Ils ont demandé au tribunal de: Vu les articles L 711-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,

Dire que la société MOSCHILLO SAVERIO, M. Paul G et la société OWENSSLAB JEANS LLC ont commis des actes de contrefaçon de la marque communautaire OWENS’SLAB n° 003831609,

Condamner en conséquence la société MOSCHILLO SAVERIO, M. Paul G et la société OWENSSLAB JEANS LLC sous astreinte définitive de 3.000 euros par infraction constatée à cesser toute détention, vente et offre à la vente de tout vêtement arborant la marque OWENS’SLAB ou SLAB et notamment ceux objets de la saisie-contrefaçon du 1^er février 2005.

Dire que le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte prononcée,

Condamner in solidum la société MOSCHILLO SAVERIO, M. Paul G et la société OWENSSLAB JEANS LLC à verser aux demandeurs une indemnité de 150.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de la marque communautaire OWENS’SLAB n°003831609,

Ordonner au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires, la confiscation au profit des demandeurs et la destruction aux frais, in solidum entre eux, de la société MOSCHILLO SAVERIO, M. Paul G et la société OWENSSLAB JEANS LLC des articles portant atteinte à la marque communautaire OWENS’SLAB n°003831609,

Ordonner la publication judiciaire du jugement à intervenir, par extrait, dans cinq journaux ou revues aux choix de la société demanderesse et aux frais de la société MOSCHILLO SAVERIO à concurrence de 5.000 euros par insertion,

Débouter les sociétés défenderesses de leurs demandes reconventionnelles,

Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

Condamner solidairement la société MOSCHILLO SAVERIO, M. Paul G et la société OWENSSLAB JEANS LLC à payer aux demandeurs la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamner solidairement la société MOSCHILLO SAVERIO, M. Paul G et la société OWENSSLAB JEANS LLC aux dépens en ce compris l’intégralité des frais et honoraires de la saisie-contrefaçon du 5 février 2005, avec distraction au profit de M^e Gabrielle GUIZARD, avocat.

Par conclusions en date du 6 mars 2006, la société MOSCHILLO SAVERIO a indiqué qu’elle était étrangère au litige principal opposant M. G et M. O, qu’elle a présenté une collection sous la marque OWENS’SLAB car elle détenait ces droits du licencié exclusif de cette marque et que les droits sur la marque étaient donc épuisés ; qu’aucune altération des produits n’est invoquée par les demandeurs.

Elle a à titre subsidiaire, sollicité la garantie de M. G et de la société OWENSSLAB JEANS LLC. Elle a sollicité du tribunal de :

A titre principal, Vu les dispositions de l’article 1165 du Code civil, Vu les dispositions de la directive européenne n°89 /104 du 21 décembre 1988,
- Déclarer M. Rick O, la société EO BOCCI ASSOCIATI et la société NAXECO Sri irrecevables à agir et à tout le moins infondées en leurs demandes,
- Condamner solidairement M. Rick O, la société EO BOCCI ASSOCIATI et la société NAXECO Sri à payer la somme provisionnelle de 50.000 euros en réparation du préjudice subi,
- Réserver les droits de la société MOSCHILLO SAVERIO quant à l’estimation de son préjudice,
- Condamner M. Rick O, la société EO BOCCI ASSOCIATI et la société NAXECO Sri à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile .

- Condamner M. Rick O, la société EO BOCCI ASSOCIATI et la société NAXECO Sri aux dépens de l’instance.

A titre subsidiaire
- Condamner solidairement M. Paul G et la société OWENSSLAB JEANS LLC à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son égard,
- Condamner solidairement M. Paul G et la société OWENSSLAB JEANS LLC à lui payer la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi,
- Condamner solidairement M. Paul G et la société OWENSSLAB JEANS LLC à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. M. G et de la société OWENSSLAB JEANS LLC ont soutenu que lors de la saisie contrefaçon opérée le 1^er février 2005 et de l’assignation qui s’en est suivie, M. G était toujours titulaire du contrat de licence de fabrication et de distribution qui n’a été résilié que le 7 décembre 2005 aux torts réciproques des parties ; que l’exception d’inexécution opposée par M. O est sans objet puisque le jugement a noté ses propres manquements aux obligations du contrat, qu’il a autorité de la chose jugée, et que cette exception n’a donc pas régulièrement été mise en oeuvre par le demandeur ; qu’en conséquence, ils n’ont commis aucun acte de contrefaçon de la marque en fabriquant et distribuant des vêtements créés par M. O pour des collections antérieures sous la marque OWENS’SLAB.

Ils ont ajouté que M. O a lui-même contrevenu à ses propres obligations en ne donnant pas les dessins permettant de réaliser les nouveaux modèles et qu’il ne peut donc tirer argument de ses propres fautes.

M. G et de la société OWENSSLAB JEANS LLC ont sollicité du tribunal de : Vu les articles 480 et suivants du nouveau Code de procédure civile, Vu les articles L 713-2 et L 714-& du Code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 1134 et suivants du Code civil, Vu le jugement rendu par la 3^e Chambre 3^e section du tribunal de grande instance de Paris le 7 décembre 2005.

- Donner acte à M. Paul G et la société OWENSSLAB JEANS LLC de leur intervention volontaire dans l’instance.

- Les recevoir en leurs demandes,
- Déclarer irrecevables les demandes de M. Rick O, de la société EO BOCCIASSOCIATI et de la société NAXECO Sri telles qu’elles résultent de l’exécution du contrat de licence du 22 octobre 2003 et des droits de marque y afférent, et se heurtent à l’autorité de la chose jugée de la décision rendue le 7 décembre 2005.

- Dire que M. Paul G et la société OWENSSLAB JEANS LLC, contractuellement autorisés par M. Rick O, propriétaire de la marque OWENS’SLAB, à reproduire et exploiter la dite marque n’ont pas commis d’actes de contrefaçon de la marque communautaire OWENS’SLAB n°003831609,
- Dire que M. Rick O, la société EO BOCCI ASSOCIATI et la société NAXECO Sri ne rapportent pas la preuve que les modèles présents au show-room de la société MOSCHILLO tels qu’ils figurent dans le procès-verbal d’huissier du 1^er février 2005 ne seraient pas des modèles des collections précédentes dessinées par M. Rick O.

- Constater que M. Rick O et la société OWENSCORP ont eu un comportement particulièrement fautif dans l’exécution de leurs obligations contractuelles et qu’ils ont de ce fait manqué à leurs obligations de loyauté et de bonne foi,

En conséquence,
- Débouter M. Rick O, la société EO BOCCI ASSOCIATI et la société NAXECO Srl de leurs demandes.

- Condamner solidairement M. Rick O, la société EO BOCCI ASSOCIATI et la société NAXECO Sri à verser respectivement à M. Paul G et de la société OWENSSLAB JEANS LLC la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de M’ GUAZZINI, avocat.

La clôture a été prononcée le 2 mai 2006.

MOTIFS DE LA DÉCISION : 1-sur la recevabilité des demandes de M. Rick O, de la société EO BOCCI ASSOCIATI SRL et de la société NAXECO SRL L’article 122 du nouveau code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel… la chose jugée. »

L’autorité de la chose jugée telle que la définit l’article 480 du nouveau code de procédure civile s’entend pour un même litige. L’article 1351 du code civil précise que "l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement. Il faut que la chose demandée soit la

même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". Il convient donc de comparer la demande contenue dans le jugement rendu le 7 décembre 2005 et celle contenue dans l’assignation du 14 février 2005. Le jugement rendu le 7 décembre oppose M. Rick O, la société OWENSCORP d’une part et M. G et la société OWENSSLAB JEANS LLC d’autre part ; il est fondé sur le même contrat de licence donné par M. Rick O à M. Paul G d’exploiter pendant 10 ans et pour le monde entier une marque « OWENS’SLAB », et de fabriquer et de commercialiser des vêtements sous cette marque, M. OWENS s’engageant à dessiner 4 collections par an et à livrer les dessins, modèles et patrons correspondants 120 jours avant le début de la saison considérée. Il est apparu que M. O s’est substitué la société OWENSCORP pour l’exécution du contrat et que M. Paul G s’est lui substitué la société OWENSSLAB JEANS LLC pour l’exécution du même contrat. Il est fait état dans ce jugement de la suspension de l’exécution du contrat par M. O dans une lettre du 21 octobre 2004. La demande formée par M. Rick O, la société EO BOCCI ASSOCIATI SRL et la société NAXECO SRL dans la présente instance est une demande de contrefaçon de la marque communautaire OWENS’SLAB et non une demande de résiliation du contrat de licence d’exploitation de la marque et de fabrication et de distribution de vêtements créés par M. O sous cette marque. En conséquence, il convient de dire que les parties ne sont pas les mêmes puisque du côté des demandeurs, la société NAXECO co-titulaire de la marque est présente dans ce litige et ne l’était pas dans le précédent et que du côté des défendeurs, la société MOSCHILLO est dans la présente cause, alors qu’elle ne l’était pas dans la précédente instance, que l’objet du litige n’est pas le même puisque dans un cas, il s’agit d’une demande de résiliation d’un contrat et dans l’autre d’une demande de contrefaçon même si certains mêmes faits ou mêmes contrats sont invoqués au soutien des demandes dans les deux cas. En conséquence, il n’y a pas autorité de la chose jugée quant à la demande relative à la contrefaçon et les demandeurs sont recevables en leur action en contrefaçon de marque.

2-sur la contrefaçon Si le jugement rendu le 7 décembre 2005 n’a pas autorité de la chose jugée quant à la demande de contrefaçon, il l’a en revanche pour la validité du contrat de licence entre M. Rick O et M. G et de la société OWENSSLAB JEANS LLC.

Ainsi, lors du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 1^er février 2005 et lors de l’assignation délivrée en février 2005, M. G et la société OWENSSLAB JEANS LLC

étaient licenciés exclusifs de la marque OWENS’SLAB et ce jusqu’au 7 décembre 2005. En conséquence, ils avaient le droit d’exploiter la marque OWENS’SLAB et de l’apposer sur des vêtements créés par M. O, de fabriquer et de vendre des vêtements créés par M. O. La demande principale de M. Rick O, de la société EO BOCCI ASSOCIATI SRL et de la société NAXECO SRL est une demande de contrefaçon de la marque et non une demande de contrefaçon des modèles et le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 1^er février 2005 fait état de vêtements supportant la marque OWENS’LAB. Or cette demande ne peut être que déclarée mal fondée conformément à l’article 13 du Règlement CE du 20/12/1993 qui dispose que « le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour les produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement » puisque M. G et la société OWENSSLAB JEANS LLC disposaient à cette époque d’une licence exclusive d’exploiter la marque, et de fabriquer et de distribuer des vêlements sous cette marque. M. Rick O, la société EO BOCCI ASSOCIATI SRL et la société disposant d’un droit de vendre sous la marque OWENS’SLAB lors de la saisie-contrefaçon pratiquée, il revient alors à M. Rick O, à la société EO BOCCI ASSOCIATI SRL et à la société NAXECO SRL de démontrer que les vêtements vendus n’étaient pas des vêtements créés par Rick O, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Aucun acte de contrefaçon ne peut donc être reproché de ce fait et M. Rick O, la société EO BOCCI ASSOCIATI SRL et la société NAXECO SRL seront déboutés de leurs demandes de contrefaçon de marque comme mal fondées. Enfin, M. Rick O ne peut opposer dans le cadre de ce litige l’exception d’inexécution du contrat de licence qui a été soumise à la 3^e Chambre 3^e section, qui l’a analysée puisque les redevances dues par M. G et de la société OWENSSLAB JEANS LLC ont été calculées jusqu’à la date du mois d’octobre 2004, date à laquelle il y a eu « défaut d’exécution de l’obligation par le demandeur ».

3-sur les autres demandes. La société MOSCHILLO SAVERIO ne justifie pas de l’arrêt intempestif de la vente des produits litigieux à la suite du procès-verbal de saisie-contrefaçon intervenu le 5 février 2005, ni de la perte de manque d’affaires qui en serait résulté. En conséquence, il convient de la débouter de sa demande de provision de dommages et intérêts ainsi que de sa demande d’expertise.

L’exécution provisoire est sans objet, elle ne sera pas ordonnée. Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 3.000 euros à chacun des défendeurs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS. Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

-Dorme acte à M. G et à la société OWENSSLAB JEANS LLC de leurs interventions volontaires.

- Déclare recevables M. Rick O, la société EO BOCCIASSOCIATISRL et la société NAXECO SRL en leurs demandes de contrefaçon de la marque communautaire OWENS’LAB
- Déclare M. Rick O, la société EO BOCCI ASSOCIATI SRL et la société NAXECO SRL mal fondées en leurs demandes, M. G et la société OWENSSLAB JEANS LLC disposant d’un contrat de licence d’exploiter la marque OWENS’SLAB et de fabriquer et de distribuer les vêtements créés par M. Rick O jusqu’au 7 décembre 2005.

- Les en déboute.

- Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

- Condamne solidairement M. Rick O, la société EO BOCCI ASSOCIATI SRL et la société NAXECO SRL à payer à M. G, à la société OWENSSLAB JEANS LLC et à la société MOSCHILLO SAVERIO la somme de 3.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

- Condamne solidairement M. Rick O, la société EO BOCCI ASSOCIATI SRL et la société NAXECO SRL aux dépens dont distraction au profit de M^e G, avocat, par application de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.