TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 28 Juin 2012

3^e chambre 4^e section N° RG : 11/10251

DEMANDERESSES Société THE POLO/LAUREN COMPANY LP […], 10022 NEW-YORK ETATS-UNIS

Société L’OREAL […] 75008 PARIS représentées par M^e Michel-Paul ESCANDE de la SELARL CABINET M-P E, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R266

DÉFENDERESSE Société POLO&CO […] 75008 PARIS représentée par M^e Julie JACOB de la SELARL POULMAIRE -JACOB – SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS vestiaire #B1001

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente Laure COMTE, Juge Rémy MONCORGE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier

DEBATS A l’audience du 02 Mai 2012 tenue publiquement

JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE : La société de droit américain The polo /Lauren company est notamment titulaire de :

- la marque communautaire figurative n° 0004049201 re présentant un joueur de polo sur son cheval, le maillet levé, intitulé « polo player », déposée le 29 septembre 2004,
- la marque française verbale n° 3 156 709 POLO dépos ée le 29 mars 2002. La société The polo/Lauren company a concédé à la société L’Oréal une licence exclusive de la marque française POLO pour les produits de parfumerie.

La société The polo/Lauren company a constaté que des produits susceptibles de contrefaire ses marques étaient proposés à la vente sur le site Internet www.polodedeauville.com et dans des boutiques à l’enseigne Polo de Deauville situées à Deauville et à Paris. Les 31 mai et 6 juin 2011, la société The polo /Lauren company a fait pratiquer une saisie-contrefaçon dans une boutique et au siège de la société Polo&co. Le 24 juin 2011, la société The polo /Lauren company et la société L’Oréal ont fait assigner la société Polo&co devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon des marques susvisées, en concurrence déloyale et parasitaire ainsi qu’en nullité de la marque n°3648 780 POLO DE DEAUV ILLE pour les produits de la classe 3. Dans des dernières écritures du 5 janvier 2012, la société The polo/Lauren company expose que la contrefaçon par imitation de la marque polo player est réalisée par l’apposition sur des vêtements d’un dessin de joueurs de polo, très proche de celui constituant sa marque figurative. Elle relève la similitude intellectuelle et visuelle des signes en présence, l’identité des produits et le risque de confusion aggravé par les grandes notoriété et distinctivité de sa marque, très largement exploitée. Elle précise que le risque de confusion inclut le risque d’association et que le consommateur peut croire que les produits POLO DE DEAUVILLE sont commercialisés en partenariat avec la société demanderesse ou avec son accord ou encore que les deux entités sont liées. Elle ajoute que Les Galeries Lafayette ont effectivement réalisé une confusion en présentant les produits de la société Polo&co comme étant des produits Ralph Lauren, ainsi qu’il ressort d’un procès-verbal de constat du 11 juillet 2011. Pour répondre aux moyens adverses, la société The polo/Lauren company déclare qu’elle ne cherche pas à s’approprier un monopole sur tout dessin de joueur de polo. Elle fait valoir que les différences entre les deux dessins relevées par la défenderesse, ne suffisent pas à écarter l’impression d’ensemble identique qu’ils engendrent. Elle ajoute que le dessin ne peut être considéré comme une simple décoration car il est perçu par le public comme une marque à laquelle est associé le nom d’une entreprise. La société The polo /Lauren company conclut ensuite à la contrefaçon de sa marque verbale POLO. Elle soutient que cette marque est valable pour les produits de la classe 25. Elle considère qu’elle est distinctive pour la quasi-totalité les vêtements qui ne sont pas liés à l’exercice du polo. Elle ajoute qu’elle a acquis une distinctivité par un usage intensif et ancien pour les chemises de sport en maille à col ouvert et elle invoque à ce titre l’importante part de marché de la marque, la durée de son usage, l’importance des investissements et la très grande reconnaissance du signe par le public. La société The polo /Lauren company fait également valoir que le dépôt de la marque verbale POLO ne peut être considéré comme abusif car il ne vise pas à empêcher les clubs de polo de faire usage de cette dénomination. Elle relève que la société Polo&co n’exerce pas son activité dans le domaine du sport de polo mais dans celui de la mode.

La société The polo /Lauren company retient que le dépôt de la marque semi- figurative POLO de Deauville depuis 1907 et l’usage de cette marque pour désigner le parfum « Cologne extraordinaire » constituent des actes de contrefaçon de sa marque verbale POLO au sens de l’article L713-2 du Code de la propriété intellectuelle ou à tout le moins une contrefaçon par imitation au sens de l’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle. Elle relève une similitude visuelle, phonétique et intellectuelle, une identité des produits (les produits de parfumerie) et un risque de confusion alors qu’elle exploite sa marque pour des parfums depuis 33 ans. La demanderesse relève également l’existence d’une contrefaçon pour les produits de la classe 25 en ce que la dénomination POLO de Deauville est reproduite sur des étiquettes de vêtements. Elle conclut à une contrefaçon par reproduction ou à tout le moins une contrefaçon par imitation avec l’existence d’un risque de confusion aggravé par la notoriété de la marque de la demanderesse qui est apposée sur des vêtements de toutes sortes. La société The polo/Lauren company conclut ainsi à la nullité de la marque n°3 648 780 pour des produits de parfumerie de la classe 3, qui porte atteinte à sa marque antérieure. La société L’Oréal forme une demande sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire car elle exploite la marque POLO depuis de nombreuses années. Elle verse aux débats plusieurs pièces en vue d’établir sa qualité de licenciée exclusive de la marque POLO et relève que le contrat de licence peut être prouvé par tous moyens et qu’il importe peu qu’il n’ait pas été inscrit au registre national des marques, selon l’article L714-7 al 3 du Code de la propriété intellectuelle. Elle considère que la société Polo&co a commis des actes de concurrence déloyale à son encontre en commettant des actes de contrefaçon de la marque qu’elle exploite et que l’absence de fait distinct est inopérant dans ce cadre. Elle invoque l’existence d’un risque de confusion entre les parfums revêtus de signes proches, peu important que les produits en cause soient commercialisés dans des circuits de distribution différents. La société The polo/Lauren company sollicite l’indemnisation du préjudice constitué par l’atteinte portée à la valeur distinctive de ses deux marques et elle réclame à ce titre 50 000 € par marque. Elle réclame par ailleurs la somme de 200 000 € au titre du préjudice commercial résultant d’une perte partielle de marché. La société L’Oréal réclame la somme de 70 000 € en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale. Enfin, la société The polo/Lauren company invoque un préjudice moral tenant au discrédit de l’image de la marque auprès de la clientèle et elle réclame 50 000 € à titre de dommages intérêts. Les demanderesses sollicitent enfin des mesures d’interdiction et de destruction ainsi que la publication du jugement, le tout avec exécution provisoire. Enfin elles demandent chacune la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 2 décembre 2011, la société Polo&co déclare tout d’abord qu’elle est la vitrine commerciale de l’association du polo de Deauville qui exploite un club de polo à Deauville. Elle expose qu’elle a conclu avec l’association plusieurs contrats concernant des marques qu’elles ont déposées ensemble ou

séparément et qu’elle a créé une ligne de vêtements vendue sous la marque POLO de Deauville. Elle indique qu’elle a ainsi déposé conjointement avec l’association, la marque française semi-figurative POLO de Deauville depuis 1907 sous le n°3 648 780 pour les produits des classes 3, 4,18, 25, 38 et 41. La société Polo&co soulève tout d’abord le défaut de qualité à agir de la société L’Oréal qui ne justifie pas de sa qualité de licenciée de la marque verbale POLO, en l’absence de production du contrat de licence et d’inscription sur le registre national des marques. Elle conteste le caractère probant des pièces produites par la demanderesse. Ensuite, la société Polo&co conteste l’existence d’une atteinte à la marque verbale POLO. Elle soulève la nullité partielle de cette marque pour les produits de la classe 25 car ce terme est descriptif pour désigner des vêtements et en particulier des chemises de sport en maille à col ouvert. A titre subsidiaire, la société Polo&co conclut à l’absence de contrefaçon de la marque en raison de l’absence de similitude entre les signes et de l’absence de risque de confusion, compte tenu du fait que la provenance de ses produits est clairement indiquée et que ceux-ci ne sont vendus depuis août 2011 que dans une boutique située à Deauville. La société Polo&co conclut également à l’absence d’atteinte à la marque figurative intitulée polo player. Elle relève l’absence de similitude entre les dessins en présence et elle fait valoir que la demanderesse ne peut prétendre à un monopole sur la représentation d’un joueur de polo. Elle soutient également que le dessin n’est utilisé que comme simple élément décoratif et non pas à titre de marque. S’agissant des parfums, la société Polo&co s’oppose à la demande en nullité de la marque n°3 648 780 pour les produits de la classe 3 . Elle conteste le risque de confusion avec la marque antérieure n° 3 156 709 de la demanderesse car les deux marques ne produisent pas une impression d’ensemble identique et le terme POLO n’est pas suffisamment distinctif. Elle conclut également à l’absence de contrefaçon alors que le consommateur ne peut se tromper sur l’origine des produits. Enfin, la société Polo&co s’oppose aux demandes de la société L’Oréal en l’absence de faits distincts de la contrefaçon. Elle ajoute que la demanderesse ne démontre aucun préjudice et elle soutient qu’elle n’ est pas concurrente alors que les espaces de vente sont différents. De manière générale, la société Polo&co conteste la réalité et l’étendue des préjudices allégués par les deux demanderesses. Elle conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre et elle réclame la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur la contrefaçon de la marque figurative n°000 4049201 : La marque communautaire figurative n°0004049201 est constitué d’un dessin de joueur de polo monté sur un cheval et brandissant son maillet, cheval et joueur se

présentant légèrement de profil. Elle est enregistrée pour les produits des classes 9, 18, 20, 21, 24 et 25. La société The polo/Lauren company verse aux débats de nombreuses pièces établissant une importante exploitation de la marque notamment pour les vêtements. Elle produit également plusieurs pièces qui font apparaître la présence sur des vêtements commercialisés par la société Polo&co, d’un dessin reproduisant deux joueurs de polo montés sur leurs chevaux et dont le 1^er brandit un maillet. La contrefaçon est constituée sur le fondement de l’article 9 b du règlement 207/2009 du 26 février 2009 lorsqu’il existe entre les signes en présence un risque de confusion qui doit être apprécié globalement, en tenant compte de l’impression d’ensemble dégagée par les similitudes visuelles, phoniques et conceptuelles au travers leurs éléments distinctifs et dominants. En l’espèce les deux dessins en cause représentent tous deux au moins un joueur de polo en action, maillet brandi. Néanmoins sur les vêtements de la société Polo&co, les joueurs sont au nombre de deux, représentés de face et le visuel est proche d’une photographie de telle sorte que les détails apparaissent beaucoup plus nettement. Il y a donc lieu de retenir une faible similitude entre les dessins. L’identité des produits concernés n’est pas contestée. La marque de la société The polo/Lauren company est largement connue du public en raison d’une exploitation importante. Cette connaissance a pour effet d’accroître le risque de confusion ou d’association mais en même temps le public particulièrement familiarisé avec la marque largement exposée, en connaît bien l’apparence et est capable de la distinguer des autres dessins de joueurs de polo. Le consommateur ne se laissera donc pas influencer par une simple similitude et sachant que le thème du joueur de polo peut être exploité par d’autres, il n’établira pas de lien entre les différents produits proposés sur ce même thème. Il convient d’ailleurs de relever que le consommateur même d’attention moyenne, prend un certain temps avant d’acheter un vêtement de ce type dont le prix n’est pas modique de telle sorte qu’il pourra prendre en considération tous les éléments qui lui sont soumis. Aussi il n’y a pas lieu de retenir que le dessin des deux joueurs de polo que la société Polo&co reproduit sur ses articles, contrefait la marque communautaire figurative dite polo player de la société demanderesse.

2/ Sur la contrefaçon de la marque française verbale POLO :

a/ la validité de la marque : La société défenderesse conteste la validité de la marque compte tenu de son caractère descriptif pour certains types de vêtements.

Ce caractère descriptif doit être retenu pour les vêtements destinés à la pratique du polo. S’agissant des chemises en maille à col ouvert habituellement désignées sous le vocable polo, la société Polo&co invoque l’acquisition du caractère distinctif par l’usage intensif de la marque. Afin d’établir celui-ci, elle verse aux débats plusieurs pièces. Parmi celles-ci, les pièces 2, 19, 20, 29, 42, 44 rédigées en Anglais ne seront pas retenues comme probantes d’une exploitation en France. Les pièces 3 et 34 composées d’un ensemble d’articles de journaux rédigés en langue française n’apportent pas la preuve d’un usage de la marque POLO, ce mot étant utilisé dans son sens courant pour désigner des chemises en maille à col ouvert. Les pièces 23, 28 et 47 contiennent un certain nombre de visuels reproduisant la dénomination POLO; néanmoins, il y a lieu de constater que le mot est systématiquement suivi de la marque Ralph Lauren de telle sorte que son usage est ambigu et qu’il ne suffit pas à établir une notoriété attachée au seul terme POLO. La pièce 30 ne comporte pas de pages rédigées en langue française représentant la marque POLO associés à des chemises en maille à col ouvert. Les pièces 31 et 32 ne permettent pas de déterminer pour quels types de produits la marque POLO serait exploitée en France. Enfin la pièce 33 est la liste des boutiques Ralph Lauren dans différents pays du monde dont la France. Il ne ressort pas de l’ensemble de ces éléments que la marque POLO ait acquis par l’effet d’un usage ancien et intensif un caractère distinctif pour les chemises en maille à col ouvert. Aussi la marque doit être déclarée nulle à raison de son caractère descriptif pour les chemises en maille à col ouvert. Elle sera en revanche déclarée valable pour l’ensemble des autres vêtements à l’égard desquels elle ne présente pas de caractère descriptif ainsi que pour tous les autres produits pour lesquels elle est déposée. b/ Sur la contrefaçon de la marque n° 3 156 709 POL O par la marque n°3 648 780 POLO de Deauville depuis 1907 : La marque POLO de Deauville est une marque semi-figurative dans laquelle les mots « de Deauville » se superposent aux deux dernières lettres du mot POLO qui est écrit en caractères majuscules de taille plus importante. La mention depuis 1907 est inscrite en bas à droite dans une taille de caractère beaucoup plus petite. Le mot POLO est, par ailleurs, barré d’un maillet incliné. Le signe antérieur protégé et le signe postérieur argué de contrefaçon étant différents, c’est au regard de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui prohibe, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque

imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, qu’il convient d’apprécier le bien fondé de la demande en contrefaçon. La contrefaçon est constituée sur le fondement de l’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle lorsqu’il existe entre les signes en présence un risque de confusion qui doit être apprécié globalement, en tenant compte de l’impression d’ensemble dégagée par les similitudes visuelles, phoniques et conceptuelles au travers leurs éléments distinctifs et dominants. Au pont de vue visuel, les deux marques sont très différentes, même si elles ont un élément commun constitué du mot POLO, en raison de la présence dans la marque litigieuse de plusieurs autres mots et du dessin d’un maillet. Au point de vue phonétique, même si on retient que la mention depuis 1907 passe inaperçue pour un consommateur d’attention moyenne, la présence des mots « de Deauville » lui permettra de distinguer nettement les deux marques compte tenu de la longueur de la marque seconde, du fait de cet ajout. Enfin, au point de vue intellectuel, le mot POLO perd son caractère dominant lorsqu’il est inclus dans l’expression POLO de Deauville. Ainsi, malgré la présence dans l’une et l’autre marque du terme POLO, il n’y a pas lieu de retenir de similitude entre les signes en présence, qui ne produisent pas la même impression d’ensemble. La marque POLO de Deauville est notamment apposée sur des parfums qui sont des produits identiques à ceux désignés par l’enregistrement de la marque, néanmoins en l’absence de similitude suffisante entre les signes, il n’y a pas lieu de retenir de risque de confusion. Les demandes de la société The polo/Lauren company fondées sur la contrefaçon de sa marque française POLO seront donc rejetées. Il sera relevée que la marque POLO de Deauville n° 3 648 780 appartient à la société Polo&co mais aussi à l’association du Polo de Deauville qui n’a pas été appelée dans la cause de telle sorte que la demande en nullité de cette marque ne peut être examinée en application de l’article 14 du Code de procédure civile.

3/ Sur la concurrence déloyale : a/sur la recevabilité des demandes de la société L’Oréal : La société L’Oréal agit sur le fondement de l’article 13 82 du Code civil de telle sorte qu’elle n’a pas à justifier d’une qualité à agir mais d’un simple intérêt. Cet intérêt existe dès lors qu’il n’est pas contesté que la société L’Oréal commercialise des parfums sous la dénomination POLO. Les demandes de la société L’Oréal en ce qu’elles sont fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire doivent donc être déclarées recevables.

b/ Sur le bien fondé de ses demandes : Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus l’emploi de la marque POLO de Deauville n°3 648 780 sur des parfums n’est pas susceptible d e créer un risque de confusion avec les parfums portant la marque POLO. Aussi les demandes de la société L’Oréal fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire seront rejetées. La nature de la décision ne rend pas nécessaire son exécution provisoire. Il sera alloué à la société Polo&co la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Rejette les demandes de la société The polo/Lauren company fondées sur la contrefaçon de sa marque communautaire figurative n°0004049201, Déclare nulle la marque verbale française POLO n°02 3 156 709 pour les vêtements destinés à la pratique du polo ainsi que pour les chemises en maille à col ouvert de la classe 25, Dit que la nouvelle désignation des produits de la classe 25 devra être ainsi libellée : « vêtements à l’exception des vêtements destinés à la pratique du polo ainsi que des chemises en maille à col ouvert », le reste demeurant sans changement, Dit que la présente décision sera inscrite sur le registre national des marques une fois devenue définitive, à l’initiative de la partie la plus diligente, Rejette les demandes de la société The polo/Lauren company fondées sur la contrefaçon de sa marque verbale française POLO n°0 2 3 156 709,

Rejette les demandes de la société L’Oréal fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire,

Condamne in solidum les sociétés The polo/Lauren company et L’Oréal à payer à la société Polo&co la somme de 8 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne in solidum les sociétés The polo/Lauren company et L’Oréal aux dépens.