TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3^e chambre 4^e section N° RG : 10/09759 JUGEMENT rendu le 13 Septembre 2012

DEMANDEURS

Monsieur Elie N

Sociélé MIKE ELLIOTT M […]

Société EMETH DISTRIBUTION […] représentés par M^e Alexis GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0133

DÉFENDERESSES

SARL MAAYANE, exerçant sous l’enseigne « IFD ». 7.1 tics Vignes […] 93000 BOBIGNY

Société OF TOV PRODUCTS (2001) LTD POB 348 BE1T STIEAN – 10900 ISRAËL représentées par M^e Alain BENSOUSSAN de la S ALAIN B S. avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0241

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H. Vice-Présidenie Laure COMTE, Juge RémyMONCORGE,Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier

DÉBATS A l’audience du 01 Juin 2012 tenue publiquement

JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE Monsieur Elie N est titulaire des marques françaises suivantes:

-marque verbale « KOLTOV » déposée le 8 septembre 1998, enregistrée sous le n° 98 748 792, qui aurait été renouvelée le 3 juin 2008 ;

— marque verbale « KOL TOV » déposée le 3 juin 2008, et enregistrée sous le n°08 3 580 082. Ces marques désignent en classe 29, 30 et 32 notamment les produits suivants : « viande, volaille, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ». La société EMETH DISTRIBUTION dirigée par Monsieur Elie N a pour activité principale la vente de produits présentés comme cashers. La société « MIKE ELLIOTT M », dont Monsieur Elie N se présente comme le dirigeant, a pour activité principale le « commerce de gros en alimentaire ». Monsieur Elie N exploite les marques «KOL TOV» susmentionnées au travers de ces deux sociétés qui les apposent depuis plus de 10 ans sur certains de leurs produits, tels que les viandes, les volailles et les produits de charcuterie. La société TOV PRODUCTS (2001) LTD a pour activité principale la fabrication de produits alimentaires cashers à base de volaille qu’elle commercialise sous le signe « OF TOV » à travers le monde et notamment en France depuis 1994. La société MAAYANE a pour activité principale la vente en gros et demi gros de produits alimentaires cashers. Elle est depuis 2005 le distributeur exclusif des produits de la société OF TOV, commercialisés sous le signe « OF TOV » en France. Le 11 mai 2009, les demandeurs ont fait procéder à un constat d’achat de produits marqués « OF TOV » qu’ils estiment être une contrefaçon par imitation de leurs marques. Considérant que cette utilisation constitue une atteinte à leurs droits, Monsieur Elie N ainsi que les sociétés MIKE ELLIOTT MARKETING et EMETH DISTRIBUTION ont assigné les sociétés MAAYANE et OF TOV PRODUCTS (2001) LTD par acte du 5 juin 2009.

Par acte du 22 juin 2010, les demandeurs ont assigné les sociétés défenderesses en contrefaçon de la marque communautaire « KOL TOV » n° 008420424 déposée le 12 juillet 2009 au nom de Monsieur Elie N pour désigner les mêmes produits que les marques françaises précitées. La jonction de ces deux procédures a été prononcée par ordonnance en date du 18 novembre 2010. Par dernières écritures du 23 novembre 2011, les demandeurs sollicitent du tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:

-débouter la société MAAYANE et la SOCIETE OF TOV PRODUCTS (2001) LTD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

-interdire aux sociétés défenderesses la poursuite de leurs agissements, sous astreinte définitive de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;

— ordonner sous le contrôle d’un huissier de justice désigné à cet effet, aux frais des défenderesses et sous astreinte définitive de 1500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la destruction de tout article et de tout document comportant le signe incriminé ;

-dire et juger qu’en application de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991, les astreintes prononcées seront liquidées, s’il y a lieu, par le tribunal ayant statué sur la présente demande ;

-condamner solidairement les sociétés demanderesses à payer à Monsieur Elie N la somme de 80. 000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses marques « KOL TOV » n° 98748792, n° 08 3 580 082 et n°008420424;

-condamner solidairement les sociétés défenderesses à payer aux sociétés MIKE ELLIOTT MARKETING et EMETH DISTRIBUTION la somme de 120.000 euros sauf à parfaire en réparation de leur préjudice commercial ;

-ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues, au choix des sociétés MIKE ELLIOTT MARKETING et EMETH DISTRIBUTION et aux frais solidaires des sociétés défenderesses dans la limite d’un plafond hors taxes global de 15.000 euros pour l’ensemble des trois publications et ce, au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires;

-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;

-condamner solidairement les sociétés demanderesses à payer à Monsieur Elie N et aux sociétés MIKE ELLIOTT MARKETING et EMETH DISTRIBUTION la somme pour chacun de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En défense, par derniers conclusions du 12 octobre 2011, les sociétés OF TOV PRODUCTS (2001) LTD et MAA YANE concluent à l’irrecevabilité et au débouté des demandes, fins, moyens, prétentions. Elles sollicitent au surplus la condamnation in solidium des demandeurs au payement de la somme de 55 000 euros à chacune des sociétés défenderesses au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, avec intérêt au taux légal.

MOYENS DES PARTIES Sur la contrefaçon de la marque « KOL TOV » A titre liminaire, les sociétés défenderesses indiquent que les demandeurs sont irrecevables à agir en contrefaçon de marque au motif que Monsieur Elie N ne justifie pas de l’existence d’un droit sur les marques opposées et qu’en l’absence de preuve de l’inscription au registre national des marques de leurs contrats de licence, les sociétés MIKE ELLIOT MARKETING et EMETH DISTRIBUTION ne disposent pas de droits pour agir en contrefaçon conjointement avec Monsieur Elie N.

Les demandeurs répondent que les demandes de ces sociétés ne reposent pas en l’espèce sur les droits de marque qu’elles ont en licence mais ont uniquement pour fondement la concurrence déloyale, et que dans ces conditions, un licencié non inscrit au registre national des marques est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le propriétaire de la marque afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

S’agissant du grief de contrefaçon, les demandeurs mettent en avant l’existence d’un risque de confusion entre les deux marques en cause ; argument que rejettent les défenderesses. Les sociétés OF TOV et MAAYANNE affirment en effet que, contrairement à ce que prétendent les demandeurs, les signes en présence ne présentent pas de ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles manifestes. Sur la nullité des marques « KOL TOV » : Les sociétés défenderesses soulèvent la nullité des marques « KOL TOV » pour dépôt frauduleux et pour défaut de distinctivité. S’agissant du dépôt frauduleux, les sociétés défenderesses indiquent que Monsieur Elie N avait nécessairement connaissance des droits antérieurs de la société OF TOV lorsqu’il a procédé au dépôt des marques françaises « KOL TOV » en 1998 puis en 2008, compte tenu du marché très spécialisé de l’alimentation casher et du fait qu’il a été lui même un distributeur non exclusif direct des produits « OF TOF » par l’intermédiaire de la société EMETH DISTRIBUTION entre 2003 et 2005 puis, de manière indirecte jusqu’en 2007. Les demandeurs contestent tant l’existence d’un tel droit antérieur au profit de la société OF TOV que l’existence d’un contrat de distribution entre les sociétés OF TOV et EMETH DISTRIBUTION. S’agissant du défaut de distinctivité, les sociétés défenderesses indiquent que le signe « KOL TOV » est constitué de la translittération et de la traduction des termes hébreux signifiant respectivement «tout » et « bon » et qu’il s’agit dès lors d’une expression générique laudative de la nature et de la qualité des produits en cause. Les demandeurs rejettent ces allégations, en mettant en avant le caractère purement arbitraire de la dénomination « KOL TOV ». Sur les actes de concurrence déloyale : Les sociétés défenderesses sollicitent reconventionnellement la condamnation des demandeurs pour concurrence déloyale en ce qu’ils auraient imités et/ou utilisés un logotype similaire à celui de la société OF TOV PRODUCTS (2001) Ltd et qu’ils auraient utilisés frauduleusement des labels trompeurs laissant à penser au consommateur que les produits vendus auraient reçu un agrément rabbinique. Elles ajoutent que les demandeurs ont bénéficié, sans bourse délier, des efforts et des investissements de la société OF TOV. Les demandeurs répondent que la comparaison des logotypes révèle que le leur n’imite en rien celui adopté par la société OF TOV PRODUCTS (2001) LTD. Ils indiquent que si un acte de concurrence déloyale et / ou parasitaire devait être retenu entre les logos en cause, celui ci ne pourrait être qu’imputable à la société OF TOV PRODUCTS (2001) LTD. Par ailleurs, les demandeurs contestent les allégations d’utilisation frauduleuse de labels trompeurs tout en précisant que de tels faits ne sauraient en aucun cas constituer de quelconques actes de concurrence déloyale à rencontre des sociétés défenderesses. Sur le préjudice : Monsieur Elie N indique avoir subi un préjudice résultant de l’atteinte portée à la valeur distinctive de ses marques « KOL TOV », laquelle provoque une diminution de leur valeur patrimoniale et par conséquent une perte financière qu’il y a lieu de réparer. Il ajoute que ce préjudice est important compte tenu de la forte valeur patrimoniale de ses marques résultant de leur exploitation depuis près de 10 ans

en France et du nombre important de produits vendus. Par ailleurs, les sociétés MIKE ELLIOTT MARKETING et EMETH DISTRIBUTION se prévalent d’un préjudice économique directement lié à la vente des produits revêtus d’une marque contrefaite qui se traduit par une baisse de leur chiffre d’affaire. Les sociétés défenderesses contestent la réalité et l’étendue du préjudice allégué par chacun des demandeurs. Elles indiquent au surplus avoir subi un préjudice commercial et un préjudice moral se matérialisant notamment par l’atteinte à leur réputation à leur image et à leur stratégie commerciale. MOTIFS Sur l’irrecevabilité des demandes II résulte des pièces versées aux débats que M. Elie N a produit les certificats d’identité des marques verbale française KOL-TOV n°98748792 du 8 septembre 1998, renouvelée le 3 juin 2008, pour désigner des produits des classes 29,30 et 32 et verbale française KOL TOV n° 083580082 du 3 juin 2008 déposée dans les mêmes classes afin d’élargir le champ des produits désignés ainsi que le certificat d’enregistrement de la marque communautaire KOL-TOV n° 008420424 déposée le 12 juillet 2009 dans les mêmes classes. Il est donc établi que Monsieur Elie N , titulaire des marques qui précèdent, a qualité à agir en contrefaçon de marque, par application des articles L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 9 du Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009.

Par ailleurs, aux termes de l’article L. 714-7 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle, « le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national ou international des marques, est également recevable à agir dans l’instance en contrefaçon engagée par le propriétaire de la marque afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ». En l’espèce, les sociétés Mike Elliott Marketing et Emeth Distribution ont donc qualité à agir sur le fondement de la concurrence déloyale en tant que distributrices des produits marqués KOL-TOV en réparation du préjudice qui leur est propre. Sur la nullité des marques KOL-TOV Sur le dépôt frauduleux La société OF TOV Products expose qu’elle utilise le signe éponyme à titre de nom commercial sur le territoire français depuis 1994 pour exercer une activité de commercialisation de produits cashers, que le nom OF TOV est apposé depuis cette époque sur les emballages des produits alimentaires distribués en France, qu’elle justifie de dépenses croissantes de marketing et de publicité et que, compte tenu du marché très spécialisé de l’alimentation casher et de l’importance du groupe OF TOV, Monsieur Elie N ne pouvait pas ignorer l’existence de ces droits antérieurs lorsqu’il a procédé au dépôt de la première marque française KOL-TOV le 8 septembre 1998 pour désigner des produits identiques à ceux commercialisés en France sous la dénomination OF TOV depuis 1994.

Elle ajoute qu’ayant été lui-même distributeur non exclusif direct des produits OF TOV par l’intermédiaire de la société Emeth Distribution entre 2003 et 2005 puis, de manière indirecte jusqu’en 2007, Monsieur Elie N avait a fortiori connaissance de l’usage de la dénomination OF TOV en France lorsqu’il a procédé au dépôt de la seconde marque française KOL-TOV susvisée le 3 juin 2008 et de la marque communautaire éponyme le 12 juillet 2009. Elle invoque le dépôt frauduleux des marques dont s’agit, par application des articles L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle et 52 1) b) du Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009. Il convient de rappeler qu’est considéré comme frauduleux le dépôt d’une marque effectué dans le seul but de l’opposer à un opérateur économique et d’en tirer profit. En l’espèce, force est de constater, d’une part, que la société israélienne Motsary Of Tov (Shean) – aux droits de laquelle est venue en 2001 la société OF TOV Products
- a produit pour le compte et sous la marque exclusive de ses clients, dont la société Emeth Distribution, des produits casher à base de volailles ayant le dépôt par Monsieur Elie N, le 8 septembre 1998, de sa première marque française KOL-TOV et, par suite, qu’il n’est pas établi que ce dernier avait connaissance à cette date de l’usage du nom commercial OF TOV pour la commercialisation en France de tels produits. D’autre part et surtout, la société OF TOV Products ne peut valablement opposer son nom commercial aux marques déposées par le demandeur qu’à condition de faire la démonstration que le dépôt des marques litigieuses par Monsieur Elie N la prive d’un signe nécessaire à son activité. Or, les signes OF TOV et KOL-TOV ne sont pas identiques et n’ont la même signification en hébreu pour des consommateurs de produits casher, de sorte que la défenderesse n’est pas privée de l’usage de son nom commercial et que la preuve d’un risque de confusion entre les deux signes n’est pas établie au regard du public visé par lesdits produits. Dans ces conditions, l’enregistrement par Monsieur Elie N des marques précitées ne revêt pas de caractère frauduleux en l’espèce. Sur le défaut de distinctivité Les défenderesses font également valoir que, dès lors que le signe KOL-TOV est la traduction hébraïque des termes usuels « tout » et « bon », cette expression est descriptive des produits visés dans l’enregistrement des marques litigieuses. Le signe KOL-TOV serait exclusivement une expression générique laudative de la nature et de la qualité des produits en cause inapte à remplir la fonction essentielle d’une marque. Il convient de rappeler qu’un signe a un caractère distinctif lorsqu’il est arbitraire par rapport aux produits qu’il désigne. S’agissant de termes issus d’une langue étrangère, il est acquis que des mots aisément compréhensibles du public français pertinent, tel que KOL-TOV, sont

susceptibles de constituer une marque distinctive dès lors qu’ils ne sont pas exclusivement la désignation nécessaire, générique et usuelle des produits visés dans l’enregistrement. En l’espèce, force est de constater que l’usage des termes KOL TOV à titre de marque n’est ni habituel ni nécessaire pour désigner des produits alimentaires casher, étant ajouté que le fait qu’ils signifient « tout bon » en français et revêtent ainsi un caractère évocateur de la qualité des produits en cause ne saurait les priver de la protection légale. Par conséquent, les défenderesses seront déboutées de leurs demandes en nullité des marques KOL-TOV dont Monsieur Elie N est titulaire pour défaut de distinctivité. Sur la contrefaçon Monsieur Elie N fait valoir que le signe OF TOV constitue la contrefaçon par imitation de ses marques KOL-TOV en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles existant entre les deux signes qui couvrent des produits casher identiques et notamment de la volaille. Cependant, il est constant que le consommateur de produits casher est familier des traductions en français de mots hébreux courants dont il ne peut manquer de connaître la signification et que les signes en conflit ont pour seul élément commun le mot « TOV » qui signifie « bon » et qui est dépourvu de tout caractère distinctif pour être d’un usage quotidien au sein du public ciblé, notamment dans l’expression Mazel Tov (bonne chance).

Les termes dominants des deux signes sont donc « KOL » et « OF ». Or, d’une part, ces deux mots d’attaque des deux signes ne se prononcent pas de la même façon et sont différents du point de vue phonétique, même pour des consommateurs français qui ne comprendraient pas leur signification, ce qui n’est pas le cas du public particulièrement avisé de produits casher. D’autre part, au plan visuel, les marques KOL-TOV ou KOL TO V sont des marques verbales écrites en caractères bâtons et noirs alors que le signe OF TOV est utilisé sous une forme semi-figurative, écrit en lettres blanches sur deux niveaux et inséré dans un logotype de couleurs verte et jaune. En outre, au plan intellectuel, les mots KOL et OF ont des significations différentes en hébreu : le mot KOL signifie « tout » tandis que le mot OF veut dire « volaille » ou « poulet », ce qui ne saurait échapper au public pertinent visé par les produits en cause. Dans ces conditions, l’usage du signe OF TOV en France pour commercialiser des produits alimentaires casher ne constitue pas la contrefaçon par imitation des marques françaises et communautaire KOL-TOV dont Monsieur Elie N est titulaire qui sera donc débouté de sa demande à ce titre. Il convient également de débouter les sociétés Mike Elliott Marketing et Emeth Distribution de leurs demandes en concurrence déloyale dès lors qu’aucun risque de confusion n’est à craindre entre les signes en cause dans l’esprit des consommateurs de produits casher.

Sur les demandes reconventionnelles Les sociétés OF TOV Products et Maayane reprochent aux demandeurs d’avoir imité et/ou utilisé un logotype similaire à celui dont elles font usage en France depuis 2006 et d’utiliser frauduleusement des labels trompeurs. En ce qui concerne l’imitation du logotype OF TOV, elles font valoir que, depuis le début de l’année 2009, les emballages des produits KOL TOV ont été modifiés et présentent un logotype qui adopte une forme identique à celle du logo OF TOV ainsi qu’une calligraphie et une couleur verte qui se rapprochent de ce dernier, ce qui caractérise un comportement fautif de la part des demandeurs et une volonté de se placer dans le sillage de la société OF TOV. Cependant, la comparaison entre les deux logotypes fait apparaître qu’ils n’ont pas la même forme, le logo des demandeurs figurant une bannière, ce qui n’est pas le cas du logo OF TOV, et que la couleur verte est secondaire au sein du logo KOL TOV, les couleurs rouge et jaune demeurant prépondérantes. Par conséquent, aucune usurpation du logotype de la société OF TOV ne peut être retenu rencontre des demandeurs. S’agissant de l’utilisation de labels trompeurs, les défenderesses font valoir que Monsieur Elie N aurait « revêtu frauduleusement ses produits d’un signe rabbinique équivalent à un label de qualité alors qu’il ne pouvaient pas revendiquer la qualité de produits cashers » et que ce comportement constitue un acte de concurrence déloyale à leur égard. Cependant, il résulte notamment d’un article du journal Actualité Juive du 26 février 2009 intitulé « Tempête dans un sachet de poulet » que les produits de volaille de la société Emeth Distribution sont bien casher et force est de constater que les défenderesses sont toujours en activité, ce qui démontre suffisamment que leurs produits reçoivent l’agrément du Beit-Din de Paris. Dans ces conditions, aucune tromperie sur les qualités substantielles des produits en cause ne peut être reprochée aux demandeurs et les sociétés OF TOV Products et Maayane seront déboutées de leurs demandes à ce titre. Il convient également de les débouter de leurs demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive, les demandeurs ayant pu se méprendre sur la portée des marques KOL-TOV déposées par Monsieur Elie N en l’espèce. L’équité commande l’allocation à chacune des sociétés défenderesses de la somme de 8.000 € par application de l’article 700 du code du procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement déposé au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare Monsieur Elie N et les sociétés Mike Elliott Marketing et Emeth Distribution recevables en leurs demandes.

Dit valables les marques françaises KOL-TOV n° 9874 8792 et KOL TOV n° 083580082 et communautaire KOL-TOV n° 008420424. Déboute Monsieur Elie N de sa demande en contrefaçon des marques KOL-TOV et KOL TOV dont il est titulaire. Déboute les sociétés Mike Elliott Marketing et Emeth Distribution de leurs demandes en concurrence déloyale. Déboute les sociétés OF TOV Products et Mayaane de leurs demandes sur le fondement de la concurrence déloyale. Les déboute de leurs demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive. Condamne in solidum Monsieur Elie N et les sociétés Mike Elliott Marketing et Emeth Distribution à payer respectivement à la société OF TOV Products et à la société Maayane la somme de 8.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. Les condamne in solidum aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la société Alain Bensoussan Selas par application de l’article 699 du code de procédure civile.