TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 18 décembre 2015

3^e chambre 3^e section N° RG : 14/06011

Assignation du 17 avril 2014

DEMANDERESSES Société DNXCorp SE. anciennement dénommée Dreamnex. […] L2530 LUXEMBOURG S.A.S. NETEDEN […] 13090 AIX-EN-PROVENCE représentées par Maître Cyril FABRE de la SELARL YDES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0037 DÉFENDEUR Monsieur Fabien F représenté par M^e Nathalie SENESI-ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1175 & M^e Blandine P, de Jurisexpert SELARL, Avocat au barreau de Lille,

COMPOSITION DU TRIBUNAL Arnaud D. Vice-Président Carine G. Vice-Président Florence BUTIN Vice-Président assisté de Marie-Aline P. Greffier DÉBATS À l’audience du 24 novembre 2015 tenue en audience publique

JUGEMENT Prononce publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort La société DNXCorp, anciennement dénommée Dreamnex, société de l’Internet constituée le 27 août 1999, devenue société anonyme européenne en 2013 et domiciliée à Luxembourg, exploite une activité dédiée au divertissement et à l’édition de sites internet dans le domaine du charme et de la sexualité. Elle a créé en 2010, la société Neteden sa filiale à 100%, qui commercialise des produits et services relatifs à la sexualité et notamment de la lingerie, sous le signe Sexy avenue, à laquelle elle a

confié son fonds de commerce en location-gérance, qui comprend notamment :

-le nom commercial et de l’enseigne « Sexy Avenue ».

-ses marques, en particulier la marque française semi-figurative en couleurs SEXY AVENUE n° 3 018 766 déposée le 20 mars 2000, désignant des produits et services en classes 03. 05. 09. 10. 25. 28. 35. 38.41 et 42 .

-ses noms de domaine, en particulier sexyavenue.com.

-ses sites internet, en ce compris «les droits de propriété intellectuelle sur ceux-ci». Les sociétés DNXcorp et NETEDEN ont fait constater suivant procès-verbal du 13 septembre 2013 que Fabien F, directeur artistique, créateur et éditeur de sites internet, proposant aux internautes via le site www.400mlstudio.fr un service de création de sites, exploite une activité identique à la leur, sous la dénomination «avenue sexy» accessible à l’adresse www.avenuescxv.fr, accompagnée d’une représentation graphique très proche, tant textuellement que graphiquement et bénéficie d’un meilleur référencement. Après avoir obtenu auprès de l’AFNIC les coordonnées du titulaire du nom de domaine litigieux, les sociétés DNXCorp et Neteden l’ont mis en demeure, le 26 septembre 2013 et Fabien F a procédé au transfert du nom de domaine entre les mains de la société Neteden. Par acte du 17 avril 2014, les sociétés DNXCorp et Neteden ont fait assigner devant ce tribunal. Fabien F en contrefaçon de marques et atteinte à leurs autres droits et concurrence déloyale. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 02 mars 2015, les sociétés DNXCorp et NETEDEN sollicitent du tribunal de : Vu le procès-verbal de constat n°l3-0156 établi par l’Agence pour la Protection des Programmes du 13 septembre 2013. Vu l’article L711-1, L711-2 et L713-3 du code de la propriété intellectuelle. Vu l’article 1382 du code civil. Vu les articles 122 et suivants et 699 et 700 du code de procédure civile, In Limine Litis
-Constater que l’assignation a été délivrée à Fabien F en sa qualité de personne physique et de profession libérale. En conséquence :

-Se déclarer compétent pour juger du présent litige.

-Déclarer recevable l’action introduite par les sociétés Neteden et DNXCorp SE contre Fabien F, A titre principal
-Déclarer les sociétés Neteden SAS et DNXCorp SE bien fondées en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.

— Constater la distinctivité de la marque française « Sexy Avenue » n°3 018 766 en classes 03. 05. 09. 10. 25. 28. 35. 38. 41 et 42, dont est titulaire la société DNXCorp SE,
-Constater la similarité du nom de domaine « avenuesexy.fr » enregistré et exploité par Fabien F avec la marque française «Sexy Avenue» n°3 018 766, dont est titulaire la société DNXCorp SE, le nom commercial, l’enseigne «Sexy Avenue» et les noms de domaine «sexyavenue.fr» et «sexyavenue.com» de la société Neteden SAS.

-Constater que Fabien F a exploité un site Internet attaché au nom de domaine « avenuesexy.fr» afin d’y proposer à la vente des produits et/ou services identiques, à tout le moins similaires de ceux protégés par la marque « Sexy Avenue » n°3 018 766 de la société DNXCorp SE et le nom commercial, l’enseigne « Sexy Avenue » et les noms de domaine « sexyavenue.fr » et « sexyavenue.com » de la société Neteden SAS.

-Constater le transfert opéré par Fabien F du nom de domaine «sexyavenue.fr» au profit de la société Neteden SAS,
-Dire et juger que par ses agissements, Fabien F a commis des actes de contrefaçon de la marque «Sexy Avenue» n°3 018 766 de la société DNXCorp SE au sens de l’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle.

-Dire et juger que par ses agissements, Fabien F a commis des actes d’atteinte au nom commercial, aux noms de domaine et à l’enseigne de la société Neteden SAS au sens de l’article 1382 du code civil.

-Constater que par l’adoption de la structure du site internet www.avenuesexy.fr très similaire à la structure du site internet www.sexyavenue.com. Fabien F a commis une faute.

-Dire et juger que par ses agissements précités Fabien F a commis des actes de concurrence déloyale, à tout le moins de parasitisme, au préjudice de la société Neteden SAS. A titre subsidiaire
-Dire et juger que par ses agissements, Fabien F a commis des actes de concurrence déloyale, à tout le moins de parasitisme, au sens des dispositions de l’article 1382 du code civil. En conséquence
-Condamner Fabien F à verser à la société DNXCorp SE la somme de 10.000 euros en réparation des actes de contrefaçon de la marque française «Sexy Avenue» n°3 018 766,
-Condamner Fabien F à verser à la société Neteden la somme de 10.000 euros en réparation des actes d’atteinte au nom commercial, à l’enseigne et aux noms de domaine de la société Neteden SAS.

-Condamner Fabien F à verser à la société Neteden SAS la somme de 10.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale, à tout le moins de parasitisme. En tout état de cause
-Débouter Fabien F de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

— Condamner le défendeur à verser aux sociétés Neteden SAS et DNXCorp SE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

-Condamner le même aux dépens, en ce compris les frais de constat de l’Agence pour la Protection des Programmes, dont distraction au profil de Maître Cyril Fabre (Ydès – Société d’Avocats). Les sociétés demanderesses exposent en substance que :

-le défendeur a agi en connaissance de cause et de mauvaise foi.

-leurs prétentions sont recevables, l’action étant dirigée contre le défendeur, à titre personnel et à titre de profession libérale.

-la cessation d’activité libérale du défendeur le 31 mai 2013 est inopposable aux demandeurs.

-le statut du défendeur est indifférent, sa responsabilité personnelle est recherchée.

-la marque semi figurative est distinctive, elle n’a pas à être originale. Le risque de confusion est accru par la connaissance de la marque par les consommateurs.

-les agissements du défendeur ont porté atteinte au nom commercial, à l’enseigne et aux noms de domaine.

-les actes de concurrence déloyale, à titre principal ou subsidiaire, sont caractérisés par la reprise de la même architecture du site, même couleurs, même présentations, même bandeau…

-l’action en nullité de la marque doit être rejetée. Fabien F dans ses dernières écritures en réplique signifiées par voie électronique le 09 septembre 2014, demande au tribunal de : Vu l’article 1382 du code civil. Vu les articles L711-1. L711-2. L713-3 et L7I4-3 du code de la propriété intellectuelle, Vu les pièces énoncées.

-Déclarer irrecevable l’action introduite contre lui en qualité de profession libérale. À titre principal.

-Constater l’absence de caractère distinctif des signes antérieurs invoqués par les demanderesses.

-Constater l’absence de risque de confusion entre lesdits signes antérieurs et les signes exploités par Fabien F. En conséquence.

-Débouter les sociétés demanderesses de l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de Fabien F. À titre subsidiaire.

-Constater l’absence de justificatif apporté par les sociétés demanderesses pour établir la réalité du préjudice qu’elles prétendent subir. En conséquence.

-Débouter les sociétés demanderesses de leurs prétentions indemnitaires. À titre reconventionnel.

-Prononcer la nullité de la marque « sexy avenue » n°3018766.

En tout état de cause.

-Condamner les sociétés demanderesses à verser à Fabien F la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi une leur condamnation aux entiers frais et dépens. Le défendeur développe l’argumentation suivante :

-il a enregistré le 10 juillet 2012 le nom de domaine avenuesexy.fr, dont il était l’éditeur, a cessé son activité le 31 mai 2013 et a cédé le 10 octobre 2013 à la société Neteden le nom de domaine.

-l’action est irrecevable car il n’est pas rapporté de faits fautifs postérieurs à la cessation d’activité le 31 mai 2013 et l’entité n’existait plus à la date de l’assignation.

-la marque est dépourvue de caractère distinctif, tout comme les autres signes opposés, ils sont évocateurs des produits et services proposés.

-Il n’existe pas de similitude entre les signes, il n’existe pas de préjudice, vu le volume inexistant de son activité pendant 11 mois,
-il sollicite la nullité de la marque pour défaut de caractère distinctif. La procédure a été clôturée le 24 mars 2015 et plaidée le 24 novembre 2015. MOTIFS DE LA DÉCISION sur la recevabilité de l’action Fabien F soulève l’irrecevabilité de l’action des demanderesses, au motif qu’il a été assigné le 17 avril 2014 ès qualité de profession libérale, alors qu’il avait cessé toute activité à ce titre le 31 mai 2013 ce dont il justifie par l’attestation de radiation délivrée le 02 septembre 2014 par l’URSSAF. Toutefois, l’assignation a été délivrée à l’intéressé, d’une part à titre personnel, à son adresse personnelle, et d’autre part, ès qualité de profession libérale à une adresse distincte. En outre, le défendeur n’établit pas relever des dispositions de l’article L133-6-8 du code de commerce et du régime des auto-entrepreneurs et ainsi bénéficier d’une dispense d’immatriculation au RCS. Ainsi en application de l’article L123-9 du même code, à défaut de publication au RCS de la mention de la cessation d’activité, celle-ci demeure inopposable aux tiers et Fabien F ne peut s’en prévaloir.

L’action initiée par les demanderesses est donc recevable.

sur la nullité des signes des demanderesses Les sociétés DNXCorp et Neteden opposent au soutien de leur action, les marques dont la première est titulaire, dont l’exploitation a été cédée à la seconde, ainsi que les autres droits distinctifs (enseigne, nom commercial, nom de domaine, sites internet).

Fabien F soutient que les marques sont dépourvues de caractère distinctif. En application des dispositions de l’article 1.71 1-2 du code de la propriété intellectuelle "sont dépourvus de caractère distinctif : a) les signes ou dénominations qui dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement, la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service. b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service et notamment, l’espèce, la quantité, la destination, la valeur (….) ", Le caractère distinctif peut (…) être acquis par l’usage.

En l’espèce, la marque « Sexy Avenue » n° 30 18 766 est enregistrée notamment pour désigner les produits et services suivants: « Services de publicité, d’information et de conseils par réseaux informatiques en matière d’hygiène et beauté, loisirs et divertissements, sexualité- Gestion de fichiers informatiques -Edition de données informatiques destinées à être utilisées sur réseaux informatiques (classe 35); Transmission et diffusion d’informations et de conseils par réseau Internet -Transmission et diffusion de programmes de divertissement par réseau Internet -Transmission et diffusion de données- commerciales et publicitaires par réseau Internet-Services de télécommunication de messageries électroniques par réseau Internet
-Hébergement de serveurs informatiques et de documents électroniques-Création (conception) de programmes en matière de conseils, d’informations et de divertissements sur réseaux d’ordinateurs (classe 38); Création (conception) de programmes de publicité en matière de vente sur réseaux d’ordinateurs- Réalisation de sites Internet (classe 42); Edition de revues, journaux, magazines, périodiques, livres sur tous supports, édition de site Internet- Organisation de conférences, débats sur tous supports (classe 41); Vêtements, lingerie (classe 25); Jeux et jouets pour adultes (classe 28); Produits cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles et lotions pour les cheveux (classe 3); Produits d’hygiène et de parapharmacie (produits vitaminés et produits lubrifiants) (classe 5); Cassettes vidéo, disques versatiles digitaux et Cédérom (classe 9); Préservatifs (classe 10) ». La marque est semi-figurative, composée de l’adjonction de deux termes verbaux « Sexy » et « Avenue », qui consistent chacun pris séparément en termes banals issus du langage courant, qui font référence, pour le premier à la sensualité, érotisme, sexualité et également dans une acception plus moderne, à ce qui est attractif, séduisant, sympathique, provocant et pour le second, qui évoque une voie de circulation, un lieu, mais l’adjonction de ces termes est inhabituelle.

La marque est incontestablement distinctive pour les produits des classes 3 (cosmétiques), 5 (produits d’hygiène), 35 (publicité), 38

(transmission de données et télécommunication), 41 (édition revues, journaux) et 42 (conception de programmes publicitaires), qui ne sont pas nécessairement rattachés au domaine revendiqué de la sexualité et de la sensualité. Bien que susceptible d’évoquer l’univers du charme, la marque ne désigne pas nécessairement celui-ci, de sorte que bien que constituant une marque faible, elle conserve un pouvoir distinctif pour les produits et services visés désignés à l’enregistrement et notamment pour les services de vêtements, lingerie, jeux et jouets pour adultes. La marque, constituée de la juxtaposition de ces deux termes, présente donc un caractère distinctif, mais faible, pour les produits et services visés désignés à l’enregistrement. La demande d’annulation sera rejetée. sur la contrefaçon de marque La société DNXCorp est titulaire de la marque française semi- figurative en couleurs « Sexy Avenue » n° 3 018 766 déposée le 20 mars 2000, désignant des produits et services en classes 03, 05. 09. 10. 25. 28. 35, 38. 4l et 42, qu’elle a concédée en licence à la société Neteden. Le constat du 13 septembre 2013 réalisé par l’Agence de Protection des programmes (APP) établit que Fabien F exploite une activité de vente en ligne de lingerie et d’accessoires, sur un site internet sous la dénomination AvenueSexy.fr. La page d’accueil comporte l’intitulé Avenue Sexy.fr en lettres d’imprimerie, en lettres noires pour le premier mot et le « fr ». et en lettres roses pour « sexy ». En l’absence d’identité des signes laquelle est interprétée restrictivement et suppose que le signe second reproduise le premier sans modification ni ajout, la contrefaçon doit être appréciée au regard des dispositions de l’article 713-3 b/ du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement". Le risque de confusion est évalué globalement en considération de l’impression d’ensemble produite par les marques en présence compte tenu notamment de leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et de leurs éléments distinctifs et dominants. Les produits similaires sont ceux qui sont susceptibles d’être rattachés par la clientèle, en raison de leur nature ou de leur destination, à une même origine.

Les produits et services liés à l’activité de vente sur internet de lingerie telle qu’exploitée par la société défenderesse sont identiques à ceux visés par la marque en classe 25 (vêtements, lingerie). La marque des demanderesses est une marque complexe semi figurative en couleurs, comprenant les termes verbaux attachés « Sexy » et « Avenue », calligraphiés en lettres cursives, une couleur par mot le « S » du premier mot étant surmonté en haut à gauche, de la représentation d’un arc de 3/4 de cercle de couleur orange. Les éléments verbaux de cette marque sont dominants. Le signe utilisé par la société défenderesse à titre de nom de domaine, d’enseigne de la boutique en ligne, tel que décrit précédemment, reprend les mêmes éléments verbaux mais dans un ordre inversé. En dépit de cette inversion, les ressemblances sonores, visuelles et conceptuelles, sont importantes et les différences (le « .fr » qui n’est jamais considéré, l’absence de dessin figuratif) insignifiantes et sans portée sur l’impression globale des signes en présence, de sorte que le risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne, qui sera incité à attribuer aux produits et services distribués par chacune des parties, une même origine, est caractérisé, alors que le consommateur français est habitué aux constructions verbales où l’adjectif qualificatif est placé avant ou après le nom auquel il est associé. La contrefaçon de marque est donc caractérisée.

sur l’atteinte aux autres droits Ces signes distinctifs ne constituant pas des droits de propriété intellectuelle, ils sont susceptibles d’être protégés sur le rondement de l’article 1382 du code civil si les utilisations litigieuses peuvent s’analyser comme des actes de concurrence déloyale. La société Neteden exerce son activité sous les nom commercial et enseigne « Sexy Avenue » et exploite les noms de domaines qui lui appartiennent : <sexyavenue.fr > et <sexyavenue.com>. L’adoption par Fabien F d’un nom de domaine similaire puisque composé des mêmes termes que ceux constituant le nom de domaine de la société Neteden, mais en ordre inversé, pour exploiter sur le même territoire, une activité visant les mêmes produits et services que celle exploitée par la demanderesse est fautive et engage la responsabilité de son auteur, dès lors que le risque de confusion de l’internaute est établi, à l’égard de cette demanderesse, qui est seule à pouvoir s’en prévaloir. sur le parasitisme

Les demanderesses soutiennent en outre que l’architecture du site de leur adversaire telle qu’elle est organisée, reprenant les mêmes codes couleurs, le contenu de celui-ci, l’emploi d’une même charte graphique, les photographies utilisées, établissent la volonté délibérée de Fabien F de bénéficier de leur notoriété, d’être associé à leur activité et de détourner leur clientèle et profiter ainsi sans aucune dépense exposée, des investissements et du travail accompli par les demanderesses.

Toutefois, la présentation de la page d’accueil du site litigieux, comportant un bandeau horizontal supérieur, les onglets adoptés, la présence d’un panier de commande, la présentation des vêtements et articles de lingerie sur des mannequins, sous forme de vignettes, sont habituellement mis en œuvre par tout site de commerce en ligne et sont d’une parfaite banalité, la seule reprise des couleurs rose et noire (lesquelles au demeurant ne sont pas celles de l’enregistrement de la marque) étant totalement insuffisante pour établir un quelconque parasitisme.

sur les mesures réparatrices En application des dispositions de l’article L716-14 du code de la propriété intellectuelle, en sa version postérieure au 14 mars 2014 applicable à la cause, et eu égard à la brève durée des faits litigieux, le défendeur ayant procédé au transfert du nom de domaine dès après la réception de l’assignation, il convient d’allouer aux sociétés demanderesses, la somme globale de 2.500 euros en réparation des actes de contrefaçon de marque et à la société Neteden, celle de 2.500 euros pour les faits de concurrence déloyale, les réclamations pour parasitisme étant écartées. sur les autres demandes

Fabien F qui succombe supportera les dépens.

En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La somme de 3.000 euros comprenant le coût du constat de l’APP, sera allouée à la demanderesse à ce titre. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

— Déclare recevable l’action des sociétés DNXCorp et Neteden.

— Rejette le moyen tiré de l’absence de distinctivité de la marque « Sexy Avenue» n° 3 018 766.

-Dit qu’en adoptant le nom de domaine <avenuesexy.fr>. Fabien F a commis des actes de contrefaçon de la marque française « Sexy Avenue » n 3 018 766 déposée le 20 mars 2000, dont la société DNXCorp est titulaire et qu’elle a concédée en licence à la société Neteden.

-Dit qu’en adoptant le nom de domaine <avenuesexy.fr>. Fabien F a commis des actes de concurrence déloyale, à l’égard de la société Neteden.

En conséquence.

-Condamne Fabien F à payer aux sociétés DNXCorp et Neteden, la somme globale de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marque.

-Condamne Fabien F à payer à la société Neteden, la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par les actes de concurrence déloyale.

-Déboute les demanderesses du surplus de leurs prétentions, plus amples ou contraires jugées non fondées.

-Condamne Fabien F à payer aux sociétés DNXCorp et Neteden, la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et comprenant les frais de constat de l’APP.

— Condamne Fabien F aux dépens.