TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 17 novembre 2016

3^e chambre 4^e section N° RG : 15/01383

DEMANDERESSES Société FERRERO SpA […] I-12 051 Alba ITALIE agissant poursuites et diligences de Messieurs Daniele L et Giordano C en leur qualité de fondés de pouvoir, domicilié ès qualités audit siège.

S.A. FERRERO FRANCE […] 76130 MONT ST AIGNAN agissant poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur Mauro R en sa qualité de Directeur Général, domicilié ès qualités audit siège.

INTERVENANTE VOLONTAIRE S.A.S. FERRERO FRANCE COMMERCIALE, venant aux droits de la S.A. FERRERO FRANCE […] 76130 MONT ST AIGNAN agissant poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur Mauro R en sa qualité de Directeur Général domicilié ès qualités audit siège. Toutes représentées par Maître Pascal BECKER de la SELARL ipSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0052

DÉFENDERESSE « ZPC FLIS » SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWEIDZIALNOSCIA 12 Kuranow. 96-325 RADZIEJOWICE (POLOGNE) prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège. et représentée par M^e Patrick TERRILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1609

COMPOSITION DU TRIBUNAL Camille LIGNIERES, Vice-Présidente Laurence L, Vice-Présidente Laure A. Vice-Présidente assistées de Sarah BOUCRIS, greffier.

DÉBATS À l’audience du 12 octobre 2016 tenue en audience publique

JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire

En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE La société de droit italien dénommée FERRERO SpA se présente comme leader sur le marché de la confiserie de chocolat en France, en Italie et en Allemagne. Elle expose que ses marques sont notamment connues pour les produits de la famille K et NUTELLA. Elle commercialise parmi ses produits depuis 1995 en France une barre individuelle fourrée au lait et aux noisettes entre deux fines gaufrettes, le tout enrobé de chocolat dénommé K BUENO. Elle exploite la marque verbale KINDER BUENO et d’autres marques identifiant le produit et sa forme.

Elle est notamment titulaire :

- de l’enregistrement de la marque figurative communautaire en renouvellement (2009/029 Bull. 03.08.09) n° 001 410 166 du 3 décembre 1999 pour désigner des « confiseries nappées de chocolat et fourrées de crème à base de lait et de noisettes » relevant de la classe 30 de la classification internationale :

— de l’enregistrement de la marque tridimensionnelle internationale en renouvellement (2006/49 Gaz. 11.01.07) désignant la France, n° 665 564 du 26 novembre 1996, pour désigner de la « pâtisserie et confiserie » relevant de la classe 30 de la classification internationale :

La société FERRERO SpA a relevé qu’une société de droit polonais dénommée « ZPC FLIS » SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, (ci-après, ZPC FLIS) exposait et offrait à la vente sur un stand dans le cadre du Salon International de l’Agroalimentaire dénommé « SIAL 2014 », qui s’est tenu du 19 au 23 octobre 2014 au Parc des Exposition de Paris-Nord Villepinte (93420), des produits de chocolaterie dénommés HAPPY TIME dont la forme et la présentation imitaient ses marques liées à l’exploitation de la barre K BUENO.

Elle faisait établir un rapport d’enquête le 20 octobre 2012 par la société CARPINVEST GROUP qui se faisait remettre le catalogue des produits.

Autorisée par une ordonnance présidentielle obtenue sur requête le 21 octobre 2014, elle faisait ensuite procéder le 22 octobre 2014, par huissier de justice, à des opérations de saisie-contrefaçon sur le dit stand au SIAL. Par acte du 18 novembre 2014, la société FERRERO SpA et la société FERRERO FRANCE ont assigné la société ZPC FLIS en contrefaçon de marques et concurrence déloyale.

La société FERRERO FRANGE était alors la société distributrice en France des produits FERRERO. La société ZPC FLIS indique être une société polonaise qui exploite des produits de confiserie et de chocolat et dispose de droits de marques nationales et communautaires. Elle précise intervenir en Europe Orientale et en Europe centrale et n’avoir aucune activité en France. Elle expose commercialiser une barre chocolatée sous l’appellation « Happy Time Milk Azelnut » depuis 12 ans en relation avec des marques figuratives et tridimensionnelles dont elle est titulaire et qui protègent la forme et la présentation du produit qui, selon elle, se distingue du produit KINDER BUENO. Au cours de la procédure, la société ZPC FLIS a saisi le juge de la mise en état d’un incident mettant en cause la compétence du tribunal saisi et la validité des opérations de saisie-contrefaçon. Par ordonnance rendue le 29 octobre 2015, le juge de la mise en état n’a pas fait droit à l’exception d’incompétence de la juridiction saisie et a renvoyé au fond l’examen des mesures affectant la validité des opérations de saisie-contrefaçon. La société FERRERO FRANCE COMMERCIALE est intervenue volontairement à la procédure en indiquant venir aux droits de la société FERRERO FRANCE et être désormais la société distributrice des produits FERRERO en France.

Au terme de leurs dernières écritures du 17 mars 2016, les sociétés FERRERO SpA et FERRERO FRANCE COMMERCIALE demandent au tribunal de :

- Déclarer recevable et bien fondée la société FERRERO FRANCE COMMERCIALE ; laquelle vient aux droits de la société FERRERO FRANCE, en son intervention volontaire et comme telle demanderesse, et y faire droit ;

- Recevoir les deux sociétés FERRERO SpA et FERRERO FRANCE COMMERCIALE en leurs présentes conclusions et les y déclarer bien fondées ;

- Dire irrecevables et en tout état de cause mal fondées toutes les demandes, prétentions, fins et conclusions, au principal ou reconventionnelles, y compris pécuniaires, telles que formulées par la société ZPC FLIS dans ses dernières écritures et l’en débouter ;

- Dire que les adoptions et exploitations incriminées, dont la société ZPC FLIS est à l’origine, constituent autant d’atteintes aux droits de propriétaire des marques invoquées par la société FERRERO SpA et objet des enregistrements de marques, respectivement international pris en sa partie française n° 665 564, et communautaire n° 001 410 166, respectivement en application de l’article L 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, de telles atteintes étant plus particulièrement constituées par

des usurpations des dites marques en application de l’Article L 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle et en application de l’Article 9 § 1 du Règlement UE n° 40/94 ;

- Dire que les présentations adoptées et exploitées par la société ZPC FLIS pour identifier des produits de chocolaterie contrefont par imitation les marques invoquées ;

- Dire que les atteintes aux droits de marques de la société FERRERO SPA sont également constituées par des actes d’usage non autorisés de ces marques contrefaites, plus particulièrement par la fabrication, l’importation, la détention, l’exposition, l’offre en vente et la vente par la société ZPC FLIS des produits litigieux sur les territoires français et communautaire ;

- Dire que les faits incriminés constituent autant d’agissements fautifs au regard de la société FERRERO FRANCE COMMERCIALE, laquelle a subi un préjudice propre en tant qu’exploitante (et non propriétaire) des marques alléguées, en raison des actes de contrefaçon commis au détriment de la société FERRERO SpA, ce en termes de concurrence déloyale et en application des Articles 1382 et suivants du Code Civil ;

- Dire que les faits incriminés sont également à l’origine d’agissements fautifs au regard des sociétés FERRERO SpA et FERRERO FRANCE COMMERCIALE, en raison des atteintes portées à la très haute renommée des produits authentiques, de leurs images, des marques, signes et éléments d’identification s’y rapportant, ce en termes de concurrence parasitaire et en application des Articles 1382 et suivants du Code Civil ;

- Condamner la société ZPC FLIS pour faits de contrefaçon des droits de marques invoqués par la société FERRERO SpA en application des Articles L 716-1 et suivants, et L 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle et en application de l’Article 9 § 1 du Règlement UE n° 40/94 ;

- Condamner la société ZPC FLIS en termes de responsabilité civile pour agissements fautifs de concurrence déloyale au détriment tant de la société FERRERO FRANCE COMMERCIALE, et pour agissements fautifs de concurrence parasitaire au détriment des sociétés FERRERO SpA et FERRERO FRANCE COMMERCIALE, en application des Articles 1382 et suivants du Code Civil :

- Interdire à la société ZPC FLIS toute adoption d’un quelconque signe et/ou d’une quelconque présentation reproduisant et/ou imitant, faisant état et/ou se référant en tout ou partie aux marques, signes et éléments d’identification des produits des sociétés FERRERO SpA et FERRERO FRANCE COMMERCIALE, et en particulier toute exploitation, et notamment fabrication directe ou indirecte, importation, détention directe ou indirecte, offre en vente, vente desdits produits et analogues en relation avec tout ou partie de ces marques, signes et éléments d’identification, sous astreinte de deux mille (2 000) euros par jour de retard à compter de la signification du Jugement et de cinq mille ( 5 000) euros par infraction constatée ;

- Condamner la société ZPC FLIS à payer aux sociétés FERRERO une indemnité d’un montant de soixante mille (60 000) euros répartie de la manière suivante, pour FERRERO SpA à hauteur de 20 000 euros au titre de la contrefaçon, pour FERRERO FRANCE COMMERCIALE à hauteur de 20 000 euros au titre de la concurrence déloyale, pour FERRERO SpA à hauteur de 10 000 euros au titre de la concurrence parasitaire, et pour FERRERO FRANCE COMMERCIALE à hauteur de 10 000 euros au titre de la concurrence parasitaire ;

- Ordonner à titre de complément de réparation la publication, par extraits ou non, du Jugement à intervenir, dans deux (2) publications au choix des sociétés FERRERO, aux frais exclusifs de la société ZPC FLIS, dans la limite de dix mille (10 000) euros au total. Hors TVA, et ordonner le cas échéant le remboursement de chacune des insertions autorisées sur simple présentation des factures, le montant au principal

étant augmenté des intérêts courant au taux légal + cinq (5) points passé un délai de huit (8) jours à compter de cette présentation :

- Ordonner l’exécution provisoire :

- Condamner la société ZPC FLIS aux entiers dépens, outre les dépens qui comporteront également ceux afférent à la procédure d’incident, dont distraction au bénéfice de la société d’avocats au Barreau de Paris, ipSO, agissant par Maître Pascal Becker. Avocat au Barreau de Paris, aux offres de droit, dans les conditions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner, en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, la société ZPC FLIS à verser aux sociétés FERRERO la somme de quinze mille (15 000) euros, tant au titre des frais irrépétibles. que de tous les frais, débours et vacations liés aux opérations de saisie-contrefaçon qu’elles ont engagés. Selon ses dernières écritures signifiées le7 juin 2016, la société ZPC FLIS s’y oppose et demande de : Considérant les dispositions des articles L 716-7 et R 716-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, les dispositions de l’article 9 du Règlement CE 1393/2007 du 13 novembre 2007 sur la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, l’article R 716-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, l’article 495 du Code de Procédure Civile, l’article 648 du Code de Procédure Civile,
-annuler les opérations de saisie-contrefaçon du 22 octobre 2014 et En conséquence, débouter les sociétés FERRERO SpA et FERRERO France de toutes leurs demandes, fins et prétentions, en cela également ses demandes à titre de concurrence déloyale et parasitisme, ces dernières étant en effet connexes et indissociables à la contrefaçon alléguée. Considérant les dispositions des articles L 716-5 et L 717-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, déclarer irrecevable l’action en contrefaçon de la société FERRERO Spa de ses marques et débouter les demanderesses de leur demande au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, ces dernières étant en effet connexes et indissociables à la contrefaçon alléguée, à titre subsidiaire. Considérant les dispositions de l’article L 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle, Considérant les dispositions de l’article 9§1 du Règlement CE n° 40/94. Débouter la société FERRERO Spa de sa demande en contrefaçon et de ses autres demandes ainsi que celles formées par la société FERRERRO FRANCE, À titre extraordinaire, sur le préjudice alléguée sur le territoire français : Vu les dispositions de l’article 98 paragraphe 5 du Règlement CE 2007/2009, Vu les dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE 44/2000. Dire et juger que les sociétés FERRERO SpA et FERRERO France ne démontrent aucun préjudice subi particulièrement sur le territoire français. En conséquence, débouter les sociétés FERRERO SpA et FERRERO France de toutes leurs demandes, fins et prétentions, en cela également ses demandes à titre de concurrence déloyale et parasitisme, ces dernières étant en effet connexes et indissociables à la contrefaçon alléguée. Reconventionnellement Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, Condamner solidairement les demanderesses au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts.

En tout état de cause. Enjoindre les Demanderesses, les sociétés FERRERO SpA et FERRERO France, à restituer à la société « ZPC FLIS » les produits saisis. Dire n’y avoir lieu à prononcer une quelconque exécution provisoire. Débouter les sociétés FERRERO SpA et FERRERO France de toutes leurs demandes portant sur des mesures d’interdictions, d’astreinte et de publication à intervenir. A extraordinaire, considérant les dispositions de l’article 98 paragraphe 5 du Règlement CE 2007/2009 et de l’article 5.3 du Règlement CE 44/2000, ainsi que la jurisprudence visée, Limiter des éventuelles mesures d’interdictions, de publications et d’astreinte, si des telles devraient être prononcées à l’encontre de la société « ZPC FLIS », uniquement au seul territoire français. Débouter les sociétés FERRERO SpA et FERRERO France de leurs demandes à titre de l’article 700 du CPC et des dépens. Condamner solidairement les Demanderesses, les sociétés FERRERO SpA et FERRERO France, à payer à la société « ZPC FLIS » la somme de 15.000 € au titre de l« article »700 du CPC. Condamner solidairement les Demanderesses, les sociétés FERRERO SpA et FERRERO France, aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2016.

MOTIVATION L’intervention volontaire de la société Ferrero France commerciale venant aux droits de la S.A. Ferrero France n’est pas contestée et sera déclarée recevable.

Sur la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 22 octobre 2014

La société ZPC FLIS soutient que la saisie-contrefaçon est nulle au motif que l’assignation lui a seulement été délivrée le 15 décembre 2014, soit après l’expiration du délai de 31 jours civils prescrit par l’article R 716-4 du code de la propriété intellectuelle. Elle fait valoir que la signification des actes au Salon International de l’Agroalimentaire n’a pas été traduite dans sa langue contrairement aux dispositions prévues par le Règlement CE n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 et soutient qu’elle n’a pas pu appréhender et comprendre les mesures prises, ce qui constitue une atteinte à ses droits de défense. Elle fait également observer que le délai de 10 minutes octroyé entre la signification et le début des opérations n’était pas suffisant pour prendre connaissance des actes notifiés en langage juridique et technique dans une langue étrangère à la sienne. Enfin elle relève que sur les procès-verbaux de signification et de saisie- contrefaçon, l’huissier a indiqué l’adresse du SIAL au lieu de celle de son siège social en Pologne. Elle soutient que cette omission est contraire aux dispositions de l’article 648 du code de procédure civile et lui cause grief dans la mesure où elle n’a pas reçu en Pologne la signification des actes dont elle a pris connaissance seulement à travers la communication des pièces du demandeur.

En réponse la société FERRERO SpA conteste l’ensemble des griefs de nullité de la saisie-contrefaçon, faisant observer qu’elle a saisi la juridiction du fond dans le délai réglementaire, que les actes ont été signifiés à une personne habilitée comprenant la langue française et que l’omission de l’adresse du siège social n’a pas causé grief à la défenderesse qui n’ a pas subi d’entrave dans l’exercice de ses droits.

SUR CE ; Selon l’article L 716-7 du code de la propriété intellectuelle, « La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par lajuridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. […]A défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »

Et l’article R 716-4 dudit code prévoit que « Le délai prévu au dernier alinéa de l’article L. 716-7 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description. »

En l’espèce, la saisie-contrefaçon ayant été exécutée le 22 octobre 2014, le délai de 31 jours civils expirait le 22 novembre 2014.

L’assignation est datée du 18 novembre 2014, date à laquelle l’acte a été transmis pour signification en Pologne à la société ZPC FLIS en application du Règlement (CE) n° 1393/2007 dans sa traduction polonaise. Si la société ZPC FLIS a été seulement touchée le 15 décembre 2014, c’est la date à laquelle l’assignation a été transmise pour signification, soit le 18 novembre 2014 qui doit être prise en compte pour vérifier à quelle date le demandeur « s’est pourvu au fond » conformément aux exigences de l’article L 716-7. Il s’ensuit que l’action a été introduite dans le délai prescrit. La société ZPC FLIS prétend qu’elle n’a pas pu comprendre les actes signifiés à défaut de traduction dans sa langue, ce qui serait contraire aux dispositions communautaires. Pour autant, il résulte du procès-verbal dressé par l’huissier que celui-ci a signifié sur le stand du SIAL la requête et l’ordonnance à Madame P, responsable manager qui « parle français » (pièce 41 demandeur). Il est également relevé qu’elle a demandé à son manager Monsieur R de venir, auquel l’huissier a « expliqué le contenu de l’ordonnance et de la requête en anglais et

Madame P, explique également en polonais, traduisant mes précédents propos en français ». L’huissier indique que Monsieur R n’a pas pu rester, devant prendre un avion, et qu’il l’a autorisé à procéder suivant les termes de l’ordonnance en présence de Madame P, mais qu’ « aucune réponse ne pouvait lui être remis ce jour car il devait consulter les services de la société avant de répondre, une réponse devant lui être apportée sous quinze jours. » L’huissier a ainsi procédé à des mesures de constat des produits sur le stand, « aucun élément sur le stand ne lui permettant de connaître l’étendue, l’origine ou la destination de la contrefaçon ». Il a dressé la liste des questions posées à Monsieur R dont il attendait une réponse par retour à son étude et il a clos ses opérations. Il résulte de ce qui précède que les actes ont été délivrés et les opérations menées en présence des responsables de la société ZPC FLIS, à savoir Madame P, qui est restée tout au long des opérations et qui comprenait le français et Monsieur R, qui a quitté le stand après avoir compris ce que demandait l’huissier et l’avoir autorisé à poursuivre ses opérations.

Il s’en suit que la société ZPC FLIS ne peut sérieusement prétendre qu’elle ne pouvait comprendre ni appréhender les mesures qui ont été prises en vertu d’actes signifiés en français dont la traduction ne s’imposait pas, s’agissant d’une mesure provisoire aux fins probatoires qui n’entre pas dans le champ du règlement européen n° 1393/2007 qui régit la transmission internationale des actes judiciaires et extra- judiciaires en matière civile et commerciale. Pour ces motifs, le délai de 10 minutes octroyé entre la signification et le début des opérations était suffisant pour permettre à Madame P de prendre connaissance des actes signifiés dont le contenu, composé également de la photographie des marques et des produits de biscuiterie K BUENO et HAPPY TIME en cause, ne requérait aucune connaissance technique particulière. Enfin, s’il est exact que le procès-verbal ne mentionne pas l’adresse en Pologne de la société ZPC FLIS mais indique celle du salon, lieu des opérations, la société défenderesse ne justifie d’aucun grief dès lors que l’acte a été signifié à une personne habilitée qui a suivi les opérations et que le défaut de réception de l’acte en Pologne ne la prive pas d’exercer ses droits de défense, ce qu’elle a fait dans le cadre de l’instance. Il s’ensuit que la demande en nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon sera rejetée.

Sur la recevabilité à agir en contrefaçon des marques alléguées La société ZPC FLIS expose qu’elle est titulaire de deux marques figuratives tridimensionnelles nationales n° 129695 depuis 1997, n° 187223 depuis 2003 et de la marque figurative nationale n° 184948 désignant notamment des confiseries, en relation avec lesquelles elle commercialise depuis 12 ans en Pologne et dans d’autres

pays de l’Est le produit de biscuiterie Happy Time dont la présentation et la forme de la barre sont incriminés. Elle prétend que la demanderesse qui distribue également ses produits en Pologne en a connaissance et qu’elle en a toléré l’usage depuis plus de 5 ans, ce qui la rend irrecevable à agir en application des articles L 716-5 et 717-3 du code de propriété intellectuelle. La société demanderesse conteste l’application des articles visés, aux marques en cause. L’article L 716-5 du code de propriété intellectuelle prévoit que : «L’action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit | …]. L’action en contrefaçon se prescrit par cinq ans. Est irrecevable toute action en contrefaçon d’une marque postérieure enregistrée dont l’usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi. Toutefois, l’irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l’usage a été toléré. »

Et l’article L 717-3, qu’ « Est irrecevable toute action en contrefaçon, fondée sur une marque communautaire antérieure, contre une marque nationale postérieure enregistrée dont l’usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que le dépôt de la marque nationale n’ait été effectué de mauvaise foi. L’irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l’usage a été toléré. »

La société ZPC FLIS justifie qu’elle est titulaire de marques nationales tridimensionnelles, verbales et figuratives postérieures, enregistrées en Pologne les 12 novembre 1997, 12 novembre 2003 et 8 mars 2004 en relation avec la barre chocolatée HAPPY TIME qu’elle commercialise en Pologne et en Europe de l’Est depuis 2004. Elle soutient que la société FERRERO, présente en Pologne depuis 1992, en a évidemment connaissance et qu’elle a choisi par opportunité d’assigner la défenderesse en France, plutôt qu’en Pologne ou en Italie. Cependant, les marques dont la défenderesse est titulaire ne visent pas la France. Comme le fait observer la demanderesse, la société ZPC FLIS ne peut dans ces conditions opposer le délai de forclusion de l’action qui est réservé par les dispositions légales précitées aux marques enregistrées dans le territoire duquel l’action engagée est concernée, en l’espèce le territoire français.

La fin de non-recevoir sera donc rejetée.

Sur la contrefaçon des marques

La société FERRERO SpA est titulaire de la marque de l’Union Européenne n° 001 410 166 et de la marque internationale n° 665 564 visant la France. Elle reproche à la société ZPC FLIS de contrefaire ses marques en France dans la présentation des barres chocolatées Happy Time exposées et offertes à la vente au SIAL 2014. L’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : […] l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. » L’article 9 § 1 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 dispose que " l’enregistrement de la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en I’absence de son consentement, défaire usage dans la vie des affaires : [… ] b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public : le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque.

Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. A l’appui de ses demandes la société FERRERO SpA produit, d’une part, un rapport d’enquête du 20 octobre 2012 établi par la société CARPINVEST GROUP venue au salon du SIAL. A ce rapport était joint un catalogue original de la société ZPC FLIS remis à l’enquêteur, (pièce 37) et d’autre part, un procès-verbal de saisie-contrefaçon établi par huissier de justice le 22 octobre 2014 (pièce 41). Sur la contrefaçon de la marque figurative de l’Union Européenne n°001 410 166

La présentation du produit de chocolaterie Happy Time sur le catalogue et l’affichage publicitaire et dans son emballage sont argués de contrefaçon.

La société FERRERO SpA ajoute que, depuis la saisie-contrefaçon, le catalogue du 31 janvier 2016 de la société ZPC FLIS présente en pleine page la représentation contestée à laquelle elle a ajouté des noisettes à feuilles vertes et un broc de lait. La société ZPC FLIS conteste toute imitation de la marque opposée pour la barre chocolatée Happy Time qu’elle dit exploiter sous ses propres marques depuis 12 ans et dénie le risque de confusion. Selon la société FERRERO SpA, les présentations du produit HAPPY TIME sur catalogue, l’affichage publicitaire et sur l’emballage, reprennent les caractéristiques essentielles de la marque figurative opposée n 001 410 166 à savoir : la représentation stylisée et en perspective cavalière.

- vue de gauche.

— de deux barres chocolatées.

- constituées chacune d’une plaque de base sur laquelle sont posées quatre portions semi-cylindriques sur lesquelles s’étendent des cordons transversaux à la plaque ayant une forme irrégulière et qui présentent leurs extrémités superposées au bord de la plaque même.

- une des barres étant ouverte/croquée en une de ses portions semi-cylindriques.

- laissant ainsi apparaître son fourrage couleur jaune/beige.

- fourrage circulaire concentrique.

- se terminant par un cercle central.

- le tout associé, dans le cas de l’affichage publicitaire à la représentation d’une noisette ouverte et de feuilles vertes. Les seules différences entre sa marque et les représentations incriminées tiendraient à l’absence d’un baquet de lait de couleur jaune et dans le cas du catalogue à l’absence de noisette à feuilles vertes, ce qui selon elle, ne modifient pas l’impression visuelle d’ensemble du consommateur moyen pour un produit de consommation courante acheté très rapidement en rayon des magasins. Elle fait remarquer qu’il n’y a qu’une seule barre sur l’emballage du produit offert à la vente mais que cela n’est pas signifiant au regard du produit perçu de manière extrêmement rapide dans l’esprit du consommateur qui n’effectue pas une comparaison directe des produits en cause et qui est modérément attentif aux différences.

Les produits argués de contrefaçon se présentent comme suit :

Il est courant et habituel de faire figurer le produit offert à la vente sur l’emballage et sur le catalogue pour le présenter à la vente au public. C’est ainsi que la forme de la barre chocolatée dénommée Happy Time, croquée laissant apparaître le fourrage, figure sur l’emballage, l’affichage publicitaire et sur le catalogue de la société défenderesse. Il ressort comme le fait observer la défenderesse, de l’examen comparatif de la marque en cause de la société FERRERO SpA avec la représentation arguée de contrefaçon sur le catalogue que cette dernière ne contient pas suffisamment d’éléments figuratifs communs pour retenir un risque d’association dès lors que les barres dont les portions sont plus basses et plus larges que celles figurant sur la marque en cause sont représentées sans cordons transversaux et que la noisette ouverte sur une feuille verte et le bac à lait qui ne sont pas des éléments insignifiants, ne sont pas repris. C’est également le cas de la représentation figurant sur l’emballage qui ne présente qu’une barre croquée au lieu de deux, avec des noisettes fermées et une ouverte sans feuille verte.

La marque verbale HAPPY TIME qui remplit une grande partie de l’emballage, dont un cœur rouge surmonte le« i », est suivie des termes « Milk Hazelnut » et du logo de la société défenderesse, le tout sur un fond jaune et vert, ce qui constituent des éléments figuratifs distincts qui écartent d’autant plus le risque de confusion.

Il en est de même pour l’affiche publicitaire qui présente les barres chocolatées dont les portions sont comme indiqué précédemment de forme différente. Les différences visuelles sont accrues par les éléments figuratifs supplémentaires qui sont une fève, un dôme de poudre de cacao surplombés des petits cœurs verts sur fond jaune qui sont suffisamment dominants pour capter l’attention du public et qui donnent une impression générale différente.

L’imitation de la marque n’est pas démontrée par une capture d’écran du site internet de la défenderesse présentant le nouveau catalogue 2016 incluant cette fois ci un broc de lait et des noisettes avec feuille verte dans la mesure où l’authenticité de cette page imprimée sur internet n’est pas garantie et qu’il n’est pas rapporté que la commande de ces produits est accessible en France (pièce 54 du demandeur).

Aussi, le risque de confusion dans l’esprit du public même pour un produit de consommation courante dont l’achat est rapide n’apparaît pas suffisamment caractérisé, et la contrefaçon de la marque figurative de l’Union Européenne n°001 410 166 dont la société FERRERO SpA est titulaire ne sera pas retenue. Sur la contrefaçon de la marque internationale n° 665 564 désignant la France

Il s’agit d’une marque tridimensionnelle. La société FERRERO SpA reproche à la société ZPC FLIS d’avoir imité sa marque qu’elle est la seule à utiliser et qui est immédiatement associée au produit et à la marque notoire Kinder Bueno et ce depuis 25 ans, ce qui aggraverait le risque de confusion. Selon elle, dans les deux cas, la barre HAPPY TIME et la barre K BUENO sont constituées d’une plaque de base sur laquelle sont posées 4 portions semi- cylindriques sur lesquelles s’étendent des cordons transversaux à la plaque ayant une forme irrégulière et qui présentent leurs extrémités superposées au bord de la plaque elle-même. Pour autant, comme il a été retenu précédemment, si les deux barres sont bien constituées d’une plaque de base, la forme des portions de la barre chocolatée et telle qu’elle est visible sur l’emballage par le public lors de l’achat de la barre Happy Time n’est pas exactement reprise par le produit incriminé, dès lors que la barre Happy Time possède des portions plus larges et plus basses créant une impression visuelle générale différente et sa surface est bosselée el non pourvue de filaments ou de cordons transversaux qui font partie de la marque antérieure opposée . Il s’ensuit que le risque de confusion n’existe pas. L’action en contrefaçon de la marque internationale n° 665 564 visant la France dont la demanderesse est titulaire sera en conséquence rejetée.

Sur la concurrence déloyale La société FERRERO FRANCE COMMERCIALE soutient que la contrefaçon des marques internationale n° 665 564 visant la France el de l’Union Européenne n°001 410 166 appartenant à la société FERRERO SpA lui cause un préjudice propre en tant qu’exploitante des produits KINDER BUENO en France dont elle sollicite réparation par application de l’article 1382 du code civil. Cependant, aucun acte de contrefaçon n’étant établi à rencontre des marques, la société FERRERO FRANCE COMMERCIALE ne peut se prévaloir de tels faits pour démontrer l’existence de comportements déloyaux.

Sur la concurrence parasitaire Les sociétés FERRERO SpA et FERRERO FRANCE COMMERCIALE considèrent également que la barre chocolatée Happy Time constitue une atteinte à la notoriété de leurs marques et produits parfaitement identifiés par le public. Pour ce faire, elles indiquent avoir développé leur gamme de produits de chocolaterie, de confiserie et de biscuiterie (goûters secs et ultra frais), très notoirement connue sous la marque KINDER parmi lesquels la barre chocolatée K BUENO est un produit phare de la gamme.

Elle justifie des investissements publicitaires, du fort taux de reconnaissance du produit dans l’esprit du public que la défenderesse en présentant son produit Happy Time en France tenterait indûment de s’approprier.

Vu l’article 1240 (anciennement 1382) du code civil. Le parasitisme est le comportement fautif qui consiste à se placer dans le sillage d’un agent économique pour récupérer à bon compte et sans son consentement, les fruits des efforts déployés par ce dernier antérieurement. L’ensemble des développements de la demanderesse porte sur le risque de confusion avec le produit KINDER BUENO. Cependant, pour les motifs retenus pour rejeter la contrefaçon, Ia présentation du produit HAPPY TIME ne reprend pas les identifiants de la forme et de la présentation de la barre K BUENO utilisée en relation avec les marques opposées. De plus, il ressort des pièces communiquées que le K BUENO est présenté dans un visuel avec des codes couleurs, bicolore rouge-orangé/blanc qui n’ont rien de commun avec les couleurs jaune et marron du produit HAPPY TIME et que leur dénomination est distincte excluant tout risque de méprise. Leur contenu diffère également puisque le K BUENO offre deux barres, et le produit HAPPY TIME n’en contient qu’une. La demande en concurrence parasitaire sera en conséquence rejetée. Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive

L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol.

La société défenderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part des demanderesses qui ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits, et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés.

Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes indemnitaires.

Sur les autres demandes Il sera fait droit à la demande de la défenderesse de restitution des produits saisis.

Les sociétés FERRERO SpA et FERRERO FRANCE, déboutées de toutes leurs demandes, garderont à leurs charges les dépens et les frais irrépétibles qu’elles ont engagés pour la présente procédure. Les conditions sont réunies pour mettre à leur charge la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles au profit de la société ZPC FLIS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société défenderesse n’a pas demandé l’exécution provisoire qui ne sera en conséquence pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

le tribunal. Statuant publiquement par remise au greffe du jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort. Reçoit l’intervention volontaire de la société FERRERO FRANCE COMMERCIALE venant aux droits de FERRERO FRANCE. Rejette la demande de la société ZPC FLIS SPÔLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, en nullité du procès-verbal et des opérations de saisie- contrefaçon du 22 octobre 2014. Déclare recevable l’action en contrefaçon de marques de la société FERRERO SpA. Déboute les sociétés FERRERO SpA et FERRERO FRANCE COMMERCIALE de toutes leurs demandes. Fait droit à la demande de restitution des produits saisis à la société ZPC FLIS SPÔLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA. Rejette la demande reconventionnelle de la société ZPC FLIS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA en procédure abusive.

Laisse à la charge des sociétés FERRERO SpA et FERRERO FRANCE COMMERCIALE les dépens de l’instance et les frais irrépétibles qu’elles ont engagés.

Condamne in solidum les sociétés FERRERO SpA et FERRERO FRANCE COMMERCIALE à payer à la société ZPC FLIS SPÔLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.