TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 01 février 2018

3^e chambre 1^re section N° RG : 17/04143

Assignation du 06 mars 2017

DEMANDERESSE S.A.S FREE, prise en la personne de son représentant légal […] 75008 PARIS représentée par M^e Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2186

DÉFENDERESSE La société CLARANOVA (anciennement « AVANQUEST »), société anonyme à directoire prise en la personne de son représentant légal […] Immeuble Vision Défense 92250 LA GARENNE COLOMBES représentée par Maître Marianne SCHAFFNER du PARTNERSHIPS DECHERT (Paris) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0096

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice-Présidente Julien RICHAUD, Juge Aurélie JIMENEZ, Juge assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier

DEBATS À l’audience du 11 décembre 2017 tenue en audience publique

JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE Les parties au litige et leurs droits

La SAS FREE, immatriculée le 18 février 1999, est un opérateur majeur dans le domaine des communications électroniques et des télécommunications qui revendique 19 391 000 abonnés toutes offres confondues. Elle exerce son activité sous le nom commercial « FREE » et exploite le site internet « free.fr » dont elle a réservé le nom de domaine le 15 mars 1999.

Elle est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur les marques françaises suivantes :

- la marque verbale « FREE » déposée le 25 octobre 1989 sous le numéro 1734391 notamment pour les services suivants de la classe 38 « service télématique, service de stockage, de réception et de diffusion de messages ». Les droits sur cette marque lui ont été cédés par un précédent cessionnaire par acte sous seing privé inscrit au registre le 21 mars 2003 ;

- la marque semi-figurative en couleurs « FREE LA LIBERTE N’A PAS DE PRIX » déposée le 8 avril 1999 sous le numéro 99785839 pour les produits d'« équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs » en classe 9 et les services de « gestion de fichiers informatiques » en classe 35 et de « communication par terminaux d’ordinateurs ; télécommunications ; transmission de messages et d’images assistées par ordinateurs » en classe 38. Les droits sur cette marque lui ont été cédés par acte sous seing privé inscrit au registre le 21 mars 2003 :

— la marque verbale « FREE » déposée le 29 septembre 2009 sous le numéro 134037814 notamment pour les produits « appareils et équipements pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement […] des images ou des données, […], ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, logiciels, programmes informatiques » en classe 9, les services de « télécommunication, [.], communications par terminaux d’ordinateurs, [.] transmission de messages et d’images assistées par ordinateurs » en classe 38 et le « service d’imagerie numérique » en classe 41. La SA CLARANOVA, immatriculée le 28 mai 1984 et dénommée AVANQUEST jusqu’à son changement de dénomination sociale le 7 juin 2017, se présente comme l’un des principaux éditeurs de logiciels français. Sa division « PlanetArt » est en particulier en charge des services d’impression à distance des photographies dits « mobile to print » qui comprennent son application « FreePrints ». Cette dernière, lancée le 3 décembre 2013 en France et téléchargeable à partir d’Amazon, d’App Store iOS et de Google Play, permet à ses utilisateurs de sélectionner des photographies à partir de leur smartphone ou de leurs comptes Facebook, Instagram, Picasa, Flickr et Dropbox et de commander gratuitement jusqu’à 45 impressions de photos individuelles par mois calendaire, seuls les frais de livraison et de traitement étant La SA CLARANOVA a réservé le nom de domaine freeprintsapp.fr le 31 juillet 2013 pour promouvoir son application mobile « FreePrints ».

Elle est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur la marque française semi-figurative « FREEPRINTS » déposée en couleurs le 13 juin 2016 sous le numéro 164279451 et enregistrée après limitation le 25 novembre 2016 pour les produits et services suivants :

- en classe 9 : « applications informatiques permettant de commander et de recevoir des tirages photos sur papier, notamment en albums, en calendriers, en cartes de remerciement et plus généralement sur tous types de supports ou d’objets » ;

- en classe 40 : « montage de photos, services de retouches de photographies et d’encadrement d’images ou de photographies » :

La naissance du litige Estimant que le dépôt et l’exploitation de la marque « FREEPRINTS » et que l’exploitation du signe « FREEPRINTS » et du site internet freeprintsapp.fr portaient atteinte à ses droits antérieurs sur ses marques dites globalement « FREE », sa dénomination sociale, son nom commercial et son nom de domaine free.fr, la SAS FREE a :

- fait dresser par huissier de justice un procès-verbal de constat le 20 janvier 2017 sur le site freeprintsapp.fr et les sites itunes.apple.com/fr, play.google.com/store et ammazon.fr accessibles depuis ce dernier ainsi que sur le site afnic.fr ;

- par courrier de son conseil du 16 septembre 2016 itéré le 23 novembre 2016, mis en demeure la SA CLARANOVA de procéder au retrait de sa marque et de cesser toute utilisation du signe « FREEPRINTS ». La SA CLARANOVA sollicitait par courrier de son conseil du 16 janvier 2017 des preuves d’usage pour les produits et services opposés et contestait toute atteinte aux droits de la SAS FREE. Les prétentions des parties C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 6 mars 2017, la SAS FREE a assigné la SA CLARANOVA devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marques, en atteinte à la renommée de ses marques et en concurrence déloyale et parasitaire. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS FREE demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

— de juger que les demandes de la société FREE sont recevables et fondées ;

- de rejeter tous arguments contraires et éventuelles demandes reconventionnelles ;

- de juger qu’en déposant la marque n° 16 4 279 451 le 13 juin 2016, laquelle désigne les produits et services suivants : o « Applications informatiques permettant de commander et de recevoir des tirages photos sur papier, notamment en albums, en calendriers, en cartes de remerciement et plus généralement sur tous types de supports ou d’objets » (classe 9) ; 0 « Montage de photos, services de retouches de photographies et d’encadrement d’images ou de photographies » (classe 40) ; la société CLARANOVA n’a pas respecté les dispositions de l’article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle ;

- de juger que l’exploitation de la marque n° 4279451 pour les produits et services visés ci-dessus constitue des actes de contrefaçon des marques antérieures « FREE » n° 1 734 391, n° 99 785 839 et n° 13 4 014 276 au sens de l’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

- de juger que la réservation et l’exploitation du nom de domaine « freeprintsapp.fr » pour offrir des produits et services identiques ou à tout le moins similaires à ceux visés par les marques antérieures invoquées constituent des actes de contrefaçon des marques antérieures « FREE » n° 1 734 391, n° 99 785 839 et n° 13 4 037 814 au sens de l’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

- de juger que l’usage, à titre de marque, du signe pour désigner une application informatique destinée à traiter et commander des tirages de photographies constitue un acte de contrefaçon des marques antérieures « FREE » n° 1 734 391, n° 99 785 839 et n° 13 4 037 814 au sens de l’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

- subsidiairement, sur les marques, de juger que le dépôt et l’exploitation de la marque n° 4279451 pour tous les produits et services cités ci-dessus portent atteinte aux marques renommées « FREE » n° 1 734 391, n° 99 785 839 et n° 13 4 037 814 au sens de l’article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle ;

- de juger que le dépôt et l’exploitation de la marque n° 4279451 porte également atteinte aux droits antérieurs qu’a la société FREE sur sa dénomination sociale, sur son nom commercial et sur son nom de domaine « FREE » au sens des articles L.711-4 du code de la propriété intellectuelle et 1240 du code civil ;

— de juger que l’exploitation du signe « FreePrints », notamment à titre de nom de domaine, constitue l’usurpation de la dénomination sociale, du nom commercial et du nom de domaine « FREE » au sens des articles 1240, voire 1241, du code civil ;

en conséquence :

- de prononcer la nullité de la marque française verbale n° 16 4 279 451 sur le fondement des articles L.711-4, L.713-3, L.713-5 et L.714- 3 du code de la propriété intellectuelle ;

- de dire que la décision à intervenir sera transmise par le greffe à l’INPI aux fins d’inscription au registre national des marques et autoriser la société FREE à accomplir cette formalité, si nécessaire ;

- d’ordonner à la société CLARANOVA de faire radier, à ses frais, son nom de domaine « freeprintsapp.fr » dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;

- d’interdire à la société CLARANOVA d’utiliser les signes « FreePrints », « freeprintsapp » et d’une façon générale « FREE », de quelque manière que ce soit, seul ou associé à quelque terme ou signe que ce soit, pour des activités, services ou produits identiques ou similaires, voire préjudiciables, aux produits, services et activités désignés et/ou exploités par la société FREE, sous ses signes antérieurs « FREE » ;

- de dire que ces interdictions seront assorties d’une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, laquelle commencera à courir 15 jours après la signification du jugement à intervenir ;

- de condamner la société CLARANOVA à payer à la société FREE : * 40.000 euros de dommages et intérêts, sauf à parfaire, en réparation du préjudice consécutif aux atteintes à ses marques ; * 20.000 euros de dommages et intérêts, sauf à parfaire, en réparation du préjudice consécutif aux atteintes à sa dénomination sociale, à son nom commercial et à son nom de domaine ;

- d’autoriser la société FREE à faire publier le texte suivant, dans trois publications papier ou électroniques de son choix, aux frais avancés de la société CLARANOVA, et au besoin, contre remboursement, à concurrence d’une somme de 5.000 euros hors taxes pour chacune des insertions : "Par jugement du….. , le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société CLARANOVA pour avoir porté atteinte aux signes distinctifs de la société FREE (marques renommées, dénomination sociale, nom commercial et nom de domaine) en déposant et exploitant la marque FreePrints et en réservant et en

exploitant le nom de domaine « freeprintsapp.fr », lui a fait interdiction de continuer, et l’a condamnée à lui payer diverses sommes, notamment à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’à supporter le coût des publications judiciaires" ;

- de condamner la société CLARANOVA à payer à la société FREE la somme de 20.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens, lesquels comprendront les frais des constats des 20 janvier 2017 et 2 mars 2017.

En réplique, dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 17 novembre 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SA CLARANOVA demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire pour ses demandes reconventionnelles, de :

- déclarer la société FREE irrecevable ou, à tout le moins, mal fondée en toutes ses demandes ;

— écarter des débats :

* la photographie d’un téléphone portable [Pièce FREE No 116] ;

* le bon de commande [Pièce FREE No 117] ; et

* l’emballage de livraison [Pièce FREE No 118] ;

— constater que la société FREE n’invoque par la marque FREE n° 1 734 391, faute d’opposer quelque service que ce soit ;

- dire et juger que la renommée des marques « FREE » n° 1 734 391, « FREE » n° 13 4 037 814 et n° 99 785 839 n’est pas établie, excluant ainsi toute usurpation à quelque titre et de quelque manière que ce soit ;

- débouter en conséquence la société FREE de sa demande de ce chef ;

- débouter la société FREE de son action en contrefaçon des marques « FREE » n° 1 734 391, « FREE » n° 13 4 037 814 et n° 99 785 839, en usurpation de dénomination sociale, nom commercial et nom de domaine de la société FREE ;

- rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires de la société FREE ; en conséquence :

— condamner la société FREE à verser à la société CLARANOVA la somme de 30 000 euros, à parfaire, pour procédure abusive et vexatoire et détournement du droit des marques ;

- fixer telle amende qu’il plaira au tribunal, au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, dans la limite de 3 000 euros ;

- condamner la société FREE à verser à la société CLARANOVA la somme complémentaire de 75 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société FREE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marianne S (Dechert LLP), avocat à la cour, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2017. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DU JUGEMENT 1°) Sur les pièces 116 à 118 La SA CLARANOVA sollicite l’écartement des débats des pièces 116 à 118 au motif que « le contexte de téléchargement de l’application, de l’achat et de l’expédition n’est pas précisé, pas plus que les qui, quand, comment, par qui, pourquoi et où » et que « cet achat sans autorisation et sans divulgation de l’identité de l’acheteur constitue une violation du principe de loyauté dans la collecte de la preuve ». Une telle prétention ne s’analyse pas, en application de l’article 12 du code de procédure civile, en une demande touchant à la recevabilité de ces pièces puisque leurs conditions de production et de communication ne sont pas contestées et qu’aucune déloyauté dans « la collecte » de la preuve n’est explicitée. Seule leur pertinence probatoire étant en réalité déniée, le moyen opposé est une défense au fond dont l’examen est commun à celui de la teneur et de la pertinence de toute pièce invoquée à titre de preuve. Cette demande, telle qu’elle est présentée et improprement qualifiée, sera rejetée. 2°) Sur la nullité de la marque « FREEPRINTS » Moyens des parties Au soutien de sa demande et au visa de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle, la SAS FREE expose que le terme « free » qui constitue à lui seul ses deux marques verbales, est l’élément distinctif et dominant de sa marque semi-figurative mais également celui de la marque de la SA CLARANOVA à raison de sa position et

de sa couleur. Elle en déduit des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles. Elle ajoute que :

- les « applications informatiques » sont : * identiques aux « logiciels et programmes informatiques » et précise que lorsque la liste des produits/services du droit antérieur comprend une indication générale ou une large catégorie qui couvre les produits/services de la marque contestée dans leur intégralité, ces produits et services seront identiques, * similaires par complémentarité aux « appareils et équipements pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement, (…) des images ou des données ; appareils et équipements de télécommunications ; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs » couverts par la marque antérieure n° 13 4 037 814 en classe 9 car tous ces équipements ont besoin de logiciels pour fonctionner, et notamment remplissent la même fonction (le traitement de l’image) et similaires par complémentarité aux « équipement pour le traitement de l’information » couverts par la marque antérieure n° 99 785 839 en classe 9 ;

- les services de « montage de photos, services de retouches de photographies et d’encadrement d’images ou de photographies » de la classe 40 de la marque attaquée sont :

« identiques ou à tout le moins similaires, par destination à l’ « imagerie numérique » couvert par la marque antérieure n° 13 4 037 814 en classe 41,

* similaires par complémentarité aux « logiciels ; programmes informatiques ; appareils et équipements pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement (…) des images ou des données ; appareils et équipements de télécommunications ; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs ; conception de logiciels » couverts par la marque antérieure n° 13 4 037 814 en classes 9, 38 et 42, * similaires par complémentarité aux « équipements pour le traitement de l’information » couverts par la marque antérieure n° 99 785 839 en classe 9 ; * identiques ou hautement similaires par destination aux « publications électroniques » couvertes par la marque antérieure n° 13 4 037 814 en classe 9 et 35 ; * similaires par complémentarité au « service de stockage, de réception et de diffusion de messages » couvert par la marque antérieure n° 1 734 391 en classe 38 ;

* similaires par complémentarité à la « transmission d’images assistées par ordinateurs » couvert par les marques antérieures n° 99 785 839 et n° 13 4 037 814 en classe 38. Elle en déduit l’existence d’un risque de confusion et transpose mutatis mutandis son analyse pour opposer son nom de domaine, sa dénomination sociale et son nom commercial.

En réplique, la SA CLARANOVA expose que le terme « free » qui compose sa marque est utilisé dans son acception courante de « gratuit » que le public pertinent français comprend, le téléchargement de l’application, les services de montage, de retouche et d’impression de photographies étant totalement gratuits jusqu’à 45 photographies par mois. Elle ajoute que sa marque est complexe, « free » n’étant pas dominant, et comporte une typographie particulière et des couleurs qui la distingue des marques opposées et déduit des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles qu’elle liste, une absence de similarité entre les signes. Elle conteste l’identité et la similarité des produits et services en débat et souligne l’absence d’analyse comparée livrée par la SAS FREE à ce titre. Elle explique enfin que le risque de confusion est inexistant et qu’il est sinon écarté par les conditions d’utilisation de sa marque. Elle transpose par ailleurs mutatis mutandis son raisonnement au titre du nom de domaine, de la dénomination sociale et du nom commercial. Appréciation du tribunal Conformément à l’article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle, est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L 7111 et à L 711- 4, la décision d’annulation ayant un effet absolu et étant, une fois devenue définitive, transmise à l’INPI pour inscription sur ses registres par le greffe ou l’une des parties en application de l’article R 714-3 du même code.

Et, en vertu de l’article L 711-4a, b et c du code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, à une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Cette liste, introduite par l’adverbe « notamment », n’étant pas limitative, un nom de domaine, sous réserve de son exploitation effective démontrée, peut en cas de confusion dans l’esprit du public constituer dans le respect du principe de spécialité une antériorité opposable sur le fondement de l’article L 711-4.

- Sur les marques antérieures Conformément à l’article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2, L 713-3 et L 713-4 du même code.

À ce titre, en vertu de l’article 713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée. Enfin, aux termes de l’article L 713-3 du code de propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. La SAS FREE oppose :

- la marque verbale « FREE » n° 1734391 pour les services suivants de la classe 38 « service télématique, service de stockage, de réception et de diffusion de messages » ;

- la marque semi-figurative en couleurs « FREE LA LIBERTE N’A PAS DE PRIX » n° 99785839 pour les produits d'« équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs » en classe 9 et les services de « gestion de fichiers informatiques » en classe 35 et de « communication par terminaux d’ordinateurs ; télécommunications ; transmission de messages et d’images assistées par ordinateurs » en classe 38 :

— la marque verbale « FREE » n° 134037814 pour les produits « appareils et équipements pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement […] des images ou des données, […], ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, logiciels, programmes informatiques » en classe 9, les services de « télécommunication, [.], communications par terminaux d’ordinateurs, [.] transmission de

messages et d’images assistées par ordinateurs » en classe 38 et le « service d’imagerie numérique » en classe 41. La SA CLARANOVA est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur la marque française semi-figurative « FREEPRINTS » en couleurs n° 164279451 qui couvre :

- en classe 9 : « applications informatiques permettant de commander et de recevoir des tirages photos sur papier, notamment en albums, en calendriers, en cartes de remerciement et plus généralement sur tous types de supports ou d’objets » ;

- en classe 40 : « montage de photos, services de retouches de photographies et d’encadrement d’images ou de photographies » :

En application du droit interne interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres (refondue dans la directive 2015/2436/UE du 16 décembre 2015) conformément au principe posé par l’arrêt Von Colson et Kamann c. Land Nordhein-Westfalen du 10 avril 1984, si la comparaison des marques doit se faire entre la marque antérieure telle qu’elle est enregistrée et la marque postérieure telle qu’elle est utilisée dans le cadre d’une action en contrefaçon, elle doit s’effectuer entre les signes tels qu’ils ont été enregistrés dans celui d’une action en nullité ainsi que l’a rappelé le TUE dans sa décision Cabel H C Ltd c. OHMI et Casur S. Coop. Andaluza du 15 avril 2010. Cette analyse comparée doit, comme celle relative aux produits et services visés par les enregistrements en conflit, être réalisée dans le chef du public pertinent qui est ici un consommateur français normalement informé et raisonnablement attentif et avisé puisque les produits et services couverts sont à destination de la consommation courante, le territoire à prendre en compte étant celui de l’État membre dans lequel la marque antérieure est protégée si elle est nationale ou celui de l’Union si elle est une marque de l’Union européenne (CJCE, 18 septembre 2008, Armacell Enterprise/OHMI-nmc). Et, le risque de confusion doit être analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque antérieure et l’importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l’appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants. Il présuppose à la fois une identité ou une similitude entre les marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou services visés à leurs enregistrements, ces conditions étant cumulatives et leur défaut privant de pertinence tout argument tiré de la distinctivité ou de la notoriété de la marque antérieure ainsi que l’a jugé la CJUE dans son

arrêt OHMI c. Riha WeserGold Getrânke GmbH & Co. KG et Lidl Stiftung & Co. KG du 23 janvier 2014.

Sur la comparaison des signes

Le signe constituant :

- les marques verbales « FREE » n° 134037814 et n° 1734391 est identique. Il est un mot anglais aisément compréhensible pour le public pertinent qui a généralement une maîtrise basique de l’anglais et qui saisit qu’il signifie « libre » ou « gratuit ». Il est distinctif relativement aux produits et services visés ;

- la marque semi-figurative « FREE LA LIBERTE N’A PAS DE PRIX » n° 99785839 est complexe. Il se compose du terme « FREE », dominant par sa taille, sa police particulière et sa couleur, ainsi que du slogan « La liberté n’a pas de prix » écrit nettement plus petit sous ce dernier et d’un personnage stylisé bondissant. La distinctivité du signe provient essentiellement du terme « FREE » et plus accessoirement de ce personnage qui illustre ici le sens de liberté à lui donner, le slogan, particulièrement celui-ci qui n’est pas de nature à être d’emblée et en lui-même perçu comme une marque au regard de sa banalité, étant généralement peu distinctif ainsi que le rappelait la CJUE dans son arrêt du 21 janvier 2010 Audi AG c. OHMI rendu sur l’application de l’article 7§1 du Règlement (CE) n° 40/94. Le signe constituant la marque de la SA CLARANOVA comprend un élément verbal unique, « freeprints », et n’est semi-figurative qu’à raison des typographies et couleurs utilisées. Ce dernier est un néologisme, les termes le composant étant accolés quoiqu’intégrant une majuscule en leur jonction, composé des mots « free » et « prints », le premier en lettres vertes et le second en italique bleu. Dissociés, ces termes sont à nouveau compris aisément par le public pertinent qui traduira le premier par « libre » ou « gratuit » et le second par « impressions ». Le débat instauré par les parties sur la nature de l’usage, descriptif d’une qualité ou non, du mot « free » est sans réelle pertinence d’une part car l’analyse du signe doit être réalisée en considération du dépôt et non des exploitations commerciales qui en sont faites et qu’aucun choix a priori ne peut de ce fait être opéré s’il ne découle pas directement de l’enregistrement lui-même, et d’autre part car le signe est déposé à titre de marque, dont la validité pour défaut de distinctivité n’est pas invoquée, et qu’il ne peut ainsi par nature être déposé uniquement « dans son acceptation courante » sauf à admettre que l’enregistrement entend monopoliser un élément du langage du courant. La dissociation opérée par le changement de couleurs ne confère pas à « free », malgré sa position d’attaque, un caractère dominant puisqu’il compose un terme de fantaisie unique qui ne prend son sens que pris globalement : le public pertinent le lira d’une traite et comprendra, ce que confirme le libellé des produits et services couverts, que la marque, alors effectivement intégralement

descriptive de la nature et de la qualité du service rendu quand elle est prise dans son ensemble, couvre un service d’impression gratuite ou libre (de tout engagement), ce qui dans une logique marchande est d’ailleurs équivalent. Ainsi, le seul élément commun aux marques en débat est le terme « FREE ». Les éléments figuratifs de la marque semi-figurative en couleurs « FREE LA LIBERTE N’A PAS DE PRIX » n° 99785839, qui tout en étant accessoires ne peuvent pour autant être occultés sauf à admettre une inutile multiplication des dépôts, sont pour leur part absents et les couleurs ainsi que les typographies utilisées sont visuellement très différentes des trois marques opposées. Enfin, la signification de la marque postérieure est plus précise, le terme « free » étant appliqué à un objet déterminé qui lui donne un sens propre. En conséquence, au regard du caractère descriptif de la marque « FreePrints » mais de ses couleurs, de ses typographies et du caractère fantaisiste que lui confère son statut de mot unique, la reprise à l’identique du terme « Free » en attaque, dont le caractère distinctif est pour sa part acquis dans les marques opposées en demande, fait qu’elle est très faiblement similaire aux marques verbales et plus encore à la marque semi-figurative. Sur la comparaison des produits et services : Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il est nécessaire de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services qui incluent en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJCE, 29 septembre 1998, Canon c. Metro-Goldwyn-Mayer) ou encore les canaux de distribution des produits concernés (TPI, 10 septembre 2008, Astex Therapeutics c. OHMI – Protec Health International) mais non les conditions de commercialisation des produits ou services, l’activité effective de la SAS FREE étant ainsi à ce stade indifférente bien qu’elle admette ne jouer qu’un rôle d’intermédiaire dans les services d’impressions photographiques (page 10 de ses écritures). Dans ce cadre, lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la marque postérieure, ces produits sont considérés comme étant identiques (TPI, 21 octobre 2008, Aventis Pharma c. OHIM – Nycomed GmbH). Cette dernière affirmation générale doit être tempérée notamment en considération des exigences de la CJUE en matière d’intitulés de classes. En effet, cette dernière rappelait dans son arrêt du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys c. Registrar of Trade Marks, que les produits ou les services pour lesquels la protection par la marque est demandée doivent être identifiés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques,

sur cette seule base, de déterminer l’étendue de la protection demandée, l’utilisation des indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice étant possible dans ce cadre. Or, si cette exigence est à l’évidence respectée pour une catégorie générale comprend des produits ou services anciens qui ont peu évolué au fil du temps, il en va différemment quand, comme en matière de logiciels ou de programmes informatiques, qui correspondent aux séquences d’instructions dont la combinaison fait le logiciel, les produits ou les services se sont considérablement développés pour participer directement ou indirectement à une part significative de toute activité économique ce que rappelle l’article du 20 août 2011 du Wall Street Journal produit en défense (pièce 2.8). Ainsi, les logiciels en général, qui sont en effet identiques aux programmes informatiques, ne peuvent être considérés par principe comme identiques à tout logiciel particulier alors que la variété de leurs fonctions et de leurs utilisations peut impliquer un changement de nature même de l’offre, qui tout en portant sur le produit peut en réalité permettre la fourniture d’un service dont le logiciel n’est que le moyen, et concerner des réseaux de distribution très différents et des publics sans rapport ne serait-ce que parce qu’ils peuvent être composés de professionnels ou de particuliers : le prix de la généralité, ici source d’imprécision, de la désignation d’un produit ou service protégé ne peut être l’extension sans borne du monopole conféré, y compris à des objets inenvisageables lors du dépôt, mais doit au contraire conduire à une appréciation stricte de l’identité et de la similarité des produits et services en débat. Or, la marque « FREEPRINTS » est déposée en classe 9 pour les « applications informatiques permettant de commander et de recevoir des tirages photos sur papier, notamment en albums, en calendriers, en cartes de remerciement et plus généralement sur tous types de supports ou d’objets ». Ainsi, si une application est en soi un produit et est identique à un logiciel puisqu’elle est un logiciel applicatif soit un programme dédié à une tâche spécifique, l’application visée est avant tout, dans son libellé même qui sert de cadre à la détermination de sa signification et de sa portée, le moyen d’un service de commande d’impression de photographies sur tout support : destinées à un public de particuliers qui n’a pas vocation à satisfaire une autre demande que la sienne, ces applications s’analysent fondamentalement en des services et non en des produits. Elles sont de ce fait faiblement similaires aux « logiciels » et « programmes informatiques » de la classe 9 de la marque n° 1340307814. Le même raisonnement vaut a fortiori, mais avec une conclusion différente, pour le « service télématique » de la classe 38 de la marque n° 1734391 qui, s’entendant comme tout service qui use des techniques combinant les moyens de l’informatique et des télécommunications, souffre pour sa part d’une généralité dirimante puisqu’elle se traduit par une imprécision totale et ne peut, comme le « service de télécommunication » de la classe 41 de la marque

n° 134037814, être pris en considération. En admettant qu’ils puissent l’être, le service couvert par la marque « FREEPRINTS » n’est pas la communication de données en soi mais l’impression de photographies commandée en ligne : si les technologies sont complémentaires, les services ne le sont pas. De la même manière, s’il est évident, comme tout service informatique distant, que les applications visées impliquent une transmission et un stockage temporaire des données, elles n’ont pas cette fonction, même à titre accessoire, pour le public pertinent qui cherche uniquement à recevoir sur tout support physique ses photographies numériques et n’escompte ni leur stockage, ni leur transmission à, leur réception par ou leur diffusion auprès d’une personne autre que le prestataire à qui il s’adresse. Elles sont ainsi différentes par leur nature, leur utilisation et leur destination des services de « stockage, de réception et de diffusion de messages » de la marque verbale n° 1734391. Elles ne sont en conséquence ni identiques ni similaires à ces derniers.

La SAS FREE se contente pour soutenir la similarité par complémentarité des « appareils et équipements pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement […] des images ou des données, […], ordinateurs, périphériques d’ordinateurs » visés en classe 9 par la marque n° 134037814 et des applications couvertes par la marque « FREEPRINTS » d’affirmer que « tous ces équipements ont besoin de logiciels pour fonctionner, et notamment remplissent la même fonction : le traitement de l’image ». La seule nécessité du recours au logiciel n’a aucune pertinence sauf à considérer qu’un avion et une voiture sont similaires par complémentarité à un ordinateur et étendre ainsi le monopole à un nombre invraisemblable de services et de produits. Par ailleurs, l’application visée en classe 9 est un logiciel de commande de photographies physiques dont l’impression et la livraison sont assurées par un prestataire : elle est étrangère à l’enregistrement des données et à leur transmission assurée par un tiers et le public pertinent est indifférent à l’appareil ou à l’équipement qui permettra leur reproduction et leur traitement par l’entreprise à laquelle il s’adresse. À nouveau, il existe entre les applications en cause et les produits opposés des différences de nature, d’utilisation et de destination, rien ne démontrant par ailleurs que les canaux de distribution soient les mêmes, qui excluent toute similarité. Il en est de même pour les « équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs » visés par la marque n° 99785839 ainsi que pour les services de « [.], communications par terminaux d’ordinateurs, [.] transmission de messages et d’images assistées par ordinateurs » en classe 38 couverts par les marques n° 134037814 et n° 99785839, les applications n’assurant pas la communication et la transmission par le titulaire de la marque entre deux utilisateurs mais reposant sur le service d’un tiers pour les permettre à son profit pour fournir personnellement un service sans rapport avec elles.

Le service d'« imagerie numérique » s’entend pour les parties qui reprennent à leur compte celle donnée sur le site Wikipédia (pièce 167 en demande) de « l’ensemble des méthodes informatiques permettant de créer, traiter, représenter, comprendre des images numériques, c’est-à-dire des images représentées dans un format informatique compréhensible par un ordinateur ». Non sans mauvaise foi, la SAS FREE omet de citer la suite de l’article, pourtant courte, qui précise que « l’imagerie numérique est un très vaste domaine, qui fait appel à des notions d’informatique, d’algorithmique, de géométrie, de traitement du signal, d’intelligence artificielle, ainsi que de perception et de vision » et que « globalement néanmoins, on peut distinguer deux principaux sous-domaines : le domaine de l’infographie [qui] rassemble les savoirs visant à créer des images numériques [et] le domaine de la vision par ordinateur qui analyse des images numériques afin d’en extraire des connaissances intelligibles ou utiles par les humains ». Or, ces deux champs sont étrangers aux applications en cause qui sont d’ailleurs sans lien avec les logiciels correspondants cités dans l’article (« 3DS Max • DirectX • Gimp • ImageMagick • Inkscape • Maya • OpenGL • OpenCV • Cinema 4D • Blender • Photoshop • Solidworks » qui permettent un travail de l’image par l’utilisateur lui-même). Il est indifférent que l’impression d’image numérique suppose pour le prestataire, dont les techniques importent peu en cette matière au public pertinent, de mettre en œuvre une méthode relevant de l’imagerie numérique puisque le service qu’il rend échappe pour sa part à son domaine. Les applications couvertes en classe 9 comme les services de « montage de photos, services de retouches de photographies et d’encadrement d’images ou de photographies » en classe 41 sont ainsi différents du service d'« imagerie numérique » visé par la marque n° 134037814. La SAS FREE, se contente ensuite de citer une compilation de décisions de justice ou d’offices sans les commenter et d’affirmer que les autres produits et services sont similaires ou identiques en ce que les uns peuvent permettre l’exploitation des autres car « la commande, le traitement et la réception de photos se [fait] via le même type de canal de communication » (page 49, §191). Ce faisant, elle déplace l’objet de la comparaison du service ou du produit fourni au public pertinent lui-même vers les techniques éventuellement mises en œuvre par le prestataire titulaire des droits sur la marque pour exécuter sa commande qui sont strictement indifférentes. Or, les services de « montage de photos, services de retouches de photographies et d’encadrement d’images ou de photographies » en classe 41 consistent, du chef du public pertinent, au traitement par un tiers de ses photographies pour les améliorer. En ce sens, ils sont sans rapport avec :

- les « logiciels ; programmes informatiques ; appareils et équipements pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement (…) des images ou des données ; appareils et équipements de télécommunications ; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs ; conception de logiciels » couverts par la marque n° 13 4 037 814 en

classes 9, 38 et 42 et opposés en bloc malgré leur différence de nature qui ne sont pas nécessaires au service rendu, ne sont pas fournis par les mêmes personnes selon les mêmes canaux de distribution et n’ont pas la même fonction ;

- les « équipements pour le traitement de l’information » visés par la marque antérieure n° 99 785 839 en classe 9 dont rien n’implique qu’ils soient fournis par les mêmes personnes selon les mêmes canaux et qu’ils aient, malgré le sens le plus large donné à la notion d’information puisqu’une photographie n’est une information que pour l’ordinateur qui la traite ou le public qui la découvre mais non pour l’utilisateur qui bénéficie de son amélioration, la même destination ;

- les « publications électroniques » couvertes par la marque n° 13 4 037 814 en classe 9 et 35 qui concernent la mise à disposition du public des versions numériques d’un texte et sont étrangères au domaine de la photographie et à un service de montage rendu à la seule personne qui fournit celle-ci sans aucune publication nécessaire ;

- les services « de stockage, de réception et de diffusion de messages » couverts par la marque n° 1 734 391 en classe 38 qui, s’ils peuvent être utilisés par le prestataire titulaire de la marque, sont en eux-mêmes étrangers au service de montage photographique ou de retouches d’images qu’il rend ;

- le service de « transmission d’images assistées par ordinateurs » couvert par les marques n° 99 785 839 et n° 13 4 037 814 en classe 38 qui à nouveau n’est éventuellement complémentaire que de la technique employée par le titulaire de la marque et pas du service offert auquel elle ne participe pas.

Le tribunal relève enfin qu’aucune analyse comparée n’est faite pour le service de « gestion de fichiers informatiques » en classe 35 visé(e) par la marque n° 99785839 et rappelle qu’il ne peut s’y livrer d’office et non contradictoirement. Ainsi, les produits et services visés par la marque « FREEPRINTS » sont faiblement similaires aux logiciels et aux programmes informatiques couverts par la marque n° 134037814 de la SAS FREE et différents de tous les autres produits et services visés à l’enregistrement des autres marques ce qui commande le rejet des demandes au titre de la contrefaçon à leur endroit. Sur le risque de confusion Ainsi qu’il a été dit, les signes constituant les marques « FREEPRINTS » et « FREE » n° 134037814 sont très faiblement similaires et les produits et services visés peu similaires ou différents. Dès lors, au regard de l’importance des différences visuelles et phonétiques et de la différence conceptuelle entre les signes ainsi que

du fait que la similarité entre les produits et services n’existe qu’à raison de la généralité des intitulés de l’enregistrement de la marque antérieure, aucun risque de confusion dans l’esprit du public pertinent n’est établi même en retenant la notoriété incontestable et la forte distinctivité de la marque verbale « FREE », l’argument étant ici éminemment réversible quand le public pertinent sait qu’aucune marque « FREE » n’est utilisée pour couvrir des services de commande d’impression de photographies numériques ainsi qu’elle le reconnaît en page 10 de ses écritures en admettant son seul rôle d’intermédiaire, strictement technique, à ce titre. Sur les autres signes La dénomination sociale, le nom commercial, l’enseigne ou le nom de domaine sont des signes d’usage soumis au principe de spécialité. Dès lors, ils ne peuvent constituer un droit antérieur au sens de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle qu’à compter de la date de leur exploitation effective dans le commerce indépendamment de l’accomplissement de toutes formalités qui président à leur publicité ou à leur enregistrement, tels l’inscription d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial au RCS ou la réservation d’un nom de domaine, et uniquement si un risque de confusion dans l’esprit du public est démontré en considération de l’identité ou la similitude des signes ainsi que des produits et services objets des activités concurrentes et de la connaissance des signes par les consommateurs sur le territoire national, leur rayonnement devant être national dans le cadre de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle. L’exploitation du nom de domaine « free.fr » et du nom commercial ainsi que de la dénomination sociale « FREE » n’est pas contestée, pas plus que leur connaissance sur le territoire national. En revanche, leur exploitation pour des services identiques ou similaires à la marque est en débat. Or, si la SAS FREE justifie par la production du « guide pratique FREEBOX » (pièces 156 à 159) qu’elle permet, via cette dernière qui comprend une fonction de gestion des imprimantes connectées, le stockage de fichiers et la visualisation de photographies contenues dans ces derniers sur l’ordinateur ou la télévision de l’abonné montés en réseau, de tels services sont sans lien avec les applications ou les services de photographie visés à l’enregistrement de la marque « FREEPRINTS ». En effet, outre le fait qu’il est établi que le stockage des données est étranger à ceux-ci, la SAS FREE ne permet à ses abonnés que la visualisation et l’impression de leurs photographies par leurs propres moyens techniques, la fonction relative à l’impression n’étant qu’une mise en réseau d’un matériel existant, alors que les services couverts permettent au consommateur de recevoir leurs photographies améliorées et imprimées par le titulaire de la marque.

De la même manière, l’intermédiation permise par le site free.fr entre l’internaute et des partenaires de la SAS FREE consiste en un service de mise en relation commerciale qui n’a rien à voir avec la commande directe d’impression de photographies numériques que ces derniers peuvent éventuellement proposer et qui sont effectivement offerts sous la marque « FREEPRINTS ». Dès lors, conformément au principe de spécialité, les signes d’usage opposés par la SAS FREE ne sont pas opposables à la marque postérieure de la SA CLARANOVA. En admettant même qu’ils soient des antériorités pertinentes, la comparaison des signes déjà réalisée est en elle-même exclusive de tout risque de confusion au regard des différences majeures relevées. En conséquence, la demande en nullité de la marque « FREEPRINTS » présentée par la SAS FREE sera rejetée, sa demande fondée sur la combinaison des articles L 711-4 et L 713-5 du code de la propriété intellectuelle étant toutefois réservée. 2°) Sur la contrefaçon Moyens des parties Les parties développent des moyens identiques à ceux livrés pour qualifier l’atteinte au sens de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle. Appréciation du tribunal Conformément à l’article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon, qui peut être prouvée par tout moyen en vertu de l’article L 716-7 du même code, engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2, L 713-3 et L 713-4 du même code.

En vertu de l’article 713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée. Enfin, aux termes de l’article L 713-3 du code de propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :

a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. En application du droit interne interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres conformément au principe posé par l’arrêt Von Colson et Kamann c. Land Nordhein-Westfalen du 10 avril 1984 comme en application directe du droit communautaire, le risque de confusion doit faire l’objet d’une appréciation abstraite par référence au dépôt d’une part en considération d’un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d’autre part par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée par référence à son enregistrement indépendamment de ses conditions d’exploitation mais également par comparaison des services et produits visés dans l’enregistrement et des produits et services commercialisés sous le signe litigieux. Le risque de confusion est en outre analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l’appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants. La contrefaçon s’appréciant par référence à l’enregistrement de la marque, les conditions d’exploitation du signe par le titulaire de la marque sont indifférentes : seules doivent être prises en compte les conditions d’exploitation du signe litigieux par la défenderesse et de commercialisation des services et produits argués de contrefaçon à l’égard desquels sera examinée la perception du public pertinent qui est identique à celui déjà défini. L’absence d’atteinte causée par la marque « FREEPRINTS » au sens de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle exclut la contrefaçon la concernant ainsi qu’au titre de l’usage du signe la constituant à titre de marque. Elle est d’autant moins établie que les conditions d’exploitation du signe « FREEPRINTS » accroissent les différences constatées puisque dès la page d’accueil du site freeprintsapp.fr visible sur le procès-verbal de constat du 20 janvier 2017 (pièce 111 en demande), ce dernier est immédiatement suivi de la mention « par AVANQUEST », ancienne dénomination sociale de la demanderesse, qu’aucune référence à la SAS FREE ou à l’une quelconque de ses marques n’est faite, que le logo de l’application téléchargeable sur les plateformes App Store, Google Play ou Amazon est un papillon, insecte ne figurant sur aucun des enregistrements opposés, et que l’application est alors présentée comme fournie par PlanetArt, division de la SA CLARANOVA.

La comparaison des signes et des produits et services et l’analyse des conditions d’exploitation du signe « FREEPRINTS » sont transposables à l’appréciation des similitudes et du risque de confusion avec le nom de domaine freeprintsapp.fr et conduisent à l’absence de démonstration de toute contrefaçon.

En conséquence, les demandes de la SAS FREE au titre de la contrefaçon de ses marques seront intégralement rejetées. 3°) Sur l’atteinte à la renommée des marques Moyens des parties Au soutien de ses prétentions, la SAS FREE expose que la renommée de ses marques est prouvée par le nombre de ses abonnés et des personnes utilisant l’adresse de courriel s’achevant par « @free.fr », par différents sondages et études et par des décisions de justice. Sur l’atteinte, elle expose que la marque « FREEPRINTS » est susceptible d’évoquer ses marques qui s’adressent à tous types de publics, dilue leur caractère distinctif et constitue également une exploitation injustifiée de ces dernières. Elle étend son raisonnement au nom de domaine freeprintsapp.fr. En réplique, la SA CLARANOVA conteste la renommée des marques opposées en précisant que la renommée éventuellement démontrée est attachée à la société et non à la marque, que les sondages produits sont orientés, irréguliers et non pertinents en ce qu’ils concernent également, comme les articles de presse, la société elle- même et non ses marques, que rien ne prouve que les investissements allégués portent sur les marques en débat et que les décisions de justice produites sont anciennes. Elle précise subsidiairement que la renommée des marques « FREE » n’est pas établie pour les services d’impression de photographies en cause. Sur l’atteinte à la renommée des marques, elle indique que la SAS FREE ne prouve pas le lien que pourrait faire le public pertinent avec ses marques ni le préjudice allégué. Appréciation du tribunal a) Sur la renommée des marques En application de l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle, la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.

Cette disposition doit être interprétée à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres (refondue dans la directive 2015/2436/UE du 16 décembre 2015) conformément au principe posé par l’arrêt Von Colson et Kamann c. Land Nordhein-Westfalen du 10 avril 1984.

Aux termes de l’article 4§4 de la directive 2008/95/CE, un État membre peut prévoir qu’une marque est refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où la marque est identique ou analogue à une marque nationale antérieure au sens du paragraphe 2 (marque nationale ou de l’Union européenne dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque) et si elle est destinée à être enregistrée ou a été enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas comparables à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice. L’article 5§3 de la directive 2015/2436/UE du 16 décembre 2015, dont le considérant 10 rappelle la nécessité d’assurer une protection étendue aux marques nationales jouissant d’une renommée dans l’État concerné identique à celle accordée aux marques de l’Union européenne renommée dans l’Union, précise désormais que la renommée de la marque nationale antérieure s’apprécie dans l’État membre dans lequel est demandé l’enregistrement ou dans lequel la marque est enregistrée. Dans son arrêt General Motors Corporation et Yplon SA rendu le 14 septembre 1999, la CJUE alors CJCE a dit pour droit que l’article 5§2 de la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques doit être interprété en ce sens que, pour bénéficier d’une protection élargie à des produits ou à des services non similaires, une marque enregistrée doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle. Elle précisait en outre que dans l’examen de cette condition, le juge national doit prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. À titre liminaire, le tribunal précise que l’argumentation de la SA CLARANOVA relative à l’absence de renommée pour les services d’impression de photographies et les logiciels est sans pertinence puisque la renommée de la marque a précisément pour objet d’écarter l’application du principe de spécialité.

Par ailleurs, le tribunal constate que la SAS FREE ne conclut que sur « la renommée des signes « FREE » » en occultant l’existence de sa marque semi-figurative. Or, s’il est exact que le signe « FREE » qui la constitue pour partie est dominant, les éléments verbaux et figuratifs qui l’accompagnent ne sont pas insignifiants. Faute pour la SAS FREE de préciser les raisons de fait et de droit justifiant que la renommée des marques verbales profitent à sa marque semi-figurative, seule celle de ces dernières sera examinée, la demande concernant la marque semi-figurative étant d’ores et déjà rejetée. La SAS FREE est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur les marques françaises suivantes :

- la marque verbale « FREE » déposée le 25 octobre 1989 sous le numéro 1734391 notamment pour les services suivants de la classe 38 « service télématique, service de stockage, de réception et de diffusion de messages ». Les droits sur cette marque lui ont été cédés par un précédent cessionnaire par acte sous seing privé inscrit au registre le 21 mars 2003 ;

- la marque verbale « FREE » déposée le 29 septembre 2009 sous le numéro 134037814 pour les produits et services suivants : * en classe 9 : « Appareils et équipements pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement du son, des images ou des données, appareils et équipements de télécommunication et de communication téléphonique, radiophonique, télématique, modems, ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, logiciels, programmes informatiques, films vidéo, publications électroniques » ; * en classe 35 : « Publicité, publicité en ligne sur un réseau informatique, location de temps publicitaires sur tout moyen de communication ou télécommunication, diffusion d’annonces publicitaires, présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail, courtage de contacts commerciaux, abonnement à des services de télécommunication, gestion de fichiers informatiques, services de revues de presse » ; * en classe 37 : « Installation, entretien et réparation d’appareils et d’installations de télécommunication et de communication » ; * en classe 38 : « Services de télécommunication, location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux, communications par réseau de fibres optiques, communications par terminaux d’ordinateurs, communications radiophoniques, communications téléphoniques, fourniture d’accès à des réseaux de communication électronique, fourniture de canaux de télécommunication destinés aux services de téléachat, services d’appel radioélectrique (radio, téléphone ou autres moyens de communications électroniques), radiotéléphonie mobile, transmission de messages, transmission de messages et d’images assistées par ordinateurs, services de

messagerie vocale, messagerie électronique, mise à disposition (location, prêt) d’équipements et d’appareils de télécommunication, informations en matière de télécommunications, fourniture d’accès à des forums de discussion sur des réseaux de communication, agence d’information (nouvelles), transmission de dépêches, fourniture d’accès à des bases de données, services d’hébergement de données, diffusion de programmes de télévision par tout moyen de communication, émissions radiophoniques ; * en classe 41 : « Services d’imagerie numérique, services de traduction ; services de télévision (édition, distribution de chaînes, de programmes, d’émissions) » ; * en classe 42 : « Conception de logiciels, hébergement de sites informatiques accessibles par des réseaux de télécommunication et de communication électronique, services d’informations météorologiques, transmission d’information concernant l’actualité, fourniture de moteurs de recherche pour les réseaux de communications électroniques, services d’assistance en matière de télécommunications ; services de stockage électronique de données » ;

* en classe 45 : « Services d’assistance en matière de protection des biens ». Le territoire sur lequel la renommée alléguée doit être appréciée est ainsi le territoire français. Au regard des produits et services visés au dépôt et spécialement invoqués, le public pertinent est un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Dans ce cadre, la SAS FREE produit des pièces relatives à l’ancienneté, l’étendue géographique et l’intensité de son usage ainsi que sur les investissements publicitaires réalisés et sa visibilité dans la presse pour établir la renommée de sa marque sur le territoire français. Les marques sont constituées d’un signe verbal unique identique à la dénomination sociale de la SAS FREE. Cette particularité, qui ne dispense pas de s’attacher à la nature de l’usage du signe à titre de marque, implique néanmoins que la notoriété incontestée de la société rejaillisse inévitablement sur la marque dans l’esprit du public pertinent qui procèdera par assimilation en particulier dès que le signe sera utilisé indistinctement pour désigner l’une et l’autre. Il en est ainsi dans la plupart des articles de presse produits :

- ADSL Mag@zine de décembre 2004 qui évoque le fort pouvoir de fidélisation de « FREE » et reproduit, comme l’article de Présence PC du 1^er mars 2002, sa marque semi-figurative qui comprend la reproduction intégrale de sa marque verbale (pièce 68) ;

—  60 millions de consommateurs d’octobre 2007 qui crédite « FREE » d’un taux de satisfaction de 93%, le meilleur de l’étude consacrée aux fournisseurs d’accès à internet, et reproduit sous forme de logo la marque verbale de la SAS FREE (pièce 63) ;

- Capital du 1^er juillet 2011 qui restitue un sondage désignant « FREE » comme la marque préférée des Français en matière de « Télécoms et High-Tech » (pièce 61)
- Channel.biz du 20 septembre 2012 qui précise que « dans le secteur des opérateurs de télécommunications, tant Internet que mobile, Free s’impose en 2012 comme la marque la plus puissante » (pièce 59) ;

- 60 millions de consommateurs d’octobre 2012 qui place « FREE » en tête de son classement et reproduit sa marque ainsi que celles de ses concurrents (pièce 58)
- Le Monde du 8 février 2013 qui désigne indistinctement l’entreprise et la marque pour mentionner une « expansion exceptionnelle avec 4,5 millions de clients supplémentaires » (pièce 57) ;

- 01net du 10 juin 2013 qui explique qu’à la question « parmi ces marques [Amazon, Apple, Facebook, Free, Google, Microsoft, Orange, Twitter], lesquelles symbolisent le mieux internet ? », 15 % des 1 700 internautes participants ont répondu « FREE » (pièce 77) ;

- Stratégies du 6 mars 2014 qui restitue les résultats de la seconde édition de l’étude IPSOS « Most Influential Brands » dans laquelle la marque verbale « FREE » figure dans les 10 premières marques les plus influentes (selon différents critères tenant au degré d’influence subjectivement reconnu par les 1 000 sondés selon des « attributs » prédéfinis) pour 7 « dimensions » sur 10 (innovation, création de nouvelles tendances, avance sur son temps, création de nouveaux besoins, influence des autres concurrents, critère de référence pour évaluer la concurrence, modification du « paysage des consommateurs ») (pièce 76) ;

- CITEWorld du 31 juillet 2014 dont la pertinence pour le territoire français n’est pas contestée qui loue le caractère innovateur de l’entreprise en visant explicitement sa marque « FREE » (pièce 55) ;

- UFC Que Choisir du 20 novembre 2014 qui publie un comparatif des fournisseurs d’accès à internet, illustré par une reproduction du signe constituant les marques verbales opposées, qui place « FREE » en tête du classement et précise que l’entreprise a conquis « en une quinzaine d’années 20 % du marché de l’accès à internet en France » (pièce 75) ;

- Challenges du 29 janvier 2015 qui restitue un sondage sur le « capital sympathie » de différentes marques plaçant la marque « FREE » en tête en matière de télécommunications (pièce 73) ;

— Le Monde Économie du 15 mai 2015 qui vise directement la « notoriété de la marque FREE » pour expliquer « la bonne performance de Free au premier trimestre 2015 » (pièce 53) ;

- 60 millions de consommateurs de novembre 2016 qui place « FREE » en tête des opérateurs français de téléphonie mobile et internet et qui évoque tout autant sous ce vocable l’entreprise et la marque puisqu’il mentionne notamment la marque « FREE MOBILE » ou celles de concurrents sans la faire précéder d’un article indéfini (pièce 51). La visibilité de la SAS FREE dans la presse spécialisée mais également généraliste et grand public est ici celle des marques verbales, notamment pour les services et les produits touchant à la télécommunication et à la transmission et à la diffusion de données au sens large dans les classes 9 et 38, et est très importante et ancienne sur l’ensemble du territoire.

Par ailleurs, les différents communiqués produits (pièces 18, 161 et 183) établissent que la SAS FREE comptait plus de 6 millions d’abonnés à ses offres haut débit à internet et plus de 12 000 000 à ses offres de téléphonie mobile dont il n’est pas contesté qu’elles sont toutes offertes sous le signe « FREE » constituant les marques verbales, celui étant d’ailleurs reproduit sur les cartes SIM de tous formats et leurs supports (pièces 162 et 163). Et, le site internet free.fr a un taux de fréquentation considérable depuis 2000 (pièces 21 à 37 qui établissent qu’il reçoit la visite unique de plus de 6 000 000 d’internautes par mois, nombre excédant les 18 000 000 en septembre 2012 et 14 000 000 en novembre 2016). Or, il n’est pas contesté qu’il reproduit dans ses pages les marques verbales en débat, ce que confirment pour la période postérieure à l’établissement du premier les procès-verbaux de constat des 16 mai 2012 et 2 mars 2017 (pièces 15 et 160). En revanche, s’il n’est pas douteux que la SAS FREE a supporté des dépenses pour promouvoir ses marques verbales, leur seule visibilité dans la presse l’attestant, les investissements publicitaires sont en revanche indéterminables en leur mesure faute pour les pièces, pour celles qui sont lisibles (ce qui n’est pas le cas des pièces 38, 45 et 46), d’être certifiées conformes par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes alors qu’elles sont contestées et que leur origine et leurs conditions d’établissement son inconnues. Ils sont également indéterminables en leur affectation précise puisque la SAS FREE ne prend pas la peine de produire un exemple de campagne publicitaire. Et, le sondage TNS S de février 2014 repose non seulement sur une question immédiatement orientée de nature à induire une connaissance qui aurait pu être spontanément inexistante (« Sur le marché des opérateurs de téléphonie fixe, mobile ou internet, connaissez-vous FREE, ne serait-ce que de nom ? ») mais est surtout

d’une généralité telle qu’elle ne permet pas de déterminer son objet (pièce 74). Les sondages TALOR NELSON SOFRES DIRECT de septembre 2000 et novembre 2004 (pièces 83 et 82) souffrent des mêmes insuffisances quand le sondage GFK de janvier 2012 (pièce 78 : « le fournisseur d’accès à Internet Free a décidé de se lancer dans la téléphonie mobile. Avez-vous entendu parler de son offre de téléphonie mobile ? ») repose à son tour sur une question trop orientée et trop fermée et porte sur la désignation d’une offre particulière et non de l’usage des marques verbales elles-mêmes. La SAS FREE produit enfin de nombreuses décisions de justice ayant reconnu sur le fondement de l’article L 713-5 la renommée de la marque verbale n° 1734391 qui, les signes étant, comme les services de télécommunication et de télématique alors en cause, identiques est également celle de la marque verbale n° 134037814, les décisions évoquant sa « notoriété » dans le cadre de l’analyse du risque de confusion étant en revanche sans pertinence puisque le critère est distinct (pour la marque n° 1734391 : pièces 85, cour d’appel de Paris, 16 octobre 2015, 87 tribunal de grande instance de Paris 16 novembre 2012, 88 tribunal de grande instance de Paris 29 octobre 2010, 91 tribunal de grande instance de Paris 20 mars 2007). Par jugement du 26 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a reconnu la renommée au sens de l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle des marques n° 1734391 et n° 134037814 (pièce 164). En outre, la SAS FREE verse aux débats des décisions rendues par l’EUIPO sur le fondement de l’article 8§5 du Règlement 207/2009 du 26 février 2009 seul pertinent et concernant la marque n° 1734391 (pièce 96 du 26 mai 2014, 97 du 18 mars 2014, 101 du 21 mars 2012 et 103 du 6 mai 2011). L’ancienneté toute relative de ces décisions n’est pas de nature à en réduire l’intérêt au regard de l’activité soutenue et croissante que démontre la SAS FREE. Ainsi, malgré les lacunes évoquées, la SAS FREE démontre avoir conquis grâce à ses marques FREE une part de marché considérable dans le secteur largement entendu des télécommunications et être à la fois très visible et très connue sur le territoire français ne serait-ce que par le nombre de ses abonnés internet et mobile. Elle prouve en conséquence que les marques françaises verbales « FREE » n° 1734391 et n° 134037814 bénéficient d’une très grande renommée au sens de l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle au moins pour les services et produits des classes 9 et 38 relatifs à la télécommunication, à l’accès à internet, à la téléphonie et à la transmission et la diffusion de message qui constituent le cœur de son activité effective. Sur l’atteinte à la renommée des marques Dans son arrêt du 23 octobre 2003, Adidas-Salomon AG, Adidas Benelux BV et Fitnessworld Trading Ltd, la CJUE alors CJCE a dit pour droit que la protection conférée par l’article 5§2 de la directive

89/104 n’est pas subordonnée à la constatation d’un degré de similitude tel entre la marque renommée et le signe qu’il existe, dans l’esprit du public concerné, un risque de confusion entre ceux-ci et qu’il suffit que le degré de similitude entre la marque renommée et le signe ait pour effet que le public concerné établisse un lien entre le signe et la marque. Dans son arrêt du 27 novembre 2008 Intel Corporation Inc. c. CPM United Kingdom Ltd, elle a dit pour droit que l’article 4§4a) de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988 doit être interprété en ce sens que l’existence d’un lien, au sens de l’arrêt du 23 octobre 2003 Adidas-Salomon et Adidas Benelux, entre la marque antérieure renommée et la marque postérieure doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, parmi lesquels :

- le degré de similitude entre les marques en conflit étant précisé que plus celles-ci sont similaires, plus il est vraisemblable que la marque postérieure évoquera, dans l’esprit du public pertinent, la marque antérieure renommée ;

- la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné ;

- l’intensité de la renommée de la marque antérieure ;

- le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure ;

- l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public qui est à elle seule suffisante bien qu’elle ne soit pas exigée, le lien n’étant pas la confusion. Elle précisait que le fait que la marque postérieure évoque la marque antérieure renommée dans l’esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, équivaut à l’existence d’un lien entre les marques en conflit et définissait les conditions à remplir non cumulativement pour que la reproduction ou l’imitation d’une marque renommée engage la responsabilité civile de son auteur ou justifie l’annulation de la marque postérieure : l’atteinte doit être de nature à porter préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque ou entrainer un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque. Elle ajoutait que l’existence des atteintes constituées par le préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure doit être appréciée dans le chef du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, mais que, s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou

de la renommée de la marque antérieure dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée dans le chef du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Aux termes de la jurisprudence communautaire :

- l’atteinte au caractère distinctif de la marque, également désigné sous les termes de « dilution », de « grignotage » ou de « brouillage », est constituée dès lors que se trouve affaiblie l’aptitude de cette marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et utilisée comme provenant du titulaire, l’usage de la marque postérieure entraînant une dispersion de l’identité de la marque antérieure et de son emprise sur l’esprit du public. À cet égard, la preuve que l’usage de la marque postérieure porte ou porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure suppose que soient démontrés une modification du comportement économique du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée consécutive à l’usage de la marque postérieure ou un risque sérieux qu’une telle modification se produise dans le futur », le fait que le titulaire de la marque postérieure tire ou non un réel avantage commercial du caractère distinctif de la marque antérieure étant en revanche indifférent (même arrêt, §29 et 78) ;

- l’atteinte à la renommée de la marque est constituée lorsque les produits ou les services visés par la marque demandée peuvent être ressentis par le public d’une manière telle que la force d’attraction de la marque antérieure s’en trouverait diminuée ce qui est le cas lorsque ces derniers possèdent une caractéristique ou une qualité susceptibles d’exercer une influence négative sur l’image d’une marque antérieure renommée, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque demandée, la seule existence d’un lien entre les services désignés par les marques en conflit n’étant ni suffisante ni déterminante (TPI, 22 mars 2007, Sigla c. OHMI – Elleni Holding, §39 et 67) ;

- le profit que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure englobe les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation : il couvre le risque, qui n’est pas le risque de confusion, que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (même arrêt, §40). À ce titre, le profit tiré par un tiers du caractère distinctif ou de la renommée de la marque peut se révéler indu, même si l’usage du signe identique ou similaire ne porte préjudice ni au caractère distinctif ni à la renommée de la marque ou, plus généralement, au titulaire de celle-ci (CJCE, 18 juin 2009, l’Oréal c. Bellure, §43).

Il est désormais acquis que les marques « FREE » n° 1734391 et n° 134037814 sont particulièrement distinctives et que leur renommée est grande. Mais, il est établi que les signes en débat sont très faiblement similaires et que les produits et services couverts le sont également s’ils ne sont pas très majoritairement différents, aucun risque de confusion n’ayant d’ailleurs été retenu. Il est enfin certain que la SAS FREE n’exploite effectivement aucun produit ou service similaire à ceux visés à l’enregistrement de la marque « FREEPRINTS » et réellement fournis par la SA CLARANOVA. La SAS FREE ne peut brandir sa position d’acteur majeur sur le marché des télécommunications et de l’internet pour soutenir sans le démontrer que tout recours à un FAI par une entreprise tierce pour fournir sa prestation à un client suscite dans l’esprit de ce dernier un lien entre l’activité de celle-ci et le service de celui-là alors que la mise en réseau domestique d’une imprimante via une Freebox ou la mise en relation avec des partenaires commerciaux assurant un service d’impression n’a aucun rapport avec la livraison directe sur commande d’impressions de photographies transmises en format numérique : le moyen technique d’un service ou d’un produit n’est pas en soi comparable au service ou au produit lui-même. Par ailleurs, alors que le terme « free » dans la marque de la SA CLARANOVA est, quand il est associé au mot « prints » ainsi que l’impose la représentation graphique de la marque et la nécessité de lui donner son sens immédiat pour le public pertinent, un qualificatif indissociable du second terme et un élément descriptif de la qualité du service rendu, effectivement gratuit (ou libre de tout engagement contractuel) hors frais de traitement et de livraison jusqu’à 45 tirages classiques par mois (pièce 111 en demande), il est impossible que le public pertinent confronté à cette acception courante fasse le lien avec les marques antérieures, lien encore écarté par les conditions d’exploitation du signe déjà analysées et dont l’absence exclut tout profit tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures. En outre, la SAS FREE, alors qu’elle dénonce par ailleurs le succès du service rendu sous la marque « FREEPRINTS », n’apporte pas le moindre élément pour établir l’atteinte au caractère distinctif ou à la renommée de ses marques. En conséquence, ce raisonnement étant transposable à l’exploitation du nom de domaine freeprintsapp.fr, les demandes de la SAS FREE seront intégralement rejetées, y compris sa demande en nullité de la marque sur le fondement des dispositions combinées des articles L 711-4 et L 713-5 du code de la propriété intellectuelle. Surabondamment, le tribunal constate que la SAS FREE sollicite une indemnisation sur le fondement de l’article L 716-14 du code de la propriété intellectuelle alors que la réparation sur le fondement de l’article L 713-5 de ce code est régie par le droit commun de la

responsabilité délictuelle, contrairement aux dispositions communautaires en la matière. 3°) Sur la concurrence déloyale Moyens des parties Les parties reprennent leur argumentation sur le risque de confusion en le transposant au nom de domaine free.fr et à la dénomination sociale et au nom commercial « FREE », la SA CLARANOVA ajoutant que la SAS FREE ne propose aucun service d’impression de photographies sur son site internet. Appréciation du tribunal En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 (devenus 1240 et 1241) du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir- faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel. À titre liminaire, le tribunal constate que la SAS FREE invoque une « usurpation » de son nom de domaine, de son nom commercial et de sa dénomination sociale. Cette qualification n’est pas explicitée. Toutefois, l’action étant fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil et un risque de confusion, dont la démonstration est inutile en matière de parasitisme, étant expressément invoqué (page 63, §243), l’action s’analyse conformément aux articles 12 et 16 du code de procédure civile en une action en concurrence déloyale.

Ainsi qu’il a été dit, la dénomination sociale, le nom commercial, l’enseigne ou le nom de domaine sont des signes d’usage soumis au principe de spécialité. Dès lors, ils ne peuvent fonder une limitation de leur utilisation par des tiers et une réparation dans le cadre de la responsabilité délictuelle de droit commun qu’à compter de la date de leur exploitation effective dans le commerce indépendamment de l’accomplissement de toutes formalités qui président à leur publicité ou à leur enregistrement, tels l’inscription d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial au RCS ou la réservation d’un nom de domaine, et uniquement si un risque de confusion dans l’esprit du public est démontré en considération de l’identité ou la similitude des signes ainsi que des produits et services objets des activités concurrentes et de la connaissance des signes par les consommateurs dans la zone dans laquelle s’exerce la concurrence entre les parties. Il est désormais établi que la SAS FREE n’exploite pas sa dénomination sociale, son nom commercial ou son nom de domaine free.fr en lien avec des produits et services similaires à ceux effectivement exploités sous le signe « FREEPRINTS » par la SA CLARANOVA sur son site freeprintsapp.fr. Dès lors, les produits et services sont différents et les clientèles ne sont pas communes ce qui exclut toute situation de concurrence directe ou indirecte entre les parties. Or, outre le fait qu’elle écarte par principe tout risque de confusion, l’absence totale de toute situation de concurrence est exclusive de l’existence d’un lien de causalité entre la faute imputée à la défenderesse et le préjudice allégué par la SAS FREE. En admettant même que cette situation ne fasse pas obstacle à l’action, la comparaison des signes et de leurs conditions d’exploitation révèle des différences exclusives par leur ampleur de tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur. En conséquence, les demandes de la SAS FREE au titre de la concurrence déloyale seront intégralement rejetées. 4°) Sur la procédure abusive En application de l’article 1382 (devenu 1240) du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol. S’il est exact que la SAS FREE manifeste par son action une volonté de s’arroger un monopole sur le mot « free » et qu’il ne pouvait lui échapper que la SA CLARANOVA n’était pas un concurrent réel, elle pouvait se méprendre sur l’étendue de ses droits au titre de la marque

de renommée. Son action n’est ainsi pas abusive et la SA CLARANOVA ne démontre quoi qu’il en soit aucun préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice qui est intégralement réparée par le versement de la somme fixée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la demande reconventionnelle de la SA CLARANOVA, qui n’a par ailleurs pas qualité pour solliciter le prononcé d’une amende civile au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile, sera rejetée. 5°) Sur les demandes accessoires Succombant au litige, la SAS FREE, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à payer à la SA CLARANOVA la somme de 60 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme, justifiée en sa mesure par la défenderesse (pièce 5.1), tenant compte de l’important travail d’analyse qu’a immanquablement suscité la production massive bien que largement inutile de 185 pièces dont plus de 50 décisions de justice ou d’offices par la demanderesse qui a ainsi artificiellement complexifié les débats auxquels toute règle du précédent est étrangère, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Inutile au regard de la solution du litige, l’exécution provisoire du jugement ne sera pas ordonnée conformément à l’article 515 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Rejette la demande de la SA CLARANOVA, improprement qualifiée, au titre de l’écartement des débats des pièces 116 à 118 produites par la SAS FREE ; Rejette l’intégralité des demandes de la SAS FREE au titre de la contrefaçon, de l’atteinte à ses marques renommées, de la nullité de marque et de la concurrence déloyale ; Rejette la demande reconventionnelle de la SA CLARANOVA au titre de la procédure abusive ; Rejette la demande de la SAS FREE au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la SAS FREE à payer à la SA CLARANOVA la somme de SOIXANTE MILLE euros (60 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS FREE à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Maître Marianne S (Dechert LLP) conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.