TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 1 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 4 mars 2021

3ème chambre 1ère section N° RG 20/04019 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSBA W

DEMANDERESSE (Défenderesse à l’incident)

Société WSOU INVESTMENTS LLC 605 Austin Avenue, Suite 6 WACO 76701 TEXAS (ETATS-UNIS) représentée par M^e Raphaëlle DEQUIRÉ-PORTIER de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0003

DEFENDERESSE (Demanderesse à l’incident)

S.A.S. HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE 18-20 Quai du Point du Jour 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT représentée par M^e Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0438

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe assistée de Caroline R, Greffière

DEBATS A l’audience du 12 janvier 2021, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 février 2021. Le délibéré a été prorogé au 04 mars 2021.

ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE : La société de droit français ALCATEL LUCENT a déposé le 23 avril 2004 une demande de brevet européen concernant un “Dispositif d’acheminement d’appels et procédé associé pour fournir des fonctions de traitement local d’appels dans un réseau de communication”, revendiquant la priorité d’une demande américaine Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

US32123002 du 17 décembre 2002. La publication de la délivrance de ce brevet européen est intervenue le 15 juin 2011 sous le n° EP 1 432 254 (ci-après EP’254).

Le 28 mai 2020 a été publié au registre des brevets le changement de titulaire de ce brevet, lequel appartient, à la suite de différentes cessions, à la société de droit américain WSOU Investments LLC.

La société WSOU INVESTMENTS se présente comme spécialisée dans l’acquisition, la gestion, la valorisation et la défense de droits de propriété intellectuelle.

Suspectant que les solutions “CloudPBX”, “CloudEC”, “CloudVC” et “eSpace” développées par le groupe HUAWEI, mettent en oeuvre les revendications 1 et 11 du brevet EP’254, la société WSOU INVESTMENTS a, par acte d’huissier du 20 mai 2020, fait assigner la société HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de ce brevet.

D’autres instances concernant ce même brevet sont pendantes en Allemagne contre d’autres sociétés du groupe HUAWEI, spécialisé depuis sa création, tout en étant actif dans de nombreux autres domaines des télécommunications, dans la fourniture d’équipements et de services destinés aux réseaux des opérateurs de télécommunications.

Par des conclusions d’incident signifiées le 17 novembre 2020, la société HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE a saisi le juge de la mise en état afin qu’il ordonne, sous astreinte, à la société WSOU INVESTMENTS de produire l’Accord d’Achat de Brevets avec date d’effet au 22 juillet 2017, l’Avenant à l’Accord d’Achat de Brevets avec date d’effet au 2 août 2017 et le Contrat de cession avec une date d’effet au 21 août 2017, dans une version intégrale non expurgée, et qu’il lui donne acte qu’elle souhaite verser aux débats le contrat de licence qui lui a été consenti par la société NOKIA le 21 décembre 2017 et ce, sous le bénéfice de la protection accordée par la loi relative au secret des affaires.

L’incident a été plaidé à l’audience du 12 janvier 2021.

Dans ses conclusions d’incident n°2 signifiées le 8 janvier 2021 et dont elle a développé les termes à l’audience du 12 janvier 2021, la société HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE demande au juge de la mise en état de :

Vu les articles L151-3, L153-1 et R.153-3 du code de commerce ; Vu les articles 138 et suivants du code de procédure civile ; Vu les articles 699 et suivants du code de procédure civile ;

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— Ordonner la production par la société Wsou Investments LLC de l’Accord d’Achat de Brevets avec une date d’effet au 22 juillet 2017, l’Avenant à l’Accord d’Achat de Brevets avec une date d’effet au 2 août 2017 et le Contrat de cession avec une date d’effet au 21 août 2017, dans une version non rédactée ;

— Assortir cette obligation d’une astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;

— Donner acte à Huawei Technologies France qu’elle souhaite verser aux débats le contrat de licence entre Nokia et Huawei signé le 21 décembre 2017 et bénéficier pour ce contrat de la protection accordée par la loi relative au secret des affaires ; en conséquence

— Renvoyer à telle date qu’il plaira au juge de la mise en état de fixer pour :

— Faire application des dispositions du paragraphe 1° de l’article L.153- 1 1° du code de commerce et fixer une date pour la remise au juge de la mise en état des informations listées au sein de l’article R.153-3 du code de commerce ;

— Faire application des dispositions du paragraphe 2° de l’article L.153- 1 du code de commerce à la production par Huawei Technologies France du contrat de licence entre Nokia et Huawei et
- dire que la production portera sur une version caviardée du contrat,
- dire que l’accès à cette version caviardée sera limitée : * à une personne physique représentant la société Wsou Investments LLC, * à l’avocat constitué pour la société Wsou Investments LLC (et ses collaborateurs ou salariés du cabinet informés des obligations découlant des dispositions de l’article L.153-2 du code de commerce), * à un avocat étranger (et ses collaborateurs ou salariés du cabinet) informés des obligations découlant des dispositions de l’article L.153- 2 du code de commerce, compétent dans la loi applicable au contrat de licence entre Nokia et Huawei et assistant Wsou Investments LLC,

— Faire application des dispositions du paragraphe 3° de l’article L.153- 1 du code de commerce et dire que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil, en présence des seules personnes visées à l’alinéa précédent et des représentants de la société Huawei Technologies France pour la discussion du contrat de licence entre Nokia et Huawei;

— Faire application des dispositions du 4° de l’article L.153-1 du code de commerce : * en excluant de la motivation de la décision toute information protégée par le secret des affaires, * subsidiairement, en disant que la décision sera rendue publique dans une version caviardée et que la version non caviardée sera Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

uniquement accessible aux personnes visées à l’alinéa précédent s’agissant de la société Wsou Investments LLC et aux représentants de la société Huawei Technologies France ;

En tout état de cause,

— Condamner Wsou Investments LLC au paiement à Huawei Technologies France de la somme de 10 000 € (dix mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Réserver les dépens.

Dans ses conclusions d’incident signifiées électroniquement le 22 décembre 2020 et dont elle a repris les termes à l’audience, la société WSOU INVESTMENTS demande quant à elle au juge de la mise en état de :

Vu les articles 9, 138, 139 et 142, 699, 700, 788 et 789 du code de procédure civile ; Vu les articles L.151-3, L. 153-1 et R. 153-3 du code de commerce ;

— Juger la demande de production forcée de pièces de la société Huawei Technologies France mal fondée;

— Débouter en conséquence la société Huawei Technologies France de sa demande de production forcée de pièces et de sa demande d’astreinte assortie ;

A titre subsidiaire, si le Juge de la mise en état entendait ordonner la production intégrale des pièces sollicitées,

— Fixer à WSOU Investments LLC un délai pour lui remettre les documents visés par l’article R.153-3 du Code de commerce et l’entendre sur cette question ;

— Rejeter les demandes de Huawei Technologies France de restriction d’accès à une version caviardée du contrat de licence conclu entre le groupe Nokia et le groupe Huawei ;

A titre subsidiaire,

— Dire que le cercle de confidentialité pouvant accéder au contrat de licence conclu entre le groupe Nokia et le groupe Huawei, dans sa version caviardée, sera composé de (i) une personne physique représentant la société WSOU, (ii) l’avocat constitué pour la société WSOU (et ses collaborateurs ou salariés du cabinet informés des obligations découlant des disposition de l’article L.153-2 du code de commerce auxquelles est soumise toute personne ayant accès aux pièces communiquées dans ce cadre), (iii) le conseil en propriété industrielle représentant les intérêts de WSOU en France dans le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

cadre du présent litige (et ses collaborateurs ou salariés du cabinet informés des obligations découlant des disposition de l’article L.153-2 du code de commerce auxquelles est soumise toute personne ayant accès aux pièces communiquées dans ce cadre), et enfin (iv) tout avocat ou conseil étranger assistant WSOU (et ses collaborateurs ou salariés informés des obligations découlant des disposition de l’article L.153-2 du code de commerce auxquelles est soumise toute personne ayant accès aux pièces communiquées dans ce cadre) pour qui la connaissance de ce contrat serait nécessaire à la défense des intérêts de WSOU;

— Rejeter la demande formulée par Huawei Technologies France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamner la société Huawei Technologies France à dix mille euros (10.000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Réserver les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION La société HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE rappelle avoir proposé à la société WSOU INVESTMENTS la communication des pièces propres à démontrer son intérêt à agir dans le cadre de la mise en oeuvre amiable des dispositions relatives à la protection du secret des affaires, proposant également de communiquer dans ce cadre la licence lui ayant été consentie par la société NOKIA, ce que la société WSOU INVESTMENTS a refusé, de sorte qu’elle n’a selon elle eu d’autre choix que d’initier le présent incident de communication de pièces.

A cet égard, elle fait valoir que ces pièces lui sont indispensables pour démontrer le défaut de qualité à agir de la société WSOU INVESTMENTS et précise, en réponse aux arguments de cette dernière, qu’elle n’entend pas solliciter l’annulation de quelque contrat ou acte confirmatif que ce soit, mais pouvoir, comme elle en a le droit, démontrer que la réalité juridique dont se prévaut la société WSOU INVESTMENTS n’est aucunement établie.

La société HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE soutient en effet que l’acte confirmatif du 7 mai 2020 inscrit au RNB, et la production expurgée du contrat du 22 juillet 2017, n’établissent pas la régularité de la chaîne de droits dont se prévaut la demanderesse. En particulier, elle soutient que ces actes n’établissent pas que l’entité du groupe NOKIA qui était, au terme du contrat du 22 juillet 2017, supposée céder le brevet EP’254, l’a fait, ni que cette entité ne pouvait concéder valablement aucune licence après cette date, non plus que la manière dont a été surmontée l’interdiction figurant à l’acte du 22 juillet 2017 de céder le portefeuille de brevet à une NPE (Non practising Entity), ce qu’est à l’évidence la société WSOU INVESTMENTS. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

La société HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE précise encore que l’inscription au registre des brevets de la cession n’a pas pour effet de rendre cette cession automatiquement valable, l’office n’ayant pas pour rôle d’effectuer un tel contrôle et l’inscription ne lui permettant en aucun cas d’échapper à un contrôle judiciaire de sa qualité à agir.

La société WSOU INVESTMENTS conclut au rejet des demandes de la société HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE.

Elle soutient que sont d’ores et déjà versés aux débats tous les éléments permettant d’apprécier sa qualité à agir, dont elle relève au demeurant qu’elle n’est pas expressément contestée à ce stade par la défenderesse. Elle rappelle que l’inscription au registre des brevets des actes de cession ont eu pour effet de rendre cette cession opposable à la société HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE. Elle rappelle également qu’aux termes du contrat du 22 juillet 2017, la mère des “NOKIA ENTITIES” a pris l’engagement vis à vis de WADE de céder ou, faire céder par ses filles, les brevets objets du contrat dont elle ne serait pas elle-même titulaire et qu’en l’occurrence la société ALCATEL LUCENT, propriétaire à l’origine du brevet EP’254 a régularisé l’acte d’exécution de cette cession en mai 2020, avec effet rétroactif au 2 août 2017, l’acte autorisant expressément le cessionnaire à agir pour les actes antérieurs à l’acquisition du brevet, ce qui est parfaitement valable. Elle déduit de cet effet rétroactif que la licence qui aurait été consentie au groupe HUAWEI en décembre 2017, soit après le 2 août 2017, lui est inopposable, ce d’autant plus qu’elle n’a jamais été inscrite.

Quant à l’interdiction de céder à une NPE mentionnée au contrat du 22 juillet 2017, la société WSOU INVESTMENTS rappelle qu’en tant que tiers à l’acte d’exécution, la société HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE est en tout état de cause parfaitement irrecevable à soulever la nullité de cet acte.

Subsidiairement, pour le cas où le juge de la mise en état estimerait la production de ces éléments nécessaires à la solution du litige, la société WSOU INVESTMENTS soulève l’existence d’un empêchement légitime à la production de ces pièces s’agissant de documents confidentiels couverts par le secret des affaires.

Sur ce,

Aux termes de l’article L.613-8 du code de la propriété intellectuelle, “Les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet sont transmissibles en totalité ou en partie. Ils peuvent faire l’objet, en totalité ou en partie, d’une concession de licence d’exploitation, exclusive ou non exclusive. (…) Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Sous réserve du cas prévu à l’article L.611-8, une transmission des droits visés au premier alinéa ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date de transmission. Les actes comportant une transmission ou une licence, visés aux deux premiers alinéas, sont constatés par écrit, à peine de nullité.”

Selon l’article L.613-9 premier alinéa de ce même code, “Tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l’Institut national de la propriété industrielle.”

L’article L.615-2 enfin prévoit que “L’action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet.”

Il est en outre constamment jugé que “Les tiers à un contrat, s’ils ne peuvent être constitués débiteurs ou créanciers, peuvent invoquer à leur profit comme constituant un fait juridique la situation créée par ce contrat.” (Cass. Com., 22 octobre 1991, pourvoi n° 89-20.490, Bulletin 1991, IV, n° 302, qui en déduit que viole l’article 1165 du code civil, la cour d’appel qui condamne deux cautions à payer diverses sommes à une banque, au motif qu’elles ne peuvent se prévaloir d’une convention passée entre cette banque et une autre banque, qui n’a pas été faite dans leur intérêt.)

Ce principe figure aux articles 1199 et 1200 du code civil dans leur version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, aux termes desquels “Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. (…)

Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. Ils peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait.”

Il résulte en l’occurrence des pièces produites aux débats que, par acte sous seing privé du 22 juillet 2017, les sociétés ALCATEL LUCENT, NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS BV et NOKIA TECHNOLOGIES OY, d’une part, et WADE AND COMPANY, d’autre part, ont conclu un accord de vente de brevets au terme duquel les sociétés NOKIA s’engageaient, pour leur compte et celui de leurs filiales dont elles détenaient plus de 50% des droits de vote (articles 1.1 et 1.7), à céder à l’acquéreur un certain nombre de brevets, dont le brevet EP’254, les entités NOKIA titulaires des brevets objets de l’engagement devant “signer les cessions, si nécessaire pour parfaire la chaîne des titres” (article 3.3 du contrat).

Le contrat du 22 juillet 2017 comporte en outre des dispositions relatives aux licences consenties après le 22 juillet 2017, en principe interdites “sauf disposition contraire” (article 5.4 du contrat “No other licenses or other intellectual property rights. Except as expressly set forth herein with respect to the assigned patents, (…) no other, broader Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

or additional licenses, releases (…) will be granted by Nokia Corporation or its affiliates after the effective date”). Or, la version produite du contrat occulte la liste des affiliées a priori soumises à cette interdiction, de même que la clause 5.1 “charges existantes”, ainsi et surtout que toutes les clauses relatives aux licences (6 à 6.8 d) et en particulier aux licences éventuellement valables.

Le contrat comporte enfin une clause 6.9 intitulée “Interdiction de vendre aux NPE” laquelle est entièrement occultée, de sorte que ne peuvent être appréhendées les conséquences éventuellement voulues par les parties en cas de violation d’une telle obligation.

Par un “acte confirmatif de cession” du 7 mai 2020, la société ALCATEL LUCENT a formalisé la cession du brevet EP’254 au profit de la société WADE AND COMPANY, prévue par l’engagement précité du 22 juillet 2017, modifié par un avenant du 2 août 2017, l’acte confirmatif incluant expressément au profit de cette dernière le droit de poursuivre les atteintes au brevet antérieures à la cession.

Par un autre acte “confirmatif” du même jour (7 mai 2020), la société WADE AND COMPANY a confirmé à la société WSOU INVESTMENTS la cession consentie par un acte précédent du 21 août 2017 du brevet EP’254, ainsi que le droit de poursuivre les atteintes au brevet antérieures à la cession.

Force est en l’occurrence de constater qu’en l’état du contrat du 22 juillet 2017 tel que versé aux débats, l’inopposabilité au sous- acquéreur du brevet d’une licence consentie en décembre 2017 apparaît douteuse, peu important que cette licence ne soit pas publiée dès lors que son bénéficiaire n’agit pas en contrefaçon, et pourvu que cette licence soit écrite.

Il y a donc lieu d’inviter les parties à remettre au seul juge de la mise en état conformément aux dispositions de l’article R.153-3 du code de commerce :

1° La version confidentielle intégrale de l’Accord d’Achat de Brevets du 22 juillet 2017, l’Avenant à l’Accord d’Achat de Brevets du 2 août 2017, le Contrat de cession du 21 août 2017, et le contrat de licence entre Nokia et Huawei du 21 décembre 2017 ;

2° Une version expurgée de ces pièces ;

3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.

Les modalités du cercle de confidentialité déterminant les conditions de transmission de ces pièces, ainsi que les personnes pouvant en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

prendre connaissance, seront fixées après transmission de ces éléments.

Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront en l’état réservés.

PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Le juge de la mise en état, Dit que la société WSOU INVESTMENTS devra remettre au juge de la mise en état, au plus tard pour le 6 avril 2021:

1° La version confidentielle intégrale de l’Accord d’Achat de Brevets du 22 juillet 2017, l’Avenant à l’Accord d’Achat de Brevets du 2 août 2017, le Contrat de cession du 21 août 2017 ;

2° Une version expurgée de ces mêmes pièces ;

3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires;

Dit que la société HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE devra remettre au juge de la mise en état, au plus tard pour le 6 avril 2021: 1° Le contrat de licence consenti par Nokia à Huawei du 21 décembre 2017;

2° Une version expurgée de cette même pièce ;

3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires;

Dit que les modalités du cercle de confidentialité déterminant les conditions de communication de ces pièces, ainsi que les personnes autorisées à en prendre connaissance, seront fixées par une décision ultérieure après leur transmission (dont les parties seront informées par message par le RPVA) ;

Réserve les dépens ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI