Existence d'une marque antérieure
Décisions
[…] FAITS ET PROCEDURE Gérard F dit M est titulaire de la marque PASSE PASSE, déposée le 22 août 1979, pour désigner, en classe 16, […] Par jugement du 5 mai 2000, retenant que la marqué déposée en 1979 n'avait pas été renouvelée et que le contrat du 15 avril 1997 n'avait été signé par la société PASSE PASSE que sous la croyance erronée, entretenue par Gérard M, de l'existence d'un droit de marque antérieur, le tribunal a annulé la marque déposée le 30 novembre 1995 n° 95.599.484 pour dépôt frauduleux, dit nul le contrat conclu le 15 avril 1997, condamné Gérard M à payer à la société la somme de 15.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, […]
[…] Marque de l'Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité relative – Existence d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Critères d'appréciation […] La société Shopify Inc. (ci-après, la « requérante ») a introduit devant l'EUIPO une demande en nullité fondée sur l'existence d'un risque de confusion avec la marque de l'Union européenne verbale antérieure SHOPIFY ( 2 ).
[…] à la rédaction duquel elle a participé pour contester l'existence d'un quelconque préjudice, […] la société NOVAMARK a engagé sa responsabilité à l'égard du CREDIT AGRICOLE, étant au surplus observé que la recherche d'antériorité qui lui a été confiée constituait le prélude au dépôt de la marque qu'elle a été chargée d'effectuer au nom et pour le compte du CREDIT AGRICOLE ; Considérant que le CREDIT AGRICOLE prétend avoir subi, […] pour 400.000 francs au discrédit qui en est résulté aux yeux de la clientèle ; Mais considérant que si le préjudice est réel dans la mesure où la CREDIT AGRICOLE s'est trouvé contraint de changer chacun des imprimés portant la marque antérieurement choisie, […]
procedure, decheance de la marque (peter jackson) 1196565 de l'appelante par jugement anterieur devenu definitif, irrecevabilite de l'action de l'appelante tendant a demontrer l'exploitation de sa marque pendant 5 ans avant l'assignation en decheance […] depot effectue apres jugement ayant prononce la decheance de la marque 1196565 de l'appelante, absence de preuves fournies par l'appelante de l'exploitation de sa marque avant le depot de la marque de l'intimee, difficultes d'exploitation de sa marque par l'intimee soulevees par l'existence d'une marque anterieure (jackson), marque (jackson) dechue par jugement de 1 re instance frappe d'appel, […]
[…] Conformément à la règle 16, paragraphe 2 du RE, si l'opposition est fondée sur l'existence d'une marque antérieure qui n'est pas une marque communautaire, l'acte d'opposition doit de préférence être accompagné de preuves de l'enregistrement ou du dépôt de cette marque antérieure, telles que le certificat d'enregistrement. […] En conclusion, l'Office considère que, n'ayant pas fourni la traduction du certificat d'enregistrement de sa marque espagnole n° 2 359 435, l'opposant n'a pas apporté la preuve de l'existence de sa marque au jour de l'opposition. En conséquence l'opposition doit être rejetée.
[…] Champ d'application de l'article 8, paragraphe 3: sur l'existence d'une marque antérieure […] Dès lors, il incombe à la demanderesse en nullité de produire des preuves de l'existence de la marque antérieure, laquelle, dans le cas d'une marque antérieure non enregistrée, implique nécessairement l'identification de la législation applicable protégeant les marques non enregistrées dans le territoire en question et les conditions d'acquisition d'une marque (voir, par analogie, 05/07/2011, 263/09 P-, Elio Fiorucci, EU: C: 2011: 452, § 50).
[…] Le 09/03/2005 l'Office a informé les parties qu'en l'absence de traduction du document déposé afin d'attester l'existence du seul droit antérieur revendiqué, une décision de rejet de l'opposition sera rendue. […] Conformément à la règle 16, paragraphe 2 du RE, si l'opposition est fondée sur l'existence d'une marque antérieure qui n'est pas une marque communautaire, l'acte d'opposition doit de préférence être accompagné de preuves de l'enregistrement ou du dépôt de cette marque antérieure, telles que le certificat d'enregistrement.
[…] Champ d'application de l'article 8, paragraphe 3:sur l'existence d'une marque antérieure […] Conformément à l'article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE, en liaison avec 7 (2) RDMUE, dans le cas d'une demande présentée en vertu de l'article 60, paragraphe 1, du RMUE, la demande en nullité produit des éléments de preuve de l'existence, de la validité et de l'étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à déposer la demande.
[…] Champ d'application de l'article 8, paragraphe 3: sur l'existence d'une marque antérieure […] Conformément à l'article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE, en liaison avec 7 (2) RDMUE, dans le cas d'une demande présentée en vertu de l'article 60, paragraphe 1, du RMUE, la demande en nullité produit des éléments de preuve de l'existence, de la validité et de l'étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à déposer la demande.
[…] Marque communautaire – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité relative – Existence d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)) (cf. points 65-67)
pendant 7 jours
Commentaires
Les notions de base en droit des marques sont intuitives et tout le monde les comprend plus ou moins. […] Droit & Technologies Quand peut-on s'opposer au dépôt d'une marque identique ou similaire à une marque existante? […] Le cas est fréquent : une société dépose une demande d'enregistrement de marque communautaire à l'OHMI, et voit une autre société invoquer une marque antérieure pour s'opposer au dépôt postérieur. Le cas est d'autant plus fréquent que les marques communautaires ayant un rayonnement géographique large, le risque statistique portant sur l'existence d'une marque antérieure identique ou similaire, est plus important. […]
Lire la suite…L'affaire est intéressante quand on en vient à la question de savoir : Quid d'un domainer qui enregistre un nom de domaine reprenant une marque d'un tiers non enregistrée dans le pays où le domainer se situe ? La Requérante avançait en effet dans ses conclusions qu'il était titulaire de marques française, […] le paragraphe 4(a) des principes UDRP prévoit la réunion de trois éléments cumulatifs pour prétendre à l'attribution d'un nom de domaine litigieux. […] La preuve de l'enregistrement et de l'usage de mauvaise foi du titulaire attire l'attention ici dès lors que le défendeur affirmait avoir procédé à une vérification de l'existence d'une marque antérieure sur le signe « PHOTOMATON » en utilisant les bases de données de l'Office Américain des marques. […]
Lire la suite…[…] Names and Numbers) a mis en place un mécanisme de protection des titulaires de droits antérieurs par la création d'une base de données appelée Trademark ClearingHouse ou TMCH. Ce mécanisme est accessible depuis le 26 mars 2013 aux titulaires de marques , […] le propriétaire d'une marque de cosmétiques sera prioritaire pour enregistrer « sa marque.beauté » au moment du lancement de l'extension « .beauté ». […] Un outil de surveillance (Trademark Claims Services) Un service de surveillance (le Trademark Claims services) permet d'informer le déposant d'un nom de domaine et le titulaire d'un droit antérieur de l'existence […]
Lire la suite…[…] (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) a mis en place un mécanisme de protection des titulaires de droits antérieurs par la création d'une base de données appelée Ce mécanisme est accessible depuis le 26 mars 2013 aux titulaires de marques , […] le propriétaire d'une marque de cosmétiques sera prioritaire pour enregistrer « sa marque.beauté » au moment du lancement de l'extension « .beauté ». […] Un outil de surveillance (Trademark Claims Services) Un service de surveillance (le Trademark Claims services) permet d'informer le déposant d'un nom de domaine et le titulaire d'un droit antérieur de l'existence […]
Lire la suite…Promulguée le 14 juin 2023, la loi portant révision de la loi sur les marques devrait entrer en vigueur d'ici juin 2024. […] Actuellement, les lettres de consentement ne permettent guère aux déposants d'éviter le rejet d'une demande motivé par l'existence d'une marque antérieure identique ou similaire. […] Il résulte de la loi modificative que l'obtention du consentement du titulaire de la marque antérieure pourra permettre d'échapper au rejet. […] Même s'il est difficile de prédire la pratique de l'Office et ses exigences vis-à-vis des déposants, on peut supposer qu'il sera plus enclin à refuser la coexistence si la marque seconde est identique ou très similaire à la marque antérieure, […]
Lire la suite…1 – L'INPI interdit de déposer des marques similaires aux marques déjà déposées. […] tout déposant est libre de déposer toute marque, même évidemment déjà existante, il appartiendra au titulaire de la marque antérieure de saisir l'INPI d'une procédure d'opposition ou d'annulation pour faire disparaître ladite marque concurrente. […] Si le titulaire d'un droit antérieur ne s'oppose pas à l'enregistrement d'une marque identique ou similaire à ses marques antérieures, alors l'INPI acceptera la marque à l'enregistrement ; […] conformité à l'ordre public) et peut refuser l'enregistrement de la marque pour ces motifs, mais l'existence d'une marque antérieure n'est pas vérifiée d'office par l'INPI. […]
Lire la suite…Les notions de base en droit des marques sont intuitives et tout le monde les comprend plus ou moins. […] Droit & Technologies Quand peut-on s'opposer au dépôt d'une marque identique ou similaire à une marque existante? […] Le cas est fréquent : une société dépose une demande d'enregistrement de marque communautaire à l'OHMI, et voit une autre société invoquer une marque antérieure pour s'opposer au dépôt postérieur. […] le risque statistique portant sur l'existence d'une marque antérieure identique ou similaire, est plus important. […] pour que les relations soient aussitôt qualifiées comme telles et produisent les effets juridiques attachés à l'existence d'une licence. […]
Lire la suite…Une réforme se prépare concernant le droit des marques dans toute l'Union Européenne, […] des indications géographiques et mentions traditionnelles pour les vins et les spécialités traditionnelles garanties ; Cantonnement de l'examen des offices des marques nationales aux motifs absolus (c'est-à-dire pas de rejet d'office de la marque sur la base de l'existence d'une marque antérieure identique ou proche. […] antérieure invoquée dans le cadre des oppositions (l'opposition ne pourra donc être basée que sur les produits et services pour lesquels un usage actuel est prouvé) ; Réduction du délai d'opposition des désignations UE des marques internationales de 9 mois à 4 mois ; […]
Lire la suite…Dès lors, la marque communautaire demandée, reproduisant l'expression OMEGA 3, créait un risque de confusion avec la marque antérieure PULEVA-OMEGA 3. […] paragraphe 1, in fine du Règlement sur la Marque Communautaire que « dans une procédure concernant les motifs relatifs de refus d'enregistrement d'une marque (existence d'une marque antérieure), l'examen de l'OHMI est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties« , […] c'est à juste titre que la Chambre de recours a conclu à l'existence d'un risque de confusion avec la marque antérieure (PULEVA et OMEGA 3 ayant un pouvoir attractif équivalent, et l'élément OMEGA 3 conservant son pouvoir distinctif). […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Partie législative
- Deuxième partie : La propriété industrielle
- Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
- Titre Ier : Marques de produits ou de services
- Chapitre VI : Contentieux
- Section 1 : Contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque
- Sous-section 2 : Nullité de la marque
1° La demande en nullité formée par le titulaire d'une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve :
Article L716-2 du Code de la propriété intellectuelle
- ···
- Partie législative
- Deuxième partie : La propriété industrielle
- Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
- Titre Ier : Marques de produits ou de services
- Chapitre VI : Contentieux
- Section 1 : Contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque
- Sous-section 2 : Nullité de la marque
[…] 1° Le titulaire d'une marque antérieure mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 711-3 ; […]
Article R716-1 du Code de la propriété intellectuelle
- ···
- Partie réglementaire
- Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
- Titre Ier : Marques de produits ou de services
- Chapitre VI : Contentieux
- Section 1 : Contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque
- Sous-section 1 : Demande en nullité ou en déchéance de la marque
[…] 2° Le cas échéant, les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée des droits antérieurs invoqués ; 3° Les références de la marque contestée, ainsi que l'indication des produits ou services visés par la demande en nullité ou en déchéance ;
Article L717-3 du Code de la propriété intellectuelleAbrogé
- ···
- Partie législative
- Deuxième partie : La propriété industrielle
- Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs
- Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service
- Chapitre VII : La marque communautaire
Est irrecevable toute action en contrefaçon, fondée sur une marque communautaire antérieure, contre une marque nationale postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que le dépôt de la marque nationale n'ait été effectué de mauvaise foi.
Article D712-30 du Code de la propriété intellectuelle
- ···
- Partie réglementaire
- Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
- Titre Ier : Marques de produits ou de services
- Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
L'alerte est adressée par l'Institut national de la propriété industrielle par voie électronique dans les cinq jours ouvrables suivant la publication du dépôt d'une demande d'enregistrement de la marque, contenant la dénomination de la collectivité ou le nom de pays concerné, au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Article L711-2 du Code de la propriété intellectuelle
- ···
- Partie législative
- Deuxième partie : La propriété industrielle
- Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
- Titre Ier : Marques de produits ou de services
- Chapitre Ier : Eléments constitutifs de la marque
10° Une marque consistant en la dénomination d'une variété végétale antérieure, enregistrée conformément au livre VI du présent code, au droit de l'Union européenne ou aux accords internationaux auxquels la France ou l'Union sont parties, qui prévoient la protection des obtentions végétales, ou la reproduisant dans ses éléments essentiels, et qui porte sur des variétés végétales de la même espèce ou d'une espèce étroitement liée ;
Article R712-18 du Code de la propriété intellectuelle
- ···
- Partie réglementaire
- Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
- Titre Ier : Marques de produits ou de services
- Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
[…] 2° Lorsque l'opposition est devenue sans objet par suite soit d'un accord entre les parties, soit de la cessation des effets de la demande d'enregistrement de marque contre laquelle l'opposition a été formée ; 3° Lorsque les effets de tous les droits antérieurs ont cessé ;
Article L811-4 du Code de la propriété intellectuelle
- ···
- Partie législative
- Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Livre VIII : Application dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon
- Titre unique
- Chapitre unique
[…] III. - La demande de marque nationale issue de la transformation d'une demande ou d'une marque communautaire bénéficie de la date de dépôt ou de la date de priorité de cette demande ou de cette marque et, le cas échéant, de l'ancienneté d'une marque nationale antérieurement enregistrée et valablement revendiquée."
Article L711-3 du Code de la propriété intellectuelle
- ···
- Partie législative
- Deuxième partie : La propriété industrielle
- Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
- Titre Ier : Marques de produits ou de services
- Chapitre Ier : Eléments constitutifs de la marque
I.-Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : […]
Article L712-4 du Code de la propriété intellectuelle
- ···
- Partie législative
- Deuxième partie : La propriété industrielle
- Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
- Titre Ier : Marques de produits ou de services
- Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
[…] 1° Une marque antérieure en application du 1° du I de l'article L. 711-3 ; […]
- Existence de marques antérieures
- Enregistrement de la marque antérieure
- Protection de la marque antérieure
- Droits antérieurs sur la marque
- Usage de la marque antérieure
- Demande de maintien de la marque antérieure
- Reproduction de la marque antérieure
- Usage sérieux de la marque antérieure
- Fondement de l'opposition sur une marque antérieure
- Caractère distinctif de la marque antérieure
- Absence d'usage sérieux de la marque antérieure
- Précédents d'enregistrements similaires
- Demande de preuve de l'usage de la marque antérieure
- Imitation de la marque antérieure
- Renommée de la marque antérieure
- Reproduction à l'identique de la marque antérieure
- Précédents d'enregistrement de marques similaires
- Absence de risque de confusion avec la marque antérieure
- Absence de renommée de la marque antérieure
- Atteinte à la renommée de la marque antérieure
Le TPICE a rendu un arrêt intéressant le 25 octobre dernier en décidant que le dépôt communautaire ODA devait être refusé en raison de l'existence d'une marque antérieure espagnole RODA et alors même qu'une décision judiciaire antérieure espagnole avait décidé que les signes pouvaient coexister en Espagne. Cette décision aboutit à un apparent paradoxe : la marque communautaire ODA est rejetée en raison d'un droit antérieur espagnol RODA et bien que les signes coexistent en Espagne. […] Si le déposant de la marque communautaire ODA la convertit dans les pays autres que l'Espagne il devrait alors obtenir des droits qu'il pourra alors opposer au titulaire de la marque espagnole RODA, […]
Lire la suite…