Demande de preuve de l'usage de la marque antérieure
Décisions
[…] Par conséquent, selon l'opposante, ce n'est qu'à partir de 2024 qu'elle sera tenue d'utiliser la marque antérieure ou que la preuve de l'usage peut être demandée étant donné qu'elle porterait sinon atteinte aux droits de l'opposante et serait impossible à prouver l'usage de la marque avant même qu'elle ne soit la leur. Compte tenu de ce qui précède, l'opposante soutient que la demande de preuve de l'usage de la marque antérieure présentée par la demanderesse ne devrait pas être prise en considération.
[…] RMUE, sur la base de la marque espagnole antérieure no M 1 619 219 et l'enregistrement international contesté a été rejeté dans son intégralité. La titulaire de l'enregistrement international a été condamnée aux dépens. En ce qui concerne la demande de preuve de l'usage, elle a conclu que la demande de preuve de l'usage de la marque espagnole antérieure présentée par la titulaire de l'enregistrement international était irrecevable, étant donné qu'elle n'avait pas été présentée au moyen d'un document distinct, comme l'exige l'article 19, paragraphe 2, du RDMUE. […] Irrecevabilité de la demande de preuve de l'usage de la marque antérieure
[…] 3 L'opposition était dirigée contre l'ensemble des produits de la demande, y compris ceux indiqués au point 1 ci-dessus. Elle était fondée sur tous les produits de la marque antérieure. La requérante a demandé la preuve de l'usage de la marque antérieure. […] Il motivée que la demande de preuve de l'usage de la marque antérieure est irrecevable en tant que n'était pas dans l'obligation d'utilisation. […]
[…] 14 La demande de preuve de l'usage de la marque antérieure présentée par la requérante pour la première fois au cours de la procédure de recours doit être rejetée comme tardive. Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du REMUE, la preuve de l'usage ne peut être demandée que dans le délai que l'Officeimpartit au demandeur pour présenter ses observations sur l'opposition conformément à l'article 8, paragraphe 2, du REMUE (12/12/2018, T-821/17, VITROMED, EU:T:2018:912, § 28). La défenderesse n'avait donc pas à prouver l'usage de la marque antérieure.
[…] 8 La requérante fait observer que l'opposante a présenté dans sa brève du 23 décembre 2009, une série de documents, afin de prouver l'usage de sa marque antérieure. Étant donné que ces documents semblent insuffisantes, la requérante a décidé de demander, le 22 mars 2010, la preuve de l'usage de la marque antérieure. […] La requérante n'a pas formulé une demande de preuve de l'usage de la marque antérieure. […]
[…] 39 La demande de preuve de l'usage de la marque antérieure, qui était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de publication de la marque contestée, n'a aucunement été présentée. La demande de preuve d'usage devrait être prise en compte puisque, d'une part, la demanderesse a transmis cette requête à la division d'opposition dans le délai fixé pour la nomination du représentant. Deuxièmement, l'invitation à désigner le représentant aurait dû être envoyée à un stade antérieur de la procédure. Par conséquent, la Chambre estime approprié d'admettre les observations en réponse et la demande de preuve d'usage. La chambre de recours renvoie l'affaire à l'opposition pour qu'elle prenne en considération cette demande.
[…] 4 Le 16 mai 2016, la demanderesse a demandé la preuve de l'usage de la marque allemande antérieure. […] 26 Il résulte des considérations précédentes que l'Office a établi à suffisance de droit la réception par l'opposante, le 7 juin 2016, de la communication de la même date informant de la demande de preuve de l'usage de la marque antérieure de la demanderesse.
[…] 6 Le 14 février 2023, la demanderesse a formé une demande de preuve de l'usage de la marque antérieure invoquée, conformément à l'article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE. […] − La division d'opposition n'examine absolument pas la demande de preuve de l'usage présentée par la demanderesse en ce qui concerne la marque antérieure. Les preuves produites par l'opposante sont en outre insuffisantes, de sorte que la marque antérieure ne peut rester la base de l'opposition et que l'opposition doit déjà être rejetée pour cette raison.
[…] 7 La demande de suspension de la procédure n'est pas accueillie. La demande tendant à ce que la défenderesse apporte la preuve de l'usage de sa marque antérieure est rejetée. Sur le fond, le recours n'est pas fondé. L'appréciation de la division d'opposition selon laquelle il existe un risque de confusion entre les deux marques est correcte. Les motifs sont exposés ci-après. […] procédure d'annulation est effectivement pendante, mais cela n'a en fait pas été fourni.B) Sur la demande de preuve de l'usage de la marque antérieure
[…] − La déclaration des demandeurs du 12 novembre 2021 ne constitue pas une demande explicite, claire et inconditionnelle d'usage. Les produits mentionnés par les demandeurs pour lesquels la preuve de l'usage doit être apportée ne font pas partie de l'enregistrement international antérieur de la marque. […] 18 Les demandeurs font valoir que c'est à tort que la division d'opposition a déclaré irrecevable leur demande de preuve de l'usage de la marque antérieure no 1168526 «Strellson» (marque verbale). […]
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Commentaires
La société E. a présenté une demande d'enregistrement de marque communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur. La société A. a formé opposition à l'enregistrement de la marque demandée, fondée sur une marque verbale nationale antérieure, enregistrée en France. La division d'opposition de l'OHMI a partiellement fait droit à l'opposition et a rejeté la demande d'enregistrement. La société E. a formé un recours (...) Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ? Découvrez nos formules
Lire la suite…La société E. a présenté une demande d'enregistrement de marque communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur. La société A. a formé opposition à l'enregistrement de la marque demandée, fondée sur une marque verbale nationale antérieure, enregistrée en France. La division d'opposition de l'OHMI a partiellement fait droit à l'opposition et a rejeté la demande d'enregistrement. La société E. a formé un recours (...) Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ?
Lire la suite…[…] le déposant attaqué peut ainsi, pour se défendre, demander à l'opposant de démontrer l'usage de la marque antérieure dont il se prévaut, au cours des 5 ans précédant la publication de la demande attaquée. En l'absence d'une telle démonstration, la division d'opposition de l'OHMI pourra considérer l'opposition injustifiée du fait de la déchéance du droit antérieur. […] En d'autres termes, toute demande de preuve d'exploitation de la marque antérieure qui serait adressée par le déposant à l'opposant au cours de la période de « cooling-off », mais à laquelle l'opposant ne répondrait qu'après l'ouverture de la période conflictuelle de la procédure, […]
Lire la suite…Un particulier a demandé la déchéance pour défaut d'usage d'une marque communautaire auprès de l'OHMI. La division d'annulation de l'Office a prononcé la déchéance de ladite marque considérant que son titulaire ne rapportait pas la preuve d'un usage sérieux (cf. […] La difficulté tient au fait que lorsque le titulaire cède son droit, les conséquences sont très importantes. […] Il ressort aussi de la jurisprudence qu'un faible volume commercialisé peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l'usage de cette marque et inversement (Point 85 et rappel de la jurisprudence antérieure sur la même question). […]
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Lire la suite…L'exploitation d'une marque sur les réseaux sociaux par son titulaire constitue-t-elle une preuve réelle d'usage ? Focus sur un arrêt récent de l'UE sur les marques et les médias sociaux qui nous éclaire sur ce sujet d'actualité. Quand l'usage d'une marque sur des sites de réseaux sociaux constitue-t-il une preuve effective d'usage ? Telle était la question posée au Tribunal de l'UE le 7 février 2024 lorsqu'il a rendu son arrêt dans l'affaire T-74/23. […] Suite à une requête de Caramé Holding, l'Office européen de la propriété intellectuelle (EUIPO) a demandé à la requérante de fournir la preuve de l'usage sérieux de sa marque antérieure. […]
Lire la suite…La réforme du droit des marques permet ainsi à l'opposant de protéger non seulement ses marques antérieures, […] Par ailleurs, la réforme accorde une place non négligeable à l'usage dans le cadre des procédures d'opposition, soit pour justifier d'un droit antérieur, par exemple pour la renommée d'une marque ou la portée non seulement locale d'un nom de domaine, soit comme moyen de défense dans le cadre des demandes de preuves d'usage dont le rôle est désormais plus important. […] L'objectif d'une demande de preuve d'usage est de permettre aux déposants de s'assurer que la ou les marques antérieures sur lesquelles se fonde l'opposant font l'objet d'un usage sérieux. […]
Lire la suite…La société Rolex S.A a déposé une opposition à l'encontre d'une demande de marque figurative représentant une couronne, […] paragraphe 5 du RMUE permettant que la marque de renommée bénéficie d'une protection élargie et s'attarde notamment sur la dernière : La marque antérieure prétendument renommée doit être enregistrée, […] L'usage sans juste motif de la marque demandée […] doit conduire à l'un des trois types de risques distincts ou alternatifs : Soit que l'usage porte atteinte caractère distinctif de la marque antérieure Soit il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure Ou encore il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. […] En l'espèce, […]
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Lois et règlements
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- Partie législative
- Deuxième partie : La propriété industrielle
- Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
- Titre Ier : Marques de produits ou de services
- Chapitre VI : Contentieux
- Section 1 : Contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque
- Sous-section 2 : Nullité de la marque
1° La demande en nullité formée par le titulaire d'une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve : a) Que la marque antérieure a fait l'objet, […] d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, […]
Article L716-4-5 du Code de la propriété intellectuelle
- ···
- Partie législative
- Deuxième partie : La propriété industrielle
- Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
- Titre Ier : Marques de produits ou de services
- Chapitre VI : Contentieux
- Section 2 : Contentieux de la contrefaçon
1° Lorsque le titulaire de la marque antérieure a toléré pendant une période de cinq années consécutives l'usage de la marque postérieure en connaissance de cet usage et pour les produits ou les services pour lesquels l'usage a été toléré, […] le demandeur à l'action en contrefaçon sur le fondement d'une marque antérieure ne rapporte pas les preuves exigées, selon les cas, […]
Article L712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle
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- Partie législative
- Deuxième partie : La propriété industrielle
- Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
- Titre Ier : Marques de produits ou de services
- Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
1° Que la marque antérieure a fait l'objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l'opposition, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d'enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 ou, s'il s'agit d'une marque de l'Union européenne, à l'article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ;
Article L716-2-8 du Code de la propriété intellectuelle
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- Partie législative
- Deuxième partie : La propriété industrielle
- Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
- Titre Ier : Marques de produits ou de services
- Chapitre VI : Contentieux
- Section 1 : Contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque
- Sous-section 2 : Nullité de la marque
Le titulaire d'un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives l'usage d'une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage n'est plus recevable à demander la nullité de la marque postérieure sur le fondement de l'article L. 711-3, pour les produits ou les services pour lesquels l'usage de la marque a été toléré, à moins que l'enregistrement de celle-ci ait été demandé de mauvaise foi.
Article L716-4-3 du Code de la propriété intellectuelle
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- Partie législative
- Deuxième partie : La propriété industrielle
- Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
- Titre Ier : Marques de produits ou de services
- Chapitre VI : Contentieux
- Section 2 : Contentieux de la contrefaçon
Est irrecevable toute action en contrefaçon lorsque, sur requête du défendeur, le titulaire de la marque ne peut rapporter la preuve : 1° Que la marque a fait l'objet, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en contrefaçon a été formée, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 ;
Article R716-6 du Code de la propriété intellectuelle
- ···
- Partie réglementaire
- Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
- Titre Ier : Marques de produits ou de services
- Chapitre VI : Contentieux
- Section 1 : Contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque
- Sous-section 2 : Procédure administrative en nullité ou en déchéance de la marque
titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ; […]
Article R712-16-1 du Code de la propriété intellectuelle
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- Partie réglementaire
- Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
- Titre Ier : Marques de produits ou de services
- Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
Dans le cadre de ces observations, le titulaire de la demande d'enregistrement contestée peut inviter l'opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l'objet d'un usage sérieux au sens de l'article L. 714-5 ;
Article L716-2-4 du Code de la propriété intellectuelle
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- Partie législative
- Deuxième partie : La propriété industrielle
- Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
- Titre Ier : Marques de produits ou de services
- Chapitre VI : Contentieux
- Section 1 : Contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque
- Sous-section 2 : Nullité de la marque
1° La demande en nullité fondée sur une marque antérieure lorsque le titulaire de la marque antérieure enregistrée n'établit pas, sur requête du titulaire de la marque postérieure, qu'à la date du dépôt ou à la date de priorité de cette marque postérieure, la marque antérieure, susceptible d'être annulée sur le fondement des 2°, 3° et 4° de l'article L. 711-2, avait acquis un caractère distinctif ;
Article 27 de la Loi n°91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de serviceAbrogé
- Loi n°91-7 du 4 janvier 1991
[…] L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au paragraphe précédent n'y fait pas obstacle s'il a été seulement entrepris depuis trois mois après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de la demande
Article L716-4-2 du Code de la propriété intellectuelle
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- Partie législative
- Deuxième partie : La propriété industrielle
- Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
- Titre Ier : Marques de produits ou de services
- Chapitre VI : Contentieux
- Section 2 : Contentieux de la contrefaçon
titulaire d'une marque de garantie ou d'une marque collective peut demander, au nom des personnes habilitées à utiliser la marque, réparation du préjudice subi par celles-ci du fait de l'usage non autorisé de la marque.
- Preuve de l'usage sérieux de la marque antérieure
- Preuve d'usage sérieux de la marque
- Demande de déchéance de la marque pour absence d'usage sérieux
- Demande de rejet de la demande de marque
- Demande de maintien de l'opposition à l'enregistrement de la marque
- Demande de maintien de la demande de marque pour certains produits
- Demande de déchéance de la marque communautaire
- Demande de maintien de la demande de marque pour les produits restants
- Demande de refus de protection de la marque contestée
- Absence d'imitation de la marque antérieure
- Absence de risque de confusion pour les produits et services restants
- Demande de condamnation pour contrefaçon de marque
- Demande de déchéance de l'enregistrement international de la marque
- Demande de reconnaissance de l'opposition à l'enregistrement de la marque
- Absence d'usage sérieux de la marque antérieure
- Demande de confirmation de la validité de la demande d'enregistrement
- Demande de dommages intérêts pour contrefaçon de marque
- Demande de reconnaissance de contrefaçon de marque
- Demande de confirmation de l'enregistrement de la marque
- Absence d'usage sérieux de la marque