COUR D’APPEL DE LYON ARRET DU 13 mai 2015

1ère chambre civile A R.G : 13/08055

Décision du tribunal de grande Instance de Lyon Au fond du 19 septembre 2013 ,G chambre RG : 11/12661

APPELANTE : SAS MERIAL […] 69007 LYON représentée par la SELARL FORESTIER-LELIEVRE, avocat au barreau de LYON assistée de l’AARPI SALANS F S DENTON EUROPE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES : SA VIRBAC 1ère avenue 2065 M L 06516 CARROS représentée par Maître Sylvie GARDE-LEBRETON, avocat au barreau de LYON assistée de la SEP J ARMENGAUD ET S GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS

SAS ALFAMED, venant aux droits de la Société FRANCODEX SANTE ANIMALE du fait de la transmission universelle de patrimoine de cette dernière au profit de la Société ALFAMED selon acte du 30 mars 2012 13ème rue LID 06517 CARROS CEDEX représentée par Maître Sylvie GARDE-LEBRETON, avocat au barreau de LYON assistée de la SEP J ARMENGAUD ET S GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS

Date de clôture de l’instruction : 14 novembre 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 décembre 2014

Date de mise à disposition : 19 mars 2015, prorogée au 26 mars 2015, au 30 avril 2015, 07 mai 2015, puis 13 mai 2015, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Michel GAGET, président

— François MARTIN, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller assistés pendant les débats de Joëlle P, greffier

À l’audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle P, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 19 septembre 2013 par le tribunal de grande instance de Lyon qui prononce le nullité de la marque française Fiproline n° 3588921 et qui condamne la société Virbac à payer à la société Merial la somme de 200 000 euros de dommages et intérêts, outre 15 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu l’appel formé le 15 octobre 2013 par la SAS Merial ; Vu les conclusions de la SAS Merial en date du 29 avril 2014 dans lesquelles elle sollicite la confirmation de la nullité de la marque française Fiproline n°3588921, tout en réclamant l’infirmation de la décision entreprise quant à l’évaluation des préjudices causés par les agissements des intimés pour réclamer, en appel, ce qui suit: 1) la somme de 80 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral du fait de l’atteinte à la marque Frontline n° 94509301 qui est une marque renommée 2) la somme de 6 000 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi du fait de l’atteinte portée à la marque Frontline ; 3) la somme de 850 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; 4) l’interdiction pour les sociétés intimées d’utiliser la dénomination Fiproline en relation avec des produits ou services vétérinaires ; 5) la condamnation, conformément à l’article L. 716-15 du Code de la propriété intellectuelle, à rappeler les produits commercialisés sous la marque Fiproline et l’interdiction d’apposer la mention ® sur tout emballage comportant la dénomination Fiproline et le rappel de tout emballage revêtu du symbole ® ; 6) la publication de la décision dans 10 quotidiens ou revues au choix de l’appelante et aux frais des intimées ;

7) la somme de 90 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la société Virbac et de la société Alfamed en date du 16 octobre 2014 qui concluent à la confirmation de la décision attaquée en ce qu’elle a débouté la société Merial de ses réclamations et à la réformation en ce qu’elle a prononcé la nullité de la marque française Fiproline n° 3588921 et condamné la société Virbac à payer diverses sommes à la société Merial ; Vu les mêmes conclusions dans lesquelles elle soutient le mal fondé ;de l’intégralité des demandes de la société Merial et la condamnation de cette société à payer à la société Virbac la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour avoir, de manière déloyale, tenté une exécution de la décision de première instance en violation des dispositions de l’article R. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, outre celle de 60 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 novembre 2014. DECISION 1. La société Merial est une société pharmaceutique commercialisant des médicaments destinés aux animaux. Elle a déposé la marque verbale Frontline le 3 mars 1994 sous le n° 94/509301 désignant en classe 5 «insecticides et produits antiparasitaires et produits antiparasitaires à usage vétérinaires», afin de diffuser un traitement à base de Fipronil pour tuer les tiques et puces des animaux domestiques. La marque Frontline a été renouvelée le 08 décembre 2003. 2. Le groupe Virbac est un groupe pharmaceutique concurrent dédié à la santé animale. La société Alfamed fait partie de la société Virbac. 3. Le brevet qui couvrait le Fipronil a expiré en mai 2009 et la société Virbac a lancé deux gammes d’antiparasitaires pour chiens et chats à base de Fipronil, dont la marque Fiproline pour les pharmacies et jardineries animaleries qui a été déposée le 17 juillet 2008 sous le numéro 3 588 921 pour désigner en classe 5 «les préparations vétérinaires, en particulier un antiparasitaire externe», puis une marque internationale n° 1032318. Sur la validité de la marque Fiproline : 4. La société Merial soutient que la marque Fiproline doit être annulée sur le fondement des dispositions de l’article R. 5141-1-1 du code de la santé publique dans la mesure où le nom commercial se confond avec le nom de la molécule Fipronil, et non pas sur le fondement de l’article L.711-2 b) du code de la propriété intellectuelle, comme l’a fait le jugement.

5. Les sociétés Virbac et Alfamed soutiennent de leur côté que la marque Fiproline ne doit pas être annulée sur le fondement de l’article L. 711-2 b) du code de la propriété intellectuelle qui sanctionne le défaut de caractère distinctif, car d’une part, rien n’indique dans l’enregistrement que le Fipronil est utilisé dans ces produits, et que d’autre part, le suffixe «line» n’est pas une imitation ou une inversion du suffixe «nil» du terme Fipronil mais un moyen purement commercial. Les sociétés intimées sollicitent donc la réformation du jugement sur ce point. 6. Mais, comme le relève à juste titre le jugement attaqué, le principe actif contenu dans les produits de la marque Fiproline est bien le Fipronil, comme l’indiquent les emballages des produits versés au débat par les sociétés Virbac et Alfamed elles-mêmes. 7. Mais, comme le relève avec pertinence le premier juge, ce suffixe «line» est bien issu d’une inversion des lettres contenues dans le suffixe «nil» du terme Fipronil, l’impression phonétique étant d’ailleurs de nature à induire la confusion. Concernant le début du terme, «Fipro» est repris de façon intégrale.

8. Mais, comme le souligne la décision entreprise à bon droit, les deux dénominations sont quasiment identiques et le terme Fiproline reprend de façon presque parfaite le terme Fipronil, constituant la dénomination commune du produit et indique de cette façon le principe actif qu’il contient. 9. Pareillement au premier jugement, la cour constate que le terme Fiproline est dénué d’arbitraire au regard du produit désigné, ce qui rend la marque dénuée de caractère distinctif au sens de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle. 10. En conséquence, la marque Fiproline est déclarée nulle en application des dispositions de l’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle. La confirmation du jugement s’impose sur ce point. 11. La nullité de la marque Fiproline qui est prononcée pour absence de caractère distinctif a pour conséquence qu’il n’y a pas lieu d’examiner les demandes de la société Merial au titre de la contrefaçon. 12. Le présent arrêt doit être inscrit au Registre National des Marques sur réquisition du greffier dans le mois de son prononcé.

Sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure Frontline par la marque Fiproline et sur les actes de concurrences déloyale des sociétés Virbac et Alfamed : 13. La société Merial soutient que la marque Fiproline porte atteinte à la renommée de la marque Frontline, selon les dispositions de

l’article 713-5 du code de la propriété intellectuelle. Une telle atteinte se caractérise par une similitude des signes en présence entre la marque dotée de renommée et la marque contestée. 14. La société Merial soutient encore que les sociétés intimées ont commis des actes de concurrence déloyale en déposant et en utilisant la marque Fiproline, terme trop proche du nom du principe actif utilisé, qui pénalise ses concurrents. 15. Il convient de statuer sur ces deux points de manière simultanée dans la mesure où les actes de concurrence déloyale se confondent avec l’atteinte à la renommée de la marque. La cour constate qu’en réalité, les mêmes actes, qui sont le dépôt et l’utilisation de la marque Fiproline sont de nature à constituer à la fois l’atteinte à la renommée de la marque Frontline et les actes de concurrence déloyale. La cour assimile donc les actes de concurrence déloyale à l’atteinte à la marque Frontline. Sur la renommée de la marque Frontline : 16. À titre liminaire, et contrairement à ce que le jugement a décidé, la protection d’une marque jouissant d’une renommée n’est pas limitée aux produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. Cette protection s’applique également aux produits et services similaires à la marque de notoriété. Ceci n’est en outre pas contesté par la société intimée. 17. En ce qui concerne la renommée de la marque Frontline, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Virbac et Alfamed, il ressort des pièces du dossier, notamment de la pièce 18-1, que la marque Frontline bénéficiait bel et bien d’une renommée importante auprès du public concerné par le produit, mais également auprès du public non concerné par celui-ci. Il est incontestable que la marque Frontline, qu’elle soit ou non affublée du terme «combo», était à partir de 2005, comme le démontrent les sondages réalisés par Bio’sat et par TNS Sofres, donc avant le dépôt de la marque Fiproline le 08 janvier 2008, une marque jouissant d’une renommée nationale et bien connue des consommateurs. Frontline jouissait donc bien d’une renommée au sens de l’article 713-5 du code de la propriété intellectuelle lors du dépôt de la marque Fiproline.

Sur l’imitation de la marque Frontline par la marque Fiproline : 18. En ce qui concerne la similitude des signes entre la marque Frontline et la marque Fiproline, contrairement à ce que soutiennent les sociétés intimées, la ressemblance entre les deux termes «Frontline» et «Fiproline» est forte. D’un point de vue visuel, sur les neuf lettres qui composent chaque mot, sept sont identiques, et qui plus est placées dans le même ordre.

S’il est vrai que les emballages ne sont pas identiques, il est remarquable que des couleurs semblables sont utilisées (orange, rouge, violet, turquoise), ainsi que des photographies de chiens dont certains qui sont de la même race, semblent identiques. Ce visuel relève de l’imitation au sens de l’article 713-5 du code de la propriété intellectuelle. D’un point de vue phonétique, s’il est vrai que le terme Frontline est bisllyabique et que le terme Fiproline est trisyllabique, l’impression auditive générale est semblable: l’attaque est similaire par le son de la lettre F, suivi directement ou très rapidement du son de la lettre R, et la fin du terme est strictement identique. De plus, la prononciation à l’anglaise de ces termes a pour conséquence la confusion possible entre les termes pour le consommateur. 19. La cour constate donc que la marque Fiproline constitue une imitation de la marque Frontline au sens de l’article 713-5 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 6 bis de la Convention de Paris. 20. Cette imitation, en entraînant la confusion dans l’esprit du consommateur est bien de nature à porter préjudice à la société Merial qui exploite la marque Frontline, imitée par la marque Fiproline.

Sur le dépôt et l’utilisation de la marque Fiproline par les sociétés Virbac et Alfamed : 21. Comme l’a retenu à juste titre le jugement, bien que la molécule Fipronil soit tombée dans le domaine public, en déposant et en utilisant une marque dont le nom est quasiment identique au principe actif utilisé, les sociétés Virbac et Alfamed ont bien utilisé un procédé déloyal qui porte atteinte à la renommée de la marque Frontline. En effet, la proximité du nom de la marque avec le principe actif est de nature à induire une préférence d’utilisation pour le consommateur. Ce comportement est un procédé déloyal qui constitue une faute de la part des sociétés Virbac et Alfamed. Cette faute a bien causé un préjudice à la société Merial, qui doit être réparé. 22. En conséquence, les sociétés Virbac et Alfamed doivent réparer les préjudices de la société Merial au titre de l’atteinte à la renommée de la marque Frontline, tant sur le plan moral qu’économique. 23. L’atteinte constatée à la marque Frontline doit cesser au jour du présent arrêt. En conséquence, la cour ordonne à la société Virbac et à la société Alfamed de cesser d’utiliser et de faire cesser d’utiliser aux sociétés du groupe Virbac la dénomination Fiproline sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt. En conséquence, la cour ordonne, conformément aux dispositions de l’article L. 716-15 du code de la propriété intellectuelle, le rappel des produits commercialisés sous la marque Fiproline des circuits

commerciaux et leur destruction sous constat d’huissier, ainsi que la destruction aux frais des sociétés intimés des produits de marque Fiproline détenus par ces sociétés. Toutes les autres sociétés du groupe Virbac devront se conformer à ce rappel dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

24. La société Merial soutient enfin que l’utilisation du symbole ® par les sociétés intimées est trompeuse car elle induit l’utilisation d’une marque déposée alors la marque Fiproline a été annulée par le jugement entrepris. 25. Toutefois, la cour estime que ce symbole n’est pas suffisamment signifiant pour le consommateur pour causer un préjudice quelconque. En effet, la signification du symbole ®, indiquant que la marque est enregistrée, n’est pas suffisamment connue du grand public pour orienter le client vers ce produit au détriment d’un autre. De ce fait, il ne peut découler, pour les concurrents des sociétés Virbac et Alfamed, de préjudice de ce comportement, qui n’est pas déterminant du choix du client. Cette demande mal fondée est rejetée. Sur les préjudices de la société Merial : 26. En ce qui concerne le préjudice moral découlant de l’atteinte à la marque Frontline, qui est réel, il doit être réparé à hauteur de 80 000 euros. Les sociétés Virbac et Alfamed sont donc solidairement condamnées à verser la somme de 80 000 euros à la société Virbac à ce titre. 27. Quant au préjudice commercial causé par l’atteinte à la renommée de la marque, celui-ci doit être fixé en tenant compte du fait que la molécule Fipronil peut faire l’objet d’une utilisation entièrement libre depuis qu’elle se trouve dans le domaine public, en tenant compte des investissements faits par la société Merial pour la promotion de sa marque et pour sa protection contre toute utilisation déloyale par ses concurrents, en tenant compte de la gravité de l’atteinte à la marque, gravité qui a nécessairement un retentissement économique sur le volume des ventes, compte tenu de la confusion créé dans l’esprit du consommateur moyen, en tenant compte des volumes et quantités des produits mis sur le marché par le concurrent déloyal, de sorte que la cour estime que les éléments de fait qui ont été contradictoirement débattus dans les conclusions et les documents donnés au débat permettent de fixer le préjudice commercial à la somme de 2 000 000 d’euros qui répare le préjudice né de l’atteinte à la renommée de la marque. 28. Le présent arrêt sera publié dans 5 quotidiens ou revues hebdomadaires ou mensuelles au choix de la société Merial et aux frais des sociétés Virbac et Alfamed dans la limite de 5 000 euros TTC par publication.

29. L’équité commande d’allouer la somme de 80 000 euros à la société Merial au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 30. Les demandes reconventionnelles de la société Virbac et de la société Alfamed qui réclament la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts en raison d’une tentative déloyale d’exécution du jugement attaqué et celle de 60 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas fondées ni en fait ni en droit dans la mesure même où l’inscription de la nullité prononcée par le jugement entrepris n’a pas eu lieu et où aucune atteinte, par la publication de cette décision, aux droits de ces société n’a été commise ou a eu lieu, de sorte que le préjudice dont il est argué n’existe pas.

31. La société Virbac qui perd en appel supporte les dépens de cette instance.

PAR CES MOTIFS La Cour,
- réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 septembre 2013 par le tribunal de grande instance de Lyon ;

- statuant à nouveau,

— déclare nulle la marque Fiproline conformément aux dispositions de l’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, en conséquence,
- ordonne l’inscription du présent arrêt au Registre National des Marques sur réquisition du greffier dans le mois de son prononcé ;

- dit que la marque Frontline est une marque renommée ;

- dit que la marque Fiproline porte atteinte à la renommée de la marque Frontline conformément aux dispositions de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 6 bis de la convention de Paris, et que son dépôt et son utilisation constituent également des actes de concurrence déloyale, causant un préjudice moral et économique à la société Merial ;

- en conséquence,
- condamne solidairement les sociétés Virbac et Alfamed à verser à la société Merial les sommes suivantes :

- la somme de 80 000 euros au titre du préjudice moral subi par la société Merial du fait de l’atteinte à la renommée de la marque Frontline,

— la somme globale de 2 000 000 d’euros au titre du préjudice économique et commercial subi par la société Merial du fait de l’atteinte portée à la renommée de la marque Frontline par le sociétés Virbac et Alfamed ;

- dit que l’atteinte à la marque doit cesser, en conséquence,
- ordonne à la société Virbac et à la société Alfamed de cesser d’utiliser et de faire cesser d’utiliser aux sociétés du groupe Virbac la dénomination Fiproline sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt,
- ordonne, conformément aux dispositions de l’article L. 716-15 du code de la propriété intellectuelle, le rappel des produits commercialisés sous la marque Fiproline des circuits commerciaux et leur destruction sous constat d’huissier, ainsi que la destruction aux frais des sociétés intimés des produits de marque Fiproline détenus par ces sociétés.

- ordonne que toutes les autres sociétés du groupe Virbac devront se conformer à ce rappel dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

- ordonne la publication du présent arrêt dans 5 quotidiens ou revues hebdomadaires ou mensuelles au choix de la société Merial et aux frais des sociétés Virbac et Alfamed dans la limite de 5 000 euros TTC par publication ;

- condamne solidairement les sociétés Virbac et Alfamed à verser à la société Merial la somme de 80 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- condamne solidairement les sociétés Virbac et Alfamed aux dépens de première instance et d’appel,
- autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.