La cour est saisie de l’appel formé par la société de droit allemand HARIBO GmbH & CO KG (ci après dénommée HARIBO), à l’encontre du jugement contradictoire rendu le 20 octobre 2000 par le tribunal de grande instance de Paris ayant essentiellement :

- dit que la marque internationale KINDER constitue une marque valable au regard du droit français,
- dit que en déposant la marque internationale KINDER-PARADE le 14 mars 1992 sous le n° 584 214 et désignant la France, la société HARIBO a commis des actes de contrefaçon de la marque KINDER dont est titulaire la société de droit italien FERRERO,
- en conséquence,
- interdit, sous astreinte, à la société HARIBO de faire usage de la dénomination KINDER en France,
- ordonné l’exécution provisoire de ce chef,
- prononcé en tant que de besoin la nullité de la partie française de l’enregistrement international de la marque KINDER-PARADE enregistrée le 14 mars 1992 sous le n° 584 214,
- condamné la société HARIBO à verser à la société FERRERO la somme de 30.000 francs à titre de dommages-intérêts,
- autorisé diverses mesures de publication et de transmission et condamné la société HARIBO à verser à la société FERRERO la somme de 15.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il est rappelé que la société FERRERO est titulaire de la marque internationale dénominative KINDER visant la France et déposée le 14 juin 1985 sous le n° R 298 866 en renouvellement d’un dépôt antérieur pour désigner en classe 30 les produits suivants : café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever, sel de cuisine, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace; cacao, produits de cacao, pâte de chocolat, couverture, chocolat, pralines, articles de chocolat pour décoration d’arbres de Noël, produits alimentaires consistant en une enveloppe de chocolat comestible avec farcissure alcoolique, sucreries. Ayant constaté le dépôt par la société HARIBO, le 14 mars 1992, sous le n° 584 214 de la marque internationale KINDER-PARADE, visant la France, pour désigner des sucreries, elle l’a fait assigner le 23 décembre 1996, notamment en contrefaçon et il a été fait droit à sa prétention aux termes du jugement aujourd’hui entrepris. Dans ses dernières conclusions, du 6 novembre 2003, la société HARIBO prie la cour d’infirmer ledit jugement et, statuant à nouveau de :

- prononcer la nullité, en application des dispositions des articles L 711-2 et L 714-3 du Code de la propriété intellectuelle de la marque internationale KINDER n° R 298 866 invoquée par la société FERRERO,
- à titre subsidiaire : prendre acte de la radiation par elle opérée de la partie française de son enregistrement de la marque internationale KINDER PARADE n° 584 214, soumettre à la cour de justice des Communautés européennes par application de l’article 234 du traité de Rome la question préjudicielle suivante : "la notion d’usage dans la vie des affaires telle qu’elle est employée dans l’article 5 de la directive CE n° 89/104 du 21 décembre 1998 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques doit-elle être interprétée comme permettant au titulaire d’une

marque d’interdire le simple dépôt d’une marque non suivi d’actes d’exploitation", surseoir à statuer dans l’attente de la décision de ladite cour,
- en tout état de cause : dire que le simple dépôt de la dénomination KINDER PARADE ne saurait constituer une contrefaçon de la marque KINDER,
- encore plus subsidiairement : constater que la société FERRERO ne peut se prévaloir d’un quelconque préjudice, En conséquence, la débouter de toutes ses prétentions, La condamner au paiement d’une somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, du 26 mai 2003, la société FERRERO invite la cour à rejeter toutes les demandes de la société HARIBO, à confirmer intégralement le jugement attaqué et à condamner sa contradictrice à lui payer la somme de 7.000 euros en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

I – Sur la validité de la marque KINDER Considérant que la société HARIBO prétend en premier lieu que la marque KINDER de la société FERRERO serait nulle comme étant dépourvue de caractère distinctif au regard du droit tant interne que communautaire ; Qu’à cet égard, elle fait valoir que le terme KINDER qui signifie « enfants » en allemand est certainement l’un des mots de cette langue parmi les plus connus au sein de la population française et qu’il est difficile de concevoir un terme plus descriptif que celui d’enfants pour désigner les destinataires des sucreries commercialisées par FERRERO sous la marque KINDER ; qu’elle ajoute qu’en l’état de l’harmonisation des règles communautaires en matière de marques et des principes touchant à la libre circulation des produits, ne peut être considérée comme valable dans un Etat de la communauté une marque constituée d’un terme descriptif absolument évident dans la langue d’un autre Etat membre ; Mais attendu que la validité d’une marque doit être appréciée à l’époque de son dépôt et au regard des produits désignés dans son enregistrement ; Que la marque KINDER a été déposée pour la première fois le 14 juin 1965 ; Qu’aux termes de la loi du 31 décembre 1964 étaient considérées comme marques notamment les noms sous une forme distinctive et les dénominations servant à distinguer les produits d’une fabrique ou les objets d’un commerce ; Que la marque internationale KINDER est composée d’un terme allemand et que comme les premiers juges l’ont dit avec pertinence, une expression étrangère, pour être considérée comme ayant caractère distinctif en France, ne doit pas être devenue dans ce pays d’un emploi nécessaire ou usuel pour désigner les produits, étant précisé qu’il ne suffit pas qu’une fraction du public en connaisse le sens dans la langue dont elle est issue, mais qu’il doit être prouvé qu’elle était à l’époque du dépôt d’un emploi courant en France pour y désigner les produits visés par l’enregistrement de la marque ; Or considérant que pas davantage qu’elle n’avait été en mesure de le faire en première

instance, la société HARIBO ne démontre aujourd’hui qu’en 1965 le terme KINDER serait en France entré dans le langage courant pour y désigner les produits concernés ; Considérant, par ailleurs, que les dispositions européennes invoquées par la société HARIBO ne font pas obstacle à ce qu’une législation nationale puisse permettre au titulaire d’un droit de marque dans un Etat membre de s’opposer à l’importation à partir d’un autre Etat membre, de produits similaires, légalement revêtus dans cet Etat d’une marque prêtant à confusion avec la marque protégée ; Qu’en l’espèce, comme le tribunal l’a relevé à bon droit, les marques en présence servent à désigner des produits identiques et que l’utilisation en France du terme KINDER, dans la marque KINDER PARADE est susceptible d’entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public car loin de se fondre dans un ensemble, il conserve son caractère distinctif ; Que la reconnaisance d’un droit exclusif à l’utilisation de la dénomination KINDER au profit de la société FERRERO, qui a pour conséquence l’interdiction de l’usage du signe KINDER dans des conditions créant un risque de confusion auprès du consommateur français, ne constitue pas une entrave à la libre circulation des marchandises telle que l’entend le droit européen et ne porte atteinte à aucune disposition de ce droit ; Que dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a admis la validité au regard du droit français de la marque internationale KINDER de la société FERRERO ; II – Sur la contrefaçon Considérant que la société HARIBO fait valoir que le simple dépôt par elle effectué auprès du registre international des marques, d’une demande d’enregistrement de la marque KINDER PARADE ne peut, eu égard à l’article 5.1 de la directive européenne du 21 décembre 1988 sur les marques, constituer un acte de contrefaçon ; Qu’elle propose à cet égard que soit soumise une question préjudicielle ; Considérant cependant que rien dans le texte européen invoqué ne conduit à écarter la protection, conférée à une marque régulièrement déposée, contre toute menace susceptible de peser sur elle ; Que même si, lorsqu’une réclamation le concernant est exercée, le dépôt subséquent d’une marque que le premier déposant tient pour contrefaisante, n’est suivi d’aucun acte d’exploitation, il est susceptible d’en comporter à tout moment et que la protection reconnue couvre un tel risque ; Qu’ainsi, sans qu’il soit besoin de soumettre la question préjudicielle proposée, ni de suspendre l’instance dans l’attente d’une réponse à son sujet, il y a lieu d’écarter le moyen ; Considérant que la société HARIBO critique aussi le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’existence d’une contrefaçon par reproduction, alors que la contrefaçon doit être appréhendée sous l’angle de l’imitation illicite et qu’il convient donc de s’attacher à la recherche d’un risque possible de confusion ; Considérant toutefois que le tribunal a dit sans équivoque que l’utilisation en France du terme KINDER dans la marque KINDER PARADE pouvait entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public dès lors que l’adjonction du terme PARADE laissait subsister l’individualité de la marque invoquée ; Que cette appréciation tout à fait pertinente des faits l’a conduit, à bon droit, à juger

avérée la contrefaçon incriminée ; Que la radiation que la société HARIBO indique avoir en définitive opérée de la partie française de son enregistrement de la marque internationale KINDER PARADE est dénuée d’effet par rapport à cette décision qui doit donc être confirmée, y compris en ce qui concerne la nullité, prononcée en tant que de besoin, de la partie française de la marque internationale KINDER PARADE ; III – Sur les réparations et autres mesures Considérant que la société HARIBO prétend que la société FERRERO ne pourrait se prévaloir d’aucun préjudice ; Qu’en l’absence d’acte d’exploitation, la réparation ne saurait selon elle excéder « un euro symbolique » ; Considérant cependant que, comme elle l’écrit d’ailleurs elle-même, la réparation doit correspondre au préjudice réellement subi, en sorte qu’elle ne peut jamais être rattachée à un symbole ou à son équivalent, mais doit toujours être calculée précisément, en fonction de la nature et de l’étendue du dommage éprouvé ; Qu’en l’espèce les premiers juges qui ont pris soin de mentionner l’absence d’acte d’exploitation de la marque contrefaisante ont exactement chiffré le préjudice causé par le dépôt reproché et que leur décision doit être à cet égard confirmée, avec seulement indication de la substitution de l’euro au franc ; Que, de même, les mesures complémentaires décidées doivent être maintenues, nonobstant les reproches faits à leur égard par la société HARIBO ; Qu’en effet cette dernière se contente de qualifier la mesure d’interdiction sous astreinte, de quelque peu excessive, alors que, concernant l’usage même de la dénomination KINDER en France, elle s’avère au contraire parfaitement justifiée eu égard au sens de la décision rendue ; qu’il y aura seulement lieu à substitution de l’euro au franc relativement à l’astreinte ; Que l’absence d’exploitation et la radiation invoquées ne font pas davantage obstacle à ce que les mesures de publication et de transmission qui se révèlent pertinentes soient confirmées, étant seulement ajouté, d’une part, que les premières tiendront compte du présent arrêt et que l’euro viendra remplacer le franc quant au coût des insertions , d’autre part que les secondes, tenant compte de cet arrêt, seront effectuées en tant que de besoin ; Considérant qu’il y a lieu d’accorder à la société FERRERO la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de procédure en cause d’appel, l’équivalent en euros de la somme de 15.000 francs se substituant audit montant accordé en première instance sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement étant pour le surplus à cet égard confirmé ; PAR CES MOTIFS, La cour : Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant, Dit que les mesures de publication tiendront compte du présent arrêt, que l’euro devra être substitué au franc pour toutes les sommes mentionnées dans le dispositif du jugement attaqué, et que les mesures de transmission prévues, tenant compte du présent arrêt, seront effectuées en tant que de besoin ; Condamne la société HARIBO à payer à la société FERRERO la somme de 3.000 euros

en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société HARIBO aux dépens dont le recouvrement direct pourra être contre elle poursuivi par l’avoué concerné conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.