COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 ARRÊT DU 21 MAI 2010 Chambre 2 (n° , 05 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 09/08118

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2009 Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 07/13996

APPELANTE S.A.S SHARK représentée par son Président ayant son siège ZAC DE LA VALENTINE représenté par la SCP ARNAUDY – BAECHLIN, avoués à la Cour aBde Me&CSylvie BENOLIEL CLAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R064 plaidant pour l’association ANTOINE & BENOLIEL Madame Sandie KHOUGASSIAN représentée par la SCP ARNAUDY – BAECHLIN, avoués à la Cour plaidant pour l’association ANTOINE & BENOLIEL représentée par la SCP ARNAUDY – BAECHLIN, avoués à BassistCe M^e Sylvie BENOLIEL CLAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R064 plaidant pour l’association ANTOINE & BENOLIEL

SARL PRECIOUS ayant son siège 10 rue Pergolèse 75116 PARIS représentée par la SCP ARNAUDY – BAECHLIN,B à laC assistée de M^e Sylvie BENOLIEL CLAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R064 plaidant pour l’association ANTOINE & BENOLIEL

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2010, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Alain GIRARDET, président, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Alain GIRARDET, président Madame Sophie DARBOIS, conseillère Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, conseillère

ARRÊT : – contradictoire -rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signBnsieur Alain GIRARDET, président et Mademoiselle Christelle BLAQUIERES, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Les consorts Khougassian sont co-titulaires des marques verbales 'PRECIOUS', l’une française enregistrée sous le n° 05 3 375 615 et déposée le 17 août 2005, l’autre communautaire enregistrée le 17 février 2006 sous le n° 00 4909529, pour dési gner toutes deux les 'casques pour la pratique de la moto, du moto-cross, du jet-ski et du ski ; parties constitutives de tels casques de protection, à savoir : jugulaires de casques, visières de casques';

Par contrat en date 2 août 2007, ils consentirent une licence exclusive d’exploitation de ces marques à la société Precious qui les apposent sur des accessoires de protection pour la conduite de véhicules ;

Ayant constaté que la société SHARK commercialisait des casques de moto sous la référencK0 dont trois d’entre eux référencés KSA, KBW et KRW portent la dénomination 'PRECIOUS', les consorts Khougassian firent procéder le 26 septembre 2007, au siège de la société Shark, à des opérations de saisie contrefaçon qui permirent de relever Ktions comptables et publicitaires sur l’importance de la diffusion des casques incriminés ; puis, les consorts Khougassian et la société Precious firent assigner en référé et au fond la société Shark en contrefaçon de leurs marques et en concurrence déloyale ;

Au terme du Kféré en date du 7 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Shark à verser aux consorts Khougassian la somme de 15.000 euros en réparation des actes de contrefaçon et à verser à la société Precious la somme de 40.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale ; il a par ailleurs ordonné une mesure de publication du dispositif du jugement sur le site internet de la défenderesse ;

Vu les dernières écritures en date du 18 février 2010 de la société Shark qui conteste avoir commis des actes de contrefaçon, que ce soit par reproduction des signes ou par imitation de ceux-ci, ainsi que l’existence d’actes de concurrence déloyale, avant de soutenir que les intimés n’ont pu subir aucun préjudice en raison notamment de l’usage très accessoire et limité dans le temps qu’elle fit du terme 'precious'; elle conclut en excipant de sa bonne foi et sollicité la condamnation des intimés à lui verser la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ; Vu les dernières écritures en date du 25 novembre 2009 de la société Precious et des consorts Khougassian qui opposent en substance que la société Shark a largement exploité le signe Precious, notamment seul, en sorte que des actes de contrefaçon ont été commis sur le fondement des articles L 713-2- ce que les premiers juges n’ont pas retenu-, et L713-3 du code de la propriété intellectuelle ; ils ajoutent que les premiers juges ont en outre omis de retenir que la sociétK avait également subi un préjudice pour la période postérieure à la publication de sa licence et concluent à la condamnation de la société Shark à verser aux consorts

Khougassian une somme portée à 80.000 euros au titre des actes de contrefaçon et à la société Precious une somme de 250.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale ; ils sollicitent enfin une mesure d’interdiction et la publication du présent arrêt dans cinq journaux ou revues de leur choix ;

Sur ce, la cour,

Sur la contrefaçon Considérant que deux marques sont invoquées, l’une française, l’autre communautaire, composées toutes deux du seul signe verbal 'PRECIOUS', inscrit en lettres droites ;

Considérant que comme précisé ci-avant, elles ont été enregistrées pour désigner des casques de protection pour la pratique de la moto ;

Considérant qu’il résulte du procès verbal de saisie contrefaçon dressé le 26 septembre 2007 dans les locaux de la société Shark à Marseille et du procès verbal de constat sur internet en date du 6 décembre 2007, que le signe 'Precious’ était apposé soit seul, comme sur les tarifs, le catalogue 2007 ou sur des pages du site internet de la société Shark, où il est isolé des autres signes et figure comme étant la désignation de l’ensemble de 3 modèles de casques S 650, soit en association avec d’autres signes tel que 'Shark,''KRW''New’ portés sur les casques eux-mêmes, leur conditionnement et sur certaines des pages écrans du site internet de l’appelante ;

Considérant que dans la première occurrence, le signe 'precious’ est simplement reproduit tel quel, dans la même police de caractères ou dans une police de caractères très proche – les lettres étant légèrement inclinées, ce qui constitue une différence insignifiante-;

Que l’appelante ne peut soutenir que ce signe serait perçu dans sa portée descriptive du décor du casque notamment, alors qu’au contraire, il ne renvoie à aucune des qualités que la clientèle peut attendre d’un casque de protection, pas plus qu’à l’évocation de son décor ;

Qu’il s’agit ainsi de la reproduction d’un signe arbitraire, destinée à remplir la fonction essentielle de la marque, à savoir de désigner aux yeux du public un article et de le distinguer de ceux offerts à la clientèle par les autres opérateurs du marché ;

Que cette reproduction étant réalisée pour des produits identiques à ceux visés à l’enregistrement des marques communautaire et nationale, la contrefaçon est caractérisée au sens de l’article 9, 1°a) du règlement CE 40/94, et de l’article L713-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Considérant que dans la deuxième occurrence, le signe est repris dans un graphisme très particulier, en lettres gothiques très marquées (sur les casques) et/ou associé à d’autres signes tels que 'SHARK', 'KRV’ sur des pages des catalogues et du site ;

Considérant qu’aucune de ces présentations n’en affecte cependant la lisibilité, puisque même associé au terme Shark, le signe 'PRECIOUS', s’en détache visuellement et conserve une position distinctive propre ;

Que dès lors, l’impression d’ensemble produite par une telle présentation ne peut que générer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, lequel comprend précisément le risque d’association, peu important que le signe 'SHARK’ puisse jouir d’un rayonnement plus grand que celui du signe 'precious’ ;

Que la contrefaçon par imitation des marques communautaire et nationale est en conséquence réalisée au sens des articles 9.1° b ) du règlement CE 40/94 et de l’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Sur la concurrence déloyale Considérant que comme l’ont pertinemment relevé les premiers juges, la société Precious, pour la période antérieure à la publication de sa marque, a subi un préjudice consécutif à la vente des modèles contrefaisants alors qu’elle même lançait l’exploitation des marques et concentrait ses efforts de recherche sur la mise au point d’un casque de luxe ;

Sur les mesures réparatrices Considérant que l’appelante expose que compte tenu de l’usage très accessoire du signe contrefaisant et de la notoriété de la marque 'SHARK', les intimés ne peuvent avoir subi un préjudice, les acheteurs étant intéressés par l’achat d’un casque 'Shark', la présence du signe litigieux leur étant indifférente ; qu’elle souligne que l’usage de celui-ci a en outre été très limité dans le temps, soit du 1^er octobre 2006 au 30 septembre 2007, que toute référence a été retirée des catalogues SHARK 2008 diffusés à partir d’octobre 2007; qu’elle ajoute que les rares documents produits par les intimés démontrent un usage des plus réduits des marques 'Precious', (seulement deux détaillants),dont l’exploitation n’a été entreprise qu’à compter du mois d’octobre 2007 ; que les intimés sont d’ailleurs dans l’incapacité de justifier de la réalité du préjudice qu’ils allèguent ;

Considérant ceci rappelé, que le signe contrefaisant a été reproduit pendant un an sur plusieurs des pages du site de la société Shark, sur ses catalogues 2007, sur ses tarifs et sur les casques dont 4269 exemplaires ont été commercialisés, à concurrence d’au moins 350 exemplaires en France, et le reste à l’exportation ; que les premiers juges ont retenu à bon droit que la masse contrefaisante s’élevait ainsi à 4269 exemplaires d’autant qu’il n’est pas soutenu que les exemplaires litigieux auraient pu être licitement commercialisés dans les pK destination ;

Considérant que les consorts Khougassian sont titulaires des deux marques 'precious’ qu’ils ont données en licence à la société éponyme;

Que leur préjudice est fonction de la diversité des usages réalisés sur les supports précités, et de leur durée;

Qu’il résulte de l’atteinte portée à la valeur de leurs marques et de la difficulté consécutive de les imposer sur le marché ; qu’en revanche, s’agissant du gain manqué, force est de relever que ce poste n’est pas précisément justifié ;

Considérant que la responsabilité civile de l’appelante est engagée, nonobstant sa prétendue bonne foi, au demeurant peu vraisemblable car les parties opèrent dans le même secteur ;

Qu’il convient dès lors de confirmer la condamnation prononcée au titre de la contrefaçon mais de fixer à la somme de 20 000 euros celle prononcée au titre de la concurrence déloyale au profit de la société Precious laquelle ne justifie pas avoir commercialisé ses casques à l’étranger et ne les a commercialisés en France qu’à partir de septembre 2007 ;

Considérant qu’il sera fait droit dans les termes du dispositif ci-après à la mesure d’interdiction sollicitée ; que s’agissant des mesures de publication, il sera substitué à la mesure de publication sur le site de la société internet, deux publications dans la presse ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile Considérant que l’équité commande de condamner l’appelante à verser aux intimés la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

PAR CES MOTIFS Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article L713-2 du code de la propriété intellectuelle ainsi que la mesure d’interdiction, et sauf pour ce qui concerne le montant des dommages et intérêts et la mesure de publication,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit qu’en faisant usage du signe 'PRECIOUS’ pour commercialiser des casques de protection, la société Shark a commis des actes de contrefaçon par reproduction et par imitation au sens des articles 9,1° du Règlement CE 40/94, L713-2 et L713-3 du code de la propriété intellectuelle, de la marque française n° 05 3 375 615 et de la marque communautaire n° 00 49 09529, au préjudice des consorts Khougassian et de la société Precious,

En conséquence,

Lui interdit la poursuite des actes précités sous astreinte de 1000 euros infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt,

La condamne à verser à la société Precious la somme de 20 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale,

Autorise les intimés à faire publier le présent arrêt dans deux quotidiens ou magazines de leur choix, sans que le coût de ces insertions supporté par la société Shark puisse dépasser la somme de 3500 euros par insertion ;

Condamne lK Shark à vKntimés la somme de 4000 eurKondeKrticle 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens qui seront recouvrés dans les formes de l’article 699 du même code ;