Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 6 avril 2018, n° 17/09659

INPI 10 février 2017

CA Paris 6 avril 2018

Arguments

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Rejeté
Vice de procédure
La cour a jugé que l'INPI n'était pas tenue de rendre un projet de décision sur tous les points soulevés et que la procédure avait été respectée.
Rejeté
Non-respect du contradictoire
La cour a estimé que le respect du contradictoire s'applique entre les parties et non vis-à-vis de l'INPI, qui n'est pas partie au litige.
Rejeté
Erreur matérielle dans l'opposition
La cour a jugé que l'erreur matérielle n'entraîne pas la nullité de l'opposition, car les éléments nécessaires à l'identification de la marque étaient fournis.
Accepté
Absence de justification des droits de marque
La cour a estimé que l'opposition n'a pas permis d'identifier le droit de marque invoqué, rendant l'opposition irrecevable.

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Sur la décision

Référence :	CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 6 avr. 2018, n° 17/09659
Juridiction :	Cour d'appel de Paris
Numéro(s) :	17/09659
Décision précédente :	Institut national de la propriété industrielle, 10 février 2017, N° 16-3325/OT
Décision(s) liée(s) :	Décision du directeur général de l'INPI, 10 février 2017, 2016-3325
Domaine propriété intellectuelle :	MARQUE
Marques :	VG ; GV
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle :	4272618 ; 1149642
Classification internationale des marques :	CL34
Dispositif :	Annule la décision déférée
Référence INPI :	M20180145
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Sur les parties

Président :	Colette PERRIN, président
Avocat(s) :	Arnaud LELLINGERAurelien BOUCHERJoanne QUIRINChristophe CHAPOULLIE
Cabinet(s) :	GILBEY LEGAL
Parties :	Société AMERICAN-CIGARETTE COMPANY (OVERSEAS) LIMITED c/ Société IMPERIAL TOBACCO LIMITED

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 06 avril 2018

Pôle 5 – Chambre 2

(n°63, 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 17/09659 Décision déférée à la Cour : décision du 10 février 2017 – Institut National de la Propriété Industrielle – RG n°OPP 16-3325/OT

DECLARANTE AU RECOURS S.A. AMERICAN-CIGARETTE COMPANY (OVERSEAS) LIMITED, société de droit suisse, agissant en la personne de son président, M. Richard S, domicilié en cette qualité au siège social situé Zaehlerweg 4 Zug 6300 SUISSE Ayant élu domicile C/O SELARL GILBEY LEGAL M^e Joanne Q Avocat à la Cour Représentée par M^e Joanne QUIRIN de la SELARL CABINET GILBEY LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque L 112 Assistée de M^e Arnaud L plaidant pour la SELARL CABINET GILBEY LEGAL et substituant M^e Joanne Q , avocat au barreau de PARIS, toque L 112

EN PRESENCE DE MONSIEUR L GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par M^me Virginie LANDAIS, chargée de mission

APPELEE EN CAUSE S.A.R.L. IMPERIAL TOBACCO LIMITED, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé Upton R BS99 7UJ BRISTOL Royaume-Uni Représentée par M^e Christophe CHAPOULLIE du Cabinet HW&H, avocat au barreau de PARIS, toqueR188 Assistée de M^e Aurélien B plaidant pour le Cabinet HW&H et substituant M^e C CHAPOULLIE, avocat au barreau de PARIS, toque R 188

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 22 février 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : M^me Colette PERRIN, Présidente M^me Véronique RENARD, Conseillère M^me Laurence LEHMANN, Conseillère qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : M^me Carole T Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par M^me Brigitte G, Substitute Générale, qui a fait connaître son avis

ARRET: Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par M^me Colette PERRIN, Présidente, et par M^me Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

Vu la demande d’enregistrement en date du 17 mai 2016 n° 16 4 272 618 effectuée par la société American-Cigarette Company (Overseas) Limited portant sur le signe verbal VG en classe 34 pour 1es services suivants : « » Cigarettes ; tabac, brut ou manufacturé ; produits du tabac ; succédanés du tabac (non à usage médical) ; cigares ; cigarillos ; briquets non en métaux précieux ; allumettes ; articles pour fumeurs non en métaux précieux ; papier à cigarettes ; tubes à cigarettes ; filtres à cigarettes ; appareils de poche à rouler les cigarettes ; articles pour fumeurs, à savoir appareils portatifs (non électroniques) servant à injecter du tabac dans des tubes en papier ; cigarettes électroniques ; liquides pour cigarettes électroniques ; produits du tabac à faire chauffer ; articles pour fumeurs à savoir ; dispositifs électroniques, leurs pièces et accessoires pour le chauffage des cigarettes ou du tabac »,

Vu l’opposition formée le 29 juillet 2016 par la société Impérial Tobacco Limited se prévalant de sa marque internationale verbale antérieure GV n°083592807 enregistrée le 14 décembre 2012 sous le n°1149642 et désignant l’Union européenne pour notamment les produits suivants : « Tabac brut ou manufacturé; produits du tabac; succédanés du tabac, autres qu’à usage curatif ; papier à cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, appareils de poche à rouler des cigarettes ; allumettes et articles pour fumeurs ».

Vu la décision rendue le 10 février 2017 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (ci-après l’INPI) qui a retenu que les produits en cause étaient identiques et similaires et que le signe contesté constituait l’imitation de la marque antérieure et reconnu fondée l’opposition et en conséquence rejeté la demande d’enregistrement,

Vu le recours contre cette décision formé le 12 mai 2017 par la été American-Cigarette Company (Overseas) Limited et ses mémoires reçus au greffe les 9 juin 2017 et 8 février 2018,

Vu les mémoires en réplique de la société Imperial Tobacco Limited reçus au greffe les 21 décembre 2017 et 14 février 2018,

Vu les observations de l’INPI reçues au greffe les 30 janvier et 16 février 2018,

Vu l’audience du 22 février 2018,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

SUR CE Sur le vice de procédure allégué Au soutien de son recours, la société requérante fait valoir à titre principal un vice de la procédure au motif que l’INPI après avoir communiqué aux parties un projet d’irrecevabilité pour défaut de qualité de M^me Aurélia M signataire de l’opposition, a par une décision du 10 février 2017 déclaré recevable le recours et prononcé une décision sur un second moyen d’irrecevabilité et sur le fond sans rendre dans l’intervalle un projet de décision. Elle soutient que ce manquement violerait les articles L. 712-4 et R. 712-16 du Code de la propriété intellectuelle.

Pour autant aucun texte n’impose à l’INPI de répondre par un projet à tous les points soulevés par le requérant ou l’opposant titulaire d’un droit antérieur. De même, rien ne l’astreint à rendre une décision conforme au projet de décision qu’il avait communiqué puisque, comme en l’espèce, sa positon peut varier au vu notamment des éléments fournis postérieurement à son projet par l’opposant.

L’article R. 712-16 du Code de la propriété intellectuelle dispose seulement que si le déposant répond à l’opposition, « un projet de décision est établi au vu de l’opposition et des observations en réponse » et que « ce projet, s’il n’est pas contesté, vaut décision ».

Rien n’impose que le projet de décision soit rendu sur le fond du dossier. En revanche, après avoir rendu un projet préconisant

l’irrecevabilité pour défaut de qualité, c’est ce projet d’irrecevabilité qui aurait valu décision à défaut d’observations en réponse.

Tel n’a pas été le cas puisque la société opposante, la société American-Cigarette Company (Overseas) Limited justifié postérieurement au dépôt du recours de la qualité à agir de M^me A M.

Aucun texte n’impose à l’INPI en ce cas de prendre un second projet de décision, ce qui d’ailleurs serait souvent difficilement conciliable avec le délai impératif de six mois de l’article L 712-4 du Code de procédure civile qui lui est fixé pour rendre sa décision.

La société Imperial Tobacco Limited reproche également un non- respect du contradictoire qui serait à la charge de l’INPI en ce qu’elle n’aurait pu avoir connaissance d’un projet de décision de l’INPI sur le second moyen d’irrecevabilité de l’opposition qu’elle avait soulevé et sur le fond.

Or, le respect du contradictoire doit exister entre les parties au litige, en l’espèce, le déposant et l’opposant et non vis-à-vis de l’INPI qui n’est pas une partie à la procédure.

La société Imperial Tobacco Limited a eu pleine connaissance des arguments développés par la société American-Cigarette Company (Overseas) Limited tant lors de l’opposition à l’enregistrement qu’elle n’a formée qu’ultérieurement lors de ses observations en réponse au projet de décision d’irrecevabilité et a pu y répondre par son mémoire du 6 février 2017.

Elle également été entendue lors de la procédure orale de la commission qui s’est tenue le 9 février 2017.

Ainsi, la procédure des articles L. 712-4 et R. 712-16 du Code de la propriété intellectuelle et le principe du contradictoire ont bien été respectés.

Sur la recevabilité de l’opposition

La société Imperial Tobacco Limited a soulevé deux moyens d’irrecevabilité de l’opposition formée par Mme élia M pour le compte de la Sté American-Cigarette Company (Overseas) Limited.

Le premier concerne la qualité de M^me Aurélia M pour former opposition alors que dans l’acte d’opposition elle n’alléguait, ni ne justifiait de sa qualité pour agir.

Cependant postérieurement au projet d’irrecevabilité rédigé par l’INPI, M^me Aurélia M a justifié de sa qualité et il a pu être vérifié qu’elle est

bien inscrite sur la liste des Conseils en propriété industrielle dressée chaque année par l’Institut conformément aux dispositions des articles L. 421-1 et L.422-1 du Code de la propriété intellectuelle.

Elle avait dès lors qualité à former opposition pour le compte de la société American-Cigarette Company (Overseas) Limited.

Le second moyen d’irrecevabilité a trait au fait que l’opposante a présenté le titre antérieur dont elle se prévalait, la marque GV, comme étant une marque communautaire alors qu’il s’avère qu’il s’agit d’une marque internationale visant la communauté européenne.

L’article R. 712-14 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l’opposition présentée par écrit doit notamment contenir «L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits'' et l’article R. 712-15 précise qu’à défaut l’opposition doit être déclarée irrecevable.

L’INPI dans sa décision a retenu que si l’acte d’opposition, l’opposant a coché à tort la case « marque communautaire » alors que le droit antérieur invoqué est une marque internationale désignant l’Union Européenne, il ne s’agit que d’une erreur matérielle n’entraînant pas de nullité dès lors que l’opposant avait joint à son acte d’opposition une copie de la base de données de l’EUIPO relative à la marque n°1149642 sur lequel apparaissent toutes les mentions d’informations nécessaires à l’identification de la marque servant de base à l’opposition.

Ainsi, il n’est pas contesté que seule une copie de la base de l’EUIPO a été jointe à l’opposition et non la base de données ou la copie de l’enregistrement de la marque alléguée, marque internationale, dont l’enregistrement ressort de l’OMPI et non de l’EUIPO.

Or seule la base de l’OMPI permettrait une réelle identification des droits de la société opposante, dans la mesure où les opérations liées à la vie de la marque (renouvellement, transfert de propriété, retrait…) se feront, sauf cas particuliers, auprès de I’OMPI selon des textes qui lui sont propres et seront inscrits sur les Registres de l’OMPl (telle que l’inscription d’une action visant à obtenir l’annulation d’une demande de base), et non auprès de I’EUIPO.

Dès lors, l’opposition et ses annexes qui n’ont pas mis en mesure le déposant d’identifier, au jour de l’opposition, le droit de marque invoqué et mentionné de manière erronée comme marque communautaire doit être déclarée irrecevable et la décision de l’INPI annulée de ce chef.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

ANNULE la décision de Monsieur le directeur général de l’INPI du 10 février 2017 en ce qu’elle a reconnu l’opposition de la société American-Cigarette Company (Overseas) Limited recevable,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Imperial Tobacco Limited, à la société American-Cigarette Company (Overseas) Limited et à Monsieur le directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle.