COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 18 janvier 2019

Pôle 5 – Chambre 2

(n°3, 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 17/17066 – n° Portalis 35L7-V-B7B-B4BT6 Décision déférée à la Cour : jugement du 31 janvier 2014 – Tribunal de grande instance de PARIS -3^e chambre 3^e section – RG n°12/08881

APPELANTE S.A.S. ACADÉMIE SCIENTIFIQUE DE BEAUTÉ, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] 78507 SARTROUVILLE Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 592 023 345 Représentée par M^e Erick LANDON, avocat au barreau de PARIS, toque D 786 Assistée de M^e Sophie DE L plaidant pour M^e Erick LANDON, avocat au barreau de PARIS, toque D 786

INTIMEES S.A.S.U. LABORATOIRES OMÉGA PHARMA FRANCE, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé […] 92320 CHATILLON Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 542 044 656 Représentée par M^e Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 148 Assistée de M^e Florent M plaidant pour la SCP UGGC AVOCATS et substituant M^e Corinne K, avocat au barreau de PARIS, toque P 261

Société REGI SRL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé Via M B 2/4/6 CREMA (CR) (26013) ITALIE Représentée par M^e Caroline FABRE-BOUTONNAT, avocat au barreau de PARIS, toque G 684

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 24 octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : M^me Anne-Marie GABER, Présidente de chambre M^me Véronique RENARD, Conseillère

M^me Laurence LEHMANN, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffière lors des débats : Mme Carole T

ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par M^me Anne-Marie GABER, Présidente, et par M^me Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

Vu le jugement contradictoire du 31 janvier 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,

Vu l’appel interjeté par voie électronique le 3 mars 2014 par la société Académie Scientifique de Beauté (ci-après ASB),

Vu l’ordonnance du 17 juin 2015 prononçant la radiation de cette affaire initialement enregistrée sous le numéro RG 14/4743,

Vu les conclusions de rétablissement de la société ASB des 15 et 16 juin 2017 et le rétablissement effectué sous le numéro RG 17/17066,

Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 janvier 2018 et l’arrêt confirmatif rendu le 18 mai 2018, qui ont notamment rejeté l’incident de péremption d’instance et déclaré irrecevables les conclusions de la société Regi et en particulier celles des 13 mars 2015 et 9 novembre 2017 ainsi que les pièces communiquées au soutien de ces écritures,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées, par voie électronique, le 10 avril 2015 de la société ASB,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées, par voie électronique, le 3 avril 2015, de la société Laboratoires Oméga Pharma France (ci-après Oméga), intimée,

Vu l’ordonnance de clôture du 6 septembre 2018,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, aux décisions précitées subséquentes, et aux écritures précédemment visées des parties.

Il sera simplement rappelé que la société ASB conçoit, fabrique et commercialise des produits de beauté.

Elle est titulaire d’une marque communautaire verbale n° 003098118 (ci-après n°118) 'éclat de soleil', déposée le 16 avril 2003, enregistrée le 30 mai 2005 et régulièrement renouvelée, pour désigner en classe 3 des 'savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrice sous priorité de la marque française n° 023167156 antérieure déposée le 3 juin 2002.

Elle indique commercialiser sous cette marque une poudre compacte visage et corps 'effet bonne mine'.

La société Oméga a pour activité l’exploitation et la distribution de produits cosmétiques sous plusieurs marques 'T. LeClerc', notamment une marque semi- figurative en couleurs 'T. LeClerc Paris 1881« n°3340081 déposée à l’INPI en 2005. Elle a commercialisé fin 2010 un produit dénommé 'Poudre Compacte Eclat Soleil ».

Le 20 avril 2012, la société ASB a fait procéder le même jour à deux saisies-contrefaçons. La première, dans les locaux de la société Oméga, a permis d’établir qu’elle avait commandé à la société de droit italien Regi, 15.108 produits litigieux et que 13.287 avaient été vendus, et la seconde, dans les locaux de la société Batignolles Santé Beauté qui exploite une parapharmacie à Paris, a permis de constater qu’elle avait acquis quelques unités au prix de 21,33 euros revendues à 31,90 euros.

Par actes d’huissier en date du 16 et 18 mai 2012, la société ASB a fait assigner la société Oméga, la société de droit italien Regi et la société Batignolles Santé Beauté devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de sa marque.

Une transaction entre les sociétés ASB et Batignolles Santé Beauté est intervenue au cours de l’instance.

Par jugement contradictoire du 31 janvier 2014, le tribunal a :

- constaté que la société ASB s’était désistée de son instance à l’encontre de la société Batignolles Santé Beauté, laquelle n’avait pas conclu et constaté que le désistement intervenu était parfait et déclaré l’instance et l’action éteintes entre la société ASB et la société Batignolles Santé Beauté,
- rejeté la demande portant sur la déchéance de la marque communautaire 'éclat de soleil’ n°003098118,

- débouté la société ASB de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon,

— constaté n’y avoir lieu de statuer sur la demande de garantie de la société Regi,
- condamné la société ASB aux dépens de la procédure, à l’exception de ceux qui ont été supportés par la société Batignolles Santé Beauté qui resteront à la charge cette dernière,
- condamné la société ASB à payer la somme de 2.500 euros à chacune des sociétés Oméga et Regi, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

Sur la demande de déchéance La société Oméga demande à la cour, comme elle l’avait fait devant le tribunal de prononcer la déchéance de la marque communautaire verbale « éclat de soleil » n°118 de la société ASB à compter du 30 mai 2010 pour défaut d’usage sérieux.

La société ASB soutient que cette demande est irrecevable en cause d’appel au motif que la société Oméga n’aurait pas formé appel incident et que la question de la déchéance n’avait pas été mise aux débats par l’appelante.

Pour autant, l’article 909 du Code de procédure civile dans sa version antérieure au 1^er septembre 2017, applicable à la procédure d’appel initiée en 2014 énonçait que «L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident».

Or, les conclusions de la société Oméga notifiées le 1^er août 2014, soit dans le délai légal de deux mois des conclusions de l’appelante qui lui avaient été notifiées le 3 juin 2014, portaient bien des demandes d’appel incident s’agissant de la demande de déchéance rejetée par le jugement de première instance.

La société ASB a quant à elle répliqué à ces écritures par des conclusions notifiées le 30 septembre 2014 soit dans le respect du délai de deux mois de l’article 910 du Code de procédure civile dans sa version applicable.

Dès lors la cour constate la recevabilité de l’appel incident formé par la société Oméga relativement à la déchéance de la marque et celle de la société ASB à se défendre de ce chef.

Le jugement entrepris a rejeté la demande en déchéance aux motifs que « si les chiffres démontrent que cette poudre n’est pas en position de leader sur le marché, ils rapportent la preuve d’une commercialisation sérieuse et continue dans le réseau de distribution spécifique de la société ASB » en retenant le caractère probant :

- des publications intervenues dans des magazines français en 2005 et 2006, soit dans la période utile, établissant la preuve de la commercialisation en France à cette période,
- du tableau intitulé « quantités logistiques » de 2008 à 2010, et correspondant aux produits distribués dans différents états avec mention des quantités en France et dans l’Union européenne et certifié par un expert-comptable,
- des tarifs 2005 à 2010 en direction des instituts.

Ces éléments sont à nouveau produits en cause d’appel et doivent être retenus comme probants.

En outre, ils sont complétés par des factures justifiant de vente en 2008, 2009 et 2010, dans la période de référence de produits «éclat de soleil» dans divers pays européens.

Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’action en déchéance de la marque formée par la société Oméga.

Sur l’action en contrefaçon de marque

L’article 9 du Règlement 207/2009 sur la marque communautaire dispose que :

« 1. La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires: a) d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée; b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque; (). ».

La société ASB soutient en cause d’appel à titre principal que la société Oméga aurait commis des actes de contrefaçon au regard de

la reproduction du signe à l’identique visé au a) et à titre subsidiaire qu’elle aurait commis par imitation du signe tel que visé au b) de l’article précité.

Le signe incriminé est le signe verbal composé de 4 mots «Poudre Compacte Eclat Soleil» que l’on retrouve sur le site internet de la société, sur des factures et sur les objets appréhendés lors des opérations de saisies contrefaçon à savoir un présentoir présentant la «Poudre Compacte Eclat Soleil», sur la boite d’emballage du produit et sur le poudrier de grande taille contenant la poudre compacte litigieuse.

Contrairement aux allégations de la société ASB, la cour constate que ce signe du fait de l’amorce des termes «poudre compacte» et de l’absence du mot «de» entre les mots «Eclat» et «Soleil» n’est pas identique au signe protégé «Eclat de soleil» déposé par elle à titre de marque.

Dès lors c’est à juste titre que le tribunal a fait application du paragraphe a) et non du b) de l’article 9 du Règlement susvisé.

Le signe incriminé ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il n’existe pas entre les deux signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d’association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

Visuellement, la marque de la société ASB est comme précédemment relevé constituée des mots «poudre» et «soleil» reliés par le terme «et» alors que le signe de la société Oméga est composé de quatre mots sans conjonction.

Phonétiquement, les deux signes ne peuvent pas non plus être confondus en raison de la disparité ci-dessus rappelée.

Ainsi, et même s’il existe une similitude conceptuelle dès lors qu’il s’agit de produits cosmétiques faisant référence au soleil et donc au bronzage, elle ne saurait justifier l’existence d’un risque de confusion dès lors que le signe «Poudre Compacte Eclat Soleil» est toujours présenté par la société Oméga sous sa marque 'T. LeClerc'.

Il ressort très clairement du présentoir, de l’emballage et du dessus du poudrier saisi que la marque T.Leclerc est très visible et est apposée pour identifier l’origine du produit. Les termes, peu distinctifs en matière de cosmétique, de «Poudre Compacte Eclat Soleil» n’ont pas

pour fonction d’identifier l’origine, mais seulement la nature et les vertus, du produit.

Le seul endroit où le seul terme «ECLAT SOLEIL » apparaît sans être immédiatement précédé de l’expression «Poudre Compacte» se situe au dos du poudrier, mais la cour il ressort de l’examen auquel la cour a procédé que le dos du poudrier n’est visible ni sur le présentoir qui ne montre que le dessus, ni lorsque le poudrier est dans son emballage.

De plus, il y est mentionné, juste au-dessous du signe, la marque T.Leclerc ainsi que l’énonciation sur deux lignes de «Poudre Compacte Eclat Soleil».

Il s’en suit que le consommateur d’attention moyenne de produits de consommation courante en matière de cosmétiques, ne pourra se méprendre sur l’origine respective de ces produits de la marque de la société ASB et de ceux marqués T.LeClerc de la société Oméga, compte tenu de l’impression d’ensemble produites par les signes en cause.

Le jugement mérite dès lors confirmation en ce qu’il a débouté la société ASB de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon, le risque de confusion étant exclu.

Sur les autres demandes

L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.

La société Oméga sera déboutée de sa demande à ce titre faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société ASB qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.

La société ASB qui succombe sera condamnée aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile comme indiqué au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du 31 janvier 2014,

Y ajoutant,

Condamne la société Académie Scientifique de Beauté aux dépens de la procédure d’appel et à payer à la société Laboratoires Oméga Pharma France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.