COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 15 septembre 2020

Pôle 5 – Chambre 1 (n° 66/2020, 22 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/17370 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6A7B

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 16/05528

APPELANTE SE X Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER sous le numéro 055 804 124

[…] Représentée par M^e Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 Assistée de M^e Stéphanie LEGRAND de la SEP LEGRAND LESAGE- CATEL GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : […]

INTIMEES […] NICE COTE D’AZUR Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE sous le numéro 200 030 195 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[…] Représentée par M^e Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 Assistée de M^e Christophe CABANES de la SELARL Cabinet CABANES – CABANES NEVEU Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R262

SAS VENAP Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE sous le numéro 531 069 029 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] Maître Maurice Slama La Plaine

[…] Représentée par M^e Guillaume MARCHAIS de la SELARL MARCHAIS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0280 Représentée par M^e Philippe MARTINI-BERTHON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0280

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COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 18 février 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur David PEYRON, Président de chambre M^me Isabelle DOUILLET, Conseillère

M. François THOMAS, Conseiller qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à

l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M^me Karine A

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

- signé par Isabelle DOUILLET, présidente, en remplacement de

David PEYRON, Président de chambre empêché et par Carole T, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Y SE (ci-après la société Y), précédemment Y, se présente comme une société développant depuis plus de quinze ans des technologies visant à mettre sur le marché des véhicules électriques non polluants, disposant d’une autonomie suffisante pour permettre un usage comparable à celui de véhicules classiques.

À partir de l’année 2001, la société BLUE SOLUTIONS, anciennement dénommée BATSCAP, filiale du groupe Y, a conçu et développé une batterie à base de lithium-métal-polymère permettant une grande capacité de stockage. En 2005, la société Y a présenté au salon international de l’automobile de Genève, le premier prototype de voiture conçu dès l’origine pour une telle motorisation électrique, sous le nom de BLUECAR, équipé de la batterie

BATSCAP.

La société Y est notamment titulaire des marques suivantes :

- la marque verbale de l’Union Européenne « BLUECAR » déposée le

3 août 2005 pour désigner notamment des « véhicules, et notamment des voitures terrestres à propulsion électrique » en classe 12, enregistrée le 23 août 2006 sous le n°4 597 621 (ci-après, la marque

621) et régulièrement renouvelée ;

- la marque verbale française « BLUECAR » déposée le 10 janvier 2011 pour désigner notamment des services de « location de véhicules » en classe 39, dont l’enregistrement a été publié le 6 mai 2011 sous le

n° 3 796 000 (ci-après, la marque 000).

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La société VENAP se présente comme une filiale commune des groupes TRANSDEV et EDF, désignée par la METROPOLE NICE

COTE D’AZUR à l’issue d’une procédure d’appel d’offres pour mettre en place et exploiter un service public de location de voitures électriques, disponible sur Nice et son agglomération, sous la marque

« AUTO BLEUE ».

La METROPOLE NICE COTE D’AZUR (anciennement dénommée

Communauté Urbaine Nice Cote d’Azur) est un établissement public de coopération intercommunale créé le 1er janvier 2012.

Elle est notamment titulaire des marques suivantes :

- la marque verbale française « AUTO BLEUE » n°3 822 503 (ci-après, la marque 503) déposée le 5 avril 2011 et enregistrée pour divers produits et services des classes 16, 35 et 39 ;

- la marque française semi-figurative "AUTO BLEUE MA VOITURE

ELECTRIQUE EN LIBRE-SERVICE" n°3 877 246 (ci-après, la marque 246) déposée le 22 novembre 2011 et enregistrée pour divers produits et services des classes 16, 35 et 39 :

- la marque française semi-figurative "AUTO BLEUE MA VOITURE

ELECTRIQUE EN LIBRE-SERVICE" n° 3 877 248 (ci-après, la marque 248) déposée en couleur le 22 novembre 2011 et enregistrée pour divers produits et services des classes 16, 35 et 39

Le contentieux entre les parties a débuté en 2011, à la suite du dépôt par la METROPOLE NICE COTE D’AZUR des trois marques "AUTO

BLEUE" précitées et des oppositions formées par la société

Y sur le fondement notamment de sa marque verbale de l’Union Européenne 621.

Par deux décisions des 6 janvier et 23 août 2012, le directeur général de l’INPI a fait droit partiellement aux oppositions de la société

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Y et les demandes d’enregistrement des marques verbale et semi-figuratives « AUTO BLEUE » ont été rejetées, en particulier pour désigner des « véhicules » en classe 12 et des services de « location de véhicules » en classe 39.

Déclarant avoir constaté qu’en dépit de ces décisions, la

METROPOLE NICE COTE D’AZUR persistait à faire usage des signes refusés à l’enregistrement pour désigner le service de location de véhicules AUTO BLEUE proposé sur son territoire, ainsi que les véhicules loués dans ce cadre, la société Y, par acte

d’huissier en date du 5 avril 2016, a assigné la METROPOLE NICE

COTE D’AZUR et la société VENAP en contrefaçon de marques.

Par jugement du 25 mai 2018, le tribunal de grande instance de

Paris a :

- rejeté les demandes reconventionnelles de la société VENAP en nullité, déchéance et dégénérescence des marques BLUECAR, ainsi qu’aux fins de transmission d’une question préjudicielle,

- débouté la société Y de l’ensemble de ses demandes,

- condamné la société Y aux dépens et au paiement à la société VENAP de la somme de 20 000 euros et à la METROPOLE

NICE COTE D’AZUR de celle de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l’exécution provisoire.

Par déclaration du 11 juillet 2018, la société Y a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions transmises le 13 janvier 2020, la société Y demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société VENAP en nullité, déchéance et dégénérescence de la marque de l’UE « BLUECAR » 621 et de la marque française « BLUECAR » 000, ainsi qu’aux fins de transmission

d’une question préjudicielle,

- de l’infirmer en ce qu’il a débouté la société Y de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau :

- de juger que la METROPOLE NICE COTE D’AZUR et la société

VENAP se sont rendues coupables de contrefaçon de la marque de

l’UE « BLUECAR » 621 et de la marque française « BLUECAR » 000 au préjudice de la société Y,

- d’interdire à la METROPOLE NICE COTE D’AZUR et à la société

VENAP, sous astreinte de 1 500 € par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, de faire usage des signes

AUTO BLEUE et autobleue, sous forme verbale, sous les formes

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ou

ou sous quelque autre forme que ce soit, sur tout support (brochure, catalogue, site Internet…) et à quelque titre que ce soit, pour désigner, présenter, proposer au public, offrir à la vente ou vendre des véhicules, ou fournir des services de location de véhicules, l’infraction s’entendant de chaque acte d’usage de l’un des signes en cause,

- d’interdire à la société VENAP, sous astreinte de 1 500 € par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, de faire usage des mêmes signes pour désigner les mêmes produits et services, sur les sites accessibles aux adresses www.autobleue.org et www.auto-bleue-org,

- d’ordonner la radiation par la METROPOLE NICE COTE D’AZUR du nom de domaine www.auto-bleue.org, sous astreinte de 1 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

- de dire que la cour se réservera la liquidation des astreintes ordonnées,

- de condamner in solidum la METROPOLE NICE COTE D’AZUR et la société VENAP à verser à la société Y la somme de

150 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à ses droits privatifs sur les marques « BLUECAR » 621 et 000 et de leur dépréciation consécutive,

- de déclarer la société VENAP irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et de l’en débouter,

- de déclarer la METROPOLE NICE COTE D’AZUR mal fondée en toutes ses demandes et de l’en débouter,

- d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir, in extenso ou par extraits, dans cinq journaux ou revues (deux journaux nationaux, deux journaux locaux et un magazine automobile) au choix de la société

Y et aux frais avancés de la METROPOLE NICE COTE

D’AZUR et de la société VENAP tenues in solidum, dans la limite de 5 000 € H.T. par insertion,

- de condamner in solidum la METROPOLE NICE COTE D’AZUR et la société VENAP à payer à la société Y la somme de

25 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

- de les condamner in solidum, sur le même fondement, à rembourser à la société Y les débours, frais et honoraires d’huissier par elle exposés à l’occasion des opérations de constat des

24 janvier 2014, 29 mars 2016 et 22 janvier 2018.

Dans ses dernières conclusions numérotées 4, transmises le

6 janvier 2020, la société VENAP demande à la cour :

- de réformer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société VENAP en nullité, déchéance et dégénérescence des marques BLUECAR, ainsi qu’aux fins de transmission d’une question préjudicielle,

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— de confirmer le jugement en ce qu’il a :

• débouté la société X de l’ensemble de ses demandes,

• condamné la société X aux dépens et au paiement d’un article 700 du code de procédure civile,

- de recevoir la société VENAP dans ses conclusions et la dire bien fondée en ses demandes,

- à titre principal, de dire que la marque de l’UE « BLUECAR » 621 et la marque française « BLUECAR » 000 sont nulles pour défaut de caractère distinctif et/ou en raison de leur caractère nécessaire, générique, usuel et descriptif pour les « voitures terrestres à propulsion électrique » en classe 12 et les services de « location de véhicules » en classe 39 qu’elles désignent,

- à titre subsidiaire, de constater l’absence d’exploitation sérieuse de la marque de l’UE « BLUECAR » 621 et de la marque française « BLUECAR » 000 pour les « voitures terrestres à propulsion électrique » en classe 12 et les services de « location de véhicules » en classe 39 qu’elles désignent,

- à titre très subsidiaire, de constater la dégénérescence de la marque de l’UE « BLUECAR » 621 et de la marque française « BLUECAR » 000 pour les « voitures terrestres à propulsion électrique » en classe 12 et les services de « location de véhicules » en classe 39 qu’elles désignent,

Si la Cour avait une incertitude sur la manière dont il convient

d’interpréter le texte des articles 15 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 modifié par le règlement (CE) n° 2015/2424 du

5 décembre 2015 et L. 714-5 du code de propriété intellectuelle, la société VENAP suggère que la Cour de Justice des Communautés

Européennes soit interrogée sur la question suivante :

"L’article 51 du Règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 modifié par le Règlement (CE) n° 2015/2424 du 15 décembre 2015 et

l’article 19 de la Directive (UE) 2015/2436 du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2015 portant tous deux sur la déchéance des droits d’un titulaire de marque qui n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, doivent-ils être interprétés en ce sens que, pour être qualifié de sérieux, l’usage d’une marque qui n’a pas acquis de distinctivité en raison de son usage doit, nécessairement et conformément à sa fonction d’identification d’une origine commerciale, avoir été fait à titre de marque, excluant de facto la prise en considération de son éventuel usage à titre descriptif?

En d’autres termes, est-ce que l’usage d’une marque à titre descriptif vaut usage sérieux au sens des articles 51 du Règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 modifié par le Règlement (CE)

n° 2015/2424 du 15 décembre 2015 et 19 de la Directive (UE)

2015/2436 du parlement européen et du conseil du

16 décembre 2015, susceptible d’empêcher sa déchéance, lorsque la

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marque en cause n’a pas acquis de distinctivité au terme de son usage

?"

- à titre infiniment subsidiaire et en tant que de besoin, de dire que l’usage du signe « AUTO BLEUE » sous sa forme verbale ou ses formes semi-figuratives

et

ou sous la forme d’un nom de domaine par la société

VENAP et/ou « la société MNCA » ne constitue pas un acte de contrefaçon des marques antérieures de la société X,

en conséquence :

- à titre principal, de prononcer la nullité de la marque de l’Union européenne BLUECAR n° 004 597 621 et de la marque française

« BLUECAR » 000 pour défaut de caractère distinctif et/ou en raison de leur caractère nécessaire, générique, usuel et descriptif pour les « voitures terrestres à propulsion électrique » en classe 12 et les services de « location de véhicules » en classe 39 qu’elles désignent,

- à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance, faute d’exploitation sérieuse, de la marque de l’Union européenne « BLUECAR » 621 et de la marque française « BLUECAR » 000 pour les « voitures terrestres à propulsion électrique » en classe 12 et les services de « location de véhicules » en classe 39 qu’elles désignent,

- à titre très subsidiaire, de prononcer la dégénérescence de la marque de l’Union européenne « BLUECAR » 621 et de la marque française

« BLUECAR » 000 pour les « voitures terrestres à propulsion électrique » en classe 12 et les services de « location de véhicules » en classe 39 qu’elles désignent,

- en tout état de cause :

- d’ordonner la communication de la décision, une fois celle-ci devenue définitive, à l’INPI et à l’EUIPO, par la partie la plus diligente, pour inscription sur leurs registres,

- de débouter la société X de l’intégralité de ses demandes,

- de condamner la société X à verser à la société VENAP la somme de 40 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses uniques conclusions transmises le 21 décembre 2018, la METROPOLE NICE COTE D’AZUR demande à la cour :

- de rejeter les conclusions d’appel de la société Y, avec toutes conséquences de droit,

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— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- de débouter la société Y de toutes ses demandes,

- de la condamner à lui verser une somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2020.

À l’ouverture des débats de l’audience du 18 février 2020, le conseil de la société appelante a indiqué, ainsi qu’il a été noté au plumitif, que sa cliente avait changé de dénomination sociale pour se nommer dorénavant Y SE. Les parties intimées n’ont formulé aucune objection à ce que cette nouvelle dénomination soit prise en compte dans l’arrêt à intervenir.

MOTIFS DE L’ARRÊT

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur les demandes de la société VENAP en nullité et subsidiairement en déchéance des marques verbales européenne et française « BLUECAR » 621 et 000 de la société Y SE

La société VENAP poursuit l’annulation des deux marques de la société Y pour défaut de caractère distinctif et, subsidiairement, la déchéance des droits de la société Y sur ces deux marques pour défaut d’usage sérieux et pour dégénérescence.

Sur la demande en nullité des marques « BLUE CAR » pour défaut de caractère distinctif

La société VENAP soutient que les deux marques « BLUE CAR » de la société Y sont nulles pour défaut de caractère distinctif en raison de leur défaut de distinctivité intrinsèque et de leur caractère descriptif, générique, nécessaire et usuel pour les produits et service couverts. Elle argue que le terme BLUE, pris isolément, est dépourvu de distinctivité, usuel, générique, nécessaire et descriptif pour tout produit ou service en lien avec l’électricité, tout comme le terme CAR, pris séparément, l’est pour tout produit ou service en lien avec des véhicules, et que la combinaison BLUECAR est tout autant dénuée de caractère distinctif, usuelle, générique, nécessaire et descriptive en ce qu’elle signifie « voiture de couleur bleue' » et « voiture en lien avec une énergie électrique ». Elle ajoute que les deux marques n’ont pas acquis un caractère distinctif par l’usage qu’en a fait la société Y, qui n’a pas été suffisant et qui en tout état de cause a été réalisé à titre descriptif, outre que la déchéance des marques a nécessairement fait obstacle à l’acquisition de la distinctivité par l’usage.

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La société Y répond que ses marques sont valables, que leur validité doit s’apprécier par référence à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé de la catégorie des produits et services concernés et par rapport à la marque « BLUECAR » dans son ensemble, que la société intimée échoue à démontrer que le terme BLUE pris isolément, et a fortiori le signe BLUECAR dans son ensemble, seraient dépourvus de caractère distinctif ou seraient usuels dans le langage courant pour désigner des véhicules, en particulier des véhicules à propulsion électrique, désignés par la marque de l’Union européenne, ou qu’ils décriraient une caractéristique essentielle de ces produits, que de même, il n’est démontré aucun lien entre le terme BLUE ou l’ensemble BLUECAR et les services de location de véhicules visés au dépôt de la marque française, que la marque est parfaitement arbitraire et intrinsèquement distinctive pour désigner des services de location de véhicules. Elle soutient subsidiairement que les marques « BLUECAR » ont acquis un caractère distinctif par l’usage.

L’article 4 du règlement n° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, applicable au regard de la date de dépôt, le 3 août 2005, de la marque « BLUECAR » 621, dispose que "Peuvent constituer des marques communautaires tous signes susceptibles

d’une représentation graphique (…) à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises".

Aux termes de l’article 7 § 1 du même règlement, "Sont refusés à

l’enregistrement :

a) les signes qui ne sont pas conformes à l’article 4 ;

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ;

c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner

l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ;

d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce".

L’article 51 du même règlement prévoit par ailleurs que "1. La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :

a) lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 5 ou de l’article 7 ; (…)

2. Lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement

à l’article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l’usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée".

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L’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle (dans sa version antérieure à l’ordonnance 2019-1169 du

13 novembre 2019) prévoit que « La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale ».

Selon l’article L. 711-2 du même code (dans sa version antérieure à

l’ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019), "Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif :

a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service (… )

Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage".

Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière de la directive

n° 2008/95 du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, applicable au regard de la date de dépôt, le 10 janvier 2011, de la marque « BLUECAR » 000.

L’article L. 714-3 prévoit qu’ "Est déclaré nul par décision de justice

l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. […]. 711-4. (…) La décision d’annulation a un effet absolu".

Il résulte de ces dispositions que le caractère distinctif d’une marque signifie que cette marque doit permettre d’identifier les produits ou services désignés à l’enregistrement comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux proposés par d’autres entreprises et que ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits on aux services désignés dans l’acte de dépôt et, d’autre part, par rapport à la perception que le public pertinent en a.

En l’espèce, les marques « BLUECAR » sont attaquées en ce qu’elles visent les « véhicules, et notamment des voitures terrestres à propulsion électrique » (marque de l’Union européenne 621) et les services de « location de véhicules » (marque française 000). Le public pertinent est constitué du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé de véhicules, notamment

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de véhicules à propulsion électrique, acheteur ou loueur, particulier ou professionnel.

Si les trois dernières lettres de la marque « BLUECAR », à savoir CAR, seront aisément comprises par le public français comme signifiant

« voiture » en anglais, et sont à cet égard descriptives pour désigner des voitures ou des services de location de voitures, le caractère distinctif

d’une marque doit être apprécié dans son ensemble qui est en

l’espèce constitué, non pas des deux mots BLUE et CAR, mais du signe BLUECAR, et le mot BLUE, qui sera aisément traduit comme désignant la couleur bleue dans la même langue anglaise, n’est pas habituellement employé pour désigner des véhicules, fût-ce à propulsion électrique, ou des services de location de véhicules, ainsi que l’analysé le tribunal.

La société VENAP argue que le terme BLUE est systématiquement utilisé depuis de nombreuses années par les constructeurs automobiles pour désigner des véhicules électriques ou propres

(MERCEDES BlueTec Hybrid, Cross Blue Coupe ou Blue E-Motion de

VOLKSWAGEN, Blue-will de HYUNDAY…), la couleur bleue étant associée à l’électricité depuis la fin du 19ème siècle, que dans

l’attribution des couleurs des vignettes à apposer sur les véhicules pour distinguer leur niveau de pollution, la vignette bleue est celle identifiant les véhicules électriques, que dans d’autres secteurs, la couleur bleue désigne des services en lien avec des véhicules électriques (BlueRent, Blue2bGreen, Blue Driv) et que la société

Y elle-même recourt au terme BLUE pour désigner des caractéristiques électriques/propres de véhicules (Bluestation,

Bluebus, Blue Solutions). Mais nombre de pièces fournies par la société intimée pour justifier de l’utilisation du terme BLUE par les constructeurs automobiles ou des opérateurs d’autres secteurs sont postérieures au dépôt, en 2005, de la marque de l’Union européenne

621 – et aussi au dépôt, en 2011, de la marque française 000 – ou font référence à la couleur bleue et non au signe BLUE. Si certaines pièces évoquent bien le bleu comme « la couleur de l’écologie » ou l’associe à des modèles hybrides, ces mêmes pièces font mention des « roues vertes », « Moteur nature – toute l’actualité de la voiture verte » ou du

« Luxe de vert en bleu » (ex. pièce 7 – Article VOLKSWAGEN Golf GTE

Le compromis – Essai détaillé et pièce 8). Par ailleurs, la société appelante fournit un extrait du site gouvernemental « Obtenir ma vignette CRIT’AIR » postérieur à 2017 dans lequel c’est la couleur verte qui est attribuée aux véhicules 100% électriques et non la couleur bleue, la société VENAP admettant que la pastille verte est venue regrouper les véhicules électriques ainsi que ceux roulant à

l’hydrogène à compter de l’entrée en vigueur du décret n° 2017-782 du 5 mai 2017 renforçant les sanctions pour non-respect de l’usage des certificats qualité de l’air et des mesures d’urgence arrêtées en cas d’épisode de pollution atmosphérique, ce qui a entraîné la disparition de la vignette bleue. Ces circonstances conduisent la cour

à faire sienne l’analyse du tribunal selon laquelle le public français

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associera plus volontiers les véhicules électriques ou écologiques à la couleur verte qu’à la couleur bleue.

Par ailleurs, la société Y justifie que les véhicules de marque

« BLUECAR » sont déclinés en plusieurs couleurs : blanc, gris, bleu, rouge ou aux couleurs des entreprises ou partenaires qui les commandent.

Ainsi, la marque « BLUECAR » de l’Union européenne n’est pas composée exclusivement d’indications pouvant servir à désigner des véhicules, notamment électriques, ou une de leurs caractéristiques ou

d’indications usuelles dans le langage courant ou les habitudes du commerce et elle permet au public pertinent d’identifier les véhicules pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant de la société

Y en les distinguant de ceux proposés par d’autres entreprises, la circonstance que la couleur bleue à laquelle renvoie le terme BLUE soit une couleur primaire étant sans emport quant à la distinctivité de la marque qui doit être appréciée dans son ensemble.

Pour les raisons qui viennent d’être exposées, la société VENAP ne démontre pas que la marque française « BLUECAR » 000 serait dépourvue de caractère distinctif en ce qu’elle serait exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du service de location de véhicules ou qu’elle pourrait servir à désigner une caractéristique

d’un tel service.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle en nullité des marques « BLUECAR » 621 et 000 présentée par la société VENAP.

Sur les demandes subsidiaires en déchéance des marques

« BLUE CAR »

La société VENAP soutient que les deux marques « BLUECAR » encourent la déchéance pour défaut d’usage sérieux et pour dégénérescence.

Sur la demande en déchéance des marques « BLUECAR » pour défaut

d’usage sérieux

La société VENAP soutient que l’usage par la société Y du signe BLUECAR pour désigner une voiture de couleur bleue ou électrique ou bien un service de location de voitures électriques est un usage à titre descriptif et ne peut donc être considéré comme un usage conforme à la fonction essentielle d’une marque qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine commerciale d’un produit ou d’un service. Elle argue qu’aucune pièce produite par l’appelante ne démontre sans conteste possible que des modèles de véhicule comportant la marque « BLUECAR » aient été commercialisés. Subsidiairement elle demande que la Cour de justice de l’Union

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européenne soit interrogée sur le sens qu’il convient de donner à

l’expression « usage sérieux » dans les termes exposés supra.

La société Y demande la confirmation du jugement qui a écarté la demande en déchéance pour les motifs qu’il contient et ceux repris ci-après.

L’article 15 du règlement CE 207/2009 du 26 février 2009 modifié par le règlement UE 2015/2424 du 16 décembre 2015 et codifié par le règlement UE 2017/1001 du 14 juin 2017 prévoit que "Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans

l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l’Union européenne est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage ". L’article 51 du même règlement dispose :

« 1. Le titulaire de la marque communautaire est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon: a) si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée (…) ».

Par ailleurs, l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit : "Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage :

a) L’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;

b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ; c) L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation.

La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés.

L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande.

La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.

La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu".

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Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité

d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée.

C’est par des motifs exacts et pertinents, tant en droit qu’en fait, que la cour adopte, que le tribunal, au vu de pièces justificatives produites aux débats par la société Y, a rejeté les demandes de déchéance portant sur ses marques « BLUECAR » 621 et 000 présentées par la société VENAP et également sa demande subsidiaire aux fins de transmission d’une question préjudicielle à la

Cour de justice de l’Union européenne.

Il sera ajouté qu’en plus des pièces citées dans le jugement, la société

Y produit les éléments suivants qui viennent confirmer l’exploitation sérieuse de ses marques « BLUECAR » sur les périodes de référence (23 août 2006/23 août 2011pour la marque de l’UE 621 et 6 mai 2011/6 mai 2016 pour la marque française 000) :

- l’attestation du responsable Propriété industrielle de la société

BLUECAR du 3 octobre 2018, selon laquelle, depuis sa constitution en juillet 2008 et jusqu’au 10 juillet 2018, la société BLUECAR a fabriqué et vendu ou loué 8 634 véhicules de marque « BLUECAR »

(pièce 14.2),

- un rapport financier annuel 2014 de la société BLUE SOLUTIONS

(filiale du groupe Y) indiquant un chiffre d’affaires réalisé avec BLUECAR de 33 565 K€ en 2013, de 80 424 K€ en 2014 et de

91 218 K€ en 2015 (pièce 7.5),

- des extraits du site www.automobile-propre.com montrant que la voiture « BLUECAR » de Y a figuré dans le « top 4 » des voitures électriques les plus vendues en France (parmi 17 modèles) entre 2011 et 2016 (pièce 34).

En outre, le sondage OpinionWay réalisé en juillet 2016 et produit par la société VENAP, selon lequel 35 % des personnes interrogées associent le terme BLUECAR à des services de location de voiture ou de véhicule ou de voiture électrique/écologique (17 %) et à des voitures, voitures électriques/écologiques, automobiles ou véhicules propres (18 %) confirme l’exploitation sérieuse faite par la société

Y de ses marques « BLUECAR ».

Comme le tribunal l’a relevé, les usages justifiés par la société

Y sont des usages à titre de marque, conformes à la fonction essentielle de la marque de garantie de l’identité d’origine des produits ou des services couverts, et non pas des usages descriptifs de voitures bleues, peu important que lors de salons dédiés à

l’automobile, des véhicules BLUECAR de couleur bleue aient été exposés ou que la presse fasse régulièrement référence à la couleur bleue pour évoquer la voiture BLUECAR de la société Y.

Cette dernière justifie du reste, comme il a été dit, que les véhicules de marque « BLUECAR » sont déclinés en d’autres couleurs que le bleu

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(blanc, gris, rouge ou couleurs des entreprises ou partenaires qui les commandent) et démontre que le signe BLUECAR est apposé sur le volant et le capot des véhicules (pièce 9.3) et reproduit sur le site www.bluecar.fr aux côtés de véhicules neufs ou d’occasion proposés la vente (pv de constat d’huissier du 29 mars 2016 – pièce 27).

En produisant l’ensemble des pièces visées dans le jugement et celles décrites ci-dessus, la société Y a fait la démonstration, qui lui incombe, de l’usage sérieux de l’exploitation à titre de marque de ses marques « BLUECAR » pour les produits et services visés à

l’enregistrement de ces marques.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle en déchéance pour défaut d’usage sérieux des marques « BLUECAR » 621 et 000 et celle concernant la transmission d’une question préjudicielle à la Cour de justice de

l’Union européenne.

Sur la demande en déchéance des marques « BLUECAR » pour dégénérescence

La société VENAP soutient que les marques en cause ont immédiatement dégénéré en raison de leur usage à titre descriptif par leur titulaire et que cette dégénérescence est démontrée par un sondage OpinionWay qu’elle a fait réaliser en juin 2016, duquel il ressort que 71 % du public français associe le terme BLUECAR à une voiture bleue et la moitié à des produits et services en lien avec les voitures ou le bus.

La société Y demande la confirmation du jugement qui a écarté la demande en déchéance pour dégénérescence.

L’article 51 du règlement 207/2009 précité prévoit : "1. Le titulaire de la marque communautaire est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon : (…) b) si la marque est devenue, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée (…)"

Par ailleurs, l’article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait : a) La désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service (…) ».

Cette disposition doit s’interpréter à la lumière de l’article 12 § 2 de la directive n° 2008/95 du 22 octobre 2008 précitée, selon lequel la marque devenue usuelle doit l’être "par le fait de l’activité ou de

l’inactivité de son titulaire" , la déchéance ne pouvant être prononcée si le titulaire a agi en sorte de ne pas laisser sa marque devenir la désignation usuelle d’un produit ou d’un service.

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Il a été dit plus haut que les marques « BLUECAR » n’encourent pas la nullité en ce qu’elles seraient descriptives d’une caractéristique des produits ou services qu’elles désignent et que l’usage qui en a été fait par la société Y n’est pas descriptif mais à titre de marque.

Par ailleurs, c’est à juste raison que le tribunal a estimé que le sondage

Opinionway précité fourni par la société VENAP, qui montre qu’à la question "Quelle signification en français donneriez-vous au terme

« BLUECAR », 67 % de l’échantillon interrogé (de 1 021 personnes) a répondu « Voiture bleue / Bleue voiture », ne suffit pas à établir que les marques « BLUECAR » sont devenues la désignation usuelle des véhicules, notamment à propulsion électrique, ou des services de location de véhicules, la question posée induisant majoritairement, comme le souligne pertinemment la société appelante, la traduction de BLUECAR par « voiture bleue » ou « bleue voiture ».

Les articles de presse, également fournis par la société VENAP, qui associent la couleur bleue à « l’électromobilité », aux modèles hybrides,

à une version écologique de l’automobile ou aux voitures électriques, ne sont pas davantage probants dès lors que les marques verbales en cause ne se réduisent pas au terme BLUE mais sont constituées de

l’ensemble BLUECAR.

Enfin, comme le tribunal l’a constaté, la société Y justifie de plusieurs procédures administratives et judiciaires engagées pour défendre ses droits sur ses marques « BLUECAR », ce qui révèle le souci qu’elle a de s’opposer à la banalisation desdites marques.

Le jugement sera en conséquence également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle en déchéance pour dégénérescence des marques « BLUECAR » 621 et 000 présentée par la société VENAP.

Sur les demandes de la société Y en contrefaçon de ses marques européenne et française « BLUECAR » 621 et 000

La société Y soutient que la société VENAP et la

METROPOLE NICE COTE D’AZUR ont commis des actes de contrefaçon par imitation de ses marques « BLUECAR » 621 et 000 en exploitant des services de location de véhicules sous la marque verbale française « AUTO BLEUE » 503 et les marques semi-figuratives françaises "AUTO BLEUE MA VOITURE ELECTRIQUE EN

LIBRE-SERVICE" 246 et 248, ainsi que via les sites auto-bleue.org, dont la METROPOLE NICE COTE D’AZUR est propriétaire, et autobleue.org. Elle argue que le public pertinent est celui qui utilise des véhicules ou des services de location de véhicules, composé de professionnels et du grand public, d’un niveau d’attention normale, que les produits et services en présence sont identiques ou similaires, que compte tenu des ressemblances entre les signes en présence, particulièrement au plan conceptuel où les termes BLUECAR et AUTO

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BLEUE évoquent pareillement un véhicule de couleur bleue, le risque de confusion est avéré.

La société VENAP répond qu’il n’existe aucun risque de confusion tant au regard de la marque verbale « AUTO BLEUE » qu’au regard des marques semi-figuratives et du nom de domaine auto-bleue.org puisqu’il n’existe aucune similitude entre les signes. Elle invoque les différences visuelles, particulièrement évidentes quand les marques semi-figuratives sont en comparaison, phonétiques et conceptuelles entre les signes ; elle argue notamment que, conceptuellement, le consommateur ne donnera pas nécessairement la même signification au terme BLUECAR – qu’il rattachera soit à la couleur bleue, soit à la qualité électrique du produit ou de la caractéristique du service (pour

BLUE) et à une automobile ou à un bus (pour CAR) – et aux mots AUTO BLEUE qu’il sera enclin à associer à des éléments locaux, la marque attaquée AUTO BLEUE n’étant exploitée que sur la région couverte par la Métropole Nice Côte d’Azur : à savoir les chaises bleues de la Promenade des anglais ou les parasols bleus des plages niçoises. Elle fait valoir qu’au vu de la fiche Whois fournie par l’appelante, la cour n’est saisie que du nom de domaine auto-bleue.org et non autobleue.org, et que là encore, en raison des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes, aucun risque de confusion n’est avéré.

La METROPOLE NICE COTE D’AZUR oppose que nonobstant la similitude entre les produits et services proposés par elle-même d’une part, et par la société Y d’autre part, l’absence de tout risque de confusion dans l’esprit du public conduit nécessairement à écarter le grief de contrefaçon. Elle fait valoir que le public pertinent est constitué, comme en a jugé le tribunal, de professionnels et de consommateurs normalement informés et particulièrement attentifs

s’agissant d’une nouvelle technologie en matière de transport représentant un coût à l’achat de plusieurs milliers d’euros et d’un nouveau moyen de mise à disposition tel que la location de longue durée ou l’auto-partage nécessitant d’effectuer des réservations sur internet et de constituer un dossier, que les signes en comparaison ne présentent aucune similitude au plan phonétique, qu’au plan visuel, les nombreuses différences prévalent sur les points de ressemblance et qu’au plan conceptuel, les marques présentent de fortes dissemblances dès lors notamment que les termes CAR et AUTO étant dépourvus de caractère distinctif, le terme BLEUE ne peut générer un risque de confusion avec le mot BLUE, la marque « AUTO BLEUE » suggérant inévitablement pour le public local (exclusivement concerné par les services en cause) une association avec d’autres services mis en place par l’autorité organisatrice des transports au niveau local (tels que VELOBLEU), directement inspirés des chaises bleues de la Promenade des anglais et des parasols bleus des plages niçoises, et que les vocables AUTO BLEUE et BLUECAR diffèrent, y compris quant à leur sens, le terme anglais CAR se traduisant par

VOITURE et non par AUTO, contraction du mot AUTOMOBILE. Elle ajoute que les clientèles visées sont différentes puisque le service de

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location de véhicules qui est proposé sous les marques litigieuses concerne un service public en auto-partage avec un système en boucle fermée (contraignant l’utilisateur à ramener le véhicule à la station où il a été pris, sans possibilité de l’abandonner dans une autre station et encore moins en dehors du périmètre de la Métropole) destiné essentiellement aux habitants du territoire de la Métropole

Nice Côte d’Azur.

Sur les actes de contrefaçon

L’article 9 du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 (modifié par le règlement UE n° 2015/2424 du 16 décembre 2015 et codifié par le règlement UE n° 2017/1001) dispose :

" 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.

2. (…) le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :

(.)

b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services couverts identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans

l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque

d’association entre le signe et la marque".

L’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :

(.)

b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement".

La Cour de justice (CJCE 12 juin 2008, affaire O2 Holdings) a dit pour droit que le titulaire d’une marque enregistrée n’est habilité à interdire

à un tiers l’usage d’un signe similaire à sa marque en application de

l’article 5, paragraphe I, b) de la directive 2008/85/CE que si quatre conditions sont réunies : un usage de la marque dans la vie des affaires ; un usage sans le consentement du titulaire de la marque ; un usage pour des produits on des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; un usage qui doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services en raison d’un risque de confusion dans

l’esprit du public.

Afin d’apprécier la demande en contrefaçon, il y a lieu de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les

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signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et du consommateur normalement attentif et raisonnablement averti.

Sur le public concerné

Comme le plaide la société Y, le public pertinent est constitué des consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés de véhicules, notamment de véhicules à propulsion électrique, acheteurs ou loueurs, particuliers ou professionnels.

Sur la comparaison des produits et services

Il n’est pas contesté que les services de location de véhicules exploités par la société VENAP pour le compte de la METROPOLE NICE COTE

D’AZUR sont identiques aux services visés par la marque française 000 de la société Y et similaires par complémentarité aux « véhicules et notamment voitures terrestres à propulsion électrique » couverts par sa marque de l’Union européenne

621.

Sur la comparaison des signes

Les signes contestés n’étant pas la reproduction à l’identique des marques invoquées, faute de les reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments les composant, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression

d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

En ce qui concerne la comparaison des marques verbales

« BLUECAR » et des marques semi-figuratives « AUTO BLEUE MA VOITURE ELECTRIQUE EN LIBRE-SERVICE »

D’un point de vue visuel, les marques semi-figuratives litigieuses 246 et 248 se différencient nettement des deux marques verbales revendiquées : elles comportent chacune 8 mots (soit 42 lettres au total et un élément de ponctuation (tiret)) – dont deux (AUTO BLEUE, soit 9 lettres), prédominants par leur taille et leur emplacement, sont reproduits selon des typographies distinctes (italiques/caractères droits) -, ainsi qu’un élément figuratif très apparent (en couleur pour la marque 248) représentant une petite voiture stylisée avec une aile semblant s’envoler, placée au-dessus des éléments verbaux, alors que les marques revendiquées ne comprennent qu’un seul mot de

7 lettres. Les marques en litige ont donc une longueur et une structure

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radicalement différentes et ne présentent qu’une similitude très faible tenant à la présence dans les marques de la société Y des quatre premières lettres (BLUE) se rapprochant du deuxième mot

(BLEUE) compris dans les marques litigieuses.

D’un point de vue phonétique, les éléments verbaux AUTO BLEUE apparaissant les seuls susceptibles de prononciation au sein des marques litigieuses compte tenu de la très petite taille des éléments

MA VOITURE ELECTRIQUE EN LIBRE-SERVICE, les marques en litige se différencient nettement dans leurs sonorités d’attaque et finales, leur rythme et leur prononciation.

D’un point de vue conceptuel, les signes en présence renvoient pareillement à l’automobile en ce que les marques revendiquées comprennent le mot CAR et les marques critiquées le mot AUTO, ainsi qu’à la couleur bleue, le sens du mot anglais BLUE étant largement connu du public pertinent. Ils diffèrent cependant du fait de la contraction en un seul mot des marques revendiquées (BLUECAR) alors que les éléments verbaux dominants des marques incriminées sont distincts (AUTO BLEUE) du fait de caractères typographiques différents, et surtout du fait de la présence, dans les marques attaquées, de l’élément figuratif (petite voiture ailée s’envolant) qui évoque légèreté, rapidité et facilité et n’apparaît pas moins dominant que les éléments verbaux AUTO BLEUE du fait de sa position et du caractère peu distinctif de ces derniers. Aussi, malgré l’identité ou la similarité des produits ou services concernés, les signes en conflit présentent dans leur ensemble de telles différences que le risque de confusion allégué est exclu pour le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé des produits et services concernés, qui ne sera pas amené à penser que les services de location de véhicules électriques proposés par la METROPOLE NICE COTE D’AZUR sous les marques semi-figuratives « AUTO BLEUE » proviennent de la même entreprise que celle qui commercialise, sous les marques « BLUECAR », des véhicules, notamment électriques, et des services de location de véhicules.

Le jugement sera donc confirmé en ce sens.

En ce qui concerne la comparaison des marques verbales

« BLUECAR », d’une part, et de la marque verbale « AUTO BLEUE » et des sites internet auto-bleue.org et autobleue.org, d’autre part

D’un point de vue visuel, la marque verbale « AUTO BLEUE » 503 et les marques verbales de la société Y se différencient par leur structure (2 mots/1 seul mot) et leur séquence d’attaque

(BLUE/AUTO) et finale (CAR/BLEUE). Elles se rapprochent cependant par leur longueur respective (9 lettres/7 lettres) qui est proche et en ce qu’elles ont en commun les éléments BLUE/BLEUE qui sont ressemblants.

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Phonétiquement, les marques en litige se différencient dans leurs sonorités d’attaque et de finale, leur rythme et leur prononciation.

Conceptuellement, les termes AUTO BLEUE constituent la traduction en français du terme BLUECAR et cette traduction est aisée pour le consommateur moyen de référence qui a appris le sens des mots

BLUE et CAR dès les débuts de son apprentissage de la langue anglaise ou qui, sans avoir appris l’anglais, connaît le sens de ces deux termes très courants. C’est à AUTO BLEUE qu’associera immédiatement ce consommateur le vocable BLUECAR – ou à

VOITURE BLEUE, ce qui ne change pas la portée de l’association effectuée, les mots AUTO et VOITURE étant synonymes – et non pas, comme le soutient la société VENAP, à BUS BLEU, BUS

ELECTRIQUE ou encore AUTO ELECTRIQUE. Est par ailleurs inopérante l’argumentation de la METROPOLE NICE COTE D’AZUR selon laquelle le public concerné associera la marque « AUTO BLEUE » aux services de transport qu’elle propose ou à des éléments de la culture locale (mobiliers urbains et parasols niçois) pour lesquels est utilisée la couleur bleue dès lors que le public pertinent n’est pas le public de la ville de Nice ou même de la région niçoise ou de la Côte

d’Azur, mais le public au sens large, consommateur de véhicules, notamment électriques, et de services de location de voitures, qui aura accès quel que soit son lieu de résidence habituelle, à l’offre de location proposée par la METROPOLE NICE COTE D’AZUR via la société VENAP, tout comme à l’offre de vente de véhicules ou de location de véhicules de la société Y, notamment par internet depuis toute la France ou même l’étranger (cf. procès-verbal de constat d’huissier du 29 mars 2016 – pièce 27). Par ailleurs, la société

Y justifie que ses véhicules de marque « BLUECAR » sont disponibles à Nice et plus généralement en région PACA (cf. extrait du site de Nice Matin – pièce 10-35 ; état des ventes et locations longue durée de véhicules de marque BLUECAR sur la Côte d’Azur – pièce 13-7) et que les locations de ces véhicules s’effectuent aussi en auto-partage, tout comme les locations des véhicules exploités par la METROPOLE NICE COTE D’AZUR (notamment, pièces 7-2, 7-3, 14-1 et 14-2, 37-1).

Compte tenu de la parfaite identité des services et de la similarité des produits proposés sous la marque « BLUECAR », du fait que la voiture « BLUECAR », qui a figuré dans le « top 4 » des voitures électriques les plus vendues en France entre 2011 et 2016, a nécessairement bénéficié de ce fait d’une certaine connaissance sur le marché, de la circonstance que les parties interviennent dans le même secteur de

l’auto-partage, il existe un risque de confusion entre les signes en présence pour le consommateur moyen des produits et services concernés qui, n’ayant pas les signes en litige sous les yeux en même temps, sera amené à attribuer une origine commune aux produits et services en cause ou, à tout le moins, à les associer, le signe "AUTO

BLEUE« lui apparaissant comme une déclinaison du signe »BLUECAR".

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Du reste, la société Y établit que ce risque s’est réalisé en produisant un rapport de l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) d’avril 2017 qui présente le service AUTO

BLEUE comme utilisant la flotte électrique BLUECAR (pièce 48-3). La société appelante argue à juste raison que si un organisme officiel comme l’ADEME a pu commettre cette erreur, accréditant l’idée d’un partenariat entre le groupe Y et la METROPOLE NICE COTE

D’AZUR, le risque de confusion existe de plus fort pour des professionnels ou des particuliers.

Il est ainsi établi que la METROPOLE NICE COTE D’AZUR et la société VENAP ont commis des actes de contrefaçon par imitation des marques « BLUECAR » 621 et 000 de la société Y en faisant usage du signe verbal AUTO BLEUE, constitutif de la marque verbale française « AUTO BLEUE » 503 et compris dans les deux noms de domaine auto-bleue.org et autobleue.org, le second renvoyant automatiquement au premier, pour désigner des véhicules électriques et le service de location correspondant, ainsi qu’il a été constaté par procès-verbaux d’huissier établis les 29 mars 2016 et 22 janvier 2018 (pièces 27 et 43 appelante).

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté la société Y de ses demandes en contrefaçon de marques.

Sur les mesures réparatrices

Sur la demande indemnitaire

La société Y demande, à hauteur d’une somme globale de

150 000 €, réparation de l’atteinte portée à ses marques en invoquant leur dépréciation, les investissements importants consacrés aux véhicules et services d’auto-partage désignés par ces marques,

l’atteinte portée à son image dans l’esprit du public et la particulière gravité des agissements de la METROPOLE NICE COTE D’AZUR et de son délégataire, la société VENAP, parfaitement informées du caractère contrefaisant des signes exploités.

La METROPOLE NICE COTE D’AZUR conteste tout préjudice démontré, observant que la société Y, qui s’est abstenue de faire procéder à une saisie-contrefaçon permettant de connaître la masse contrefaisante, n’apporte pas d’élément susceptible de justifier son évaluation.

Il résulte de l’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle que "Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1°) Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2°) Le préjudice moral causé à cette dernière ;

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3°) Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé

l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme

n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée."

En application de l’article L. 717-2 du même code, ces dispositions sont applicables aux atteintes portées au droit du propriétaire d’une marque de l’Union Européenne.

Les actes de contrefaçon ont porté atteinte aux deux marques de la société Y en les banalisant et en troublant l’image attachée aux produits et services proposés sous ces marques qui ont pu être confondus avec ceux offerts par la METROPOLE NICE COTE

D’AZUR, via son délégataire, la société VENAP, ou du moins associés

à eux.

La société Y a par ailleurs nécessairement subi un préjudice moral du fait de la contrefaçon de ses marques.

Il doit être tenu compte du fait que par décisions des 6 janvier et

23 août 2012, le directeur général de l’INPI, faisant droit partiellement aux oppositions formées par la société Y aux demandes

d’enregistrement déposées par la COMMUNAUTE URBAINE NICE

COTE D’AZUR – aux droits de laquelle vient METROPOLE NICE COTE D’AZUR – portant sur les signes verbal 503 et semi-figuratifs

246 et 248 « AUTO BLEUE », a rejeté ces demandes d’enregistrement notamment pour les "véhicules ; véhicules électriques ; location de véhicules", et que c’est donc en parfaite connaissance de cause que la METROPOLE NICE COTE D’AZUR, qui n’a pas exercé de recours à l’encontre de ces décisions, a fait usage des signes refusés pour désigner les produits et service en cause.

Il doit être également relevé que l’usage du signe AUTO BLEUE a été limité, ainsi que le souligne la METROPOLE NICE COTE D’AZUR, à l’offre de services de location en auto-partage de véhicules électriques dans la seule région PACA.

La cour dispose ainsi des éléments suffisants pour fixer à la somme globale de 20 000 € l’indemnité devant réparer le préjudice subi, toutes causes confondues, par la société Y du fait des actes de contrefaçon de ses deux marques.

Cette somme sera mise à la charge in solidum de la METROPOLE

NICE COTE D’AZUR et de la société VENAP qui ont toutes les deux concouru à la réalisation du dommage subi par la société Y.

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Sur les autres demandes

Le sens de la présente décision conduit à faire droit, comme précisé ci-après au dispositif, aux demandes de la société appelante tendant

à l’interdiction de l’usage du signe AUTO BLEUE par les intimées et à la radiation par la METROPOLE NICE COTE D’AZUR du nom de domaine www.auto-bleue.org, et ce, sous astreinte, sans qu’il y ait lieu pour la cour de se réserver la liquidation de cette astreinte.

Le préjudice de la société Y étant ainsi suffisamment réparé, il n’y a lieu d’ordonner la publication de cet arrêt. La demande à ce titre sera rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La METROPOLE NICE COTE D’AZUR et la société VENAP, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant infirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de la METROPOLE NICE

COTE D’AZUR et de la société VENAP au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société Y en première instance et en appel, en ce compris ses frais et honoraires d’huissiers de justice, peut être équitablement fixée à 15 000 €.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré si ce n’est en ce qu’il a débouté la société

Y SE de l’ensemble de ses demandes en contrefaçon et l’a condamnée aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que la METROPOLE NICE COTE D’AZUR et la société VENAP ont commis des actes de contrefaçon par imitation des marques verbales de l’Union européenne n°4 597 621 et française n° 3 796 000

« BLUE CAR » de la société Y SE,

Condamne in solidum la METROPOLE NICE COTE D’AZUR et la société VENAP à payer à la société Y SE la somme globale de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

Fait interdiction à la METROPOLE NICE COTE D’AZUR et à la société

VENAP de faire usage du signe AUTO BLEUE, sous sa forme verbale,

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sur tout support (brochure, catalogue, sites internet…) et à quelque titre que ce soit, pour désigner, présenter ou proposer au public, offrir

à la vente ou vendre des véhicules, notamment des véhicules à propulsion électrique, ou fournir des services de location de véhicules, et ce, sous astreinte de 100 € par infraction constatée (dans la limite

d’une infraction par jour) à compter de l’expiration du délai d’un mois

à partir de la signification de cet arrêt et pendant 6 mois,

Dit que la METROPOLE NICE COTE D’AZUR procédera à la radiation du nom de domaine www.auto-bleue.org, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à partir de la signification de cet arrêt et pendant 6 mois,

Condamne in solidum la METROPOLE NICE COTE D’AZUR et la société VENAP aux dépens de première instance et d’appel et au paiement à la société Y SE de la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes de la société Y SE.

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