COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 12 octobre 2021

Pôle 5 – Chambre 1 (n° 155/2021) Numéro d’inscription au répertoire général :20/17218 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCW6J

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 17 novembre 2020 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS- RG n° 20/56981

APPELANTE SAS ASSURANCE DU LION Société au capital de 50 000 euros Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MULHOUSE sous le numéro 533 012 506 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 147, rue de Bâle 68100 MULHOUSE

Représentée par M^e Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 Assistée de M^e Laetitia LENCIONE du cabinet Avi BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : P339

INTIMÉE S.A.S. JP LABALETTE Société au capital de 240.000 euros Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 662 026 350, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 39 rue de Washington 75008 Paris

Représentée et assistée de M^e Marguerite BILALIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0063

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été ébattue le 31 août 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M^me Déborah BOHÉE, conseil ère, et M^me Isabel e DOUILLET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, laquel e a préalablement été entendue en son rapport. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M^me Isabel e DOUILLET, présidente M^me Françoise BARUTEL, conseil ère, M^me Déborah BOHÉE, conseil ère

Greffier, lors des débats : M^me Karine A

ARRÊT :

• Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Isabel e DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine A, Greffière, à laquel e la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*** EXPOSÉ DU LITIGE

La société JP LABALETTE (ci-après, LABALETTE), courtier en assurances depuis juin 1966, conçoit, développe et commercialise des produits d’assurance, automobile notamment, et revendique avoir proposé en 1985, une offre ' SOS MALUS’ permettant à des conducteurs dits ' malussés’ dont l’assurance a été résiliée, de se réassurer.

El e est titulaire de plusieurs marques françaises, parmi lesquel es :

— la marque verbale 'SOS MALUS', n° l 624 384, déposée le 29 mars 1989 ;

— la marque semi-figurative n° 99 775 035, déposée le 9 février 1999 :

— la marque semi-figurative n° 05 3 385 114, déposée le 11 octobre 2005 :

Ces trois marques, ci-après désignées ensemble les marques 'SOS MALUS', désignent notamment, en classe 36, des services d’assurances, de courtage et de conseils en assurances.

La société JP LABALETTE expose avoir constaté en avril 2020, l’usage par la société ASSURANCE DU LION, créée en 2011, exploitant un site internet www.assurancedulion.fr et se présentant comme spécialisée dans la fourniture d’assurance à destination de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

conducteurs 'malussés, résiliés ou [ayant subi] trop de sinistres', d’un logo qu’el e estime porter atteinte à ses droits de propriété intel ectuel e, et notamment à ses marques précitées :

El e indique avoir également constaté la réservation, par la même société, de la marque 'SOS MALUS’ à titre de mots clefs sur le programme AdWords de GOOGLE.

La société LABALETTE a mis en demeure la société ASSURANCE DU LION, le 5 juin 2020 puis le 29 juin 2020, de cesser ces agissements et constatant la persistance de ces usages, el e l’a fait assigner, par acte du 17 septembre 2020, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sur le fondement notamment de l’article L.716-4-6 du code de la propriété intel ectuel e, des mesures d’interdiction et une provision.

Par ordonnance de référé rendue le 17 novembre 2020, le juge des référés a :

— dit que l’usage par la société ASSURANCES DU LION du logo sur les pages du site internet de la société ASSURANCE DULION accessibles aux adresses URL suivantes : https://www.assurancedulion.fr ; https://www.assurancedulion.fr/assuranceautomobile-risques- aggraves ; https://www.assurancedulion.fr/assurance-deux-roues- risquesaggraves, constitue une atteinte vraisemblable aux marques semi-figuratives ' SOS MALUS’ n° 05 3 385 114 et 99 775 035, appartenant à la société JP LABALETTE,

— dit que la publication d’une annonce publicitaire ayant pour titre 'Assurance Malus & Résilié / SOS Résiliés’ constitue également une atteinte vraisemblable à la marque verbale 'SOS MALUS’ n° l 624 384, appartenant à la société JP LABALETTE,

— ordonné à la société ASSURANCE DU LION, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard et par infraction constatée, de supprimer, sur l’ensemble des pages du site intemet accessible à l’adresse www.assurancedulion.fr et en particulier, sur les pages accessibles aux adresses URLs :

— https:///www.assurancedulion.fr

— https://wwwassurancedulion.fr/assurance-automobile-risques- aggraves,

— et https://www.assurancedulion.fr/assurance-deux-roues-risques- aggraves,

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le logo précité SPECIAL RESILIES MALUS et de cesser la publication de toute annonce commerciale ou publicitaire, ayant pour titre 'Assurance Malus & Résilié /SOS Résiliés’ ou un titre similaire contenant les deux termes SOS et MALUS,

— fait interdiction à la société ASSURANCE DU LION de reproduire à l’avenir, sur son site internet ou sur quelque autre support commercial que ce soit, le logo précité ou l’expression 'Assurance Malus & Résilié /SOS Résiliés', afin de promouvoir des services d’assurance,

— condamné la société ASSURANCE DU LION à payer à la société JP LABALETTE, à titre d’indemnité provisionnel e en réparation du préjudice subi, la somme de 20 000 euros, en se réservant la liquidation de l’astreinte,

— condamné la société ASSURANCES DU LION aux dépens, à l’exclusion des frais de constat qui demeureront à la charge de la demanderesse,

— condamné la société ASSURANCES DU LION à payer à la société JP LABALETTE la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,

— rappelé que l’ordonnance était de droit exécutoire par provision.

La société ASSURANCES DU LION a interjeté appel de cette ordonnance.

Dans ses dernières conclusions transmises le 26 mars 2021, la société ASSURANCES DU LION demande à la cour :

— de juger l’action de la société ASSURANCES DU LION recevable et bien fondée ;

— d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé,

— en conséquence et statuant à nouveau :

— de débouter la société JP LABALETTE de toutes ses demandes,

— de condamner la société JP LABALETTE à payer 14 000 ' à la société ASSURANCE DU LION au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises le 17 mai 2021, la société JP LABALETTE demande à la cour :

— de juger la société ASSURANCE DU LION irrecevable ou, en tout cas, mal fondée en son appel, et, en conséquence, de la débouter de l’ensemble de ses demandes, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

- de juger la société JP LABALETTE recevable et bien fondée, et, en conséquence :

— de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé,

— et y ajoutant,

— de condamner la société ASSURANCE DU LION à payer à la société JP LABALETTE la somme complémentaire de 15 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

— de juger que la présente procédure d’appel est abusive et, en conséquence, de condamner la société ASSURANCE DU LION :

— à payer 1 euro de dommages et intérêts à titre symbolique à la société JP LABALETTE, en application des dispositions de l’article 1240 du code civil,

— à une amende civile en application des dispositions de l’article 559 du code procédure civile, dont il plaira à la cour de fixer le montant.

L’ordonnance de clôture est du 29 juin 2021.

MOTIFS

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’el es ont transmises, tel es que susvisées.

Sur la vraisemblance de l’atteinte portée aux droits de marque de la société LABALETTE

La société ASSURANCE DU LION conteste toute atteinte aux marques semi-figuratives de la société LABALETTE résultant de l’utilisation de son logo octogonal 'SPECIAL RESILIES MALUS'. El e fait valoir que les logos ne sont pas similaires, qu’il existe une récurrence de la couleur rouge et de la forme octogonale, laquel e évoque le panneau de signalisation STOP, dans les logos des compagnies d’assurance, qu’il existe de nombreuses différences entre les signes en présence : différences des couleurs (rouge/orange), des éléments verbaux et figuratifs, et qu’en tout état de cause, aucun risque de confusion dans l’esprit du public n’est démontré. El e conteste de même l’atteinte à la marque verbale 'SOS MALUS’ de la société LABALETTE résultant de la publication de son annonce publicitaire 'Assurance Malus & Résilié / SOS Résiliés'. El e argue à cette fin, d’une part, que la position du site ASSURANCE DU LION est aléatoire – GOOGLE décidant seul de l’organisation du roulement des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

positions des sites des opérateurs économiques selon des critères totalement opaques – de tel e sorte que l’internaute entrant le mot clé 'SOS MALUS’ dans GOOGLE tombe inévitablement sur des résultats différents selon le jour de sa recherche, son propre site n’étant ainsi pas toujours visible, d’autre part, qu’il n’existe pas de risque de confusion pour l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif qui, lorsqu’il entre le mot clé SOS MALUS, effectue une recherche ciblée et n’est pas disposé à chercher d’autres sites que celui de SOS MALUS, et qui ne pourra donc confondre les deux sites, d’autant que le nom de domaine www.assurancedulion.fr inscrit au- dessus du titre de l’annonce ('Assurance du Lion : assureur malus en ligne pas cher') et le bref résumé visible sous le titre, en gras et en première position (« Assurance du Lion : assureur auto et moto malus, résilié, sinistré’ ») ne laisseront planer aucun doute, enfin, que le titre de son annonce ne reproduit pas la marque verbale 'SOS MALUS’ de la société LABALETTE.

La société LABALETTE demande la confirmation de l’ordonnance entreprise, soutenant, en substance, que la société ASSURANCE DU LION a commis des actes de contrefaçon de ces marques, résultant tout à la fois de l’utilisation, sur son site internet, d’un logo imitant celui de ses marques semi-figuratives 'SOS MALUS’ pour promouvoir ses produits d’assurances, et en particulier les assurances automobiles ou de deux roues à l’attention de conducteurs 'malussés', et de l’utilisation, dans le titre d’une annonce publicitaire diffusée en résultat d’une recherche effectuée au moyen du moteur de recherche Google, d’une expression imitant sa marque verbale 'SOS MALUS'. El e ajoute que ces actes de contrefaçon ont été volontairement réalisés de façon conjointe par la société ASSURANCE DU LION, aux fins de maximiser le risque de confusion, dans l’esprit du public, sur l’origine des services proposés.

Ceci étant exposé, l’article L.716-4-6 prévoit que : « Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.

La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. (')

Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.

Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées. (') ».

Par ail eurs, l’article L.713-1 du même code dispose que 'L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés. Ce droit s’exerce sans préjudice des droits acquis par les tiers avant la date de dépôt ou la date de priorité de cette marque’ et l’article L. 713-2 du même code que : 'Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :

(') 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque'.

L’article L. 716-4 du code de la propriété intel ectuel e dispose pour sa part que « L’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2 à L.713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4 ».

Sur l’atteinte aux marques semi-figuratives

En l’absence d’élément nouveau apporté par la société appelante, c’est par de justes motifs, tant en fait qu’en droit, que la cour adopte, que le premier juge a dit que l’atteinte aux marques semi-figuratives 'SOS MALUS’ n° 99 775 035 (marque octogonale) et n° 05 3 385 114 (marque ronde) de la société LABALETTE par l’usage par la société ASSURANCE DU LION du logo octogonal 'SPECIAL RESILIES MALUS’ était vraisemblable eu égard à l’identité des services concernés (services d’assurances, de courtage et de conseils en assurances) et à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble.

Il sera ajouté, s’agissant de l’appréciation de la similitude visuel e et phonétique des signes, que le terme MALUS, commun aux signes en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

présence, et qui constitue l’élément principal du logo litigieux puisque c’est celui qui retiendra l’attention des consommateurs 'malussés’ auxquels sont destinés en particulier les services proposés par la société ASSURANCE DU LION, est reproduit sur le logo litigieux en position finale comme dans les marques opposées, ce qui renforce sa perceptibilité. Il sera également relevé que la société ASSURANCE DU LION invoque vainement la récurrence de la forme octogonale dans les logos des compagnies d’assurance en citant, à titre d’unique exemple, celui de la société AGF qui est, non pas un octogone, mais un hexagone.

Sur l’atteinte à la marque verbale

C’est également par de justes motifs, tant en fait qu’en droit, que la cour adopte, que le premier juge a dit que l’annonce publicitaire en faveur du site internet de la société ASSURANCE DU LION apparaissant en résultat de la recherche effectuée à partir des mots clé SOS MALUS sur le moteur de recherche GOOGLE constituait vraisemblablement une atteinte à la marque verbale 'SOS MALUS’ de la société LABALETTE.

Il est ajouté que la société ASSURANCE DU LION ne peut convaincre lorsqu’el e affirme que le référencement opéré par GOOGLE est aléatoire et qu’en conséquence, el e ne maîtrise pas la position, et même la présence, de son propre site sur le moteur de recherche. La société LABALETTE rappel e en effet, à juste raison, que la présence et le positionnement d’une annonce en résultat d’une recherche effectuée sur le moteur de recherche GOOGLE dépendent de paramètres effectués par l’annonceur, et notamment de l’investissement financier consenti par ce dernier, ce que confirment les articles ' Google AdWords pour les nuls ' Questions / Réponses’ et 'Créer sa première campagne Adword', publiés sur le Blog du site internet La Fabrique du Net (sa pièce 19), étant par ail eurs observé que le positionnement de l’annonce litigieuse, qui est apparue en l’occurrence soit en première position soit en seconde position au vu des impressions d’écran et procès-verbaux de constat aux débats, est sans incidence sur le caractère critiquable de son contenu qui est seul en cause.

Par ail eurs, la société intimée observe à juste raison que le fait qu’un internaute effectue une recherche 'ciblée’ sur internet n’est pas de nature à l’empêcher d’être amené à consulter un site qui n’est pas celui du titulaire de la marque ou de l’un de ses partenaires en le leur attribuant cependant, et d’être ainsi trompé sur le résultat de sa recherche, quand, comme en l’espèce, le titre de l’annonce constitue l’imitation de la marque concernée. La société ASSURANCE DU LION fait valoir que dans le cas d’espèce, le contenu de son annonce détrompera le consommateur puisqu’il est indiqué en gras et en première position ' Assurance du Lion : assureur auto et moto malus, résilié, sinistré’ et que son nom de domaine www.assurancedu lion.fr Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

est également indiqué au-dessus. Mais comme le relève l’intimée, l’annonce incriminée est cel e apparaissant sur le procès-verbal de constat d’huissier du 4 mai 2020 avec le titre 'Assurance Malus & Résiliés – SOS résiliés – assurancedulion.fr’ et plus encore sur le procès-verbal de constat dressé le 28 août 2020 qui présentait en titre 'Assurance Malus & Résiliés – SOS résiliés', ces titres reprenant les termes SOS et MALUS qui composent la marque verbale de la société LABALETTE, le nom de domaine www.assurancedulion.fr placé au- dessus des annonces attirant moins l’attention que le titre des annonces et n’étant pas propre, à lui seul, à détromper le public.

L’ordonnance sera donc également confirmée en ce qu’el e a dit que la publication d’une annonce publicitaire ayant pour titre 'Assurance Malus & Résilié / SOS Résiliés’ constitue une atteinte vraisemblable à la marque verbale 'SOS MALUS’ de la société LABALETTE.

Sur les mesures sollicitées

La société ASSURANCE DU LION soutient que la société LABALETTE n’apporte au débat aucun élément permettant d’établir qu’el e aurait subi des conséquences économiques négatives et qu’el e-même aurait réalisé des bénéfices à la suite des actes de contrefaçon reprochés. El e argue que le préjudice n’est ni identifiable ni quantifiable en l’absence de production de bilan comptable par la société LABALETTE et de tout élément établissant une réduction de son activité économique ou une modification dans le comportement des consommateurs sur internet. El e fait valoir qu’eu égard au fait que la société intimée n’utilise pas sa marque semi-figurative octogonale sur internet et que la présentation de son site fait apparaître de façon très visible son autre logo constitué d’un lion à la crinière orange et verte sans aucune référence à SOS MALUS et sa marque 'ASSURANCE DU LION', rendant son identification très aisée pour le consommateur raisonnablement attentif, aucun détournement de clientèle n’a pu résulter du logo litigieux et que la réparation ne saurait excéder l’euro symbolique. El e ajoute que son annonce litigieuse sur internet n’a pu davantage induire un détournement de clientèle dès lors que les termes SOS MALUS constituant la marque verbale opposée ne sont pas reproduit à l’identique dans son annonce et qu’il n’existe aucune ambiguïté sur l’origine des produits puisque tant l’annonce litigieuse que le site ASSURANCE DU LION sont très clairs et permettent aisément son identification.

La société LABALETTE demande la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions relatives aux mesures d’interdiction prononcées et à la provision al ouée pour les motifs qu’el e comporte et ceux exposés ci-après.

C’est à juste raison que le premier juge a tenu compte pour déterminer le montant de la provision al ouée de la persistance de l’atteinte, depuis le mois de mai 2020, et des investissements consacrés par la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

société LABALETTE pour la promotion de ses marques et son référencement sur internet.

Il est précisé que les atteintes aux marques de la société LABALETTE ont duré plus de 6 mois, à compter à tout le moins du constat d’huissier de justice du 4 mai 2020 et jusqu’à l’ordonnance entreprise faisant interdiction sous astreinte à la société ASSURANCE DU LION de les poursuivre, et que les investissements publicitaires de la société LABALETTE justifiés au titre de la société GOOGLE s’élèvent à la somme de 430 000 ' pour les 7 premiers mois de l’année 2020 (courrier de son expert-comptable).

Il est encore relevé que les atteintes vraisemblables constatées aux marques 'SOS MALUS’ de la société LABALETTE ont globalement entraîné un affaiblissement de leur distinctivité et un enrichissement il égitime dont a profité la société ASSURANCE DU LION, sans que cel e-ci puisse arguer, dans la discussion sur le montant de la provision, de l’absence de risque de confusion, lequel résulte de l’existence même des atteintes vraisemblables constatées.

Il doit être encore tenu compte du fait que les atteintes constatées portent sur trois marques de la société LABALETTE.

Dans ces conditions, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’el e a fixé à la somme de 20 000 ' le montant de la provision devant être al ouée à la société LABALETTE.

Les mesures d’interdiction prononcées, au demeurant non contestées par la société ASSURANCE DU LION, propres à assurer la cessation des actes argués de contrefaçon, seront également confirmées.

Sur les autres demandes de la société LABALETTE Sur la demande pour procédure abusive

L’accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n’est que dans des circonstances tout à fait exceptionnel es que le fait d’exercer une voie de recours en justice légalement ouverte, est susceptible de constituer un abus. En l’espèce, la société LABALETTE ne démontre pas que l’appel interjeté par la société ASSURANCE DU LION ait été abusif.

Sa demande pour procédure abusive sera donc rejetée.

Sur l’amende civile

La mise en oeuvre de l’amende civile prévue à l’article 559 du code de procédure civile n’appartient pas aux parties et la cour estime que les conditions d’application de ces dispositions ne sont, en l’espèce, pas réunies. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société ASSURANCE DU LION, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’el e a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de la société ASSURANCE DU LION au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société LABALETTE peut être équitablement fixée à 6 000 ', cette somme complétant cel e al ouée en première instance.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette les demandes de la société LABALETTE relatives à la procédure abusive et à l’amende civile,

Condamne la société ASSURANCE DU LION aux dépens d’appel et au paiement à la société LABALETTE de la somme de 6 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’appel, cette somme complétant cel e al ouée en première instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI