COUR D’APPEL VERSAILLES Chambres commerciales réunies DU 27 SEPTEMBRE 2005 R.G. N° 04/01720 LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la-Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) du 21 janvier 2004 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS, 4^e chambre, section B le 26 octobre 2001. S.A. LABORATOIRES ÏREX devenue WINTHROP MEDICAMENTS ayant son siège […] et actuellement […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la. SCP FÎEVET-LAFON, avoues, n’ du dossier 2402SS Rep/assistant : M^e Jacques A, avocat au barreau de PARIS. DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI SAS ROCHE anciennement PRODUITS ROCHE ayant, son siège […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués – N° du dossier 0020260 Rep/assisîant : M^e F, avocat au barreau de PARIS, Composition de la cour : L’affaire a été débattue à l’audience solennelle du 24 Mai 2005, Monsieur Jean- François FEDOU, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller. Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Monsieur Philippe BOIFF1N, Conseiller, Madame M» BRYLINSKI, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : M^me Marie-Thérèse G Vu la communication de l’affaire au ministère public en date du 25 février 2005 ;

MARQUE DE FABRIQUE Eléments constitutifs – Domaine d’application – Forme caractéristique du produit – Conditions -Détermination Selon les dispositions des articles lw et 3 de la loi du 31 décembre 1964 et de la jurisprudence afférente à cette législation, seules applicables à l’enregistrement d’une marque effectuée en 1985, est réputée marque de fabrique la forme caractéristique du produit ou de son conditionnement, sous réserve qu’elle ne soit pas constituée exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit ou du service objet du dépôt, étant admis que lorsque la marque consistait dans la forme du produit ou de son emballage, son caractère distinctif ne pouvait être retenu qu’à la condition que cette forme ne remplisse pas une fonction exclusivement technique ou pratique. Il s’ensuit que "appréciation de la validité du dépôt à titre de marque de la forme d’un produit suppose V examen de trois points : la forme est-elle imposée par la fonction ou la destination du produit, le signe revêt-il un caractère distinctif par opposition à un caractère usuel, les caractéristiques géométriques du produit résultent-elles exclusivement du résultat technique recherché ? S’agissant d’une spécialité pharmaceutique en forme de bâtonnet de couleur blanche et de forme oblongue sécable en quatre parties égales, la circonstance qu’une spécialité comparable soit commercialisée en deux parties indique que la forme déposée ne constitue pas la désignation nécessaire du produit, le feit qu’àTépoque du dépôt on ne relevait sur le marché du médicament qu’une seule spécialité présentant des similitudes avec la forme déposée et la notoriété particulière ; de celle-ci suffit â établir le caractère distinctif de la marque comme n’étant pas usuelle, enfin la combinaison pour l’obtention de la forme revendiquée, d’éléments pour lés uns d’ordre fonctionnel et pour les autres d’ordre esthétique ou arbitraire exclut, nécessairement que la forme aurait uniquement été dictée par une fonction exclusivement technique ou pratique pour F utilisateur, tous éléments dont il résulte que la validité de la marque est acquise. . C. À. Versailles (Ch. commerciales réunies), 27 septembre 2005 – R.G. n8 04/01720 M^me Laporte, Pte – MM. Fedou, Coupin, Boiffm et M^me Brylinski, Conseillers. À rapprocher ; : – Com. 21 janvier 2004, Bull, IV, n" 14, p;. 15 (cassation partielle)

FAITS ET PROCEDURE : La Société ROCHE, anciennement PRODUITS ROCHE, commercialise depuis 1981 un médicament dénommé LEXQMIL, dont le principe actif est le bromazépam, cet anxiolytique est présenté sous la forme d’un bâtonnet de couleur blanche, aux extrémités arrondies, comportant des subdivisions, permettant de le scinder en quatre parties égales. Le 11 décembre 1985, la Société PRODUITS ROCHE a déposé à l’LN.P.I. fa marque figurative BAGUETTE pour désigner des médicaments sous forme de comprimés, produits de la classe 5, cette marque, enregistrée sous le numéro 1.334.583, a été renouvelée le 06 décembre 1995. Elfe a aussi déposé à l’INPI, le 11 décembre 1985, une marque figurative consistant dans la forme du produit, pour désigner des médicaments sous forme de comprimés, produits de la classe 5. La forme revendiquée est caractérisée comme suit : « la baguette a 16 mm, de long, 5 mm de large, se termine par deux demi-cercles et comporte trois encoches profondes ». Cette marque, enregistrée sous le numéro 1.334.584, a été renouvelée le 08 décembre 1995. Le brevet protégeant le bromazépam, principe actif du LEXOMIL, étant expiré, la Société LABORATOIRES IREX a obtenu la mise sur le marché d’une spécialité générique à base de bromazépam, qu’elle vend sous la marque ANXYREX présentée sous la forme d’un comprimé baguette. Par lettre du 13 octobre 1997, la Société PRODUITS ROCHE est intervenue auprès de ia Société SYNTHELABO, société mère de la Société LABORATOIRES IREX, lui rappelant ses droits tant sur la dénomination « baguette » que sur la forme du comprimé, et lui demandant de cesser toute atteinte à ses marques. Par courrier du 29 octobre 1997, la Société SYNTHELABO s’est engagée à ne plus utiliser le vocable « baguette »; le 13 novembre suivant, elle a précisé ne pas accéder à la demande de la Société PRODUITS ROCHE relativement à la forme du comprimé, au motif que la marque invoquée n’avait pas de caractère distincte dans la mesure où elle était rendue nécessaire par sa fonction technique. C’est dans ces circonstances que la Société PRODUITS ROCHE a, par acte du 12 janvier 1998, assigné la Société Labora toires IREX en contrefaçon de ses marques n* 1.334,583 et 1.334.584 que constitue le comprimé en forme de bâtonnet vendu sous le nom ANXYREX ainsi qu’en dommages-intérêts pour concurrence déloyale. Parallèlement, la Société PRODUITS ROGNE a, par acte du 30 janvier 1998, saisi le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS sur la demande d’interdiction

provisoire, sur te fondement de l’article L 718-6 du Code de la propriété Intellectuelle par ordonnance du 13 février 1988, confirmée en appel, il a été fait interdiction sous astreinte à la Société LABORATOIRES IREX d’utiliser les marques n* 1.334.583 et 1.334,564. Dans le cadre de la procédure sur le fond, la Société LABORATOIRES IREX s’est opposée à ces demandes et a sollicité le prononcé de la nullité de la marque n 1.334.584, sur le fondement de l’article L 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, en raison au caractère fonctionnel et de la banalité de la forme déposée à titre de marque; toutefois, elle n’a pas contesté la validité de la marque BAGUETTE, enregistrée sous le n* 1.334,563. Par Jugement du 2 mars 1999, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a :

- déclaré valable la marque n* 1.334.564 ;

- dit que la Société LABORATOIRES IREX, en reproduisant dans sa documentation commerciale la mention « comprimé baguette », a commis des actes de contrefaçon de la marque BAGUETTE n° 1.334.583 dont est titulaire la Société PRODUITS ROCHE ;

- dit que la Société LABORATOIRES IREX, en reproduisant un comprimé de couleur blanche en forme de bâtonnet aux bouts arrondis, aux côtés chanfrelnés et comportant trois encoches pour commercialiser son produit ANXYREX, produit qui a fait l’objet de la mesure d’interdiction d’usage par ordonnance eu Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 13 février 1898 confirmée par la Cour d’Appel de PARIS le 8 juin 1998, a commis des actes de contrefaçon de la marque figurative n" 1,334,564 dont est titulaire la Société PRODUITS ROCHE;

- fait interdiction, en tant que de besoin, à la Société LABORATOIRES IREX de poursuivre ces agissements de contrefaçon, ce sous astreinte de 300 F (45,73 €}
- par produit commercialisé contrefaisant à compter de la signification du jugement;

- dît que te Tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;

- condamné la Société LABORATOIRES IREX à payer à la Société PRODUITS ROCHE la somme de 500.000 F (76.224,51 €), à titre de dommages-intérêts ;

- autorisé la Société PRODUITS ROCHE à faire publier en entier ou par extraits le dispositif du jugement dans trois revues ou journaux aux frais de la Société LABORATOIRES IREX, sans que le coût total d’insertion dépasse la somme de . 80.000 F (9.148,94 €) HT ;

- débouté la Société PRODUITS ROCHE de sa demande au titre de la concurrence déloyale ; >

- débouté la Société LABORATOIRES IREX de sa demande reconventionnelle;

- rejeté toute demande des parties, plus ample ou contraire ;

- condamné la Société, LABORATOIRES IREX à verser à la Société PRODUITS ROCHE la somme de 25.000 F (3.811,23 €) sur le fondement de l’article 700 au nouveau Code de procédure civile;

- condamné la Société LABORATOIRES IREX aux dépens. Saisie d’un recours formé par la Société LABORATOIRES IREX, la Cour d’Appel de PARIS, statuant par arrêt du 28 octobre 2001, a confirmé le jugement entrepris, et a condamné la partie appelante au versement d’une indemnité complémentaire de

75.000 F (11.433,68. €) sur le fondement de l’article TGQ du nouveau Code de procédure civile. Sur pourvoi de la Société LABORATOIRES IREX, la Cour de Cassation, Chambre Commerciale, Financière et Economique, statuant par décision ûu 21 janvier 2004, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de la Société LABORATOIRES SREX en annulation de la marque n° 1,3 34.564, l’arrêt rendu le 28 octobre 2001 par la Cour d’Appel de PARIS, et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’Appel de VERSAILLES. La Cour de Cassation énonce que, si la forme caractéristique ûu produit est considérée comme marque de fabrique, ne peuvent être considérées comme telles celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire du produit ou du service. Elle relève que la Cour d’appel, qui n’a pas recherché si la forme constituant la marque contestée n’était attribuable qu’au résultat technique recherché, peu important l’existence d’autres formes propres à permettre l’obtention de ce même résultat, n’a pas donné de base légale à sa décision.

La Société LABORATOIRES IREX a saisi la Cour de renvoi par déclaration en date du 08 mars 2004, Elle fait valoir que la Société PRODUITS ROCHE a été définitivement déboutée de son action en concurrence déloyale par l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS ayant confirmé la décision des premiers jugea,, aucune cassation n’étant intervenue de ce chefs ce qui interdit à la Cour de renvoi de se prononcer à nouveau sur ce grief, même au regard de la prétendue reproduction servile ûu comprimé LEXOMIL, quelle que soit la position adoptée par elle en ce qui concerne la demande de nullité de la marque. Elle indique ne pas critiquer le Jugement déféré en ce qu’il a retenu la contrefaçon de la marque BAGUETTE n 1.334.583, de telle sorte que le litige est désormais circonscrit à la demande en annulation de la marque figurative n 1334,564. Elle soutient que la Société ROCHE a attendu le 11 décembre 1985 pour déposer cette marque, dans le seul but de chercher à s’approprier de façon illégitime la forme d’une spécialité dont la protection par brevet était expirée depuis trois années. Elle invoque le caractère usuel de la forme du comprimé, non susceptible d’être appropriée à titre de marque, la forme oblongue et sécable d’un comprimé en général étant largement répandue en 1985, date au dépôt de la marque litigieuse, et la forme du LEXOMIL étant parfaitement similaire à celle du comprimé NORDAZ qui a obtenu dès 1984 l’autorisation de mise sur le marché,

Elie relève que, même sous l’empire des articles 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1964 en vigueur à la date du dépôt, les marques constituées par la forme du produit n’étaient déclarées licites que pour autant que cette forme ne remplit pas une fonction technique. Elle constate qu’en énonçant que sont dépourvus de caractère distincte : les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou fa fonction du produit..", les dispositions nouvelles de l’article L 711-2 du Code de la propriété intellectuelle n’apportent aucun changement par rapport à la législation antérieure.

Elle observe qu’en l’occurrence, toutes tes caractéristiques formelles du comprimé quadrisécable protégé à titre de marque procèdent de considérations d’ordre technique et industriel, sans être ie résultat de la part de son fabricant d’une recherche esthétique. Elle s’estime fondée à solliciter reconventionnellement des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par elle par suite de la mesure d’interdiction de la commercialisation de son produit, prononcée Judiciairement d’abord en référé puis sur te fond, et correspondant à la perle subie et au gain manqué sur la période de mars à novembre 1998. A titre subsidiaire, elle indique s’opposer à la demande adverse de dommages- intérêts pour contrefaçon, l’apparition des génériques n’ayant pas eu d’influence significative sur fa commercialisation du LEXOMil, et la part de marché de cette spécialité n’ayant cessé de croître entre 1993 et 1998. Par voie de conséquence, elle demande à la Cour de déclarer nulle ia marque n" 1.334.584, de dire mai fondée l’action en contrefaçon, de mettre fin à, la mesure d’interdiction prononcée en référé, de débouter ia Société PRODUITS ROCHE de sa demande de dommages-intérêts, et d’ordonner ia restitution par cette dernière de ia somme de 500,000 F, soit 78.224 €, payée par elle en exécution de la décision de première instance. Elle sollicite reconventionnellement la condamnation de la Société PRODUITS ROCHE à lui verser la somme de 258.358 €, en réparation du préjudice matériel et moral généré par l’interruption intempestive de la commercialisation de l’ANXIREX. Elle demande également que soit ordonnée la publication de l’arrêt à intervenir dans trois journaux aux frais de la partie adverse, sans que ie coût de chaque insertion puisse dépasser la somme de 3,000 €. Elle réclame en outre une Indemnité de 10.000 € par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La Société ROCHE, anciennement PRODUITS ROCHE, conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a reconnu la validité de sa marque tri-dimensionnelle constituée par la forme du LEXOfVllt et l’existence des actes de contrefacon.de marque commis par la Société LABORATOIRES IREX, et en ce qu’il a prononcé les mesures d’interdiction sous astreinte et de publication. Elle conteste le grief qui lui est fait d’avoir détourné le droit des marques, dans la mesure où la forme galénique (ou pharmaceutique) d’un médicament ne doit pas être confondue avec sa forme géométrique, laquelle, étant hors de la sphère du brevet, ne tombe pas dans le domaine public et ne peut être reprise librement dès lors qu’elle est protégée par un droit de propriété intellectuelle. Elle soutient que l’arrêt de la Cour de Cassation, en écartant le critère de la multiplicité des formes, et en exigeant l’application du critère de la « forme attribuable à l’obtention d’un résultat technique », méconnaît en l’espèce les dispositions de l’article 2 du Code civil énonçant le principe de la non-rétroactivité des lois. Elle relève que, la marque litigieuse ayant été déposée en 1985, sous l’empire de la loi du 31 décembre 1984, la validité de cette marque doit être appréciée au regard de ce texte et des règles d’interprétation dégagées par la Jurisprudence à partir de celui-ci, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de principes jurisprudentiels récemment posés par les juridictions communautaires et reprises par tes tribunaux nationaux à partir de textes postérieurs ayant modifié ta loi de 1964. Elle observe que la Cour de Cassation ajoute, d’une manière illégitime, une condition à la validité des marques tridimensionnelles prévue par la loi du 31 décembre 1964, contrairement à la lettre et à l’esprit de cette législation, laquelle n’édictait nullement une condition liée à la recherche d’un résultat technique. Elle expose que la marque déposée par la partie adverse n’est pas la désignation nécessaire du produit au sens des dispositions de la loi tiu 31 décembre 1984, dès lors, notamment, que la forme oblongue du comprimé n’est pas la seule permettant une sécabilité aisée du comprimé en deux, trois ou quatre portions.

Elle souligne que cette marque, qui n’était pas usuelle à la date eu dépôt, et qui revêt un caractère notoire, est parfaitement distinctive et arbitraire à défaut d’être imposée par la destination du médicament auquel elle est susceptible de s’appliquer, de telle sorte que sa validité doit être reconnue sur le fondement des dispositions susvisées. Elle allègue que même si le critère de la multiplicité des formes devait être écarté, conformément à la jurisprudence communautaire et nationale actuelle, les caractéristiques essentielles de la forme du LEXOMIL ne sont pas toutes uniquement attribuables à la recherche d’un résultat technique, et, de plus, leur combinaison est parfaitement arbitraire et distinctive,

Elle précise que la marque tri-dimensionnelle revendiquée respecte parfaitement la fonction essentielle du droit des marques qui est de garantir lé provenance du produit, dans la mesure où la forme du comprimé LEXOMIL permet au public pertinent de reconnaître immédiatement le produit1 et de déterminer son origine. Elle conclut que la marque constituée par fa forme de ce comprimé doit être déclarée valable, comme n’étant ni la désignation nécessaire 6u produit en cause au sens de la loi du 31 décembre 1964, ni imposée par la nature ou la fonction au produit au sens de l’article L 711-2 du Code de la propriété intellectuelle issu de la loi du 4 janvier 1991, ni nécessaire à l’obtention â un résultat technique au sens de l’article 3 de la directive du 21 décembre 1988. Se portant incidemment appelante sur le montant des dommages-intérêts, elle demande à la Cour de condamner la Société LABORATOIRES IREX à lui payer la somme de 228.673,53 € (1,500.000 F), au titre de la réparation des préjudices résultant des actes de contrefaçon de la marque tri-dimensionnelle n* 1.334.584 dont elle est titulaire. A titre subsidiaire, la Société ROCHE considère que la reproduction servile de la forme du comprimé LEXOMiL pour commercialiser un médicament identique est constitutive de concurrence déloyale et parasitaire, A titre préalable, elle fait valoir que son action en concurrence déloyale est parfaitement recevable, dès lors d’une part que cette action survit à la disparition de l’action en contrefaçon lorsque celle-ci a échoué pour une raison de droit, et dès lors d’autre part que la Cour d’Appel de PARIS n’a pas eu à se prononcer sur la question de savoir si la reproduction servile de la forme du comprimé LEXOMIL constituait, en l’absence de droit de marque sur, cette forme, un acte, de concurrence déloyale et parasitaire, Sur le fond, elle relève qu’en adoptant délibérément, pour un médicament générique du LEXGfvlll, la même forme, de surcroît caractéristique et notoire, la même couleur et le même dosage que le médicament « princeps » qu’il est destiné à concurrencer, voire à remplacer, la Société LABORATOIRES IREX a manifestement recherché l’identification la plus complète possible de son produit avec celui de la Société ROCHE, dans le but de créer la confusion et de bénéficier de l’exceptionnelle notoriété du produit « LEXOMIL » depuis 1981. Dans cette hypothèse, elle demande à la Cour de condamner la Société LABORATOIRES IREX à lui verser -la somme de 228.673,53 €, au titre de la réparation des préjudices résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire ainsi commis, et de faire interdiction, en tant que de besoin, à la société appelante de poursuivre ses agissements de concurrence déloyale, et ce sous astreinte de 45,73 € par produit ÀNXYREX commercialisé à compter de la signification de la décision à intervenir, Elle réclame en outre la somme complémentaire de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 avril 2005. MOTIFS DE LA DECISION : SUR LA VALIDITÉ DE LA MARQUE FIGURATIVE N° 1 334 5S4 : Considérant que la marque figurative n" 1 334 564, dont la Société ROCHE revendique le caractère protégeable, a fait l’objet d’une demande d’enregistrement à l’Institut National de la Propriété industrielle le 11 décembre 1985; Considérant que, dès lors, la validité de cette marque doit être appréciée au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1964, en vigueur à la date de son dépôt, et sur la base des règles d’interprétation dégagées par la jurisprudence à partir de ce tey,ïe ;

Considérant qu’aux termes des articles 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1964. est réputée marque de fabrique : la forme caractéristique du produit ou de son conditionnement, sous réserve qu’elle ne soit pas constituée "exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit et du service" qui est l’objet du dépôt ; Considérant qu’à cet égard, même sous l’empire de la législation antérieure au 28 décembre 1991, date d’entrée en vigueur de la loi du 04 janvier 1991 (dont les dispositions sont actuellement contenues dans f article L 711-2 du Code de la propriété intellectuelle), il était admis que, lorsqu’il consiste dans la forme du produit ou de son emballage, le signe n’est distinctif qu’à la consition que cette forme ne remplisse pas une fonction exclusivement technique ou pratique; Considérant qu’en effet, dès l’instant où une forme remplit une fonction pratique ou technique, elle appartient à tous les objets exerçant ia même fonction et revêt un caractère nécessaire au sens de la loi susvisée ; Considérant que, dans la mesure où le droit des marques est un droit d’occupation conférant un monopole d’une durée déterminée par la seule volonté du déposant, le dépôt à titre de marque d’une forme purement fonctionnelle, donc nécessaire, ne saurait être admis, au risque d’empêcher la concurrence d’exploiter un objet se trouvant dans le domaine public ; Considérant qu’au regard des dispositions légales en vigueur à la date du dépôt de la forme géométrique du comprimé LEXOMIL, il importe donc d’examiner si les caractéristiques fonctionnelles essentielles de cette forme sont ou non attribuables uniquement au résultat technique recherché, la circonstance que d’autres formes permettent d’atteindre le même résultat technique étant par ailleurs inopérante ;

Considérant que, dès lors qu’une telle démonstration ne procède nullement d’une condition supplémentaire qui serait imposée à la validité des marques figuratives prévue par la loi du 31 décembre 1984, le grief soulevé par la Société ROCHE, tiré d’une prétendue violation au principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle, doit être écarté ; Considérant qu’il s’ensuit que, pour pouvoir se prononcer sur la validité de la marque litigieuse, il convient de déterminer si la forme caractéristique du LEXOMIL constitue la désignation nécessaire de ce produit, si elle revêtait un caractère usuel à la date de son dépôt et enfin si ses caractéristiques essentielles sont toutes uniquement attribuables à la recherche d’un résultat technique ; Considérant qu’en premier lieu, il doit être observé que le comprimé LEXOMiL dont la protection est revendiquée par la Société ROÔHE est quadrisécable et de forme oblongue ; Considérant qu’il est toutefois acquis aux ûêbaïs que, parmi les comprimés relevant du produit princeps BRGîvlAZEPAM, certains génériques de LEXGMIL se présentent sous la forme de comprimés bisécabies ; Considérant qu’il s’ensuit que le caractère quadrisécable de ce comprimé n’est pas imposé par la fonction ou la destination de ce type de médicament ; Considérant qu’il résulte également d’études scientifiques conduites sur les différentes formes orales du BROMAZEPAM que la forme oblongue ne permet pas une meilleure sécabité que des formes rondes ou ovales ; Considérant qu’au demeurant, la circonstance que la Société LABORATOIRES iREX commercialise au Portugal un générique de LEXOMiL, non pas sous ia forme d’un comprimé oblong, mais sous celle d’un comprimé rond bisécable, suffit à démontrer que la commercialisation par elle en France de son médicament générique ANXYREX sous la forme d’un comprimé oblong quadrisécable ne procède nullement de contraintes d’ordre technique ou pratique; Considérant qu’au surplus le caractère non nécessaire de la forme oblongue se trouve corroboré par le fait que, postérieurement à l’interdiction, prononcée en référé à son encontre, d’utiliser un comprimé de forme identique au comprimé LEXOMIL, la société appelante a déposé une marque constituée par une forme en triangle sécable en quatre ; Considérant qu’il s’ensuit qu’aucune exigence légale ou réglementaire, ni aucune nécessité technique, n’imposaient à la Société LABORATOIRES IREX de retenir, pour son générique ANXYREX, la forme oblongue quadrisécable plutôt que celle d’un comprimé rond ou carré, d’un rectangle plat ou d’un triangle ; Considérant qu’au regard de ce qui précède, le Tribunal a â bon droit énoncé que ia forme du comprimé LEXOMIL déposée à titre de marque, en tant qu’elle n’est pas

imposée par la fonction eu médicament auquel elle est susceptible de s’appliquer, ne constitue pas la désignation nécessaire au produit au sens des articles 1^er et 3 de la loi du 31 décembre 1084 ; Considérant qu’en deuxième lieu, si l’originalité ne constitue pas un critère de validité de la marque, du moins celle-ci doit-elle revêtir un caractère distinctif, ce qui suppose que le signe déposé à titre de marque ne revête pas un caractère usuel, c’est-à-dire qui ne soit pas généralement et communément utilisé pour désigner le produit en cause ; Considérant que c’est à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de ia marque, soit en l’occurrence en décembre 1985, qu’il convient d’apprécier l’existence ou non de ce caractère usuel ;

Or considérant qu’il résulte des documents produits aux débats qu’à l’époque de ce dépôt, seul un comprimé, le « NORDAZ », mis sur le marché quatre ans après ia commercialisation du comprimé LEXOMIL avait une ressemblance certaine avec ce dernier ; Considérant que, ainsi que le relève exactement la société intimée, ia présence de ce seul médicament sur le marché français n’est pas de nature à rendre usuelle la forme déposée par elle à titre de marque ; Considérant que la comparaison avec d’autres comprimés (tels que NOVAZAM, AÏARAX, TEMESTA, LOPRESSOR) ne saurait prospérer, dans la mesure où il s’agit, au moins pour les trois derniers, de médicaments qui ne présentent ni ia forme ni l’aspect caractéristique du comprimé LEXOMIL, et alors qu’il n’est pas démontré qu’ils étaient déjà présents sur le marché en 1985 ; Considérant qu’au demeurant, le caractère distinctif de la marque se trouve corroboré par la notoriété acquise par le produit en cause, et mise en évidence par les résultats au sondage réalisé auprès de plus de deux-cent cinquante médecins généralistes, lesquels, sur présentation de sa forme bâtonnet, ont, à 94 %, reconnu le LEXOMIL ; Considérant que, dès lors, conformément à ce qu’ont retenu les premiers juges, la marque constituée par la forme du comprimé LEXOMIL, en tant qu’elle n’était ni nécessaire, ni usuelle à la date de son dépôt, répond aux exigences légales en vigueur à l’époque où la Société PRODUITS ROCHE a présenté sa demande d’enregistrement ;

Considérant qu’en troisième lieu, il importe de déterminer si les caractéristiques essentielles de la forme du LEXOMIL constituant la marque contestée sont ou non attribuables exclusivement au résultat technique recherché;

Or considérant que ce comprimé ne se réduit pas à sa forme simplement oblongue, dont il vient d’être indiqué qu’elle n’est pas à elle seule la désignation nécessaire du produit en cause ; Considérant qu’il a une forme plus complexe, puisqu’il est le résultat d’un assemblage d’éléments constituant ensemble un bâtonnet de couleur blanche, dont les extrémités sont arrondies, les faces supérieure et inférieure sont bombées, les côtés sont chanfreinés et les flancs sont ouverts d’encoches en formes de gorges ; Considérant que, tout particulièrement, les faces bombées de cette forme oblongue contribuent à lui donner une esthétique spécifique, mise en évidence par le choix de la dénomination « baguette », qui n’existait pas auparavant, et qui évoque, notamment en France, un aliment de consommation courante dont les qualités sont reconnues et appréciées ; Considérant que la mise en oeuvre de faces bombées et d’extrémités arrondies confirme que la Société PRODUITS ROCHE s’est employée à travailler la forme oblongue de son comprimé afin de lui donner une physionomie spécifique, hors de toute recherche d’un résultat technique ; Considérant que la Société LABORATOIRES IREX soutient vainement que la forme arrondie donnée aux deux bouts du comprimé, et la. présence àfun chanfrein sur son pourtour, faciliteraient son injection lors de sa fabrication et rendraient plus aisé son conditionnement, sans émission de particules susceptibles de provenir d’arêtes aiguës ; Considérant qu’en effet, le caractère plus ou moins fonctionnel d’un® forme doit s’apprécier essentiellement au regard des résultats techniques du produit, tels qu’il sont recherchés par les utilisateurs de celui-ci ; Or considérant que les appréciations relatives à la qualité de l’injection et du conditionnement, en tant qu’elles sont liées à la fabrication du produit, sont étrangères aux objectifs recherchés par les médecins et patients, respectivement prescripteurs et consommateurs d’anxiolytiques ;

Considérant qu’en toute hypothèse, même si certaines caractéristiques de la forme revendiquée par la Société ROCHE revêtent, en particulier en ce qui concerne les encoches, un caractère essentiellement fonctionnel, la combinaison des éléments constituant cette forme, en tant qu’elle procède au moins en partie de choix d’ordre arbitraire ou esthétique, n’est pas uniquement attribuable à la recherche un résultat technique ; Considérant que le caractère distinctif de la marque déposée par la Société ROCHE se trouve corroboré par la notoriété acquise par la forme du comprimé LEXOMIL auprès de la clientèle intéressée par 1^e produit, en particulier celle des médecins, à laquelle est ainsi garantie l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la

marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance ; Considérant que, dans ia mesure où la forme du médicament choisie par la société intimée constitue l’instrument d’identification de son produit, propre à le différencier de celui des entreprises concurrentes, il y a lieu de conclure que les caractéristiques essentielles de cette forme ne sont pas toutes exclusivement fonctionnelles ; Considérant que, par voie de conséquence, il convient, en confirmant par substitution partielle de motifs le Jugement déféré, de déclarer valable la marque enregistrée sous te numéro 1 334 564. SUR LA DEMANDE DE DOM MAGES-INTÉRÊTS DU CHEF DE CONTREFAÇON : Considérant qu’aux termes de l’article L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, sont interdites, sauf autorisation eu propriétaire : « a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque même avec adjonction de mots tels que : »formule, façon, système, imitation, genre, méthode« , ainsi que l’usage de marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement.. » ; Considérant que, de l’examen du comprimé ANXYREX initialement commercialisé par la Société LABORATOIRES IREX, et placé sous scellés par Maître C, huissier de justice, lors du constat dressé par lui le 8 janvier 1998, il ressort que ce comprimé se présente en baguette de forme oblongue, se terminant par deux demi-cercles, comportant trois encoches et entouré d’un chanfrein ;

Considérant qu’il apparaît que ce médicament a la même taille et apparemment le même poids que le LEXOMIL, qu’il est également de couleur blanche, et qu’il figure sur les plaquettes destinées aux professionnels susceptibles de le prescrire ; Considérant qu’au surplus, il résulte des précédents développements que la forme du comprimé n’est pas rendue nécessaire par le caractère générique au produit litigieux ; Considérant que, dès lors que ce comprimé a la même forme que celui déposé dans l’enregistrement de la marque de la Société ROCHE, et ce pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans cet enregistrement, il convient, en confirmant le jugement déféré, de dire .que la contrefaçon de la marque n" 1 334 584 est établie, et de faire interdiction, en tant que de besoin, à la Société LABORATOIRES IREX de poursuivre ses agissements, à peine é’me astreinte de 300 F (45,73 €} par produit commercialisé contrefaisant à compter de la signification de la décision de première instance ; Considérant que, dans l’appréciation au préjudice subi par la société intimée, il y a lieu de relever que la contrefaçon de la marque BAGUETTE et celle constituée par la forme du UEXOMIL ont permis à la Société LABORATOIRES IREX, en se plaçant

dans le sillage de la réussite commerciale de ce médicament, de tirer bénéfice de la mise sur le marché d’un anxiolytique qui lui est directement concurrent ; Considérant que ce préjudice est mis en évidence par les documents comptables produits aux débats, établissant que le montant des ventes du produit ANXYREX réalisées entre septembre 1997, époque de la mise sur le marché de ce produit, et mars 1998, a été largement supérieur m montant des ventes d’un autre générique du LEXOMIL, le BROMAZEPAy RPG, enregistrées durant tes huit mois ayant suivi fe lancement de ce médicament ; Considérant que, toutefois, la réclamation formulée par la Société ROCHE repose sur des éléments de comparaison insuffisamment pertinents, les périodes de référence n’étant pas les mêmes pour ces deux produits, dont le lancement est intervenu au mois de Juin 1998 en ce qui concerne te BRQfViAZEPAfvl RPG, et seulement en août 199? pour ce qui est de l’ANXYREX ;

Considérant que c’est donc â juste titre que, tenant compte tout à la fois du manque à gagner subi par elle, de la banalisation de son comprimé LEXOyiL et de l’atteinte à l’image de marque qui ont résulté de la reproduction à l’identique de ce médicament, le Tribunal a fixé à 500:000 F (76.224,51 €), toutes causes confondues, le montant des dommages-intérêts auquel peut prétendre la1 Société ROCHE en réparation du préjudice qui lui a été causé, par ces agissements de Considérant que, par voie de conséquence, il convient de confirmer ia décision entreprise en ce qu’elle a condamné la Société LABORATOIRES IREX au versement de la somme de 78.224,51 €, et de débouter la Société ROCHE de son appel incident de ce chef. SUR LES DEMANDES complémentaires ET ANNEXES : Considérant qu’en raison du caractère seulement partiel de la cassation intervenue, il n’y a pas lieu de se* prononcer sur la demande au chef de concurrence déloyale et parasitaire, présentée à titre subsidiaire par la Société ROCHE, et dont cette dernière a été définitivement déboutée par le Jugement au Tribunal de Grande Instance de PARIS, confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de PARIS en date du 28 octobre 2001 ; Considérant que, dès lors que la marque n* .1 334 564, objet de la saisine de la Cour de renvoi, est jugée valable, et que la condamnation prononcée par le Tribunal pour contrefaçon est confirmée en appel, il convient comme l’ont fait les premiers juges, de débouter la Société LABORATOIRES IREX de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts du chef d’interruption brutale de la commercialisation de son médicament contrefaisant ANXYREX consécutivement aux mesures d’interdiction prononcées d’abord en référé, puis sur le fond ; Considérant que le jugement déféré doit être confirmé également en ce qu’il a autorisé la Société PRODUITS ROCHE, désormais dénommée Société ROCHE, à

faire publier le dispositif de la décision de première instance dans trois revues ou journaux à son choix et aux frais de la société appelante, sans que le coût total d’insertion dépasse la somme de 60.000 F (9.148,94 €) HT ; Considérant que le Tribunal a à juste titre octroyé à ia Société PRODUITS ROCHE la somme de 25.000 F (3,811,23 €} en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés par elle en première instance ;

Considérant que l’équité commande d’allouer à la société intimée, sur le fondement de l’article 700 du nouveau Gode de procédure civile, une indemnité complémentaire de 5.000 €, en remboursement des frais non compris $ms les dépens qu’elle a engagés devant la Cour de renvoi ; Considérant qu’il n’est cependant pas inéquitable que la société appelante conserve la charge des frais non compris dans les dépens exposés par elle dans le cadre de la présente procédure ; Considérant que les premiers juges ont à bon droit condamné la Société LABORATOIRES IREX aux dépens de première instance ; Considérant que cette dernière, qui succombe en son recours, doit être condamnée aux dépens d’appel FAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, et sur renvoi après cassation partielle d’une décision de la Cour d’Appel de PARIS en date du 28 octobre 2001 par arrêt de la Cour de Cassation en date du 21 janvier 2004 ; CONFIRME par substitution partielle de motifs le jugement déféré; Y ajoutant : CONDAMNE la Société LABORATOIRES IREX, devenue WINTHROP MEDICAMENTS, à verser à la Société ROCHE la somme complémentaire de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; DÉBOUTE la Société ROCHE du surplus de sa demande de dommages-intérêts ; DÉBOUTE la Société LABORATOIRES IREX, devenue WfNTHROF MEDICAMENTS, de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE la Société LABORATOIRES 1REX, devenue WINTHROP MEDICAMENTS, aux dépens exposés devant la Cour de renvoi, et AUTORISE la SCP JUPÏN & ALGRIN, Société d’Avoués, à recouvrer directement ia part la

concernant, conformément à ce qui est prescrit par l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.