NL 21-0178 Le 13/09/2022 DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L.422-4, L. 711-1 à L.711-3, L.713-1, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;

Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 31 août 2021, la société de droit étranger domiciliée au Brésil « biogreen comercio e importacao me LTDA » (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL21-0178 contre la marque n° 20/4634347 déposée le 23 mars 2020, ci-dessous reproduite :

L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur J F est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2021-10 du 12 mars 2021.

2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée contre l’intégralité des produits et services visés dans l’enregistrement de la marque contestée, à savoir :

« Classe 1 : Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences ; produits chimiques destinés à la photographie ; matières plastiques à l’état brut ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe de métaux ; préparations pour la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie ; sel pour conserver, autre que pour les aliments ; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire ; décolorants à usage industriel ; Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits antirouille ; produits contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; colorants pour aliments ; encres d’imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits (peintures) ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;

Classe 4 : Huiles industrielles ; graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) ; matières éclairantes ; bougies pour l’éclairage ; mèches pour l’éclairage ; bois de feu ; gaz d’éclairage ;

Classe 5 : aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; herbes médicinales ; tisanes ; Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ;

Classe : 17 Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme brute ou mi-ouvrée ; amiante ; mica ; matières à calfeutrer ; matières à étouper ; matériaux d’isolation ; tuyaux flexibles non métalliques ; bouchons en caoutchouc ; matières d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ; feuilles en matières plastiques à usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; gants isolants ; rubans isolants ; tissus isolants ; vernis isolants ; sacs (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l’emballage ; fibres de verre pour l’isolation ; laine de verre pour l’isolation ;

Classe 42 : Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ».

3. Le demandeur invoque les motifs de nullité suivants :

• un motif de nullité absolue fondé sur le dépôt de la marque contestée effectué de mauvaise foi.

• trois motifs de nullité relative fondés sur : • une atteinte au nom de domaine BIOGREENCHEMICALS • une atteinte au nom commercial BIOGREEN CHEMICALS • un dépôt non autorisé par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque, en se fondant sur la marque antérieure BIOGREEN CHEMICALS déposée au Brésil le 29 janvier 2019 sous le n° 916 646 394

4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi qu’à l’adresse du mandataire ayant procédé à ce dépôt.

6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 4 octobre 2021 reçu le 6 octobre 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté deux jeux d’observations en réponse auxquelles le demandeur a répondu deux fois, dans les délais impartis.

8. Une audition ayant été accordée suite à la requête du demandeur, les parties ont été invitées, par courrier du 9 mai 2022, à présenter des observations orales en application de l’article R. 716-6 le 27 juin 2022 à 14h30.

9. L’audition a eu lieu le 27 juin 2022 en présence des deux parties qui ont chacune présenté des observations.

10. Le jour de présentation des observations orales marquant la fin de la phase d’instruction, conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R.716-8 du Code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 27 juin 2022.

Prétentions du demandeur 11. Dans son exposé des moyens, le demandeur précise les liens l’unissant au titulaire de la marque contestée ainsi que le contexte dans lequel la marque contestée a été déposée.

Le demandeur est une société créée au Brésil en janvier 2015 dont le titulaire de la marque contestée est devenu un des associés le 6 août 2015, au même titre que Monsieur S J dirigeant et associé du demandeur (ci-après désigné dans la décision, « l’Associé »).

Le titulaire de la marque contestée est également titulaire d’une marque française NOVOGREEN CHEMICALS et président d’une société française éponyme, que le demandeur présente comme sa succursale en France pour ses activités.

En octobre 2019, le titulaire de la marque contestée est démis de son mandat de président de cette société et s’ensuit un conflit avec ses anciens associés dans cette société, dont l’Associé.

Le 23 mars 2020 le titulaire de la marque contestée dépose la marque contestée qui fait alors l’objet d’une opposition formée devant l’INPI par le demandeur, déclarée irrecevable par l’Institut.

La marque est enregistrée et fait l’objet, le 31 août 2021, de la présente demande en nullité formée sur la base de plusieurs motifs de nullité.

Le demandeur invoque :

• un motif de nullité absolue fondé sur le dépôt de la marque contestée effectué de mauvaise foi, en raison de : - la connaissance par le titulaire de la marque contestée de ses droits sur la dénomination antérieure BIOGREEN CHEMICALS au Brésil et à l’international ;

- la volonté du titulaire de la marque contestée de lui interdire l’utilisation en France de ce signe nécessaire à son activité professionnelle ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

— le secret entourant le dépôt de la marque contestée dont le titulaire de la marque contestée tire un avantage indu

• l’existence d’un risque de confusion avec le nom de domaine BIOGREENCHEMICALS
- le demandeur cite les noms de domaine suivants : biogreenchemicals.com, biogreenchemicals.fr et biogreenquimica.com
- il indique qu’ils lui appartiennent, qu’il les exploite et qu’il existe un risque de confusion entre ces derniers et la marque contestée.

• l’existence d’un risque de confusion avec le nom commercial BIOGREEN CHEMICALS
- le demandeur indique exercer au niveau international son activité sous ce nom et disposer d’une notoriété internationale dans ce secteur spécifique de l’industrie
- il relève que son activité de production et commercialisation de produits chimiques destinés à l’industrie, des services d’évaluations techniques et de recherches scientifiques et techniques correspond aux produits et services visés dans la marque contestée qui reprend le même signe BIOGREEN CHEMICALS, de sorte qu’il existe un risque de confusion entre ces signes

• le dépôt non autorisé par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque antérieure - le demandeur se fonde sur la marque antérieure BIOGREEN CHEMICALS déposée au Brésil le 29 janvier 2019 sous le n° 916 646 394,
- il indique que cette marque est identique à la marque contestée « puisque les deux sont constituées du vocable « BIOGREEN CHEMICALS » et la marque contestée … vise des produits en classe 1 identiques à ceux de la marque brésilienne antérieure » ;

- le titulaire de la marque contestée « est associé et actionnaire » du demandeur et « avait nécessairement connaissance de l’existence de cette marque brésilienne » et peut donc être considéré comme son représentant ;

- le demandeur ne l’a jamais autorisé à déposer la marque contestée en France et aucun motif légitime n’a été démontré.

12. Dans ses premières observations, le demandeur répond aux arguments du titulaire de la marque contestée et insiste sur :

o Le fait que le titulaire de la marque contestée connaissait l’existence de ses droits préexistants car il était un de ses partenaires actifs, faisait partie du bureau dirigeant, était intégré à l’équipe et participait à tous les échanges entre les différents partenaires et interlocuteurs ;

o Le comportement frauduleux et l’intention manifeste de nuire du titulaire de la marque contestée, indépendamment du fait que les droits du demandeur produisent des effets en France ;

o Le fait que le titulaire de la marque contestée était un de ses associés depuis 2015 et disposait du même nombre de parts que l’Associé ; s’il indique ne plus être associé, il doit établir qu’au moment du dépôt de la marque contestée il n’était plus agent ou représentant

13. Dans ses secondes et dernières observations écrites, le demandeur réitère ses arguments présentés dans ses précédentes observations et sollicite la tenue d’une commission orale.

14. Dans ses observations orales, le demandeur réitère ses précédents arguments et insiste sur le fait que la mauvaise foi peut être caractérisée indépendamment d’un usage antérieur en France et, en l’espèce, il convient de prendre en compte la chronologie des faits, l’intention du titulaire de la marque contestée au moment du dépôt et ses agissements contraires aux usages du commerce. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

A l’appui de ses observations, le demandeur a transmis les éléments suivants :

Pièce 1 : Extrait d’immatriculation au registre brésilien des sociétés de la société BIOGREEN Pièce 2 : Documentation BIOGREEN CHEMICALS : Papier à entête, cartes de visite, mails de communication, signatures de mails… intitulés « BIOGREEN CHEMICALS » Pièce 3 : Contrat social de la société BIOGREEN Pièce 4 : Amendement du contrat social de la société BIOGREEN, 06/08/2015 Pièce 5 : Extrait KBIS de la société NOVOGREEN CHEMICALS Pièce 6 : Fiche identité de la marque française « BIOGREEN CHEMICALS » n°4634347 Pièce 7 : Assignation de la société NOVOGREEN devant le TJ de Compiègne, 16/03/2020 Pièce 8 : Jugement du Tribunal de commerce de Compiègne, 23/03/2021 Pièce 9 : Courrier de mise en demeure de Monsieur F à la société NOVOGREEN en date du 30 mars 2020 Pièce 10 : Contrat de licence de la marque « NOVOGREEN CHEMICALS » soumis par Monsieur F Pièce 11: Assignation de Monsieur F devant le TJ de Lille Pièce 12 : Récépissé de l’opposition à l’enregistrement de la marque « BIOGREEN CHEMICALS » n° 4634347 formée le 23/07/2021 Pièce 13 : Décision d’irrecevabilité de l’opposition à l’enregistrement de la marque « BIOGREEN CHEMICALS », 08/12/2020 Pièce 14 : Dossier d’enregistrement du nom de domaine BIOGREEN (et sa traduction) Pièce 15 : Certificat d’enregistrement de la marque « BIOGREEN CHEMICALS » auprès de l’INPI (Brésil) Pièce 16 : Attestation sur l’honneur de Monsieur J relatif à la titularité du nom de domaine Pièce 17 : Extraits du site www.biogreenchemicals.com – page d’accueil du site internet de BIOGREEN dans ses différentes versions Pièce 18 : Captures d’écran – page « QUI SOMMES NOUS ? » du site internet de BIOGREEN dans ses différentes versions Pièce 19 : Captures d’écran – signature du site internet de BIOGREEN dans ses différentes versions Pièce 20 : Factures, bons de commandes BIOGREEN CHEMICALS Pièce 22 : Article de presse (et sa traduction) Pièce 23 : Echanges de mails entre BIOGREEN et clients/partenaires français, espagnol, colombien, américain Pièce 24 : Extraits du site internet <ngchimie.fr>, 29/12/2021 Pièce 25 : Echanges de mails entre BIOGREEN et des partenaires et clients français, mai 2019 et février 2020 Pièce 26 : Captures d’écran de la conversation du groupe whatsapp « Biogreen/Novogreen » entre le 21 janvier 2019 et le 03 avril 2019, 03/01/2022

Prétentions du titulaire de la marque contestée 15. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée relève :

• L’absence de mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée :

- Il insiste particulièrement sur le fait que le demandeur n’a aucun droit sur la dénomination BIOGREEN CHEMICALS en France et n’a pas démontré qu’il avait vocation à développer son activité sous ce nom dans ce pays.

- Il ajoute que s’il a participé à la création de la succursale française de l’activité de la société brésilienne, c’est sous le nom NOVOGREEN CHEMICALS et non sous celui de BIOGREEN CHEMICALS.

- En outre, le seul fait qu’il ait déposé la marque contestée en son nom personnel est insuffisant à caractériser une fraude.

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• L’absence d’atteinte aux noms de domaine et au nom commercial du demandeur :

Il insiste particulièrement sur le fait qu’ils n’ont aucune portée en France de sorte qu’ils ne peuvent constituer une antériorité susceptible de créer une confusion avec la marque contestée.

• Concernant le motif invoqué du dépôt non autorisé par un agent ou un représentant du titulaire d’une marque antérieure, il indique qu’à la date du dépôt de la marque contestée, il n’était plus associé au demandeur, de sorte qu’il ne saurait être considéré comme son agent ou son représentant.

16. Dans ses secondes et dernières observations écrites, le titulaire de la marque contestée répond aux arguments soulevés par le demandeur et insiste sur le fait qu’à la date du dépôt de la marque contestée, il « ne saurait être considéré comme un agent ou représentant de la société brésilienne ». Il rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve qu’à la date du dépôt de la marque contestée, il pouvait être considéré comme son agent ou son représentant, les documents communiqués étant obsolètes.

Il ajoute que le demandeur a déposé en France, le 24 avril 2020, une marque complexe BIOGREEN CHEMICALS n° 20 / 4641942 pour une seule classe de produits identiques à celle de la marque contestée en classe 1.

17. Dans ses observations orales, le titulaire de la marque contestée réitère ses précédents arguments et insiste sur le fait :

o qu’il a simplement voulu utiliser le signe BIOGREEN CHEMICALS en France et développer son activité, le demandeur n’ayant aucune volonté de développer ce signe et son activité en France

o qu’il n’est pas au courant des activités du demandeur puisqu’il n’est plus associé à ce dernier, aucune pièce récente n’étant fournie et permettant d’établir les liens entre eux.

A l’appui de ses observations, le titulaire de la marque contestée a transmis les éléments suivants :

Pièce 1 : Extrait de la société BIOGREEN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 03.12.2021 Pièce 2 : Traduction française extrait de la société BIOGREEN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 03.12.2021

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II.- DECISION A- Sur le motif absolu de nullité

1. Sur le droit applicable 18. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».

19. A cet égard, l’article L.711-2 du même code dispose notamment que « s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : […] 11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur ». 20. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

2. Sur le fond

21. En application des dispositions précitées, un dépôt d’une marque est susceptible d’être qualifié de frauduleux dès lors qu’il porte atteinte aux intérêts d’un tiers, notamment lorsqu’il a été effectué dans l’intention de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité, présente ou future et/ou de s’approprier indûment le bénéfice d’une opération légitimement entreprise ou d’y faire obstacle en lui opposant la propriété de la marque frauduleusement obtenue. Ainsi, la fraude est caractérisée dès lors que le dépôt a été opéré pour détourner le droit des marques de sa finalité, non pour distinguer des produits et services en identifiant leur origine, mais pour priver des concurrents du déposant d’un signe nécessaire à leur activité.

22. La Cour de justice de l’Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, §73 ; CJUE, 27 juin 2013, C-320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce.

23. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, §75).

24. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07).

25. Elle énonce en particulier qu’une telle connaissance du demandeur peut être présumée, notamment, lorsqu’il existe une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation (CJUE, 12 septembre 2019, STYLO & KOTON, C-104/18) ou peut encore être déduite du fait que les parties opèrent toutes les deux sur un marché restreint (Cass. com., 2 févr. 2016, n° 14-24.714). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

26. En outre, une demande d’enregistrement « est susceptible d’être regardée comme ayant été introduite de mauvaise foi, nonobstant l’absence, au moment de cette demande, de l’utilisation par un tiers, sur le marché intérieur, d’un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires » ((CJUE, 12 septembre 2019, STYLO & KOTON, C-104/18 §52).

27. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue.

28. Le demandeur doit donc démontrer, d’une part, que le titulaire de la marque contestée avait connaissance au jour du dépôt de la marque contestée de l’usage antérieur du signe contesté et, d’autre part, que le dépôt contesté a été effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité.

29. En l’espèce, à titre liminaire, si l’identité ou la similarité des signes ne suffit pas en soi à démontrer une mauvaise foi, elle peut s’avérer importante pour l’apprécier.

30. En l’espèce, la marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :

31. Le demandeur invoque l’usage antérieur des signes « biogreen comercio e importacao me LTDA », BIOGREEN CHEMICALS, biogreenchemicals.com, biogreenchemicals.fr, biogreenquimica.com, biogreenchemicals.com.br, www.biogreenchemicals.com et .

Ces signes correspondent à la dénomination sociale du demandeur, société brésilienne créée le 23 janvier 2015 (pièce 1), ainsi qu’aux signes qu’il utilise régulièrement depuis cette date dans ses relations commerciales et sur Internet au Brésil et dans d’autres pays (pièces 2, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25 et 26) dont la France.

Le demandeur exerce une activité de production et de commercialisation de produits chimiques destinés à l’industrie notamment dans le cadre de la production de papier, ainsi que des prestations d’évaluations techniques et de recherches scientifiques et techniques.

32. Il y a lieu de relever que le signe verbal contesté BIOGREEN CHEMICALS présente de très grandes similitudes avec les signes utilisés par le demandeur, mentionnés au point 31, en ce qu’il est constitué exclusivement de leurs éléments distinctifs et dominants.

• Connaissance de l’usage antérieur du signe BIOGREEN CHEMICALS

33. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 23 mars 2020. Il convient donc de rechercher si, à cette date, le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’usage antérieur du signe BIOGREEN CHEMICALS par le demandeur.

34. Le demandeur fait valoir que :

o Le 8 avril 2011, le titulaire de la marque contestée a déposé la marque verbale française NOVOGREEN CHEMICALS enregistrée sous le n° 11/3822105 dans les classe 1, 3 et 16 (pièce 10 p. 7 et 8) ;

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o Le 27 décembre 2011, la société par actions simplifiée NOVOGREEN CHEMICALS a été immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Compiègne sous le n° 538 780 289 (pièce 5). Parmi ses trois associés, figurent le titulaire de la marque contestée ainsi que l’Associé ;

o En janvier 2015, le demandeur « biogreen comercio e importacao me LTDA », société spécialisée dans la commercialisation de produits chimiques destinés aux industries du papier et du traitement de l’eau est créé au Brésil (pièce 1) ;

o Le 6 août 2015, le titulaire de la marque contestée est devenu un des trois associés et actionnaires du demandeur, (pièce 4 p. 1 à 6), au même titre que l’Associé ;

o le titulaire de la marque contestée et l’Associé utilisent la société française NOVOGREEN CHEMICALS « comme une succursale en France de l’activité de la société brésilienne ». Le titulaire de la marque contestée est président de cette structure française ;

o le titulaire de la marque contestée « connaissait parfaitement les droits du demandeur sur la dénomination BIOGREEN CHEMICALS » car il « a été un partenaire actif … a fait partie du bureau dirigeant… était intégré à l’équipe et participait à tous les échanges entre les partenaires » : il a en effet été ajouté en janvier 2019 à un groupe de communication intitulé « Biogreen/Novogreen » « avec ses autres associés R F (associé du demandeur) et J A (associé de Novogreen Chemicals » (pièce 26) ;

o en octobre 2019, le titulaire de la marque contestée est démis de son mandat de président de la société NOVOGREEN CHEMICALS par ses actionnaires ;

o le 16 mars 2020, jugeant cette révocation abusive, le titulaire de la marque contestée assigne la société NOVOGREEN CHEMICALS et ses associés dont l’Associé devant le tribunal judiciaire de Compiègne (pièce 7) ;

o le 23 mars 2020, le titulaire de la marque contestée dépose la marque contestée (pièce 6) ;

o le 30 mars 2020 le titulaire de la marque contestée, titulaire de la marque française NOVOGREEN CHEMICALS, met en demeure la société éponyme de signer un contrat de licence « aux conditions tarifaires abusives » (pièces 9 et 10).

Le demandeur fournit également un article de presse (et sa traduction) (pièce 22) intitulé « nouvelles papier ». Cet article fait référence à l’entreprise chimique américaine ChemStone venue présenter une nouvelle technologie aux usines de pâte à papier au Brésil, la visite ayant été organisée par Monsieur S J , représentant de Biogreen Chemicals au Brésil. Il y est indiqué que « Biogreen Chemicals a été créée après l’unification de deux grandes entreprises : le brésilien Biofloc Quimica et le français Novogreen Chemicals » et qu’avec une structure physique au Brésil, cette société « a été fondée avec l’objectif de développer des solutions complètes dans la transformation des processus ».

Le demandeur déduit de l’ensemble des pièces susvisées que le titulaire de la marque contestée, dirigeant de la société NOVOGREEN CHEMICALS et associé du demandeur, a déposé la marque contestée en parfaite connaissance de l’existence du demandeur.

35. Il ressort de ces documents que le demandeur exerce son activité professionnelle sous le signe verbal ou complexe BIOGREEN CHEMICALS dans le cadre d’une activité de production et de commercialisation de produits chimiques destinés à l’industrie notamment dans le cadre de la production de papier, ainsi que des prestations d’évaluations techniques et de recherches scientifiques et techniques.

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36. Il ressort également des éléments transmis, que le titulaire de la marque contestée, dirigeant de la société NOVOGREEN CHEMICALS jusqu’à la révocation de son mandat en octobre 2019 et associé du demandeur, échangeait avec ce dernier dans le cadre de relations commerciales d’affaires dans le même secteur d’activité, notamment en France, chacune de ces deux sociétés ayant deux associés communs, l’Associé et le titulaire de la marque contestée.

En effet, le demandeur a fourni notamment :

o la pièce 25 comportant :

p. 1-2 : Un échange de deux mails du 30 avril et 9 mai 2019 entre le demandeur / l’Associé / biogreenquimica.com.br au Brésil et la société française « ADISSEO France S.A.S. » ayant pour objet « contact sulfate de sodium » et visant à rechercher « des alternatives au Sulfate de Sodium d’origine minier » commercialisé par le demandeur ;

p.3-6 : Une conversation par mail en janvier et février 2020 entre le demandeur / l’Associé / biogreenquimica.com.br au Brésil et la société française « RAYONIER advanced Materials » située à Tartas (40) concernant une « facture de 10 000 € du stock de 42 tonnes d’AQ » vendus et expédiés par la société française ;

o la pièce 23 (p. 1 et 2) comportant un échange de 2 mails datés des 20 avril 2020 et 5 mai 2020 entre le demandeur / l’Associé / biogreenquimica.com.br au Brésil et la société française « Adisseo France SAS » ayant pour objet « contact sulfate de sodium » et mentionnant l’achat de marchandises en France et au Brésil par le demandeur.

Si, comme le relève le titulaire de la marque contestée, cette pièce est postérieure au dépôt de la marque contestée (23 mars 2020) elle est toutefois à rapprocher de la pièce 25 p.1- 2 susvisée et fait référence à une conversation commerciale démarrée avant le dépôt, les premiers échanges de mails ayant débuté le 30 avril 2019.

o la pièce 26 comportant des copies de captures d’écran relatives à des conversations sur un groupe whatsapp intitulé «Biogreen/Novogreen» entre le 21 janvier 2019 et le 3 avril 2019, dont les trois membres sont « R F Biogreen », « J » et le titulaire de la marque contestée et faisant notamment référence à l’Associé.

37. L’ensemble des éléments et pièces fournis par le demandeur sont ainsi de nature à démontrer l’exploitation, par ce dernier, du signe BIOGREEN CHEMICALS dans des relations commerciales en France en lien avec son activité de production et de commercialisation de produits chimiques destinés à l’industrie notamment dans le cadre de la production de papier, ainsi que des prestations d’évaluations techniques et de recherches scientifiques et techniques antérieurement au dépôt de la marque contestée, ainsi que la connaissance de cet usage par le titulaire de la marque contestée 38. Il en résulte que le titulaire de la marque contestée ne pouvait ignorer, au jour du dépôt de cette marque, l’usage antérieur du signe BIOGREEN CHEMICALS par le demandeur dans le secteur d’activité lié à la production et de commercialisation de produits chimiques destinés à l’industrie notamment dans le cadre de la production de papier, ainsi qu’aux prestations d’évaluations techniques et de recherches scientifiques et techniques.

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• L’intention du titulaire de la marque contestée 39. Il convient dès lors de déterminer si le dépôt litigieux a été effectué dans l’intention de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité.

40. Le demandeur souligne que le dépôt de la marque contestée a été fait sans l’en informer.

Il invoque en outre sa volonté d’exploiter le vocable BIOGREEN CHEMICALS en France, de développer des relations d’affaires et de trouver de nouveaux partenaires commerciaux en France, ce dont le titulaire de la marque contestée avait connaissance, compte tenu de leurs relations.

41. En l’espèce, il convient de relever que la marque contestée porte sur un signe extrêmement proche de ceux utilisés par le demandeur, la marque contestée étant constituée à l’identique des éléments distinctifs et dominants de ces derniers pour désigner des produits et services très proches de ceux exploités par le demandeur.

42. Il convient en outre de rappeler la chronologie des faits :

— en octobre 2019, le titulaire de la marque contestée a été révoqué de son mandat de président de la société NOVOGREEN CHEMICALS qui est un partenaire actif du demandeur en France, l’Associé étant, tout comme le titulaire de la marque contestée, associé dans les deux structures,

— le 16 mars 2020, le titulaire de la marque contestée a assigné en justice la société NOVOGREEN CHEMICALS ainsi que ses associés, dont l’Associé, afin de voir annuler cette révocation,

— le 23 mars 2020, le titulaire de la marque contestée a déposé la marque contestée , soit 7 jours après l’assignation susvisée,

— le 30 mars 2020, il a mis en demeure la société NOVOGREEN CHEMICALS de cesser d’utiliser la dénomination éponyme en raison de la marque antérieure lui appartenant et lui a proposé la signature d’un contrat de licence.

43. Il est également important de souligner qu’au vu des documents fournis par le demandeur, il apparaît que les parties en présence opèrent sur un marché assez restreint relatif à la production et la commercialisation de produits chimiques destinés à l’industrie notamment dans le cadre de la production de papier.

44. Aussi, les similitudes entre les signes en présence, conjuguées à la proximité des secteurs d’activité des parties en cause, l’identité et la similarité des produits et services des signes en cause, dans le contexte conflictuel entre les deux parties ne sauraient être le fruit du hasard.

45. Dans ces conditions, il apparait qu’en déposant la marque contestée, le titulaire de la marque contestée, ancien partenaire et associé du demandeur, a agi sciemment au mépris des intérêts de ce dernier en le privant par anticipation du signe dont il est susceptible d’avoir vocation à faire usage dans le cadre de son activité, établissant son intention de porter atteinte d’une manière non conforme aux usages honnêtes de la concurrence aux intérêts du demandeur.

46. Il convient dès lors de considérer que la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée est caractérisée.

47. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits et services désignés dans son enregistrement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

B. Sur les motifs relatifs de nullité

1. Sur le droit applicable

48. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».

49. A cet égard, l’article L.711-3 I du même code dispose notamment que « ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nul e une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :

4° un nom commercial, (…) ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».

50. En outre, l’article L.711-3 III du même code dispose que « Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque dont l’enregistrement a été demandé par l’agent ou le représentant du titulaire d’une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, en son propre nom et sans l’autorisation du titulaire à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche ».

51. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

2. Sur le fond

52. En l’espèce, la demande en nullité de la marque verbale BIOGREEN CHEMICALS n°20/4634347 est fondée sur une atteinte aux droits antérieurs suivants :

• le nom de domaine antérieur BIOGREENCHEMICALS en raison de l’existence d’un risque de confusion avec cette marque,

• le nom commercial BIOGREEN CHEMICALS en raison de l’existence d’un risque de confusion avec cette marque,

• la marque antérieure BIOGREEN CHEMICALS déposée au Brésil le 29 janvier 2019 sous le n° 916 646 394, l’enregistrement de la marque contestée ayant été demandé par l’agent ou le représentant du titulaire de cette marque, en son propre nom et sans l’autorisation de son titulaire.

53. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits, services et activités en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

54. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits, services et activités, la similitude des signes, le caractère distinctif du signe antérieur et le public pertinent.

55. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous le nom commercial et sous le nom de domaine ainsi que de leur portée non seulement locale et ce tant au jour du dépôt de la marque contestée qu’au jour où l’Institut statue.

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a. Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre le nom de domaine BIOGREEN CHEMICALS et la marque contestée

56. Il est de jurisprudence constante que le nom de domaine ne peut constituer une antériorité opposable au dépôt d’une marque postérieure qu’à la condition qu’il ait donné lieu à une exploitation effective sous la forme d’un site Internet antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée (TGI Paris, 3e ch., 17 janvier 2014, n°11/03304) et qu’il bénéficie d’une connaissance sur l’ensemble du territoire national (CA Paris, 5 juillet 2013, n°12/15747). • Sur l’identification du droit antérieur invoqué par le demandeur 57. L’article R. 716-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « La demande en nullité ou en déchéance mentionnée à l’article L. 716-1 est présentée par écrit selon les conditions et modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […]

2° Le cas échéant, les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée des droits antérieurs invoqués […] ».

58. A cet égard, l’article 4 de la décision n°2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque précise que « I.- Le demandeur fournit :

1°) Au titre des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits dans le cadre d’une demande en nullité fondée sur l’atteinte à un ou plusieurs droits antérieurs : […] f) si la demande en nullité est fondée sur une atteinte à un nom de domaine :

- l’identification du signe par sa désignation ou sa représentation ; […] ». 59. En outre, dans le cadre de la procédure en nullité, les « parties sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions », ainsi qu’il ressort de l’article R.716-3 du code de la propriété intellectuelle.

60. En l’espèce, dans son exposé des moyens, le demandeur indique être titulaire des trois noms de domaine « biogreenchemicals.com », « biogreenchemicals.fr » et « biogreenquimica.com » enregistrés le 05/08/2015 au Brésil et le 29/08/2018 en Europe, « actifs et largement exploités par BIOGREEN puisqu’ils servent de moyen de communication sur l’activité de l’entreprise et permettent la commercialisation des produits et services BIOGREEN ».

Il développe une argumentation relative à l’existence d’un risque de confusion avec ces noms de domaine.

61. Dans le récapitulatif de demande en nullité, il a indiqué en rubrique 7-3 un motif relatif de nullité fondé sur un nom domaine désigné sous le signe « BIOGREENMEDICALS » sans en préciser l’extension. Pour justifier de l’existence et de la portée de ce droit antérieur, le demandeur a fourni une pièce 24 comportant des informations relatives à l’enregistrement des trois noms de domaine « biogreenchemicals.com.br », « biogreenchemicals.com » et « biogreenchemicals.fr ».

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62. En outre, le montant de la redevance versée (rubrique 11) correspond à trois droits antérieurs invoqués :

— le premier étant visé à la rubriques 7-1 (dépôt non autorisé par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque),
- le second à la rubrique 7-2 (Nom commercial ou enseigne)
- et le troisième à la rubrique 7-3 (Nom de domaine).

63. En conséquence, il apparaît qu’au regard du motif relatif au nom de domaine, le demandeur n’a visé qu’un seul nom de domaine dont la désignation est incomplète, aucune extension « .com », « .fr », « .com.br » n’ayant été indiquée, et n’a versé qu’une seule redevance associée à ce droit, alors qu’il a présenté une argumentation portant sur plusieurs noms de domaine différents.

64. Ainsi, force est de constater que si le demandeur invoque l’atteinte à un nom de domaine lui appartenant, il n’a pas clairement identifié le nom de domaine invoqué à l’appui de sa demande, l’Institut ne pouvant se substituer à lui et choisir sur quel nom de domaine la demande est formée.

• Sur la titularité des noms de domaine BIOGREEN CHEMICALS 65. Par ailleurs, il ressort de l’article L.716-2 II du code de la propriété intellectuelle et de la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle, qu’une demande en nullité fondée sur l’atteinte à un nom de domaine n’est ouverte qu’au « titulaire » de ce nom de domaine, et que doivent être fournies « les pièces de nature à établir sa réservation par le demandeur ».

En outre, la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle énonce que « Le cas échéant, le demandeur fournit la justification de sa qualité pour agir et de l’opposabilité de l’acte correspondant ».

66. En l’espèce, la rubrique 2 du récapitulatif de la demande en nullité indique que le demandeur est la société de droit étranger BIOGREEN COMERCIO E IMPORTACAO ME LTDA domiciliée au Brésil.

67. Le demandeur précise dans son exposé des moyens que « les noms de domaine www.biogreenchemicals.com et <.fr> ont été enregistrés le 05/08/2015 via le provider LOCAWEB au Brésil puis le 29/08/2018 via le provider VIADUC en Europe ».

68. Les pièces fournies au titre du nom de domaine invoqué sont les suivantes :

o pièce 14 (identique à la pièce 24) comportant :

— quatre mails émanant de LOCAWEB « info@locaweb.com.br » en date du 05/08/2015 et adressés à l’Associé indiquant que le nom de domaine « biogreenchemicals.com.br » avait été enregistré avec succès.

— deux justificatifs de paiement par la société BIOGREEN COMERCIO E IMPORTACAO ME LTDA au profit de la société LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET en date du 12/04/2018 ; toutefois, aucun objet n’est indiqué.

— deux mails émanant de VIADUC « info@nom-domaine.com » en date du 29/08/2018 adressés à l’Associé, indiquant que le nom de domaine « biogreenchemicals.com » est désormais actif.

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— une facture en date du 29 août 2020 adressée à l’Associé par VIADUC pour l’enregistrement des noms de domaine « biogreenchemicals.fr » et « biogreenchemicals.com » pour une durée de 2 ans et un montant total de 90,72 €, et un mail adressé à l’Associé concernant le paiement de cette facture.

o pièce 16 comportant une attestation sur l’honneur en date du 4 janvier 2021 émanant de l’Associé indiquant que toutes les créations de noms de domaine « biogreenchemicals.com » et « biogreenchemicals.com.br » ont été effectuées au nom du demandeur qui en est bien le seul propriétaire.

69. S’il peut être admis, au vu de ces éléments, que les noms de domaine susvisés existent, et ce depuis une période antérieure au dépôt de la marque contestée, en revanche, il n’est pas démontré que le demandeur en soit bien le titulaire. En effet, les documents précités ne font pas clairement apparaître le demandeur comme titulaire des différents noms de domaine invoqués, et sont davantage susceptibles d’en faire apparaître l’Associé comme titulaire.

En outre, si l’attestation fournie par ce dernier (pièce 16) incite à penser que le demandeur en est l’exploitant, elle ne permet pas pour autant d’établir avec certitude que le nom de domaine ait bien été réservé à son nom, aucun autre document extérieur au demandeur ne permettant de corroborer cette information. 70. Ainsi, la demande en nullité fondée sur un nom de domaine ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles R. 716-1, R. 716-3 et L. 716-2 II du code de la propriété intellectuelle ainsi qu’à la décision du Directeur de l’Institut, précités.

71. En conséquence, la demande en nullité fondée sur l’atteinte à un nom de domaine ne peut qu’être rejetée.

b. Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre le nom commercial BIOGREEN CHEMICALS et la marque contestée

72. Le demandeur indique qu’il existe depuis 2015 et exerce son activité sous le nom commercial BIOGREEN CHEMICALS pour désigner des « produits chimiques destinés à l’industrie et des services d’évaluations techniques, recherches scientifiques, recherches techniques ».

Il ajoute qu’il dispose d’une notoriété internationale dans ce secteur spécifique de l’industrie, et que ce nom commercial a une portée qui n’est pas seulement locale, puisque les produits et services sont proposés à des clients et partenaires d’origine géographique diverse, à savoir la Colombie, l’Espagne, la France, les USA ou la Pologne.

En outre, il fait valoir que ce nom commercial apparaît en entête sur son site Internet accessible en France et disponible en langue française et figure dans les échanges commerciaux avec ses clients et intermédiaires français.

A cet effet, il produit les documents suivants :

o Pièce 20 : Factures, bons de commandes BIOGREEN CHEMICALS rédigés en portugais, auprès de clients brésiliens

o Pièce 21 : Papier à entête, cartes de visites, mails de communication, signatures de mails… intitulés « BIOGREEN CHEMICALS » rédigés en portugais, l’expéditeur et le destinataire ayant des adresses mails ou des adresses physiques situées au Brésil,

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o Pièce 22 : Article de presse (et sa traduction) non daté, indiquant que la société BIOGREEN CHEMICALS « a été créée après l’unification de deux grandes entreprises : le brésilien Biofloc Quimica et le français Novogreen Chemicals. Avec une structure physique au Brésil, Biogreen Chemicals… a été fondée avec l’objectif de développer des solutions complètes dans la transformation des processus »

o Pièce 23 : Echanges de mails entre BIOGREEN et les clients/partenaires suivants

« Adisseo » en France, les mails étant datés du 20/04/2020 et du 05/05/2020 (pages 1 et 2) ;

« Ence » en Espagne, « PQP » en Colombie, « Chemstone » aux USA (pages 3 à 10).

o Pièce 25 : Echanges de mails entre BIOGREEN et des partenaires et clients français suivants : « Adisseo » le 30 avril et le 9 mai 2019 et « Rayonier » en janvier et février 2020.

73. Le titulaire de la marque contestée relève, quant à lui, que le demandeur ne fournit aucun élément permettant d’établir une portée de ce nom commercial sur le territoire français antérieurement au dépôt de la marque contestée, ces documents rédigés en portugais étant destinés à des clients brésiliens ou sans lien avec la France.

74. Il est constant que le nom commercial se définit comme la dénomination sous laquelle une personne physique ou morale exploite son fonds de commerce et dont il constitue un des éléments.

75. Il est de jurisprudence constante que le droit sur le nom commercial s’acquiert par le premier usage public (Cass.com., 3 juillet 2001, n°98-22.995). Le nom commercial ne peut constituer une antériorité opposable au dépôt d’une marque postérieure qu’à la condition qu’il ait donné lieu à une exploitation permanente et stable à compter de son premier usage public et antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée et qu’il bénéficie d’une connaissance sur l’ensemble du territoire national (TGI Paris, 3e ch., 8 juillet 2011, n°09/11931).

76. La portée non seulement locale des signes d’usage doit s’apprécier non seulement au plan géographique mais aussi au plan économique. Ainsi, il faut que le signe soit « effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires » (CJUE, 29 mars 2011, affaire C-96/09 P).

77. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 23 mars 2020. Le demandeur doit donc démontrer l’exploitation effective en France du nom commercial invoqué pour les activités mentionnées ci-dessus avant cette date.

78. Le demandeur précise, dans le récapitulatif de sa demande en nullité, que le nom commercial invoqué est un signe de forme non verbale.

Parmi les documents fournis par le demandeur, les pièces 20, 21, 22, 23 et 25 font apparaître un signe complexe BIOGREEN CHEMICALS (la séquence BIOGREEN apparaissant en caractères gras sur une ligne supérieure et accompagnée d’un élément figuratif et en couleurs), lequel peut être perçu comme le nom commercial invoqué à l’appui de cette demande.

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79. Toutefois, les pièces 20, 21 et 22 sont rédigées en portugais, destinées à des clients situés au Brésil et relatives aux activités du demandeur au Brésil.

La pièce 23 (p. 3 à 10) fait référence à des échanges de mails rédigés en espagnol et en anglais entre BIOGREEN et des clients/partenaires « Ence » en Espagne, « PQP » en Colombie, « Chemstone » aux USA (pages 3 à 10).

Ces pièces ne permettent donc pas d’établir un usage du signe BIOGREEN CHEMICALS en tant que nom commercial sur le territoire français à destination du public français, comme le relève à juste titre le titulaire de la marque contestée.

En conséquence, ces pièces doivent être écartées, en application de l’article L.711-3 I du code de la propriété intellectuelle qui dispose que « ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 4° un nom commercial, … dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».

80. Par ailleurs, la pièce 25 comporte :

o P.1-2 : Un échange de 2 mails des 30 avril et 9 mai 2019 entre BIOGREEN CHEMICALS / l’Associé / biogreenquimica.com.br au Brésil et la société française « ADISSEO France S.A.S. » ayant pour objet « contact Sulfate de Sodium » en vue de rechercher « des alternatives au Sulfate de Sodium d’origine minier » commercialisé par la société brésilienne.

o P. 3-6 : Une conversation par mail en janvier et février 2020 entre BIOGREEN CHEMICALS / l’Associé / biogreenquimica.com.br au Brésil et la société française « RAYONIER advanced Materials » située à Tartas (40) concernant une « facture de 10 000 € du stock de 42 tonnes d’AQ » vendue et expédiée par l’entreprise française, réglée par la société brésilienne ECOBIO et dont l’Associé de BIOGREEN CHEMICALS a suivi le transport.

La pièce 23 (p. 1 et 2) comporte un échange de 2 mails datés des 20 avril 2020 et 5 mai 2020 entre le demandeur / l’Associé / biogreenquimica.com.br au Brésil et la société française « Adisseo France SAS » ayant pour objet « contact sulfate de sodium » et mentionnant l’achat de marchandise en France et au Brésil par le demandeur.

Si cette pièce est postérieure au dépôt de la marque contestée (23 mars 2020) elle est à rapprocher de la pièce 25 p. 1-2 susvisée et fait donc référence à une conversation commerciale démarrée avant le dépôt, (les premiers échanges de mails ayant démarré le 30 avril 2019).

81. Si ces deux pièces permettent de prendre en compte une utilisation du signe BIOGREEN CHEMICALS dans des relations commerciales en France avant le dépôt de la marque contestée, elles ne sont toutefois pas suffisantes pour démontrer que ce nom commercial a été effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires (CJUE, 29 mars 2011, affaire C-96/09 P) pour les activités invoquées.

En effet, elles ne sont corroborées par aucun autre élément relatif à la vente effective de ces produits, telle que des factures, ainsi qu’à d’autres opérations commerciales sous le nom BIOGREEN CHEMICALS organisées en France dans d’autres villes que Tartas.

82. Le demandeur n’ayant pas démontré qu’il exploitait effectivement le nom commercial antérieur BIOGREEN CHEMICALS dans plusieurs villes de France pour les activités revendiquées au point 72 au jour du dépôt de la marque contestée, la portée non seulement locale de ce nom commercial invoqué ne saurait, en conséquence, être davantage établie.

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83. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’existence du risque de confusion entre la marque contestée et le nom commercial BIOGREEN CHEMICALS, le demandeur n’ayant pas démontré que ce nom commercial était effectivement exploité pour les activités revendiquées au jour du dépôt de la marque contestée et bénéficiait d’une portée non seulement locale.

84. En conséquence, la demande en nullité fondée sur le nom commercial antérieur BIOGREEN CHEMICALS est rejetée.

c. Sur le fondement du dépôt non autorisé par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque antérieure brésilienne BIOGREEN CHEMICALS n° 916 646 394 85. Le demandeur fait notamment valoir :

— qu’il est titulaire de la marque BIOGREEN CHEMICALS n° 916 646 394 déposée au Brésil le 29 janvier 2019, la République du Brésil étant partie à la Convention d’Union de Paris depuis le 24 mars 1975 ;

— que cette marque antérieure brésilienne « est identique à la marque française contestée, puisque les deux sont constituées du vocale « BIOGREEN CHEMICALS ». Et la marque contestée … vise des produits en classe 1 identiques à ceux de la marque brésilienne antérieure ».

86. L’article L.711-3 III du code de la propriété intellectuelle prévoit que « ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque dont l’enregistrement a été demandé par l’agent ou le représentant du titulaire d’une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, en son propre nom et sans l’autorisation du titulaire à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche ».

87. En outre, l’article R. 716-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « La demande en nullité … est présentée par écrit selon les conditions et modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 2° Le cas échéant, les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée des droits antérieurs invoqués […] ».

88. A cet égard, l’article 4 de la décision n°2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque précise que : « I.- Le demandeur fournit :

1°) Au titre des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits dans le cadre d’une demande en nullité fondée sur l’atteinte à un ou plusieurs droits antérieurs : […] k) si la demande en nullité est fondée sur une atteinte à une marque protégée dans un Etat membre de l’Union de Paris au sens de l’article L. 711-3 III du code précité : […]

— l’indication des produits et services invoqués à l’appui de la demande en nullité ; - les pièces de nature à établir l’existence de cette marque et sa protection dans cet Etat membre, et à en définir la portée. […]

En cas de demande en nullité fondée sur plusieurs droits antérieurs, le demandeur est tenu d’apporter les informations et pièces précitées pour chacun des droits antérieurs invoqués. […] ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

89. Il ressort des textes précités qu’il appartient au demandeur de fournir des informations et pièces permettant d’établir que la marque invoquée existe dans un des Etats membres de l’Union de Paris, en l’espèce le Brésil, et que, au regard de la législation de ce pays, la marque est bien protégée afin de pouvoir en déterminer clairement la portée.

90. En l’espèce, le demandeur a fourni une pièce 15 qu’il nomme « certificat d’enregistrement de la marque « BIOGREEN CHEMICALS » auprès de l’INPI (Brésil) » et qui correspond à un document intitulé « demande d’enregistrement de marque de produit (mixte) » déposée le 29/01/2019 auprès de l’office brésilien de la propriété industrielle.

Toutefois, en l’absence d’information et de document complémentaires relatifs au statut de cette demande d’enregistrement de marque dans son pays d’origine et à la protection dont elle bénéficie au regard de la législation nationale de ce pays au jour où la demande en nullité a été formée, le 31 août 2021, le demandeur ne permet pas d’en apprécier la portée réelle.

91. En outre, au vu des textes susvisés, il appartient au demandeur d’indiquer clairement les produits et services figurant dans le libellé de la marque antérieure et servant de base à sa demande, afin de démontrer que ces produits et services apparaissent identiques ou étroitement liés à ceux de la marque contestée.

En se contentant d’affirmer que « la marque contestée … vise des produits en classe 1 identiques à ceux de la marque brésilienne antérieure », sans indiquer précisément les produits de la marque invoqués à l’appui de sa demande, le demandeur ne satisfait pas aux conditions des dispositions précitées.

92. Par conséquent, le fondement du dépôt non autorisé par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque antérieure brésilienne BIOGREEN CHEMICALS n° 916 646 394 est rejeté.

C. Conclusion

93. En conséquence, marque contestée doit être déclarée totalement nulle pour les produits et services désignés dans son enregistrement en ce qu’elle a été déposée de mauvaise foi par son titulaire (point 47).

94. En revanche, la demande en nullité doit être :

— Rejetée sur le fondement d’un risque de confusion avec le nom de domaine antérieur invoqué (point 71)

— Rejetée sur le fondement d’un risque de confusion avec le nom commercial antérieur invoqué (point 84)

— Rejetée sur le fondement du dépôt non autorisé par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque antérieure brésilienne BIOGREEN CHEMICALS n° 916 646 394 (point 92)

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PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : La demande en nullité NL 21-0178 est justifiée.

Article 2 : La marque n° 20/4634347 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits et services désignés dans son enregistrement.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI