DEMANDERESSES

Société Y Z, SA

[…]

[…]

Société MAISONS DE THE Y Z

[…]

[…]

représentées par M^e Anne-judith LÉVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1580

DÉFENDERESSE

I J K GMBH & CO.KG

[…]

[…]

ALLEMAGNE

représentée par Maître Marianne GABRIEL de la SELAS CASALONGA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0177

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente

A B, Juge

C D, Juge

assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier

DEBATS

A l’audience du 07 novembre 2017

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

Contradictoire

en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

les parties

La société familiale Y Z, créée à Paris le 1^er juin 1854 par X et E Y, exploite à Paris de nombreuses maisons de thé. Elle dit être la plus ancienne maison de thé en France et être considérée comme la première marque mondiale de thé de luxe.

La société I J K GmbH & Co. KG (ci-après « OTG ») est une société allemande fondée en 1907.

Spécialisée dans la production et la commercialisation de thés depuis plus de 100 ans, la société OTG est une filiale du groupe européen Laurens Spethmann Holding, dont l’activité est dédiée au thé. Elle dit également compter parmi les plus grandes compagnies de thé d’Europe et être l’un des leaders en Allemagne.

Ses produits sont commercialisés principalement sous ses marques (comme les produits Meßmer, Milford, G H), soit directement, soit par le biais des autres sociétés du groupe Laurens Spethmann Holding, comme Pagès.

La société OTG est titulaire de plusieurs marques MARCO POLO en Europe désignant toutes les produits de « thé »:

[…] No. 347 déposée le 16 novembre 1894 ;

[…] No. 52299 déposée le 29 mars 1901 ;

[…] No. 906978 déposée le 5 janvier 1973 ;

— Marque internationale MARCO POLO No. 405678 déposée le 1^er mars 1974 et désignant notamment la France ;

— Marque internationale MARCO POLO No. 248068 déposée le 5 octobre 1961 désignant la France.

le litige

La société OTG a appris :

— que la société Maison de thé Y Z commercialisait du thé sous la marque MARCO POLO, notamment en France et en Allemagne ;

— que la société Y Z avait déposé une marque française verbale MARCO POLO enregistrée le 24 février 2014 en classes 30 et 43 sous le numéro 4071251 pour désigner du thé et des boissons à base de thé.

Par lettre en date du 5 août 2014, la société OTG a, par l’intermédiaire de son conseil allemand, mis en demeure la société Y Z de cesser tout usage du signe MARCO POLO pour désigner du thé en Allemagne et a soumis la poursuite de l’usage du signe MARCO POLO pour la France à la prise d’une licence de la partie française des marques internationales, moyennant le paiement d’une redevance de 2% du chiffre d’affaires réalisé sous la marque MARCO POLO

La société Y Z n’a pas fait droit aux demandes de la société OTG mais l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte d’huissier en date du 16 décembre 2014, afin de voir prononcer la déchéance de ses droits sur la partie française de ses marques internationales pour défaut d’usage.

La société OTG a, quant à elle, saisi la juridiction allemande pour faire cesser l’usage en Allemagne du signe MARCO POLO par les demanderesses. Cette procédure est en cours.

Les parties ont entamé des négociations pour trouver une issue amiable au litige et ont sollicité le retrait de la procédure du rôle du tribunal, lequel est intervenu selon ordonnance du 4 octobre 2016.

Les négociations n’ayant pas abouti, l’instance été rétablie au rôle le 27 novembre 2016.

Dans leurs dernières e-conclusions du 25 septembre 2017, la société Y Z et la société MAISONS DE THE Y Z SA demandent au tribunal de :

DIRE ET JUGER recevables et bien fondées les demanderesses,

DIRE ET JUGER que les usages démontrés en France pour la période de référence ne sont pas sérieux.

EN CONSEQUENCE,

PRONONCER la déchéance pour défaut d’exploitation des parties françaises des marques internationale MARCO POLO n° 24 80 68 du 5 octobre 1961, et 40 56 78 du 1 er mars 1974, à compter respectivement des 6 octobre 1966 et 2 mars 1979, pour tous les produits qu’elles désignent.

SUBSIDIAIREMENT,

PRONONCER la déchéance pour défaut d’exploitation des parties françaises des marques internationale MARCO POLO n° 24 80 68 du 5 octobre 1961, et 40 56 78 du 1 er mars 1974, à compter respectivement des 6 octobre 1966 et 2 mars 1979 pour les produits suivants : café, brut ou grillé, succédanés du café, cacao, chocolat, vanille, épices, essences de fruits, conserves de café, extraits de café et essences de café. Infusions d’herbes (non médicinales) en récipients, paquets ou sachets, infusions de fruits (non médicinales) en récipients,

paquets ou sachets, mélanges instantanés ou d’extraits d’agrumes avec addition de sucre et/ou de glucose et/ou de vitamines; mélanges instantanés d’infusions d’herbes (non médicinales) et/ou d’agrumes et/ou d’infusions de fruits (non médicinales) avec addition de sucre et/ou de glucose et/ou de vitamines, mélanges instantanés et mélanges d’extraits de fruits et/ou d’infusions de fruits (non médicinales) avec addition de sucre et/ou de glucose et/ou de vitamines.

DIRE ET JUGER la défenderesse irrecevable, sur le fondement de l’article 70 du CPC, dans sa demande reconventionnelle en nullité de la marque française MARCO POLO n°4071251 appartenant à Y Z, et en conséquence, l’en débouter

SUBSIDIAIREMENT,

CANTONNER la nullité de la marque française MARCO POLO n° 4071251 appartenant à Y Z au thé dans la classe 30.

CONDAMNER la défenderesse à verser aux demanderesses ensemble la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LA CONDAMNER aux dépens.

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA du 13 octobre 2017, la société OTG sollicité du tribunal de :

Vu les articles L. 711-4 et suivants, L. 713-2 et L. 713-3, L. 714-3, L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle

— DECLARER la société I J K GmbH & Co. KG recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

— DECLARER les sociétés Y Z et Maison de thé Y Z irrecevables ou à tout le moins mal fondées en leurs demandes et les en débouter ;

— DIRE ET JUGER que les parties françaises des marques internationales MARCO POLO No. 248068 et 405678 ont fait l’objet d’un usage sérieux en France entre le 16 décembre 2014 et 16 décembre 2009, avec le consentement de la société I J K GmbH & Co. KG, pour désigner les produits visés en classe 30 et notamment du « thé ».

— DIRE ET JUGER que le dépôt et l’enregistrement de la marque française MARCO POLO No. 4071251 par la société Y Z le 24 février 2014 en classes 30 et 43 porte atteinte aux droits antérieurs de la société I J K GmbH & Co. KG sur ses marques internationales MARCO POLO No. 248068 et 405678;

En conséquence,

— DEBOUTER les sociétés Y Z et Maison de thé Y Z de toutes leurs demandes et actions

— PRONONCER la nullité de la marque française MARCO POLO No. 4071251 pour les produits et services visés en classe 30 et 43;

— DIRE que mention de la nullité sera inscrite au Registre National des Marques (RNM), à la requête de la société I J K GmbH & Co. KG ou du greffier, par application de l’article R. 714-3 du code de la propriété intellectuelle ;

— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans toutes ces dispositions nonobstant appel et sans constitution de garantie

— CONDAMNER les sociétés Y Z et Maison de thé Y Z à verser in solidum à la société I J K GmbH & Co. KG la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— CONDAMNER les sociétés Y Z et Maison de thé Y Z aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS CASALONGA, Avocats au barreau de Paris en application de l’Article 699 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée à l’audience le 31 octobre 2017.

MOTIFS

Sur l’intérêt à agir en déchéance des sociétés Y Z

La société OTG fait valoir que les sociétés Y Z n’ont pas intérêt à agir en déchéance de la partie française des marques internationales nominatives MARCO POLO n° 405 678 et n° 248 068 au motif que ces marques n’ont jamais empêché les sociétés Maison de thé Y Z et Y Z SA d’exploiter leur signe semi-figuratif en France, qu’elle n’a jamais demandé aux sociétés Y Z de cesser l’usage du signe semi-figuratif MARCO POLO ou du signe nominal MARCO POLO mais qu’elle a soumis la poursuite de l’usage de ce signe pour la France à la prise d’une licence.

Elle ajoute que la menace d’une action en contrefaçon contre une seule catégorie de produits, en l’espèce le thé, ne saurait conférer un intérêt à agir en déchéance pour d’autres produits qui n’ont quant à eux jamais été opposés par la défenderesse, ni exploités par les demanderesses.

Elle précise que l’intérêt à agir doit s’apprécier au jour de la demande de déchéance soit le 16 décembre 2014 et au regard de l’activité réellement exercée par les sociétés demanderesses ; que celles-ci ne démontrent pas exploiter une activité sur le marché du « café, brut ou grillé, succédanés du café, vanille, épices, essences de fruits”.

Les sociétés Y Z répondent qu’elles ont intérêt à agir pour les produits des classes 30 et 43 mais également au-delà du «thé» puisque le signe MARCO POLO est exploité aussi pour des chocolats et des « infusions non médicinales » (rooibos) et que les autres produits, café, cacao, relèvent du même domaine d’activité.

Elles contestent que leur intérêt à agir soit restreint aux produits pour lesquels elles peuvent d’ores et déjà justifier d’une exploitation ( le thé), mais s’étend à ceux pour lesquels, compte tenu de leur objet social, elles ont la capacité objective d’exploiter la marque.

Elles précisent qu’elles ont été mises en demeure par la société OTG au titre d’une contrefaçon éventuelle des marques MARCO POLO et qu’il leur a été demandé de souscrire une licence d’un montant de 2% sur l’ensemble du chiffre d’affaires réalisé sur les produits vendus sous la marque MARCO POLO sans précision quant à la nature des produits alors que les marques de la société OTG couvrent non seulement le thé, mais aussi des produits pour lesquels la marque MARCO POLO était d’ores et déjà largement exploitée en France (infusions d’herbes – rooibos – infusions de fruits – chocolat).

Elles ajoutent que les produits litigieux autres que « le café, brut ou grillé, succédanés du café, vanille, épices, essences de fruits »sont pour le moins similaires aux thés.

sur ce

Conformément à l’article L 714-5 du code de propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Est assimilé à un tel usage :

a) L’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;

b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ;

c) L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation.

La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés.

L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande.

La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.

La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu.

Cette disposition doit être interprétée à la lumière de l’article 10 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques qui fixe pour point de départ du délai de 5 ans la date à laquelle la procédure d’enregistrement est terminée, soit à la date de la publication de l’enregistrement de la marque conformément à l’article R 712-23 du code de propriété intellectuelle. A défaut, en cas d’interruption de l’usage sérieux, la reprise ou le commencement de cet usage visé par l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle est privé d’effet utile s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande.

Pour agir en déchéance à l’encontre de la marque détenue par un tiers, il faut démontrer avoir un intérêt légitime à agir ; s’il n’est pas nécessaire de détenir un droit antérieur sur une marque, il est par contre nécessaire de justifier que l’action entreprise est inspirée d’un intérêt légitime au regard de l’activité économique exercée par la partie demanderesse.

A titre liminaire, il convient de rappeler que la société OTG ne conteste pas la validité de la marque semi-figurative MARCO POLO des sociétés Y Z avec laquelle ses propres marques ont toujours co-existé sans aucune problème.

Le litige est circonscrit à la marque verbale MARCO POLO enregistre le 24 février 2014.

En l’espèce, les marques MARCO POLO de la société OTG ont été enregistrées pour les produits suivants :

“ café, brut ou grillé, succédanés du café, cacao, chocolat, vanille, épices, essences de fruits, conserves de café, extraits de café et essences de café. Infusions d’herbes (non médicinales) en récipients, paquets ou sachets, infusions de fruits (non médicinales) en récipients, paquets ou sachets, mélanges instantanés ou d’extraits d’agrumes avec addition de sucre et/ou de glucose et/ou de vitamines; mélanges instantanés d’infusions d’herbes (non médicinales) et/ou d’agrumes et/ou d’infusions de fruits (non médicinales) avec addition de sucre et/ou de glucose et/ou de vitamines, mélanges instantanés et mélanges d’extraits de fruits et/ou d’infusions de fruits (non médicinales) avec addition de sucre et/ou de glucose et/ou de vitamines”.

L’entrave à l’exploitation de leurs produits sous le signe MARCO POLO est établie car la société OTG a mis en demeure les sociétés Y Z de cesser toute utilisation de ce signe sur le territoire français sauf à se soumettre au paiement d’une licence de 2% sur l’ensemble du chiffre d’affaires réalisé par la vente des produits marqués MARCO POLO;

Cette menace générale constitue bien une entrave à l’exploitation paisible de ses produits sous sa marque y compris la marque semi-figurative pourtant non contestée pendant près de 20 ans.

En effet, exploiter la marque MARCO POLO sous licence revenait pour Y Z à se placer dans la dépendance juridique d’un concurrent et rendait nécessairement précaire une exploitation menée paisiblement depuis 20 ans puisque la société OTG pourrait dénoncer la licence, et contraindre les sociétés Y Z à cesser l’usage de la marque, ou accepter de la renouveler en augmentant ses exigences financières.

Et d’ailleurs la société OTG n’a pas distingué entre les produits visés à son dépôt de marque qui couvrent pourtant d’autres produits que le thé.

De plus, les sociétés Y Z exploitent de façon intensive et permanente les thés en vrac, en boites ou en sachets sous la marque semi-figurative MARCO POLO.

Elles mettent au débat des catalogues qui établissent qu’elles commercialisent également de la « vanille » et des « épices » même si ces produits ne le sont pas encore sous le signe MARCO POLO;

Enfin, il est constant que les cafés, bruts ou grillés ou les succédanés du café sont des produits similaires au thé, selon les critères dégagés par la décision « Canon » de la CJCE du 29 septembre 1998 qui a défini les critères à considérer pour évaluer la similarité des produits : leur nature, leur finalité, leur méthode d’utilisation, les produits/services complémentaires, les produits / services en concurrence, les canaux de distribution, le public pertinent, le producteur/ fournisseur.

Ainsi les cafés et les thés sont vendus au même public consommateur de boissons chaudes ou froides, préparées de la même façon. Ces produits sont en concurrence directe auprès des consommateurs et sont distribués par les mêmes canaux commerciaux de sorte qu’il existe une similarité certaine entre ces produits qui fonde l’intérêt à agir des sociétés Y Z en déchéance des droits de la société OTG sur ses marques également au regard de ces produits.

S’agissant des essences de fruit, ces produits relèvent de la catégorie des « sels, assaisonnements, arômes et condiments » dont relèvent également les « épices » et la «vanille».

Ils répondent à 4 des critères listés par la CJUE puisqu’ils ont la même finalité (aromatiser les plats et boissons), qu’ils sont vendus dans les mêmes circuits de distribution au même public ( le consommateur désirant aromatiser ses boissons) et qu’ils sont proposés par les mêmes fournisseurs.

En conséquence, les sociétés Y Z ont intérêt à agir en déchéance des droits de la société OTG sur la partie française des marques internationales nominatives MARCO POLO n 405 678 et n° 248 068 et pour l’ensemble des produits et services visés aux dépôts.

Sur la demande de déchéance

S’agissant de la partie française d’une marque internationale, la démonstration de l’exploitation sérieuse de la marque doit se faire par des pièces prouvant l’exploitation de la marque sur le territoire français en raison du principe de territorialité.

Les demandeurs doivent également démontrer un usage du signe à titre de marque pour les produits pour lesquels celle-ci est enregistrée et la preuve d’un contact entre le produit porteur de la marque protégée et sa clientèle.

La déchéance est encourue à compter de la publication de la marque si aucune exploitation n’a eu lieu pendant les cinq ans qui l’ont suivie.

La société OTG peut encore prétendre avoir commencé ou repris l’exploitation de sa marque postérieurement à cette période de 5 ans à condition que cette exploitation ait commencé avant les trois mois précédant la demande de déchéance et sans que le propriétaire de la marque n’ait eu connaissance de l’éventualité de cette demande conformément au dernier alinéa de l’article L 714-5 cité plus haut.

La société OTG ne verse aucun document couvrant la première période de 5 ans suivant le dépôt des marques, ni aucun document pour les autres produits que le thé ( l’attestation de KPMG ne concerne que le thé) pour la seconde période allant du 16 septembre 2009 au 16 septembre 2014, l’assignation étant du 16 décembre 2014.

En conséquence, la société OTG sera déclarée déchue de ses droits sur la partie française des marques internationales nominatives MARCO POLO n° 405 678 et et n° 248 068 pour tous les autres produits que le thé.

S’agissant du thé, la société OTG verse au débat

— deux attestations (pièces 11 et 12)

— de photographies de produits marqués, dont certaines sont extraites de son site internet (pièces 3, 13 et 15).

— des factures de son distributeur PAGES sur 6 ans (de 2009 à 2014) à trois clients en France, eux-mêmes visiblement grossistes dans le secteur dit « CHR » ou CAHORE, pour « Cafés-Hôtels-Restaurants » : Café Folliet, Cofrapex et Capal Negrier (pièce 14)

Il n’est pas contesté que la société OTG commercialise des thés marqués MARCO POLO au moins en Allemagne de sorte que les pièces 3, 13 et 15 sont sans pertinence pour démontrer une exploitation sérieuse en France.

Les factures montrent que le distributeur PAGES de la société OTG vend en France des produits marqués MARCO POLO auprès d’intermédiaires que sont les cafés bars restaurants.

Il y a donc une exploitation du signe à titre de marque ; cependant, celle-ci reste extrêmement résiduelle en France car elle n’établit pour la référence 458000 « THE BREAKFAST MARCO POLO » qu’une facturation moyenne de 2.000 euros par commande sans qu’on puisse déterminer la fréquence de ces commandes et le chiffre d’affaires réalisé en France pour ce seul produit.

En conséquence, la société OTG échoue à démontrer la reprise d’une exploitation sérieuse de la marque MARCO POLO pour les thés c’est-à-dire à démontrer qu’elle a acquis une part de marché stable en France dans le domaine de la vente du thé et qu’elle a développé sa marque pour maintenir ou augmenter cette part de marché.

Elle sera déclarée déchue de ses droits sur la partie française des marques internationales nominatives MARCO POLO n° 405 678 et n° 248 068 et pour l’ensemble des produits et services visés aux dépôts à compter des 6 octobre 1966 et 2 mars 1979.

Sur la nullité de la marque française verbale MARCO POLO.

La société OTG demande au tribunal de prononcer la nullité de la marque française verbale MARCO POLO enregistrée le 24 février 2014 en classes 30 et 43 sous le numéro 4071251 pour désigner du thé et des boissons à base de thé au regard de ses droits antérieurs sur les marques internationale MARCO POLO désignant la France.

Les sociétés Y Z répondent que la société OTG qui est déchue de ses droits sur la partie française de ses

est irrecevable en ses demandes.

Sur ce

Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Et, en application des articles 31 et 32 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.

La société OTG ayant été déclarée déchue de ses droits sur la partie française des marques internationales nominatives MARCO POLO n° 405 678 et n° 248 068 et pour l’ensemble des produits et services visés aux dépôts à compter du 16 septembre 2009, elle n’a plus intérêt à agir à l’encontre des sociétés Y Z en nullité de la marque française verbale MARCO POLO enregistrée le 24 février 2014 en classes 30 et 43 sous le numéro 4071251 pour désigner du thé et des boissons à base de thé.

sur les autres demandes

Les conditions sont réunies pour allouer à chacune des sociétés Y Z la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire n’est pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance des droit de la société I J K GmbH & Co. KG sur la partie française des marques verbales internationales MARCO POLO n° 24 80 68 du 5 octobre 1961, et 40 56 78 du 1^er mars 1974, à compter respectivement des 6 octobre 1966 et 2 mars 1979, pour tous les produits qu’elles désignent.

Dit que la présente décision sera transmise à l’INPI pour transcription au Registre National des Marques à la requête de la partie la plus diligente.

DÉCLARE irrecevable la société I J K GmbH & Co. KG en sa demande reconventionnelle de nullité de la marque verbale française MARCO POLO n°4071251 appartenant à la société Y Z.

CONDAMNE la société I J K GmbH & Co. KG à payer à la société Y Z et à la société MAISONS DE THE Y Z SA la somme de 5.000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société I J K GmbH & Co. KG aux dépens.

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Fait et jugé à Paris le 14 décembre 2017

Le Greffier Le Président

1:

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