TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 16 mars 2017

3^e chambre 2^e section N° RG : 16/02231

Assignation du 09 février 2016

INCIDENT

DEMANDERESSE FORPORA, SARL représentée par son gérant unique la société SEREN SARL elle-même représentée par Monsieur Mark LE TESSIER et Monsieur Georges B es qualités de co-gérants. 75 Parc d’Activités Capellen (8308) LUXEMBOURG représentée par M^e Dorothée BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0126

DEFENDERESSE F ONE, SARL […] ZAC d’Activités de la Méditerranée 34470 PEROLS représentée par M^e Béatrice CORNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1414 M^e SONNIER P, DE ERNST & YOUNG, avocat au Barreau de MONTPELLIER

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT François A, Premier Vice-Président adjoint assisté de Jeanine R, Faisant fonction de Greffier

DEBATS À l’audience du 23 février 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 mars 2017.

ORDONNANCE Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société FORPORA est une société de droit luxembourgeois indiquant avoir développé un type d’aile de kitesurf, dénommé « Bow», caractérisé par un aplatissement de l’aile et de son bord de fuite dans la zone centrale. Elle est titulaire des brevets suivants :

— Un brevet français n° FR 97 05438, déposé le 25 avril 1997 et délivré le 25 janvier 2002 ayant pour objet un « système de contrôle d’une aile ellipsoïdale en forme de fuseau sphérique et retenue par des lignes»
- Un brevet français n° FR 04 02094, déposé le 1^er mars 2004 et délivré le 26 juin 2006, ayant pour objet une « aile à dièdre négatif de traction d’une charge » ;

- Un brevet européen n° EP 1 574 241, désignant la France, déposé le 1^er mars 2005 sous priorité du brevet français précité n° FR 04 02 094, et délivré le 2 mai 2012, ayant pour objet une « aile à dièdre négatif de traction d’une charge ».

La société F ONE se présente comme une SARL spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d’articles de sports dédiés à la pratique du kitesurf ayant mis au point un profil d’aile dénommé « Delta C-shape» en forme de « C ». Estimant que le système d’aile Delta C-shape que la société F ONE distribue reproduit les revendications des brevets dont elle est titulaire et qui protègent son système d’ailes aplaties « bow », la société FORPORA a fait citer, par acte du 21 décembre 2012, la société F ONE devant le tribunal de grande instance de PARIS en contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 16 du brevet EP 1 574 241, des revendications 1, 2, 3, 6, 7 et 9 du brevet FR 04 02094 et 1, 3 et 4 du brevet FR 97 05438 ainsi qu’en concurrence déloyale. Par ordonnance du 25 octobre 2013, un sursis à statuer a été ordonné «jusqu’à la décision de l’Office européen des brevets dans le cadre des oppositions formées à l’encontre du brevet EP 1 574 241 ».

Par décision du 23 février 2016, l’Office européen des brevets a rejeté les oppositions formées contre le brevet européen n° EP 1 574 241. La société F ONE a engagé un recours devant la Chambre des Recours de l’Office européen des brevets, le 5 avril 2016. Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2016, la société F ONE a déposé un incident. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2017, elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 73, 377 et 771 -1 ° du code de procédure civile, des articles L. 614-13 et L. 614-15 du code de la propriété intellectuelle, et des articles 52(1), 54(1), 56, 100 a) et b) et 105 de la Convention sur le Brevet Européen, de :

- SURSEOIR À STATUER sur l’action en contrefaçon jusqu’à la décision de la Chambre de Recours l’Office européenne des brevets appelé à statuer sur le recours formé par la société F ONE à rencontre de la décision ayant rejeté son opposition contre le brevet européen n° EP 1 574 241 et jusqu’à épuisement de tous recours contre cette décision et ce, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;

- ORDONNER en conséquence le retrait de l’affaire du rôle.

À TITRE SUBSIDIAIRE : Si, par extraordinaire, la Juridiction de céans venait à considérer qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer, laisser à la société F ONE un délai suffisant pour pouvoir conclure sur le fond. EN TOUTES HYPOTHESES : CONDAMNER la société FORPORA à verser à la société F ONE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. RESERVER les dépens. Au soutien de sa demande la société F ONE expose que lorsqu’un brevet européen désignant la France a été déposé sous priorité d’un brevet français et que le brevet européen a vocation, dans sa partie française, à se substituer au brevet français, le tribunal saisi d’une action en contrefaçon doit, de plein droit surseoir à statuer jusqu’à ce que le brevet européen soit consolidé, c’est-à-dire, soit jusqu’à l’expiration du délai d’opposition en l’absence d’opposition, soit jusqu’à la fin de la procédure d’opposition ou des procédures de recours contre les décisions d’opposition si des oppositions sont formées. Elle précise à cet égard qu’en l’espèce le brevet européen n° EP 1 574 241 et le brevet français n° FR 04 02 094 couvrent la même invention, une « aile propulsive à dièdre négatif de traction d’une charge » ; que la demande de brevet européen n° EP 1 574 241 désigne la France et que le brevet européen a été demandé sous priorité de la date de dépôt du brevet français, en l’occurrence le 1^er mars 2004 ; qu’un recours devant la Chambre des Recours de l’OEB a été engagé par la concluante contre la décision de rejet de l’opposition et qu’en application des dispositions de l’article 106 de la Convention sur le Brevet Européen, ce recours a un effet suspensif. La société F ONE ajoute que si cette demande n’a plus d’objet en l’état de la décision de la société FORPORA de renoncer à se prévaloir du brevet français n° FR 97 05438, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer, le brevet européen n° EP 1 574 241 invoqué par la société FORPORA au soutien de son action en contrefaçon n’étant pas encore consolidé et sa validité étant, au demeurant, largement incertaine. Elle précise que cette demande n’est pas dilatoire dès lors qu’elle a toujours respecté les délais impartis par l’Office européen des brevets et qui ne peut être responsable des délais de traitement des recours.

Elle expose en outre que les moyens avancés par la société F ONE à l’appui de son recours sont de nature à remettre sérieusement en cause la validité du brevet invoqué par la demanderesse dès lors que la revendication 1, qui comporte la définition de la forme de l’aile en tant qu’elle est partie de l’invention, dont le bord de fuite est défini dans le brevet délivré comme « présentant une forme globalement concave lorsque l’aile est en vol et vue de dessus », est imprécise et manque de clarté de telle sorte que l’invention ne peut pas être mise en œuvre sur la base du texte du brevet, la description étant également muette sur la manière dont il faut interpréter cette caractéristique. Elle ajoute que la demande de brevet indiquait le fait que « le bord de fuite est globalement concave », caractéristique que la description permettait aisément d’interpréter, en décrivant la concavité en référence à une vue de dessus, laquelle était elle-même bien représentée en référence explicite à un référentiel, le texte initial précisant que la vue de dessus est une vue « en plan des figures précédentes, c’est-à-dire en projection à plat ». Elle précise qu’au cours de la procédure, le déposant a modifié le texte pour inclure le fait que la vue de dessus s’entend «lorsque l’aile est en vol et vue de dessus » et que cette nouvelle caractéristique, qui n’apparaît nulle part dans le texte initial, aboutit à élargir sensiblement la portée du droit puisqu’on ne dispose plus de référentiel et que cela permet au breveté de prétendre que, à partir du moment où l’on trouve une vue de dessus dans laquelle le bord de fuite est vu concave, on est nécessairement dans la portée du brevet. La société F ONE fait valoir en outre que deux documents au moins divulguent la totalité des caractéristiques de la revendication 1 à savoir les documents de brevet FR 2 639 247 et US 6 502 789, de même qu’un article intitulé « the camel goes kitesurfing », qui divulgue l’intégralité des caractéristiques précédentes, de telle sorte que la nouveauté de l’invention est contestable. Elle considère que dans l’hypothèse où il serait considéré qu’aucun des trois documents précités ne divulguerait, à lui seul, la totalité des caractéristiques de la revendication 1, l’une ou l’autre des caractéristiques manquantes dans l’un ne manquera évidemment pas de se trouver dans l’un des deux autres, du fait de la proximité de ce qu’ils divulguent. Elle expose enfin que la société FORPORA ne souffre d’aucun préjudice en raison du sursis dès lors que celle-ci vit exclusivement des redevances de licence de son brevet et qu’elle n’exploite pas elle- même ses brevets et ne fabrique notamment aucune aile de kitesurf. Elle considère que le préjudice de la demanderesse est purement hypothétique et pourra, le cas échéant, se résoudre en termes de dommages et intérêts et il n’est pas allégué d’un risque d’insolvabilité de la société F ONE. Aux termes de conclusions notifiés par voie électronique le 6 février 2017, la société FORPORA demande au juge de la mise en

état, au visa des articles 763 et suivants du Code de Procédure Civile et de l’article L. 614.15 du Code de la Propriété Intellectuelle, de :

- DONNER ACTE à la société FORPORA de ce qu’elle déclare renoncer à invoquer le brevet FR 04 02 094 dans le cadre de la présente procédure ; En conséquence :

- DIRE et JUGER que les conditions du sursis à statuer de droit telles que prévues par l’article L. 614.15 du Code de la Propriété Intellectuelle ne sont pas réunies ; Y ajoutant :

- CONSTATER que par décision en date du 23 février 2016, POEB a rejeté les oppositions formées à l’encontre du brevet européen EP 1 574 241 sur lesquelles la décision de sursis à statuer en date du 23 octobre 2013 est fondée ;

-CONSTATER que le 5 avril 2016, seule la société F ONE a formé un recours à l’encontre de la décision ayant rejeté son opposition contre le brevet européen n° EP 1 574 241 ;

- CONSTATER que la poursuite du sursis à statuer engendre un risque d’insécurité juridique manifeste à l’égard de la bonne administration de la justice ;

- CONSTATER que la demande de retrait de l’affaire du rôle jusqu’à la décision rendue par la Chambre de Recours de l’OEB repose sur un recours dilatoire ayant peu de chances d’aboutir; En conséquence :

- DIRE et JUGER que la poursuite de l’instance et le rétablissement au rôle de l’affaire s’avèrent désormais justifiés ;

- FIXER une date de renvoi pour le dépôt des conclusions au fond de la société FORPORA. Au soutien de ses prétentions la société FORPORA fait valoir que le Tribunal est, depuis près de quatre ans désormais, saisi d’une action en contrefaçon notamment fondée sur un brevet d’invention européen délivré le 2 mai 2012 après sept années durant lesquelles de nombreux tiers ont présenté, à l’encontre de la demande de brevet, de multiples observations tendant à neutraliser sa délivrance, notamment fondées sur des objections de clarté et de nouveauté. La société FORPORA indique qu’eu égard au temps d’ores et déjà écoulé sans qu’elle ait pu voir statuer sur le grief de contrefaçon allégué et aux manœuvres dilatoires de la société F ONE pour neutraliser la présente procédure, elle renonce à invoquer, dans le

cadre de ladite procédure, le brevet FR 04 02094 et demande à Monsieur le Juge de la Mise en État de lui en donner acte et de constater que compte-tenu de cette renonciation, le sursis à statuer de droit invoqué par la société F ONE n’a plus lieu d’être prononcé. Elle considère ainsi que l’argument tiré de la connexité des demandes fondées sur le brevet FR 9705438 ne tient plus de telle sorte que le sursis n’est plus de droit. La société FORPORA ajoute que la privation durant plusieurs années d’un monopole conféré par un droit de propriété intellectuelle demeurant inexploitable par son titulaire, constitue une violation de son droit fondamental et qu’en l’espèce depuis plus de quatre ans, la société FORPORA ne peut jouir du monopole, pourtant temporaire, découlant de la titularité du brevet délivré le 2 mai 2012. Elle considère ainsi que la réitération d’une décision de sursis à statuer serait incontestablement de nature à prolonger la privation du monopole temporaire d’exploitation de la société FORPORA et à lui causer un trouble manifeste, allant à l’encontre des principes de proportionnalité et de bonne administration de la justice dès l’instant où le recours formé par la société F ONE revêt un caractère manifestement dilatoire et que les moyens qui le fondent ne sont pas sérieux. La société FORPORA précise que si la société F ONE prétend pour que la forme de l’aile « en vol et vue de dessus » n’est pas suffisamment décrite pour permettre à un homme du métier de l’exécuter, la question de la vue de dessus relève de la clarté, et ne constitue pas un motif d’opposition susceptible d’être débattu à ce stade de la procédure devant l’OEB et que le fait de savoir si cette question peut nuire à la réalisation de l’invention, a déjà été largement débattu au cours de la procédure d’examen et de la procédure d’opposition, les divisions concernées s’étant clairement prononcées sur le sujet à deux reprises. Elle ajoute que sur les modifications du texte du brevet, le point 5.4 du compte rendu relatif à la procédure d’opposition énonce clairement que la division d’opposition conclut qu’aucune modification déposée lors de la procédure d’examen n’a pour effet d’étendre l’objet de la demande au-delà du contenu de la demande telle que déposée. Elle considère en outre que la demande de sursis à statuer doit être rejetée à défaut pour elle de justifier d’avoir soumis à l’Office, dans le cadre de son opposition, des documents nouveaux autres que ceux présentés à la division d’examen ou des documents pertinents au soutien de son opposition et ainsi de justifier du caractère sérieux de son opposition. La société FORPORA fait enfin valoir que si elle a choisi de ne pas exploiter elle-même son invention, il n’en demeure pas moins qu’elle pâtit de la situation dès lors que des produits contrefaisants sont fabriqués et mis sur le marché en violation de ses droits.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le sursis à statuer de droit ; En application de l’article L. 614-15 du code de la propriété intellectuelle, le tribunal saisi d’une action en contrefaçon d’un brevet français qui couvre la même invention qu’un brevet européen demandé par le même inventeur ou délivré à celui-ci ou à son ayant cause avec la même date de priorité sursoit à statuer jusqu’à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets aux termes de l’article L. 614-13 ou jusqu’à la date à laquelle la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée, ou le brevet européen révoqué. En l’espèce, la société FORPORA déclare renoncer à se prévaloir du brevet français n° FR 04 02094, déposé le 1^er mars 2004 et délivré le 26 juin 2006, ayant pour objet une « aile à dièdre négatif de traction d’une charge » sous la priorité duquel la demande de brevet européen n° EP 1 574 241, désignant la France, a été déposée. Il convient en conséquence de donner acte à la société FORPORA de cette renonciation et d’en tirer la conséquence de la non application en l’espèce de l’article L. 614-15 précité, de telle sorte que le sursis n’est pas de droit. Sur la demande de sursis à statuer fondée sur la bonne administration de la justice ; Le sursis à statuer dans le cadre d’une action en contrefaçon de brevet européen, dans l’attente de l’issue d’une procédure d’opposition devant l’Office européen des brevets est facultatif et relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond, au regard de l’intérêt d’une bonne administration de la justice. En l’espèce, il peut être observé que le juge de la mise en état a, aux termes de l’ordonnance rendue le 25 octobre 2013, à laquelle il n’a pas été formé de recours, jugé que le sursis à statuer se justifiait non seulement par application de l’article L. 614-15 mais aussi « dans un souci de bonne administration de la justice » après avoir constaté que le brevet européen litigieux était lui aussi opposé par la société FORPORA dans le cadre de son action en contrefaçon et que l’issue de la procédure d’opposition le concernant « est indispensable à la solution du litige ». Il ressort de cette décision que le juge de la mise en état a d’ores et déjà considéré dans la présente affaire que pour des motifs tirés de la bonne administration de la justice, il était nécessaire de surseoir à statuer. Si la division de l’opposition de l’Office européen des brevets a rejeté les oppositions le 23 février 2016, il est constant que la société F ONE a formé un recours le 5 avril 2016 contre cette décision et qu’en application de l’article 106 de la convention de Munich du 5 octobre 1973, ce recours est suspensif.

À cet égard, la société F ONE a déposé un mémoire détaillé reprenant les moyens invoqués au soutien de son recours, dès le 1^er juillet 2016, lesquels portent d’une part, sur l’insuffisance de description de l’une des caractéristiques de la revendication 1 selon laquelle le bord de fuite présentant une forme globalement concave lorsque « l’aile est en vol et vue de dessus », faute selon elle de permettre à l’homme de métier de pouvoir l’exécuter, d’autre part sur le défaut de nouveauté du brevet au regard de trois antériorités (un brevet FR 2 639 247, un brevet US 6 502 789 et d’un article) et enfin sur le défaut d’activité inventive. En l’état de ces moyens qui répondent aussi sur plusieurs des points à l’argumentation, pour la contester, de la division d’opposition de l’Office européen des brevets ayant rejeté les oppositions, il convient de considérer que le recours engagé n’est pas dépourvu de caractère sérieux et que ce faisant les raisons qui ont conduit le juge de la mise en état à ordonner le sursis à statuer en 2013, perdurent. Contrairement à ce que soutient la société FORPORA, un tel sursis n’a pas pour effet d’engendrer un risque d’insécurité juridique manifeste puisqu’il a précisément pour objet de garantir la sécurité juridique en s’assurant de la validité du droit de propriété intellectuelle qu’elle invoque et oppose au défendeur. Il convient en conséquence de considérer qu’il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la chambre des recours de l’Office européen des brevets sur la validité du brevet n° EP 1 574 241. Sur les dépens et les frais irrépétibles En l’état de ce sursis à statuer, il y de réserver les dépens et de dire qu’il n’y a pas lieu pour des raisons d’équité, à faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile ;
- Donnons acte à la société FORPORA de ce qu’elle renonce à se prévaloir du brevet FR 04 02 094 dans le cadre de la présente procédure et disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article L. 614-15 du code de la propriété intellectuelle ;

- Ordonnons un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la Chambre de Recours de l’Office européen des brevets sur la validité du brevet européen n° EP 1 574 241 ;

- Disons n’y a avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

- Réservons les dépens.