N° RG 19/05525 – N° Portalis

SELARL REDLINK

vestiaire #J0044:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

EXTRAIT des minutes du Greffe

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE

PARIS

EXPÉDITION EXÉCUTOIRE

352J-W-B7D-CPZSP

JUDICIAIRE

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2020 0025

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TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS

3ème chambre 2ème JUGEMENT section rendu le 7 février 2020

N° RG 19/05525 -

N° Portalis

352J-W-B7D-CPZSP

N° MINUTE: 9

Assignation du : 2 mai 2019

DEMANDERESSES

SUBWAY IP LLC.

8400 NW 36th Street, Ste, 530

33166 DORAL

FLORIDA

ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE

SUBWAY INTERNATIONAL B.V.

Prinsengracht 13 1015 DK AMSTERDAM

PAYS-BAS

représentées par Maître Frédéric FOURNIER de la SELARL REDLINK, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0044

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. SUB ITALIE représentée par son gérant Monsieur X Y 30 avenue d’Italie

75013 PARIS

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Florence BUTIN, Vice-Présidente Catherine OSTENGO, Vice-présidente Guillaume DESGENS, Juge

assistée de Géraldine CARRION, greffier

Expéditions exécutoires délivrées le : 12/02/20

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Décision du 7 février 2020

3ème chambre 2ème section

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DEBATS

A l’audience du 10 janvier 2020 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

L’enseigne SUBWAY désigne une chaîne de restauration rapide développée au moyen de contrats de franchise. Elle compte actuellement 426 établissements en France.

La société SUBWAY IP LLC. (anciennement dénommée SUBWAY IP INC), société organisée selon les lois de l’État de Delaware et ayant son siège social en Floride, a acquis le 1er janvier 2016 de la société DOCTOR’S ASSOCIATES INC. les marques suivantes, désignant notamment des services de restauration :

-marque française verbale SUBWAY numéro 1315257 déposée le 5 juillet 1985 en classe 43 ;

-marque française verbale SUBWAY numéro 1540225 déposée le 7 juillet 1989 en classe 43 ;

-marque française verbale SUBWAY numéro 96612445 déposée le 23 février 1996 en classes 29, 30 et 43 ;

-marque de l’Union européenne verbale SUBWAY numéro 76778 déposée le 1er avril 1996 en classes 29, 30 et 42 ;

-marque française semi-figurative numéro 3357222 déposée le 3 mai 2005 en classes 29, 30 et 43;

-marque de l’Union Européenne semi-figurative numéro 4982476 déposée le 28 mars 2006 en classe 43;

SUBWAY SUBWAY

La société SUBWAY IP LLC a concédé le 1er février 2016 une licence

d’utilisation non exclusive des marques SUBWAY à la société SUBWAY SYSTEMS INTERNATIONAL ANSTALT, laquelle a le même jour conclu avec la société SUBWAY INTERNATIONAL B.V. (ci-après SIBV), immatriculée aux Pays-Bas sous le n° 33293820 et établie à AMSTERDAM, un contrat de sous-licence non exclusive

d’utilisation des mêmes marques en France.

Enfin le 1er juillet 2018, la société SUBWAY IP LLC. a concédé directement à SUBWAY INTERNATIONAL B.V. une licence lui permettant d’utiliser le système de franchise en France et d’accorder des sous-licences à des tiers. Celle-ci opère ainsi en qualité de franchiseur pour les restaurants établis sur ce territoire, ce dans le cadre de contrats signés avec les entreprises les exploitant.

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Décision du 7 février 2020

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En contrepartie de droits d’entrée, de redevances de franchise, de frais publicitaires et sous réserve du respect des obligations résultant du contrat, les franchisés disposent du droit d’utiliser les marques SUBWAY et l’ensemble des signes distinctifs caractérisant les établissements de la chaîne.

Le 14 mars 2013, Z Y, AA AB – lui même franchisé SUBWAY et la société SIBV ont conclu un contrat de franchise suivi d’un avenant et un contrat français dit d’usage des marques globalement désigné par < le contrat de franchise 59054 >> en vue de l’exploitation d’un établissement de restauration situé 30 avenue d’Italie à PARIS. Z Y a par ailleurs constitué à cette même fin la SARL SUB ITALIE, immatriculée le 5 septembre 2014 et dont il est le gérant.

A la suite de manquements imputés à Z Y concernant ses obligations définies à l’article 5b du contrat de franchise – relatif au paiement des redevances et aux modalités d’exploitation – une procédure d’arbitrage a été engagée à son encontre par la société SIBV en application de l’article 10 du contrat de franchise et à l’issue d’une procédue arbitrale menée sous l’égide de l’American Dispute Resolution Center, l’arbitre a par décision du 31 mai 2018, estimé que le franchiseur était en droit de résilier le contrat en exécution de ses articles 8b et 8c.

b

Une ordonnance d’exéquatur de cette sentence arbitrale, dont il n’a pas été interjeté appel, a été rendue par le tribunal de grande instance de Paris le 10 juillet 2018.

Cette décision imposait notamment au co-contractant de cesser d’utiliser tous les signes distinctifs de la chaîne SUBWAY et de régler la somme de 175 euros par jour au titre de la poursuite d’exploitation des mêmes identifiants. Elle a été signifiée à Z Y selon procès verbal de recherches infructueuses dressé après plusieurs tentatives les 7, 9 et 11 octobre 2018.

Par lettre recommandée du 7 mars 2019, Z Y a été à nouveau sommé de cesser d’utiliser les éléments attachés à l’enseigne SUBWAY avant le 21 mars 2019 et le 4 avril 2019, y étant préalablement autorisée par ordonnance du 29 mars 2019, la société SUBWAY IP LLC a fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon au sein de l’établissement exploité par la société SUB ITALIE, lesquelles ont permis de constater la poursuite de l’usage des marques sur différents supports en tant qu’enseigne ainsi qu’à l’intérieur du restaurant.

C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 2 mai 2019, les sociétés SUBWAY IP LLC. et SUBWAY INTERNATIONAL B.V. ont fait assigner la société SUB ITALIE pour voir constater des actes de contrefaçon des marques françaises et de l’Union européenne SUBWAY outre des faits de concurrence déloyale, présentant aux termes de leur acte introductif d’instance les demandes suivantes :

Vu les articles L 713-2, L716-1, R 716-1 du code de la propriété intellectuelle,

Vu l’article 9 du règlement UE n°2017/1001 du 14 juin 2017,

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Vu l’article 1240 du code civil,

RECEVOIR les sociétés SUBWAY IP LLC et SIBV en la présente demande et y faire droit ;

DIRE ET JUGER qu’en reproduisant et en utilisant les marques françaises et de l’Union Européenne SUBWAY n° 1 315 257, 1 540 225, 96 612 445, 76778, 3 357 222, 498 2476 dans le cadre de l’exploitation d’un établissement de restauration rapide, la société SUB ITALIE s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de marque par reproduction au préjudice de la société SUBWAY IP LLC;

DIRE ET JUGER qu’en utilisant les marques SUBWAY ainsi que l’ensemble des éléments d’exploitation des éléments attachés au concept SUBWAY dans le cadre de l’exploitation d’un établissement de restauration rapide, la société SUB ITALIE s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la société SIBV;

En conséquence,

INTERDIRE à la société SUB ITALIE tout usage de marque à quel titre et sur quelque support que ce soit ;

ORDONNER sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir :

-la dépose de l’enseigne apposée à l’extérieur du restaurant exploité par la société SUB ITALIE aux frais de celle-ci ;

-l’arrêt de l’utilisation de tout support reproduisant les marques qu’il s’agisse de supports physiques (panneaux, affiches, menus, tenues vestimentaires, gobelets, serviettes, sacs plastiques, pailles, plaquettes d’information, matériels, distributeurs de boissons) et sur tout support électronique (écran de caisse enregistreuse, pages facebook, annuaire, réseaux sociaux etc);

-le retrait aux fins de destruction aux frais de la société SUB ITALIE de tout support reproduisant les marques (tenues vestimentaires, gobelets, affiches, plaquettes d’information etc..)

CONDAMNER la société SUB ITALIE à verser à la société SUBWAY

IP LLC la somme de 40.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon sauf à parfaire ;

CONDAMNER la société SUB ITALIE à verser à la société SIBV la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale sauf à parfaire ;

ORDONNER à titre de dommages et intérêts complémentaires la publication du dispositif du jugement à intervenir en totalité ou par extraits dans deux journaux ou revues au choix des demanderesses, dans la limite d’un coût de 5.000 euros HT par publication ;

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans toutes ses dispositions à l’exception des mesures de publication et de destruction;

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CONDAMNER la société SUB ITALIE, au paiement à chacune des sociétés demanderesses d’une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société SUB ITALIE aux entiers dépens sur le fondement des articles 695 et 696 du code de procédure civile.

Citée en l’étude de l’huissier selon les dispositions des articles 656 à 658 du code de procédure civile – l’exactitude de l’adresse ayant été vérifiée et confirmée par le voisinage – la société SUB ITALIE n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2019 et l’affaire fixée pour être plaidée le 10 janvier 2020 (dépôt du dossier).

Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à l’acte introductif d’instance précité.

MOTIFS DE LA DECISION:

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond et n’est fait droit à la demande que si celle-ci est estimée régulière, recevable et bien fondée.

1-actes de contrefaçon allégués :

Les sociétés demanderesses exposent que les opérations de saisie- contrefaçon diligentées le 4 avril 2019 établissent de façon indiscutable la matérialité de la contrefaçon, la marque SUBWAY étant utilisée comme enseigne du restaurant ainsi que sur des panneaux, affichages, accessoires et vêtements des employés présents à l’intérieur de l’établissement.

Elles soulignent que les signes litigieux sont identiques et sont utilisés pour désigner et exploiter des services de restauration, et que la sentence arbitrale rendue à l’encontre de la société SUB ITALIE impose à l’ancien franchisé de supprimer tout élément d’identification se rapportant au «< concept SUBWAY >>.

Sur ce,

L’article L.713-1 du code de la propriété intellectuelle dispose dans sa version applicable au litige que l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés.

Aux termes de l’article L.713-2 du même code « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :

a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ;

(…) ».

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Par ailleurs en application de l’article 9 du règlement (UE) 2017/1001 du parlement européen et du conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne :

« 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.

2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque: a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée; (…).

L’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle précise que constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues à l’article 9 du règlement communautaire précité.

Le procès-verbal de saisie-contrefaçon établi le 4 avril 2019 montre que l’enseigne SUBWAY – constituée de la marque semi-figurative reproduite à l’identique – est présente en devanture de l’établissement ainsi que sur différents supports et éléments de décoration tels que des accessoires muraux et des gobelets en carton (pièce 15). A l’occasion de ses opérations, l’huissier a recueilli les observations du représentant de la société présent sur place qui a indiqué que le restaurant fermerait ses portes le lendemain.

La résiliation du contrat de franchise – intervenue en exécution de la sentence arbitrale dont l’exéquatur a été prononcée – emportant l’extinction des droits afférents et l’obligation de modifier l’apparence extérieure du restaurant ainsi que de supprimer toute référence au signe SUBWAY, les actes de contrefaçon des marques précitées – françaises verbales SUBWAY numéro 96612445, 1315257, 1540225, de l’Union européenne verbale SUBWAY numéro 76778, française semi-figurative numéro 3357222, de l’Union Européenne semi-figurative numéro 4982476, de l’Union européenne verbale SUBWAY numéro 76778 – sont donc établis, étant rappelé qu’en présence d’une identité des signes en conflit et des services qu’ils désignent respectivement, le risque de confusion n’a pas lieu d’être démontré.

2-actes de concurrence déloyale :

La société SIBV fait valoir qu’en sa qualité de licenciée, elle est fondée à intervenir aux cotés du titulaire des droits pour obtenir réparation du préjudice qui lui est propre en application des dispositions de l’article L. 716-5 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle et que les agissements incriminés sont constitutifs, à son égard, d’actes de concurrence déloyale répréhensibles sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.

Elle invoque à ce titre une perte de redevances ainsi qu’un préjudice d’image en ce que la poursuite de l’exploitation des marques par des tiers non autorisés est nécessairement une source de mécontentement de la part des autres franchisés.

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Sur ce,

L’article L. 716-5 prévoyait dans sa version applicable au litige que l’action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit. Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre >>.

La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité édicté par l’article 1240 du code civil, consiste dans des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre opérateur, ceux parasitaires visant à s’approprier de façon injustifiée et sans contrepartie une valeur économique résultant d’un savoir-faire, de travaux ou d’investissements encore, ceux constitutifs d’actes de dénigrement ou de ou désorganisation d’une entreprise.

Ils supposent la caractérisation d’une faute génératrice d’un préjudice.

Les agissements incriminés sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale à l’égard de l’entité titulaire de la licence, en ce qu’ils entraînent une perte de redevances.

La société SIBV subit par ailleurs un préjudice d’image, en ce qu’elle est supposée garantir aux franchisés respectant leurs obligations qu’ils ne subiront pas la concurrence d’opérateurs bénéficiant indûment des mêmes avantages contractuels.

3-mesures réparatrices, indemnitaires et d’interdiction sollicitées :

Les sociétés SUBWAY formulent des demandes d’interdiction selon les modalités indiquées au dispositif de leur assignation.

La société SUBWAY IP LLC invoque un préjudice financier résultant du défaut de paiement des redevances. Elle se prévaut également d’un préjudice moral en ce que les produits utilisés ne proviennent pas de ses fournisseurs agréés de sorte qu’elle ne peut en vérifier la qualité, ce qui porte atteinte à sa réputation. Elle sollicite à ce titre une somme de 40.000 euros.

La société SIBV fait valoir qu’en poursuivant l’exploitation de son fonds de commerce grâce à l’ensemble des identifiants du concept SUBWAY, la société défenderesse capte illégitimement sa clientèle avec pour conséquence une perte de chiffre d’affaires alors que de son côté, la société SUB ITALIE retire des bénéfices sans avoir à régler la moindre redevance. Elle indique que le chiffre moyen des ventes des deux dernières années précédant la signification de la sentence arbitrale prononçant la résiliation du contrat de franchise était de 963,22 euros par jour et que sur ce montant, la société SUB ITALIE était tenue de

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reverser 8% de redevance franchise – article 2 du contrat de franchise

59054 – et 4,5% de frais de publicité – article 5.i du contrat – à SIBV. soit sur la base des chiffres précités, la somme de 120,40 par jour.

Elle conclut que l’ordonnance d’exequatur de la sentence prononçant la résiliation ayant été signifiée le 7 août 2018, la durée d’exploitation illicite représente 265 jours jusqu’à la date de l’assignation et occasionne un préjudice s’établissant à 31.906 euros dont elle a été privée.

Sur ce,

L’article L.716-14 du code de la propriété intellectuelle dispose dans sa version applicable au litige que :

< Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée».

La pièce 18 relative au calcul des redevances perdues a une valeur probante très relative voire inexistante en ce qu’il s’agit d’un document interne qui n’est corroboré par aucune pièce comptable ni attestation, de sorte que le manque à gagner invoqué par la société SUBWAY INTERNATIONAL BV de ce chef est insuffisamment démontré.

Le préjudice d’image qu’elle subit du fait des actes de contrefaçon relevés justifie l’allocation à ce titre d’une indemnité de 4.000 euros.

Les conséquences des actes de contrefaçon relevés doivent être évalués à une somme de 5.000 euros au regard de l’atteinte portée à la valeur patrimoniale des marques, résultant notamment de la présence de l’enseigne sur le marché français.

Les mesures d’interdiction sollicitées étant nécessaires pour mettre fin aux actes de contrefaçon, elles seront ordonnées selon les modalités indiquées au dispositif.

Les mesures de publication sollicitées n’apparaissant pas justifiées à titre de réparation complémentaire, elles n’ont pas lieu d’être ordonnées.

La société SUB ITALIE, partie perdante, supportera la charge des dépens et sera condamnée à verser à chacune des sociétés demanderesses, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.000 euros.

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L’exécution provisoire étant justifiée au cas d’espèce et compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT qu’en reproduisant et en utilisant les marques françaises et de l’Union européenne SUBWAY n° 1 315 257, 1 540 225, 96 612 445, 76778, 3 357 222, 498 2476 dans le cadre de l’exploitation d’un établissement de restauration rapide, la société SUB ITALIE s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de marque par reproduction au préjudice de la société SUBWAY IP LLC;

DIT qu’en utilisant les marques SUBWAY ainsi que l’ensemble des éléments d’exploitation des éléments attachés au concept SUBWAY dans le cadre de l’exploitation d’un établissement de restauration rapide, la société SUB ITALIE s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la société SUBWAY INTERNATIONAL B.V. (SIBV);

FAIT INTERDICTION à la société SUB ITALIE de poursuivre l’utilisation des marques françaises et de l’Union européenne SUBWAY n° 1 315 257, 1 540 225, 96 612 445, 76778, 3 357 222, 498 2476 à quel titre et sur quelque support que ce soit ;

ORDONNE en conséquence à la société SUB ITALIE de procéder à ses frais:

-à la dépose de l’enseigne apposée à l’extérieur du restaurant ;

-à l’arrêt de l’utilisation de tout support reproduisant les marques qu’il s’agisse de supports physiques (panneaux, affiches, menus, tenues vestimentaires, gobelets, serviettes, sacs plastiques, pailles, plaquettes d’information, matériels, distributeurs de boissons) et sur tout support électronique (écran de caisse enregistreuse, pages facebook, annuaire, réseaux sociaux etc);

-au retrait de tout support reproduisant les marques ;

CONDAMNE la société SUB ITALIE à verser à la société SUBWAY

IP LLC la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon ;

CONDAMNE la société SUB ITALIE à verser à la société SUBWAY

INTERNATIONAL B.V. (SIBV) la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale ;

REJETTE les demandes de publication ;

CONDAMNE la SARL SUB ITALIE à verser à chacune des sociétés

SUBWAY INTERNATIONAL B.V. et SUBWAY IP LLC. une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL SUB ITALIE aux dépens;

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Décision du 7 février 2020

3ème chambre 2ème section

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No Portalis 352J-W-B7D-CPZSP

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Fait et jugé à Paris le 7 février 2020.

Le Greffier Le Président

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EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

1er Demandeur : Société SUBWAY IP LLC. et autres

contre 1er Défendeur : Société SUB ITALIE représentée par son gérant Monsieur X Y et autres

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,

A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Directeur des services de greffe judiciaires soussigné au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris

DE P AR E AIR IS dep/Le ^Directeur d^es servi^ces d^iciaires

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