TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE [Localité 9] [1]

[1] Le

Expédition exécutoire délivrée à :

— Maître Pecnard, vestiaire E1626

Copie certifiée conforme délivrée à :

— Maître Desarnauts, vestiaire D1848

■

3ème chambre

3ème section

N° RG 22/05128 -

N° Portalis 352J-W-B7G-CWVXE

N° MINUTE :

Assignation du :

15 avril 2022

JUGEMENT

rendu le 19 mars 2025

DEMANDERESSE

Société SCHREUDERS SPORT INTERNATIONAL BV

[Adresse 11]

[Localité 8] (PAYS-BAS)

représentée par Maître Camille PECNARD du cabinet LAVOIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1626

DÉFENDERESSE

S.A.S. PLEIN TUBES

[Adresse 12]

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par Maître Florent DESARNAUTS, avocat au barreau de PARIS, avocat potulant, vestiaire #D1848 et par Maître Sophie LALANDE de la société SOPHIE LALANDE AVOCAT CONSEIL, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant

Décision du 19 mars 2025

3ème chambre 3ème section

N° RG 22/05128 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWVXE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint

Anne BOUTRON, vice-présidente

Linda BOUDOUR, juge

assistés de Lorine MILLE, greffière,

DEBATS

A l’audience du 09 janvier 2025 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Anne BOUTRON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir donné lecture du rapport, puis entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le19 mars 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

Contradictoire

En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La société de droit néerlandais Schreuders Sport International BV (ci-après “la société Schreuders”) se présente comme spécialisée dans la commercialisation d’articles de sport aquatiques.

Elle est titulaire de la marque de l’Union européenne semi-figurative waimea n°017397341, déposée le 27 octobre 2017 et enregistrée le 1er mars 2018 pour des produits en classe 9, 25 et 28:

La société Plein Tubes exploite un magasin à [Localité 2] sous l’enseigne Waimea ainsi qu’un site internet waimea.fr pour proposer à la vente au détail et à la location des planches de surf et autres articles de sports aquatiques et commercialise également des articles griffés du même signe.

Reprochant à la société Schreuders Sport International BV des actes de concurrence déloyale et d’atteinte à ses droits antérieurs, la société Plein Tubes l’a invitée, par courrier de son conseil du 23 octobre 2020 , à trouver une solution amiable à laquelle la société Schreuders a refusé de donner suite, lui indiquant par courrier de son conseil du 30 novembre 2020, contester l’existence de droits antérieurs.

Le 9 mars 2021, la société Plein Tubes a introduit une demande en nullité de la marque de l’Union européenne n°017397341 auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (“EUIPO”) ayant fait l’objet d’une décision de rejet le 15 septembre 2022. La société Plein Tubes a exercé un recours contre cette décision, qui a été rejeté par la Chambre de Recours, le 29 juin 2023. Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2022, la société Schreuders Sport International BV a assigné la société Plein Tubes en contrefaçon de marque devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par ordonnance du 1er juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue sur la demande de nullité introduite par la société Plein Tubes devant l’EUIPO et enjoint les parties à rencontrer un conciliateur. Les parties n’ont pas poursuivi de rapprochement amiable.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024 et l’audience de plaidoiries fixée le 9 janvier 2025.

Le 5 juin 2024, injonction a été donnée aux parties de rencontrer un médiateur avant le 29 novembre 2024, ce qui de nouveau n’a pas abouti à un rapprochement amiable entre elles.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, la société Schreuders Sport International BV demande au tribunal de :

ECARTER des débats les pages 3 à 5 de la pièce 9 ; les pages 14 et 15 de la pièce 10 ; les pages 48 à 78 de la pièce 11 ; la pièce 12 ; les données relatives à novembre et décembre 2017, à 2018, à 2019, à 2020 et à 2021 de la pièce 23 ; les pièces 24 et 25 de Plein Tubes ;

REJETER la demande en nullité de la marque de l’Union européenne n°017397341 formulée par la société Plein Tubes ;

JUGER qu’en commercialisant des produits et services identiques ou similaires aux « combinaisons de plongée » (classe 9), " Combinaisons isothermiques ; équipement de plongée« (classe 25) et » [Localité 10] de surf ; bodyboards " (classe 28) sous des signes identiques ou similaires, Plein Tubes a commis des actes de contrefaçon de la marque de l’Union européenne n°017397341 de Schreuders Sport International BV.

EN CONSEQUENCE

REJETER les demandes en parasitisme et en déstabilisation formulées par la société Plein Tubes, ainsi que les demandes indemnitaires, de reddition de comptes, d’interdiction, de rappel de produits, et de publication de jugement en découlant ;

INTERDIRE à Plein Tubes de faire usage de tout signe identique ou similaire à

sous quelque forme que ce soit, verbale ou semi figurative, pour désigner des produits ou services identiques ou similaires, sous astreinte de 1000€ par jour de retard après 8 jours calendaires à compter de la signification du jugement et sur tout le territoire de l’Union européenne;

CONDAMNER Plein Tubes à verser à Schreuders la somme de 50 000€ en réparation du préjudice issu des actes de contrefaçon de marque ;

ORDONNER à Plein Tubes de rappeler des circuits commerciaux et détruire tout produit, emballage ou document revêtu d’un signe similaire à

sous astreinte de 1000€ par jour de retard après 8 jours calendaires à compter de la signification du jugement ;

JUGER que le tribunal sera compétent pour connaître de la liquidation des astreintes qu’il aura ordonnées, conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;

ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans trois (3) périodiques au choix de Schreuders Sport International BV, dans la limite de 5 000€ hors taxe par insertion, aux frais de Plein Tubes ;

REJETER la demande de Plein Tubes en procédure abusive, ainsi que la demande d’indemnisation en découlant ;

REJETER toutes les demandes de la société Plein Tubes, qu’elles soient formulées à titre principal, avant dire droit, provisionnel, subsidiaire, en tout état de cause et/ou reconventionnel ;

CONDAMNER Plein Tubes à verser la somme de 55 000€ à Schreuders Sport International BV sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Plein Tubes à verser à Schreuders Sport International BV l’ensemble des frais de constat d’huissier et de signification de l’assignation, qui seront recouvrés par le Cabinet LAVOIX, en la personne de Maître Camille PECNARD, selon l’article 699 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, la société Plein Tubes demande au tribunal de :

DEBOUTER la société Schreuders Sport International BV de l’ensemble de ses demandes.

A TITRE RECONVENTIONNEL

ET A TITRE PRINCIPAL

1/Sur la nullité de la Marque de l’Union Européenne WAIMEA n°017397341 :

DIRE ET JUGER la Marque de l’Union Européenne WAIMEA n°017397341 nulle pour l’ensemble des produits des classes 9, 25 et 28, objets de l’enregistrement.

Et en conséquence,

PRONONCER l’annulation du titre de propriété industrielle en totalité;

DIRE que la décision à intervenir sera transmise aux fins d’inscription au registre européen des marques à l’initiative du greffier ou sur requête de l’une des parties ;

2/Sur les actes de parasitisme de la société Schreuders Sport International BV

DIRE ET JUGER que la société Schreuders Sport International BV a commis des actes de parasitisme en déposant la marque de l’Union européenne n° 017397341 et en l’utilisant pour commercialiser des produits dédiés aux sports d’eau en contravention des [Localité 13] Antérieurs de la société Plein Tubes.

ET EN CONSEQUENCE,

2.1/ AVANT DIRE DROIT : Sur la sanction de l’avantage concurrentiel indu :

AVANT DIRE DROIT SUR CE SEUL POINT, ENJOINDRE la société Schreuders à communiquer l’ensemble des factures de vente des produits vendus sous le signe distinctif « WAIMEA » jusqu’à la décision avant dire droit à intervenir, dont l’exhaustivité sera certifiée par le commissaire aux comptes de la société Schreuders ainsi que le montant des bénéfices réalisés du fait de ces ventes certifié par ce même commissaire aux comptes, ou à défaut un document établi par un expert-comptable (assermenté) permettant de déterminer de manière exhaustive le nombre de produits fabriqués par ladite société en apposant ledit signe et le montant des bénéfices réalisés par ces ventes, et ce au plus tard à une date que le tribunal fixera.

2.2/ A TIRE PROVISIONNEL : Sur la sanction de la déstabilisation de la société PLEIN TUBES :

CONDAMNER A TIRE PROVISIONNEL la société Schreuders Sport International BV à payer à la société Plein Tubes la somme de 25 000 € (vingt-cinq mille euros), sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait de la dépréciation et la vulgarisation du signe « WAIMEA ».

2.3/A TIRE PROVISIONNEL : Sur les mesures d’interdiction

ORDONNER à la société Schreuders Sport International BV de faire établir et de communiquer l’inventaire précis et détaillé, établi sous contrôle de commissaire de justice des produits portant le signe « WAIMEA » restant en stock à la date de la décision à intervenir.

INTERDIRE à la société Schreuders de commercialiser des produits sous le signe « WAIMEA », ou tout signe approchant, et ce sous astreinte de 1 000 € (mille euros) par infraction constatée et par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte, conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

ORDONNER à la société Schreuders Sport International BV de procéder sous contrôle de commissaire de justice à un rappel des produits commercialisés sous le signe « WAIMEA », auprès de l’ensemble de ses distributeurs

ORDONNER à la société Schreuders Sport International BV de justifier de la destruction à ses frais de tous les produits ainsi rappelé et/ou restant en stock au sein de ses entrepôts.

EN JUSTIFIER à la société Plein Tubes dans les 40 jours suivant la signification du jugement à intervenir.

2.4/ A TITRE PROVISIONNEL : Sur les mesures de publication

ORDONNER la publication de l’extrait suivant, aux frais de la société Schreuders Sport International BV, dans un encart en police de taille minimum 12, sur une espace qui ne pourra être inférieur à 15 centimètres de longueur et 20 centimètres de largeur :

— En page d’accueil du site internet de la société Schreuders Sport International BV, accessible via l’URL https://www.schreuderssport.com/ ou sur tous autres sites qui lui serait substitué,

— Et dans 3 supports de communication (y compris électronique accessibles sur Internet), au choix de la société Plein Tubes et aux frais avancés par la société Schreuders sur simple présentation de devis, dans la limite de 5 000€HT (cinq mille euros hors taxes) par insertion.

— Et ce, pendant une durée de trois mois et sous astreinte de 1 000 € (mille euros) par jour de retard passé un délai de 21 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et par support concerné, de l’avis suivant :

AVIS JUDICIAIRE

Par jugement en date du ______, le Tribunal judicaire de Paris a condamné la société SCHREUDERS SPORT INTERNATIONAL BV. pour concurrence déloyale par parasitisme du signe antérieur « WAIMEA » appartenant à la Société PLEIN TUBES, pour la vente illicite d’articles dédiés aux sports d’eau.

— Le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte, conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

A TITRE SUBSIDIAIRE

DIRE ET JUGER que la société Plein Tubes est autorisée à poursuivre l’exploitation du signe « WAIMEA » à titre :

— D’enseigne de son magasin sis sur la commune d'[Localité 3] en France,

— De nom commercial,

— De nom de domaine pour son site Internet de vente en ligne de produits dédiés aux sports d’eau,

— De signe destiné à griffer des produits dédiés aux sports d’eau, qu’elle vend directement dans son magasin à [Localité 3] en France ainsi que sur son site Internet accessible via l’URL https://waimea.fr/.

ET EN TOUT ETAT DE CAUSE ET A TITRE RECONVENTIONNEL

CONDAMNER la société Schreuders Sport International BV à verser à la société Plein Tubes la somme de 10 000€ (dix mille euros) pour procédure abusive ayant généré un préjudice moral.

CONDAMNER la société Schreuders Sport International BV à verser à la société Plein Tubes la somme de 15 000€ (quinze mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la société Schreuders Sport International BV aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la demande reconventionnelle en nullité de la marque de la société Schreuders

Moyens des parties

La société Plein Tubes invoque la nullité de la marque opposée, motifs pris de l’acquisition de droits antérieurs au dépôt de la marque litigieuse par l’utilisation du signe « waimea » à titre de nom commercial et d’enseigne depuis sa création en 1986, à titre de marque notoirement connue depuis 2004 et à titre de nom de domaine (www.waimea.fr) depuis 2008 pour l’exploitation d’un site de vente en ligne. Elle soutient que l’utilisation de ces signes antérieurs a une portée qui n’est pas seulement locale et qu’ils bénéficient d’une notoriété auprès du public pertinent.

La société Schreuders demande d’écarter des débats certaines pièces de la société Plein Tubes et conteste l’existence des droits antérieurs, faisant valoir que la société Plein Tubes ne démontre pas que son nom commercial, son enseigne et son nom de domaine bénéficieraient d’une reconnaissance sur l’ensemble du territoire national. Elle ajoute que la société Plein Tubes échoue à établir le caractère notoire de sa marque non enregistrée.

Réponse du tribunal

A titre liminaire, il n’y a pas lieu d’écarter des débats les pages 3 à 5 de la pièce 9 de la société Pein Tubes, les pages 14 et 15 de sa pièce 10 ; les pages 48 à 78 de sa pièce 11 ; sa pièce 12 ; les données relatives à novembre et décembre 2017, à 2018, à 2019, à 2020 et à 2021 de sa pièce 23 ; ses pièces 24 et 25, tel que sollicité par la société Schreuders dans le dispositif de ses conclusions, dès lors que seul leur caractère probant est critiqué par la société Schreuders, ce qu’il revient au tribunal d’apprécier dans l’examen des demandes.

S’agissant du nom commercial et de l’enseigne de la société Plein Tubes

Aux termes de l’article 60 (1) du Règlement (UE) 2017/1001 (“RMUE”): " la marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon : […]

c) lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies

(…) ".

L’article 8.4 dudit Règlement dispose :" 4. sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’Etat membre qui est applicable à ce signe :

a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne ;

b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.”

Il résulte de ces textes que pour solliciter la nullité relative d’une marque de l’Union européenne, doit être rapportée la preuve d’un droit antérieur opposable selon le droit français.

A cet égard, l’article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version en vigueur à la date de dépôt de la marque litigieuse, le 27 octobre 2017, dispose que :“Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :

[…]

c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;”

En l’espèce, pour prouver que le nom commercial « waimea » est antérieur au dépôt de la marque litigieuse et connu sur l’ensemble du territoire français, la société Plein Tubes verse aux débats:- un extrait Kbis du 8 mars 2021 duquel il ressort qu’elle a pour nom commercial “WAIMEA” et pour enseigne “WAIMEA SURF SHOP” (sa pièce n°1); au regard de sa date, cette pièce ne permet pas d’établir l’existence du nom commercial et de l’enseigne Waimea depuis la date de la création de la société en 1986 et avant le dépôt de la marque litigieuse et sa connaissance sur l’ensemble du territoire français;

— des factures (ses pièces n°9 à 13); toutefois, la pièce n°12 est identique à la pièce n°11; par ailleurs certaines factures produites en pièces n°9 (pages 3 à 5), n°10 (pages 14 et 15) et n°11 (pages 48 à 87) étant postérieures au dépôt de la marque litigieuse le 27 octobre 2017 sont inopérantes, de même que celles adressées à des clients résidant à l’étranger qui ne permettent pas de justifier d’une connaissance du nom commercial sur le territoire national; les autres factures, datées à compter de 2009, sont peu nombreuses (en moyenne 2 à 3 par an), adressées essentiellement aux clients des collectivités d’outre mer et ne portent que sur de faibles volumes de marchandises, de sorte qu’elles ne suffisent à prouver la connaissance du nom commercial « waimea » sur l’ensemble du territoire français avant le dépôt de la marque litigieuse;

—  5 attestations (ses pièces 15 à 22) qui ne permettent pas plus de rapporter la preuve exigée de la connaissance du nom commercial sur l’ensemble du territoire français dès lors que ces attestations, émanant de fournisseurs ou partenaires commerciaux de la défenderesse, dont deux seulement sont situés en France, à [Localité 7] et [Localité 4], si elles soulignent la notoriété en France et en Europe du signe Waimea, ne sont corroborées par aucun élément objectif.

S’agissant de l’enseigne, la société Plein Tubes n’apporte aucune preuve qu’elle bénéficie d’une connaissance dépassant le cadre local, l’enseigne étant portée par un unique magasin implanté à [Localité 2], sans preuve de visibilité ou d’influence à l’échelle nationale.

Il résulte du tout que la société Plein Tubes est mal fondée à opposer le nom commercial et l’enseigne “waimea” à titre de droits antérieurs à la marque de la société Schreuders.

S’agissant du nom de domaine.

Si le nom de domaine ne figure pas dans la liste des droits antérieurs opposables à l’enregistrement d’une marque, telle que fixée par l’article L.711-4 dans sa version en vigueur à la date du dépôt de la marque litigieuse, il est constant qu’un tel droit peut être opposé, tel qu’il ressort désormais de l’article L.711-3 du code de la propriété intellectuelle issu l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, à condition que sa portée ne soit pas seulement locale.

En l’espèce, la société Plein Tubes justifie de la propriété du nom de domaine « waimea.fr » pour son site internet e-commerce, depuis le 1er juillet 2008 (sa pièce n°2).

Le chiffre d’affaire généré via son site en ligne avant la date de dépôt de la marque litigieuse (sa pièce n°23) ne permet pas d’attester de la connaissance du site au niveau national en l’absence d’information sur les lieux de livraison des commandes, et ce d’autant plus que le site prévoit la possibilité d’un retrait en magasin. Par ailleurs, les données de fréquentation du site internet (pièces Plein Tubes n°24 et 25) sont inopérantes en ce qu’elles sont postérieures à la date de dépôt de la marque litigieuse.

La société Plein Tubes est en conséquence mal fondée à opposer son nom de domaine, dont elle ne rapporte pas la preuve d’une portée non seulement locale, à la marque litigieuse.

S’agissant de la marque notoire

L’article 6 bis de la convention de [Localité 9] pour la protection de la propriété industrielle de 1883 (la convention de l’union de [Localité 9]) permet de reconnaitre une protection à des marques non enregistrées, mais dont l’usage les a rendues notoires en prévoyant à son paragraphe 1, que « les pays de l’Union s’engageant, soit d’office, si la législation du pays le permet, soit à la requête de l’intéressé, à refuser ou à invalider l’enregistrement et à interdire l’usage d’une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l’imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d’une marque que l’autorité compétente du pays de l’enregistrement ou de l’usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d’une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d’une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci ».

L’article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version en vigueur à la date de dépôt de la marque litigieuse, dispose que :“Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :

a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de [Localité 9] pour la protection de la propriété industrielle ;”

Est considérée comme notoire la marque connue d’une large fraction du public concerné, élargi au territoire national ou à une partie substantielle du territoire en tenant compte de l’ancienneté de la marque, de l’intensité de son usage, de l’importance des investissements promotionnels et publicitaires qui lui sont consacrés, et de l’ampleur de la diffusion des produits et services couverts par la marque.

En l’espèce, pour justifier de la notoriété de sa marque, la société Plein Tubes fournit au débat des captures d’écran de son site internet montrant des articles offerts à la vente portant le signe Waimea ainsi qu’un ensemble de bons à tirer et de factures de ses fournisseurs pour divers produits qu’elle commercialise (pièces 13 et 14 de la société Plein Tubes). Ces éléments sont inopérants à démontrer que la marque Waimea est connue d’une large fraction du public sur le territoire national ou une partie substantielle de ce territoire, et partant à prouver sa notoriété.

Il en résulte que la défenderesse est également mal fondée à opposer à la marque litigieuse sa prétendue marque notoire.

Au regard de ce qui précède, il convient de débouter la société Plein Tubes de sa demande reconventionnelle en nullité de la marque Waimea enregistrée par la société Schreuders.

Sur la demande principale en contrefaçon de la marque de la société Schreuders

Moyen des parties

La société Schreuders fait valoir que la société Plein Tubes commercialise des produits et services identiques ou similaires à ceux couverts par sa marque, sous un signe présentant des similitudes de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public. Elle précise ne pas s’opposer à la poursuite de l’exploitation par la société Plein Tubes de son nom commercial, son enseigne et son nom de domaine sous la forme « waimea », sa demande de contrefaçon ne portant que sur la commercialisation de produits et services portant le signe « waimea ».

La société Plein Tubes conclut au rejet de la demande de la société Schreuders et sollicite à titre subsidiaire l’autorisation de poursuivre l’exploitation du signe « WAIMEA » à titre d’enseigne, de nom commercial, de nom de domaine et de signe destiné à griffer des produits dédiés aux sports d’eau, qu’elle vend directement dans son magasin à [Localité 3] en France ainsi que sur son site Internet accessible via l’URL https://waimea.fr/.

Réponse du tribunal

L’article 9 du règlement (UE) 2017/1001 du parlement européen et du conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne intitulé « Droit conféré par la marque de l’Union européenne », dispose que :1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.

2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :

a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ;

b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque;

[…]

3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 :

a) d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;

b) d’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe ou de fournir des services sous le signe ; […]”

La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que le droit exclusif du titulaire de la marque, qui n’est pas absolu, ne l’autorise à s’opposer à l’usage d’un signe par un tiers en vertu de l’article 9, dans les conditions énumérées au paragraphe 2, sous a) et b), que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal football club, [5], point 51 ; plus récemment, CJUE, 25 janvier 2024, Audi, C-334/22, points 31 et 43 et jurisprudence citée).

Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, qui sont interdépendants et parmi lesquels figurent notamment le degré de similitude entre les produits ou services et les signes en cause, la connaissance de la marque sur le marché, mais aussi le degré de distinctivité de cette marque, le risque de confusion étant d’autant plus grand que celle-ci est plus distinctive, et inversement (voir par exemple CJUE, 11 juin 2020, China construction bank, C-115/19 P, points 54 et 55, CJUE, 18 juin 2020, Primart, C-702/18 P, point 51 et jurisprudence citée, notamment CJCE, 29 septembre 1998, Lloyd Schuhfabrik, C-342-97, points 19 et 20, CJCE 11 novembre 1997, [P], C-251/95, point 22).

En application des dispositions de l’article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne.

Aux termes de l’article L.713-6 du code de la propriété intellectuelle « une marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, d’un nom commercial, d’une enseigne ou d’un nom de domaine, de portée locale, lorsque cet usage est antérieur à la date de la demande d’enregistrement de la marque et s’exerce dans les limites du territoire où ils sont reconnus ».

En l’espèce, la société Schreuders justifie (sa pièce n°5) être titulaire de la marque de l’Union européenne semi-figurative waimea n°017397341, déposée le 27 octobre 2017 et enregistrée le 1er mars 2018 pour des produits en classe 9, 25 et 28, notamment:- en classe 9 : « combinaisons de plongée »

— en classe 25 : " combinaison isothermiques ; équipement de plongée "

— en classe 28 : " planches de surf ; bodyboards ".

Il ressort du constat de commissaire de justice du 18 février 2022 et des captures d’écran du site internet de la société Plein Tubes (pièces de la société Schreuders n°6 et 14) que celle-ci fait usage dans la vie des affaires, à titre de marque, du signe “waimea” pour offrir, sur son site internet www.waimea.fr des combinaisons de plongée, planches de surf et autres articles de surf portant le signe Waimea, lesquels produits et services sont identiques ou similaires aux produits susvisésdes classes 9, 25 et 28 de la marque de la société Schreuders. En revanche, la location par la société Plein Tubes de planches ou tenues de surf n’est ni identique, ni similaire aux produits visés à l’enregistrement, comme le soutient à tort la société Schreuders.

Le signe de la marque de la société Schreuders telle qu’enregistrée est le suivant :

Le procès verbal de constat (pièce n°14 de la société Schreuders) montre différents usages du terme « waimea » par la société Plein Tubes, comme suit:

Ces différentes utilisations ont en commun l’élément verbal « waimea », dans des graphismes différents.

Concernant la comparaison de la marque litigieuse et des signes utilisés par la société Plein Tubes, il est observé, en premier lieu, que l’élément verbal « waimea » domine dans la marque. Ainsi, la marque et les signes exploités par la société Plein Tubes sont fortement similaires sur le plan visuel. Ils sont identiques sur le plan phonétique, les signes s’écrivant de la même manière, ainsi que sur le plan conceptuel, renvoyant à la culture du surf à Hawai.

Il résulte de tout ce qui précède qu’outre une identité ou similarité des produits, la similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion pour le public pertinent composé d’amateurs de produits liés au surf, d’attention moyenne, qui pourrait attribuer une origine commune aux produits de la défenderesse et ceux de la société Schreuders.

Il s’ensuit une atteinte à la fonction essentielle d’identification d’origine de la marque semi-figurative de l’Union européenne « waimea » pour désigner les produits « combinaisons de plongée » en classe 9, " combinaison isothermiques ; équipement de plongée « en classe 25 et » planches de surf ; bodyboards " en classe 28. La contrefaçon par imitation est caractérisée.

Sur les mesures réparatrices et indemnitaires

En application des dispositions de l’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, celui-ci dispose que "pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée."

Les dispositions de l’article L.716-4-11 du code de la propriété intellectuelle accordent à la juridiction ayant constaté la contrefaçon de marque, la possibilité d’ordonner que les produits contrefaits soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

En l’espèce, au titre de son préjudice, la société Schreuders ne justifie ni même n’allègue aucune conséquence économique négative résultant de la contrefaçon et n’invoque pas plus les bénéfices du contrefacteur, mais se prévaut d’un préjudice moral. A ce titre, les actes de contrefaçon lui ont nécessairement causé un préjudice moral né de la banalisation de sa marque qu’il convient de réparer par l’allocation de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la diffusion restreinte des articles vendus sous le signe jugé contrefaisant waimea.

La demande d’interdiction étant justifiée au regard des agissements de contrefaçon retenus, elle sera prononcée dans les termes du dispositif sans que les mesures de rappel des produits et de publication à titre de réparation complémentaire ne se justifient au regard du principe de proportionnalité s’appliquant à ces demandes.

Sur la demande reconventionnelle de la société Plein Tubes au titre du parasitisme

Moyen des parties

La société Plein Tubes soutient que la société Schreuders a cherché à tirer indûment profit de la notoriété attachée au signe antérieur « waimea » pour promouvoir sa gamme de produits dédiés aux sports d’eau. Elle fait valoir que ces agissements sont d’autant plus fautifs que la société Schreuders, en tant que professionnel du secteur, ne pouvait ignorer l’existence des signes antérieurs exploités par elle, rendue manifeste par l’existence de son site internet. Elle ajoute que les similitudes entre les signes et les produits concernés entraînent un risque de confusion fautif avec ses droits antérieurs, qui a selon elle un impact direct sur la réputation du signe « waimea », engendrant un affaiblissement incontestable de son pouvoir attractif, une dépréciation et à une banalisation du signe « waimea », dès lors que la société Schreuders propose sous la marque litigieuse, des articles positionnés sur une gamme à bas prix, contrairement à ses propres produits. Elle soutient qu’en commercialisant depuis 2017 sous la marque WAIMEA des produits relatifs aux sports d’eau, la société Schreuders s’est procuré un avantage concurrentiel indu et demande communication d’informations pour pouvoir évaluer son préjudice.

La société Schreuders conteste tout parasitisme, faisant valoir que la société Plein Tubes ne justifie d’aucun investissement. Elle ajoute que cette dernière ne dispose d’aucun droits antérieurs permettant de fonder une telle allégation. Elle fait également valoir que la société Plein Tubes n’apporte aucun élément de preuve attestant d’une réputation sur le marché. Elle soutient en outre qu’aucun préjudice n’est établi.

Réponse du tribunal

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La concurrence déloyale peut résulter de l’imitation des produits et services d’un concurrent pourvu que soit caractérisé un risque de confusion dans l’esprit du public (Com., 13 octobre 2021, pourvoi n° 19-20.504, Com. 27 janvier 2009, n°08-10.991). Le risque de confusion est apprécié de façon concrète par l’impression d’ensemble des produits, par un consommateur d’attention moyenne qui ne dispose pas en même temps des produits litigieux (Com., 26 mai 2004, n°02-17.476).

Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694, Bull. 2018, IV, n° 87 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601, Bulletin 1995, IV, n° 193). Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 ; Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131, Bull. 2016, IV, n° 116), ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236, Bull. 2001, IV, n° 132). Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit (Com., 5 juillet 2016, pourvoi n° 14-10.108, Bull. 2016, IV, n° 101) et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (1re Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 14-20.310, Bull. 2017, I, n° 152) (v. en ce sens ; Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 22-17.647, 22-21.497, et n° 23-13.535).

En l’espèce, la société Plein Tubes, qui est mal fondée à opposer à la société Schreuders des droits antérieurs sur le signe Waimea pour faire annuler la marque de la demanderesse, ne saurait lui reprocher des actes de concurrence déloyale et de parasitisme du fait de l’exploitation de ladite marque qui a été jugée valable, aucune déloyauté n’étant caractérisée, ni volonté de se placer dans le sillage de la société Plein Tubes pour tirer profit de ses investissements et de sa réputation, qui ne sont au demeurant pas démontrés.

Les demandes de la société Plein Tubes de ce chef seront en conséquence rejetées.

Sur la demande reconventionnelle de la société Plein Tubes au titre de la procédure abusive

Moyen des parties

La société Plein Tubes reproche à la société Schreuders d’avoir intenté une action en contrefaçon sans attendre la décision de l’EUIPO et d’avoir causé par cette action un grand stress à son gérant, faisant valoir un préjudice moral.

La société Schreuders conteste toute action abusive, faisant valoir que ses demandes ont été diligentées de manière structurée et argumentée.

Réponse du tribunal

L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de toute personne. Il dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, lorsqu’il exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on soit indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté (en ce sens, Cour de cassation, 3ème chambre civile, 10 octobre 2012, n°11-15.473).

En l’espèce, il ne saurait être reproché à la société Schreuders d’avoir assigné la société Plein Tubes alors que l’EUIPO était saisie d’une demande de nullité de sa marque. En outre, la société Plein Tubes n’invoque pas d’autre préjudice que celui résultant de l’obligation de se défendre, qui fait l’objet d’une demande au titre des frais irrépétibles.

Par conséquent, la demande en réparation du préjudice moral résultant d’une procédure abusive sera rejetée.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

La société Plein Tubes, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens. Le remboursement des frais de commissaire de justice exposés pour l’établissement d’un procès verbal établi de manière extrajudiciaire ne font pas partie des dépens, mais peuvent être compris dans le montant alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Tenue aux dépens, l’équité commande de la condamner à payer 6 000 euros à la société Schreuders au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Dit n’y avoir lieu à écarter des débats des pages 3 à 5 de la pièce 9, les pages 14 et 15 de la pièce 10 ; les pages 48 à 78 de la pièce 11 ; la pièce 12 ; les données relatives à novembre et décembre 2017, à 2018, à 2019, à 2020 et à 2021 de la pièce 23 ; les pièces 24 et 25 de Plein Tubes;

Déboute la société Plein Tubes de sa demande reconventionnelle en nullité de la marque de l’Union européenne n°017397341;

Condamne la société Plein Tubes à payer à la société Schreuders 5000 euros en réparation du préjudice issu des actes de contrefaçon de sa marque n°017397341;

Fait interdiction à la société Plein Tubes de faire usage des signes “waimea” litigieux, identiques ou similaires à la marque n°017397341 pour commercialiser des produits identiques ou similaires aux « combinaisons de plongée » (classe 9), « combinaisons isothermiques ; équipement de plongée » (classe 25) et « planches de surf ; bodyboards » (classe 28) visés à l’enregistrement de la marque n°017397341, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement et pendant 180 jours;

Se réserve la liquidation de l’astreinte ;

Rejette les demandes de la société Schreuders de publication du jugement et de rappel et destruction de produits des circuits commerciaux ;

Rejette les demandes de la société Plein Tubes au titre du parasitisme et de la procédure abusive;

Condamne la société Plein Tubes aux dépens dont distraction au profit de Maître Camille Pecnard;

Condamne la société Plein Tubes à payer 6000 euros à la société Schreuders sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à [Localité 9] le 19 mars 2025

La greffière Le président

Lorine Mille Jean-Christophe Gayet